Date : 20050118
Dossier : A-411-04
Référence : 2005 CAF 24
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse/défenderesse reconventionnelle)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA INC.
intimées
(défenderesses/demanderesses reconventionnelles)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2005
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le 18 janvier 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050118
Dossier : A-411-04
Référence : 2005 CAF 24
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse/défenderesse reconventionnelle)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA INC.
intimées
(défenderesses/demanderesses reconventionnelles)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le 18 janvier 2005)
[1] Nous ne décelons aucune erreur dans la décision du juge saisi de l'appel de l'ordonnance de la protonotaire qui, tout en accueillant en partie la requête de l'appelante, a refusé d'ordonner, pour défaut de pertinence, la communication de certains des documents réclamés par l'appelante.
[2] L'appelante souhaite s'opposer à la prétention des intimées à une restitution des bénéfices de l'appelante par suite de la contrefaçon de leur brevet 349 relatif à l'énalapril et au maléate d'énalapril que les intimées ont commercialisés sous le nom de Vasotec. L'appelante réclame la communication de documents des intimées sur les points suivants :
a) le retard des intimées à faire instruire leur demande de brevet 349;
b) le mauvais étiquetage du produit des intimées, le Vasotec, par lequel les intimées ont fait croire à tort au public que leurs comprimés de Vasotec contenaient du maléate d'énalapril;
c) le caractère ténu du brevet 349;
d) l'entrave créée par les intimées à la commercialisation du produit de l'appelante.
[3] En ce qui concerne le premier point au sujet duquel l'appelante sollicite la communication de documents, il est évident, comme le juge des requêtes et la protonotaire l'ont constaté, que l'appelante cherche tout simplement à remettre en cause une question qui a déjà été tranchée définitivement par le juge MacKay dans le jugement qu'il a rendu dans le dossier T-2408-91 qui est publié sous l'intitulé suivant : Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.).
[4] Le juge des requêtes a également cité et approuvé le passage suivant, que l'on trouve à la page 3 de la décision de la protonotaire, au sujet de l'allégation de mauvais étiquetage de leur produit par les intimées :
[traduction] Je ne vois pas comment cette question pourrait être pertinente quant au droit de Merck à la restitution des bénéfices.
Il est vrai que la restitution des bénéfices est une réparation en equity qui relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et que, pour exercer ce pouvoir, le tribunal est en droit d'examiner si le breveté a agi de façon inéquitable envers le contrefacteur. Mais, je ne vois pas comment le fait que Merck ait pu tromper le public quant à la présence de maléate d'énalapril dans ses comprimés de Vasotec peut être interprété comme une conduite inéquitable envers Apotex. Il n'existe pas de principe de droit qui veut qu'un demandeur se voie nier le droit à la restitution des bénéfices du fait d'une conduite inéquitable - ou même carrément malhonnête - si cette conduite est sans incidence pour le contrefacteur ou ses activités. Mis à part sa tentative de présenter Merck sous un jour défavorable, Apotex n'a pas plaidé ni tenté d'expliquer comment l'étiquetage de Merck a eu ou a encore une incidence sur les profits d'Apotex et sur le droit de Merck à leur reddition.
Le juge MacKay avait lui aussi, dans le dossier T-2408-91, estimé que cette question n'était pas pertinente lorsque l'appelante l'avait invoquée pour réclamer l'invalidation du brevet 349 des intimés (voir la décision du juge des requêtes, au paragraphe 21 et la décision précitée du juge MacKay, à la page 182).
[5] La protonotaire a qualifié à juste titre l'argument de l'appelante quant au caractère ténu du brevet 349 de tentative visant à remettre en cause une question déjà tranchée de façon définitive tant par la Cour fédérale que par notre Cour. Nous souscrivons à la façon dont elle a expliqué les tentatives faites par l'appelante aux pages 3 et 4 de sa décision :
[TRADUCTION] Soulever cette question revient ni plus ni moins à plaider encore une fois l'invalidité du brevet 349. De fait, en avançant cet argument, Apotex tente d'établir que, même s'il a été définitivement décidé que le brevet 349 est valide, elle détient maintenant des éléments de preuve pouvant démontrer l'invalidité du brevet et que, même si cette preuve ne peut être avancée pour contester sa responsabilité face à Merck, l'on doit au moins en tenir compte pour décider si Merck devrait avoir droit à la restitution des bénéfices. En d'autres mots, Apotex prie la Cour de reconnaître que le brevet est valide pour contrer la contrefaçon, mais invalide aux fins de la restitution des bénéfices. Cet argument est insoutenable. Les questions de fait et de droit afférentes à la détermination de la validité du brevet 349 ont été définitivement tranchées par plus d'une décision de notre Cour et de la Cour d'appel. Vu la doctrine de la fin de non-recevoir, il est impossible pour Apotex de remettre en question cette conclusion pour quelque raison que ce soit, y compris la question du droit à la restitution des bénéfices. Les documents se rapportant à cette question sont donc dépourvus de toute pertinence.
[6] Enfin, pour les motifs exposés par la protonotaire et par le juge des requêtes, nous jugeons mal fondée l'allégation de l'appelante que les intimées ont, en s'immisçant dans le marché, miné ses efforts pour vendre son produit. À cet égard, nous reproduisons les paragraphes 24 et 25 de la décision du juge des requêtes :
Pour ce qui est de l'ingérence de Merck sur le marché eu égard aux tentatives d'Apotex de vendre son produit, la protonotaire a écrit aux pages 4 et 5 :
[TRADUCTION] La requête d'Apotex ne définit pas ce qu'il faut entendre par « l'ingérence » de Merck quant à la pénétration du marché par Apotex.
À ce propos, notons que l'affidavit de M. Radomski se reporte à huit documents ou lettres en date du 14, 15 et 16 décembre 1994, soit au moment où Apotex et son président, Bernard Sherman, ont été reconnus coupables d'outrage au tribunal pour avoir transgressé l'injonction permanente interdisant la vente de comprimés Apo-énalapril contrefaits. Je ne vois pas comment la conduite de Merck, qui empêchait ou visait à empêcher Apotex de vendre des produits contrefaits en transgression de l'injonction pendant cette période, pourrait être de quelque façon pertinente quant à la restitution des bénéfices pour des ventes par Apotex de produits contrefaits. Les actes légitimes d'une partie en vue de prévenir une contrefaçon sont loin d'être pertinents quant à la question du droit à la restitution des bénéfices. Ce n'est que si ces actes dépassent les limites permises et deviennent abusifs qu'ils peuvent devenir pertinents. Quelle que soit l'interprétation du droit retenue, Merck était, à partir du 14 décembre, en droit de prendre des mesures pour empêcher Apotex de vendre des produits contrefaits tout comme il était interdit à Apotex de contrefaire les produits de Merck. Toute tentative d'Apotex de « pénétrer le marché » était illégale. La façon dont la conduite parfaitement légale de Merck pourrait entraîner la perte de son droit à la restitution des bénéfices n'est pas expliquée ni même sous-entendue par Apotex. Il n'y a pas non plus d'allégations dans les actes de procédure ou dans le dossier de requête d'Apotex voulant que la conduite de Merck soit inadéquate de quelque façon que ce soit.
Comme l'a reconnu la protonotaire, il n'y a, dans le dossier de requête d'Apotex, aucune indication quant à la signification du mot « ingérence » . Les actes de procédures d'Apotex dans le dossier T-294-96 ne contiennent aucune allégation à cet égard. Les documents sur lesquels s'appuie Apotex dans son [traduction] « nouvel affidavit de documents modifié » sont des documents en date des 14, 15 et 16 décembre 1994, tous antérieurs à la décision originale pour permettre la restitution des bénéfices au profit de Merck et Merck Frosst dans le dossier T-2408-91 et également antérieurs à tout acte de procédure déposé dans le cadre de la présente action. Comme l'a aussi reconnu la protonotaire, ces documents présentés sous le titre « ingérence dans le marché » se rapportent aux tentatives faites par Merck pour mettre fin à la transgression de l'injonction permanente et à la poursuite des ventes de comprimés d'Apo-énalapril par Apotex, les 15 et 16 décembre 1994. De fait, cette conduite a donné lieu à un outrage au tribunal confirmé en appel, avec autorisation du pourvoi rejetée12. Apotex n'apporte aucune preuve ou explication montrant en quoi le fait que Merck ait cherché à mettre fin à la conduite illégale et répréhensible d'Apotex et du Dr Sherman au mépris de l'autorité de la cour peut fonder une allégation d'ingérence dans le marché et constituer un motif de refuser à Merck le droit à la restitution des bénéfices.
(Renvoi 12 omis)
[7] Nous ne voyons pas comment cette question est pertinente en ce qui concerne le droit des intimées à une restitution des bénéfices et pourrait justifier de s'engager dans une communication préalable inutile et coûteuse qui reviendrait à une partie de pêche.
[8] Par ailleurs, la prétention des intimées à une restitution des bénéfices trouve son fondement non pas dans les faits et les circonstances qui ont conduit à l'accueil de l'action en contrefaçon intentée en 1991, mais dans une série de faits et de circonstances différents qui ont été invoqués à titre de nouveau droit de recours dans une demande reconventionnelle présentée dans le cadre d'une action introduite en 1996 par l'appelante. En conséquence, les quatre domaines visés par la demande de communication préalable de documents formulée par l'appelante, qui se rapportent tous à l'action de 1991, qui était fondée sur son propre droit de recours, n'ont aucun rapport avec l'instance ultérieure de 1996.
[9] L'appelante fait valoir que notre Cour a reconnu son droit à la communication préalable de documents pour ce qui est des trois premiers domaines dans le cadre de l'appel interjeté de la décision rendue par le juge McKeown dans l'action en contrefaçon portant le numéro de dossier T-294-96 (Apotex Inc. c. Merck & Co. et al. (2002), 19 C.P.R. (4th) 460) (C.F. 1re inst.)). Elle affirme aussi que notre Cour a jugé que les trois domaines en question étaient pertinents pour ce qui est de la communication préalable (voir les paragraphes 34 et 59 du mémoire des faits et du droit de l'appelante). À notre humble avis, l'appelante sollicite grandement la portée de la décision que notre Cour a rendue dans l'affaire Apotex Inc. c. Merck & Co. et al. (2003), 26 C.P.R. (4th) 278 (C.A.F.).
[10] Saisie de l'appel interjeté de la décision du juge McKeown, notre Cour s'est dissociée de la conclusion du juge suivant laquelle les intimées avait le droit d'opter pour la restitution des bénéfices. Cette conclusion reposait sur la constatation du juge suivant laquelle les faits relatifs à ce droit étaient demeurés inchangés depuis que ce droit avait été reconnu aux intimées dans le cadre de l'action en contrefaçon de 1991 qui précédait l'instance de 1996 au cours de laquelle, ainsi que nous l'avons déjà précisé, les intimées ont réclamé, par voie de demande reconventionnelle, un jugement concluant à la contrefaçon. Notre Cour n'était pas disposée à souscrire à la conclusion du juge suivant laquelle les faits étaient demeurés inchangés. Nous reproduisons les paragraphes pertinents (30 à 33) :
En règle générale, pour la partie qui est l'auteur de la contrefaçon, le recours en restitution des bénéfices est plus onéreux que l'attribution de dommages-intérêts, parce que ce recours vise à accomplir davantage que le simple fait d'indemniser le titulaire de brevet pour la perte qu'il a subie. Il s'agit d'un recours en equity et non d'un droit automatique : Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, 56 C.P.R. (2d) 145. Par souci d'équité, le recours en restitution des bénéfices ne devrait pas être accordé sans tenir compte des motifs d'opposition de la partie qui est l'auteur de la contrefaçon, à moins que cette partie n'ait d'abord eu une possibilité raisonnable de soutenir qu'il ne serait pas équitable d'exercer le recours en restitution des bénéfices.
En l'espèce, Apotex désire se prévaloir du droit de présenter des observations sur la question du choix de Merck, mais ce droit devient fictif si Apotex ne peut obtenir de Merck des éléments de preuve pertinents. Si la présente affaire avait procédé de la manière habituelle, sans séparation, Apotex aurait pu recourir au processus normal d'interrogatoire préalable pour tenter de découvrir ces éléments de preuve, mais, étant donné les raccourcis souhaités par les deux parties, le processus d'interrogatoire préalable n'a même pas encore commencé.
Il y a beaucoup de poids à accorder à l'argument selon lequel, si Merck désire ne pas choisir maintenant le recours qu'elle exercera, Apotex devrait aussi avoir le droit de chercher des éléments de preuve pour se défendre contre une éventuelle restitution des bénéfices. Toutefois, le juge des requêtes n'a pas donné ce droit à Apotex parce que, dans le cadre de l'action intentée en 1991, il a été jugé que Merck avait le droit d'exercer un choix, et que le juge des requêtes ne pouvait discerner aucun changement survenu dans les faits se rapportant à ce droit.
Respectueusement, nous divergeons d'opinion avec le juge des requêtes sur ce point. Nous ne pouvons voir comment le juge des requêtes pouvait décider que les faits se rapportant au droit n'avaient pas changé, alors qu'Apotex n'a pas encore eu la possibilité de découvrir des éléments de preuve se rapportant à ces faits. À notre avis, le juge des requêtes a commis une erreur en permettant à Merck d'exercer ce choix après avoir procédé à l'interrogatoire préalable d'Apotex, sans avoir d'abord permis à Apotex d'interroger au préalable Merck sur des questions de réparation, de manière à ce qu'elle puisse présenter des observations convenables sur la question de savoir s'il convient d'accorder à Merck le droit d'exercer ce choix. Cette erreur peut être corrigée en apportant au jugement les modifications qui s'imposent (se reporter à la rubrique intitulée « Conclusions » ci-dessous).
[11] Il est évident que notre Cour n'a pas poursuivi en délimitant les paramètres de la communication préalable dans cette affaire. Elle n'a pas non plus statué sur des demandes précises de communication préalable. Elle s'est contentée de reconnaître le droit de l'appelante à la communication préalable d'éléments de preuve pertinents sur la question du droit d'opter pour la restitution des bénéfices. À la suite de la décision de notre Cour, il revenait à la Cour fédérale de trancher les questions précises de pertinence soulevées par l'appelante. La Cour s'est contentée de donner des directives générales, comme les paragraphes 39 et 40 de sa décision le révèlent :
À la reprise de l'instruction, la procédure concernant la phase relative à la réparation devrait suivre les lignes directrices suivantes.
Premièrement, si Merck désire se réserver la possibilité de demander une restitution des bénéfices au lieu de dommages-intérêts, les deux parties devraient avoir le droit de procéder à des interrogatoires préalables au sujet de questions concernant la réparation. Elles devraient avoir le droit d'être entendues sur la question de savoir s'il convient d'autoriser Merck à exercer ce choix.
[12] C'est faire une interprétation injuste de la décision de la protonotaire et du juge des requêtes, lorsque, comme l'appelante, on affirme que [traduction] « les tribunaux inférieurs ont effectivement tranché la requête d'Apotex en estimant que le principe de l'autorité de la chose jugée empêchait Apotex de remettre en question le droit à la restitution des bénéfices » (mémoire de l'appelante, au paragraphe 45). Ce n'est pas le sens de ces deux décisions. La protonotaire et le juge des requêtes ont d'abord interdit, comme ils devaient le faire, toute remise en cause des décisions judiciaires définitives antérieures. Ils ont ensuite déclaré que les questions en litige déjà tranchées par les décisions judiciaires en question n'étaient pas pertinentes pour ce qui était de la question du droit à la restitution des bénéfices.
[13] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté.
[14] Les intimées réclament à titre de dépens augmentés la somme de 12 000 $. Elles soutiennent dans leur mémoire que les requêtes et les appels de l'appelante sont mal fondés, dilatoires et injustifiés. Elles affirment que les allégations de l'appelante ne sont pas justifiées et qu'elles sont dénuées de tout fondement. Finalement, elles affirment que les tentatives faites par l'appelante pour remettre en cause des questions qui ont été tranchées de façon définitive et concluante à son encontre constituent un abus de procédure. Nous avons entendu les observations des deux parties au sujet des dépens.
[15] À notre avis, le grief formulé par les intimées n'est pas sans fondement. L'interprétation que l'appelante fait de la décision de notre Cour relative au droit à la communication préalable en matière de choix d'une restitution des bénéfices est exagérée. Son assertion que la Cour lui a reconnu le droit à une communication préalable sur trois des quatre points litigieux est absurde, surtout si l'on tient compte du libellé de la conclusion de la Cour. Elle cherche indéniablement à remettre en cause des questions qui ont été tranchées par le juge MacKay dans le cadre de l'action de 1991, et par le juge McKeown, dans l'instance de 1996.
[16] Nous ne pouvons ignorer les retards occasionnés par toutes ces procédures, l'absence de fondement des prétentions de l'appelante et l'élément de défi que suppose une tentative visant à remettre en cause des questions qui ont été tranchées de façon définitive.
[17] Nous sommes d'avis, eu égard aux circonstances de la présente affaire, que les intimées devraient recevoir une indemnité substantielle. La somme de 12 000 $ sera accordée à titre de dépens.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-411-04
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE LE 27 JUILLET 2004 DANS LE DOSSIER T-294-96
INTITULÉ : Apotex Inc. c. Merck & co. Inc. et Merck Frosst Canada Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 janvier 2005
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
|
Andrew R. Brodkin David E. Lederman |
POUR L'APPELANTE |
|
G. A. Macklin, c.r. Constance Too |
POUR LES INTIMÉES |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Goodmans srl Toronto (Ontario) |
POUR L'APPELANTE |
|
Gowling Lafleur Henderson srl |
POUR LES INTIMÉES |
Ottawa (Ontario)