Date : 20060309
Dossiers : A-328-05
A-480-05
Référence : 2006 CAF 100
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
PASON SYSTEMS CORP. et PASON SYSTEMS INC.
appelantes
et
VARCO CANADA LIMITED
VARCO L.P.
WILDCAT SERVICES L.P. et
WILDCAT SERVICES CANADA, ULC
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mars 2006
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 9 mars 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
Date : 20060309
Dossiers : A-328-05
A-480-05
Référence : 2006 CAF 100
CORAM : LE JUGE EVANS
ENTRE :
PASON SYSTEMS CORP. et PASON SYSTEMS INC.
appelantes
et
VARCO CANADA LIMITED
VARCO L.P.
WILDCAT SERVICES L.P. et
WILDCAT SERVICES CANADA, ULC
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit de deux appels de jugements interlocutoires rendus par la Cour fédérale dans une action en contrefaçon de brevet intentée par les intimées (collectivement, Varco). Les appelantes (collectivement, Pason) nient la contrefaçon et ont présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elles allèguent que le brevet est invalide et nul. Les deux jugements attaqués portent sur l'argument de Pason selon lequel le brevet est nul en raison de l'application combinée de l'article 59 et de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-5. L'argument repose sur la prétention que le mandataire de Varco n'a pas répondu de bonne foi à une demande de renseignements de l'examinateur des brevets quant au dossier d'antériorité relatif aux demandes déposées aux États-Unis et en Europe pour la même invention.
[2] L'article 59 et l'alinéa 73(1)a) sont rédigés comme suit :
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59. Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence. |
59. The defendant, in any action for infringement of a patent may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void, and the court shall take cognizance of that pleading and of the relevant facts and decide accordingly. |
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[...] |
[...] |
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73. (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas_: |
73. (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not |
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a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire [...]. |
(a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner [...]. |
[3] Vargo soutient qu'en droit, Pason ne peut invoquer l'alinéa 73(1)a) dans sa défense et demande reconventionnelle, parce que Pason allègue essentiellement que la demande de brevet comportait une déclaration inexacte; or, l'effet d'une déclaration inexacte est régi par le paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, qui n'est pas mentionné dans les actes de procédure de Pason. Voici le libellé du paragraphe 53(1) :
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53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur. |
53. (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading. |
[4] Pason s'appuie sur une série de décisions pour affirmer qu'une allégation de déclaration inexacte dans la procédure de demande de brevet au Bureau canadien des brevets ne peut servir de fondement à une défense d'invalidité : Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (1998), 80 C.P.R. (3d) 80 (infirmée pour d'autres motifs dans (2000), 8 C.P.R. (4th) 52 (C.A.F.); Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd. (1962), 41 C.P.R. 18 (Cour de l'É.); Bayer AG c. Apotex Inc. (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (C.F. 1re inst.) (conf. par 2001 CAF 263);Eli Lilly & Co. Canada c. O'Hara Manufacturing Ltd. (1998), 20 C.P.R. (3d) 342 (C.F. 1re inst.), infirmée pour d'autres motifs dans (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F); Bourgault Industries Ltd. c. Flexi-Coil Ltd. (1999), 86 C.P.R. (3d) 221 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée, [1999] C.S.C.R. no 223.
[5] Le critère qui régit la radiation d'un acte de procédure n'est pas contesté. Un acte de procédure ne doit être radié que s'il est évident et manifeste qu'il n'a aucune chance de succès, même s'il requiert une application inédite ou complexe du droit : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. Le juge a conclu qu'il avait été satisfait à ce critère, que l'acte de procédure attaqué devait être radié et l'autorisation pour modification, refusée. Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que le juge a commis une erreur dans l'application de ce critère.
[6] Toutes les décisions invoquées par Varco ont été rendues sous le régime de la Loi sur les brevets avant la promulgation de l'alinéa 73(1)a). Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, au moins deux décisions ont été rendues relativement à des cas où une partie a plaidé avec succès, après l'octroi d'un brevet, que les conditions de délivrance prévues par la loi n'avaient pas été respectées parce que le demandeur du brevet ne s'était pas conformé à l'alinéa 73(1)c) : Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (C.A.), [2003] 4 C.F. 67, autorisation de pourvoi refusée, [2003] C.S.C.R. no 204 (QL), et Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. (C.F.), [2005] 4 A.C.F. 110 (appel en instance).
[7] Varco fait valoir que l'alinéa 73(1)a) n'a pas été promulgué en vue de produire le même effet. À mon avis, cet argument laisse entrevoir la possibilité d'un débat dont la tenue ne devrait pas être empêchée par la radiation de l'acte de procédure en l'espèce. La question de savoir si un défendeur, dans une action en contrefaçon de brevet, peut invoquer l'alinéa 73(1)a) en défense demeure ouverte, tout comme celle de savoir si les faits allégués en l'espèce s'inscrivent dans le cadre de cette disposition. Pason devrait avoir la possibilité d'invoquer l'alinéa 73(1)a) dans sa défense et demande reconventionnelle et d'exposer les faits allégués au soutien de ce moyen, de manière à permettre que les questions juridiques soulevées dans ces requêtes soient plaidées lors d'une instruction au fond.
[8] Il n'est pas simple de définir la réparation qu'il convient d'accorder en l'espèce. Je crois comprendre que l'exposé modifié de la défense et demande reconventionnelle que Pason a produit le 12 juillet 2005 contient toutes les allégations que Pason entend maintenant formuler relativement au paragraphe 73(1) de la Loi sur les brevets, tant en ce qui concerne l'argument portant que le brevet est nul (paragraphe 14.1) que l'argument selon lequel Varco ne devrait pas obtenir une réparation en equity (paragraphe 2.1). Il ne servirait à rien de rétablir la précédente défense et demande reconventionnelle, qui comprend l'alinéa 14e), première tentative de Pason de présenter son argument relatif au paragraphe 73(1), et dont la Cour fédérale a ordonné la radiation par ordonnance en date du 5 juillet 2005 (l'objet du premier appel, dossier A-328-05).
[9] En conséquence, je rejetterais l'appel interjeté contre l'ordonnance de la Cour fédérale en date du 5 juillet 2005 (A-328-05) en raison de son caractère théorique. J'accueillerais l'appel contre l'ordonnance de la Cour fédérale en date du 4 octobre 2005 (A-480-05) refusant d'autoriser Pason à modifier son acte de procédure, et j'ordonnerais que l'autorisation soit
accordée. J'accorderais les dépens de l'appelante dans les deux dossiers d'appel. Les dépens relatifs aux requêtes en Cour fédérale devraient suivre l'issue de la cause.
« K. Sharlow »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
John M. Evans, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
A-480-05
INTITULÉ : PASON SYSTEMS CORP. et PASON SYSTEMS
INC.
appelantes
et
VARCO CANADA LIMITED, VARCO L.P.
WILDCAT SERVICES L.P. et
WILDCAT SERVICES CANADA, ULC
intimées
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 MARS 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 9 MARS 2006
COMPARUTIONS :
Kelly Gill
Stewart Hayne POUR LES APPELANTES
Andrew Shaughnessy
Conor McCourt POUR LES INTIMÉES
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :
Gowling Lafleur Henderson s.r.l.
Toronto (Ontario) POUR LES APPELANTES
Torys s.r.l.
Toronto (Ontario) POUR LES INTIMÉES