[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2010
En présence de Monsieur le juge Boivin
ENTRE :
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Timothy Hayes fait appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi). Il voudrait que soit rendue une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce (le registraire), en date du 16 mars 2009, qui lui a été notifiée en vertu du paragraphe 45(4) de la Loi. Le registraire a ordonné la radiation de l’enregistrement no LMC 607778 pour la marque de commerce « WHERE2GO2 », employée en liaison avec des services concernant les voyages et les annonces de propriétés.
[2] L’appelant, M. Hayes, s’est représenté lui-même à l’audience tenue devant la Cour.
Les faits
[3] Le 16 avril 2004, l’appelant a enregistré la marque de commerce « WHERE2GO2 » en liaison avec les services suivants :
Fourniture de renseignements en ligne concernant les voyages et destinations de voyage, et de services éducatifs se rapportant aux voyages et aux destinations de voyage; fourniture de renseignements en ligne concernant la location et la vente de propriétés de vacance; publications concernant les voyages, la planification de voyages et les sujets qui présentent de l’intérêt pour les voyageurs d’affaires et les voyageurs d’agrément, distribuées sur les réseaux informatiques, les réseaux radiotéléphoniques et les réseaux universels de télécommunications; publications dans les domaines de la location et de la vente de propriétés de vacance, distribuées sur les réseaux informatiques, les réseaux radiotéléphoniques et les réseaux universels de télécommunications.
[4] Le 30 septembre 2008, l’intimée a écrit au registraire pour lui demander d’engager la procédure prévue à l’article 45 de la Loi.
[5] Le 10 octobre 2008, le registraire a envoyé à M. Hayes, conformément au paragraphe 45(1), un avis lui enjoignant de produire une preuve indiquant si la marque de commerce avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, indiquant la date à laquelle elle avait été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis lors.
[6] La période pertinente s’étend du 10 octobre 2005 au 10 octobre 2008.
[7] M. Hayes n’a pas répondu à l’avis du registraire. Le registraire a donc conclu que M. Hayes n’avait présenté aucune preuve de l’emploi de la marque au Canada. Le 16 mars 2009, il a décidé de radier la marque, conformément au paragraphe 45(4) de la Loi.
[8] M. Hayes affirme que, s’il n’a pas répondu à la demande que lui faisait le registraire de produire une preuve d’emploi de la marque, c’est parce qu’il n’en avait pas eu connaissance. Il dit que l’avis du registraire a été envoyé à son ancienne adresse, qui était encore l’adresse figurant dans le dossier pour le propriétaire inscrit de la marque.
[9] M. Hayes a fait appel de la décision par avis de demande daté du 13 mai 2009, et par avis modifié de demande daté du 18 août 2009.
Dispositions applicables
[10] Les dispositions applicables de la Loi sur les marques de commerce sont les suivantes :
Points litigieux
[11] Les points soulevés dans le présent appel sont les suivants :
1- La Cour peut-elle considérer comme un nouvel élément de preuve l’affidavit de l’appelant attestant un emploi de la marque durant la période pertinente, alors même qu’il n’avait pas fourni cet élément au registraire en réponse à l’avis donné par celui-ci en vertu de l’article 45 de la Loi?
2- Dans l’affirmative, le nouvel élément de preuve montre-t-il que la marque en cause était employée en liaison avec des services au Canada durant la période pertinente, selon ce que prévoient les articles 2, 4 et 45 de la Loi?
Norme de contrôle
[12] Le paragraphe 56(1) de la Loi prévoit la possibilité d’interjeter appel « de toute décision rendue par le registraire sous le régime de la présente loi », et le paragraphe 56(5) dispose que la Cour fédérale peut considérer une preuve additionnelle qui n’a pas été soumise au registraire et peut exercer tout pouvoir discrétionnaire dont le registraire est investi.
[13] Pour déterminer la norme de contrôle applicable dans la présente affaire, la Cour se reporte aux propos tenus par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57 : « il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Là encore, la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décision correcte ».
[14] Ainsi, dans la décision Vêtements corporatifs Multi‑Formes Inc. c. Riches, Mckenzie & Herbert LLP, 2008 CF 1237, [2008] A.C.F. n° 1602, aux paragraphes 13 à 16, une affaire semblable à la présente affaire, le juge Shore faisait observer que la Cour fédérale est investie d’un large pouvoir de contrôle lorsqu’elle est saisie d’appels formés contre des décisions du registraire des marques de commerce, et il ajoutait que, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont produits, c’est la norme de la décision correcte qu’il faut appliquer :
[13] Toutefois, si une preuve additionnelle est produite, la norme de contrôle est différente. Comme le juge Marshall Rothstein l’a énoncé :
[51] […] lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
(Brasseries Molson , précité; voir aussi Accessoires d’Autos Nordiques Inc. c. Canadian Tire Corp., 2007 CAF 367 (CanLII), 2007 CAF 367, 62 C.P.R. (4th) 436, au paragraphe 29).
[14] Lorsque la Cour tire sa propre conclusion sur le caractère correct de la décision du registraire, la Cour substitue ses propres conclusions à celles du registraire sans devoir trouver une erreur dans le raisonnement de ce dernier; voir Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouilette Kosie Prince, 2007 CF 245 (CanLII), 2007 CF 245, 310 F.T.R. 70, au paragraphe 24. C’est‑à‑dire que la Cour doit trancher l’affaire sur le fond et sur la base de la preuve dont elle dispose; voir Maison Cousin 2006 FCA 409 (CanLII), (1980) Inc. c. Cousins Submarines Inc., 2006 CAF 409, 60 C.P.R. (4th) 369, au paragraphe 4.
[15] Pour déterminer si la preuve additionnelle justifie un examen de novo, il faut que la Cour examine dans quelle mesure cette preuve additionnelle a une force probante plus grande que celle de la preuve dont était saisi le registraire (Guido Berlucchi, précité, au paragraphe 25). En fait, le juge John Evans a décidé que « [p]lus les éléments de preuve additionnels ont un poids important, plus la cour d’appel sera portée à tirer elle‑même une conclusion de fait »; voir Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., 1999 CanLII 8988 (F.C.), [1999] 176 F.T.R. 80, 3 C.P.R. (4th) 224, au paragraphe 38 (C.F. 1re inst.).
[16] Puisque la décision du registraire était basée sur une omission de fournir la preuve de l’usage requise par les dispositions de l’article 45 relatives à l’avis, la preuve additionnelle de l’usage produite dans le présent appel a une valeur probante; par conséquent, la norme de contrôle en l’espèce est la décision correcte. C’est-à-dire que la décision du registraire justifie un examen de novo pour lequel la Cour peut trancher la question sur le fond et sur la base de la preuve dont elle dispose.
[15] La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte.
Analyse
- La Cour peut-elle considérer comme un nouvel élément de preuve l’affidavit de l’appelant attestant un emploi de la marque durant la période pertinente, alors même qu’il n’avait pas fourni cet élément au registraire en réponse à l’avis donné par celui-ci en vertu de l’article 45 de la Loi?
[16] L’appelant a déposé son affidavit le 28 août 2009. La Cour relève que l’intimée ne l’a pas contre-interrogé sur son affidavit.
[17] Au soutien de ses prétentions, M. Hayes dit que la Cour a le pouvoir de considérer le nouvel élément de preuve et de statuer sur son appel sans tenir compte de la décision du registraire. Il renvoie à juste titre à l’arrêt Austin Nichols & Co., Inc., c. Cinnabon Inc. (C.A.) [1998] 4 CF 569, [1998] A.C.F. n° 1352, aux paragraphes 11 et 13. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale a conclu que le fait pour un propriétaire inscrit de ne soumettre aucune preuve au registraire après avoir reçu un avis de la procédure introduite en vertu de l’article 45 ne l’empêche pas de présenter des éléments de preuve lors de l’appel fondé sur l’article 56 :
[11] Le libellé de l’article 56 n’autorise pas une interprétation dont l’effet pratique serait de priver qui que ce soit d’un droit d’appel utile dans le cadre d’une affaire déterminée. Comme l’omission de produire des éléments de preuve constitue en soi un motif de radiation par le registraire dans une instance aux termes de l’article 45, refuser au propriétaire inscrit le droit de produire des éléments de preuve en appel équivaut à toutes fins pratiques à lui refuser toute chance de succès en appel […]
[13] Les derniers mots du paragraphe 56(5) font clairement ressortir que la Cour siège en appel d’une décision du registraire. En donnant à la Cour toute la discrétion « dont le registraire est investi », le législateur reconnaît que la Cour qui siège en appel devrait être en mesure de trancher les questions en litige comme si elles lui étaient soumises pour la première fois. Selon moi, l’interprétation de ce paragraphe donne à croire qu’il est tout aussi loisible au propriétaire inscrit de produire en appel les éléments de preuve qu’il pouvait fournir au registraire.
[18] Par ailleurs, dans la décision Baxter International Inc. c. P.T. Kalbe Farma TBK., 2007 CF 439, 157 ACWS (3d) 632, au paragraphe 13, le juge Pinard a conclu que, même si un avis selon l’article 45 est envoyé à la bonne adresse de l’intéressé, la Cour peut néanmoins recevoir de nouveaux éléments de preuve.
[19] Dans la décision Vêtements corporatifs Multi‑Formes Inc., le registraire avait fondé sa décision sur le fait que l’appelante n’avait pas apporté une preuve d’emploi de la marque comme l’exigeait l’article 45 de la Loi. Suivant ce raisonnement, et puisque l’avis adressé à M. Hayes lui a été envoyé à son ancienne adresse – la preuve de ce fait n’a pas été contestée par l’intimée – la Cour arrive à la conclusion que l’affidavit de M. Hayes présente une valeur probante, et elle le considérera comme preuve pour trancher la question comme si la question était soumise à la Cour pour la première fois.
[20] Ayant conclu à ce stade que l’affidavit peut effectivement être considéré comme un nouvel élément de preuve, la Cour passe au point suivant.
2- Dans l’affirmative, le nouvel élément de preuve montre-t-il que la marque en cause était employée en liaison avec des services au Canada durant la période pertinente, selon ce que prévoient les articles 2, 4 et 45 de la Loi?
[21] Dans l’arrêt Austin Nichols & Co., Inc., le juge Décary, de la Cour d’appel fédérale, a conclu, au paragraphe 29, « que le critère auquel doit satisfaire le propriétaire inscrit en vertu de cet article [l’article 45] [n’est] pas sévère […] ». Cependant, pour prouver l’emploi de la marque, il ne suffit pas de dire que la marque a été employée. Selon l’« Avis : Avis de pratique – article 45 » (2005) 52, Journal des marques de commerce, 2669, il faut démontrer que la marque a été employée à un moment quelconque au cours de la période de trois ans – en l’occurrence entre le 10 octobre 2005 et le 10 octobre 2008 – précédant la date de l’avis, et qu’elle a été employée pour chacun des services mentionnés dans l’enregistrement. L’emploi doit aussi être conforme au paragraphe 4(2) de la Loi, selon lequel la marque doit avoir été « employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services ».
[22] Selon l’intimée, l’appelant n’a pas apporté une preuve claire de l’emploi de la marque parce qu’il n’explique nulle part la relation entre le propriétaire du site Web WHERE2GO2.COM, TNE Productions et le titulaire de l’enregistrement; il n’existe aucune preuve de ventes à des clients canadiens durant la période pertinente; et il n’existe aucun témoignage de clients au Canada attestant qu’ils ont recouru aux services du titulaire de l’enregistrement en liaison avec la marque en cause.
[23] La Cour ne partage pas l’avis de l’intimée.
[24] Lorsque la radiation d’une marque est demandée en vertu de l’article 45 de la Loi, l’appelant n’est pas tenu de produire une surabondance de preuves de l’emploi ou de l’utilisation de la marque (arrêt Eclipse International Fashions Canada Inc. c. Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223, au paragraphe 6).
[25] En outre, dans la décision Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp., 2004 CF 448, [2004] A.C.F. n° 581, aux paragraphes 38 à 40, le juge Russell expliquait ce que signifiait un critère d’emploi relativement peu exigeant :
[38] Il a également été répété qu’en corollaire de ces principes fondamentaux, un critère d’emploi relativement peu exigeant devrait suffire à convaincre le registraire (et en l’espèce, la Cour). Voir, par exemple, Baume & Mercier S.A. c. Les Importations Cercle Ltée, (1985), 4 C.P.R. (3d) 96 (C.F. 1re inst.); Barrigar & Oyen c. Canada (Registraire des marques de commerce), (1994), 54 C.P.R. (3d) 509 (C.F. 1re inst.).
[39] Mais qu’entend-on par un « critère d’emploi relativement peu exigeant » ? Là est la question, du moins en ce qui concerne la présente affaire.
[40] Dans la décision Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56, le juge Mahoney, à la page 57, a estimé qu’il « était absolument injustifiable de demander au propriétaire d’une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l’emploi qu’il fait de sa marque de commerce, lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe » . Cela signifie, pour citer de nouveau le juge Mahoney dans la décision Union Electric, précitée, que c’est « l’emploi qui doit être indiqué, et non un exemple de tous les emplois » :
Il est indubitable que le genre de preuve nécessaire pour « indiquer » l’emploi d’une marque de commerce au Canada variera d’une affaire à l’autre, en partie selon la nature du commerce du propriétaire inscrit, qu’il s’agisse, par exemple, d’un manufacturier, d’un détaillant ou d’un importateur, et selon ses pratiques commerciales. Il est possible que l’intimé puisse exiger en certains cas le genre de preuves qu’il souhaitait trouver en l’espèce; toutefois, en l’espèce, il a fait erreur en rejetant la preuve qui lui était soumise au motif qu’elle était insuffisante et manquait de précision [page 60].
[26] En l’espèce, le commerce de l’appelant consiste à fournir des renseignements en ligne concernant les voyages et les destinations de voyage, la location et la vente de propriétés de vacance et des publications dans ces domaines, diffusées sur les réseaux informatiques, les réseaux radiotéléphoniques et les réseaux universels de télécommunications. Les pièces annexées à l’affidavit de M. Hayes démontrent clairement qu’il est l’administrateur du site Web WHERE2GO2.COM [voir pièce 1] et que ce site Web a été utilisé continûment depuis le 18 septembre 1999 jusqu’à aujourd’hui, ce qui englobe donc la période pertinente. M. Hayes a produit des captures d’écran du site Web à divers moments au cours de la période en cause par l’entremise d’un site Internet, archive.org, qui conserve des enregistrements de ce à quoi ressemblait le site Web à la date indiquée [voir pièce 2]. Il ressort clairement aussi de la preuve que plusieurs des inscriptions immobilières et des forfaits de vacance se rapportent à la période pertinente.
[27] L’appelant a aussi produit la preuve de l’enregistrement de son commerce, WHERE2GO2.COM, à savoir une licence obtenue en vertu des lois de la province de l’Ontario, qui a expiré le 27 août 2007, mais qui a été renouvelée par l’appelant le 23 août de cette année-là [voir pièce 4].
[28] Dans la pièce 6, l’appelant montre, par des copies de factures, que des opérations d’annonces de biens immobiliers sur le site Web WHERE2GO2.COM, via PayPal, ont été faites par des clients canadiens durant la période pertinente. Les opérations énumérées en regard des sommes figurant dans la pièce 9 attestent des paiements reçus de clients et qui rendent compte des modalités d’abonnement indiquées dans la pièce 6.
[29] Enfin, l’appelant a produit la preuve de la publicité de son commerce, sous la marque de commerce WHERE2GO2, publicité qui a paru dans l’édition du 12 mai 2006 du Glebe Report, un journal local de la région d’Ottawa [voir pièce 10].
[30] Eu égard à la preuve, la Cour est d’avis que l’appelant a apporté la preuve requise et qu’il a prouvé suffisamment l’emploi de la marque WHERE2GO2 durant la période pertinente en application de l’article 45 de la Loi. La marque de l’appelant devrait donc être maintenue dans le registre. Pour les motifs ci-dessus, la Cour fait droit à l’appel.
JUGEMENT
1- l’appel par voie de demande est accueilli;
2- la décision du registraire ayant pour effet de radier l’enregistrement LMC 607778 de la marque WHERE2GO2 est annulée;
3- l’enregistrement LMC 607778 de la marque WHERE2GO2 est maintenu dans le registre;
4- le tout sans dépens.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑774‑09
INTITULÉ : TIMOTHY HAYES c. SIM & MCBURNEY
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE BOIVIN
DATE DES MOTIFS : Le 16 septembre 2010
COMPARUTIONS :
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Timothy Hayes
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Kenneth D. McKay
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sim Lowman Ashton & McKay LLP Toronto (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE |