Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
et
ACCESSOIRES D’AUTOS NORDIQUES INC.
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d'une demande présentée sous forme d'appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) en vue d'obtenir une ordonnance annulant une décision en date du 12 avril 2005 par laquelle la Commission des oppositions a, au nom du registraire des marques de commerce, refusé la demande no 860710 visant à faire enregistrer la marque de commerce NORDIC & Snowflake Design (la marque de commerce projetée).
CONTEXTE
[2] Le 6 novembre 1997, la demanderesse a déposé la demande no 860710 en vue de faire enregistrer la marque de commerce NORDIC & Snowflake Design sur le fondement d'un emploi projeté en liaison avec des pneus (les marchandises). La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 19 avril 2000.
[3] Une déclaration d'opposition a été déposée le 2 juin 2000 par la défenderesse, qui est titulaire de la marque de commerce NORDIQUES (LMC367415) depuis le 30 mars 1990.
[4] Dans sa déclaration d'opposition, la défenderesse allègue ce qui suit :
a) La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi car, à la date du dépôt de la demande, la demanderesse ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises en question;
b) La marque de commerce projetée de la demanderesse n'était pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) étant donné qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce déposée NORDIQUES de la défenderesse;
c) La demanderesse n'avait pas droit à l'enregistrement au sens de l'alinéa 16(3)a) étant donné qu'au moment du dépôt de la demande, la marque de commerce projetée créait de la confusion avec la marque de commerce NORDIQUES et le dessin N de la défenderesse;
d) La demanderesse n'avait pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce projetée en vertu des dispositions de l'alinéa 16(3)c) de la Loi, étant donné qu'au moment du dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec le nom commercial Accessoires d’autos Nordiques Inc. de la défenderesse;
e) La marque de commerce projetée de la défenderesse n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la demanderesse des marchandises et services de la défenderesse et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.
[5] Des affidavits ont été soumis à la Commission des oppositions des marques de commerce (le registraire), qui a rendu sa décision le 21 mars 2005.
[6] Le registraire a confirmé l'opposition de la défenderesse sur les motifs b) et e), a rejeté le motif a), considérant qu'il n'était pas suffisamment détaillé, a refusé d'examiner le motif c) parce qu'il estimait que l'emploi de la marque de commerce NORDIQUES et du dessin N constituait un emploi de la marque de commerce NORDIQUES, et a rejeté le motif d).
[7] Le 9 juin 2005, la demanderesse a saisi notre Cour d'une demande en vue d'interjeter appel, en vertu de l'article 56 de la Loi, de la décision du registraire. La demanderesse a également déposé de nouveaux éléments de preuve outre ceux dont disposait le registraire.
QUESTIONS EN LITIGE À EXAMINER
[8] Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que la marque de commerce projetée de la demanderesse :
a) n'était pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, étant donné qu'elle créerait de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse;
b) n'était pas enregistrable parce qu'elle n'était pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.
NORME DE CONTRÔLE ET CHARGE DE LA PREUVE
[9] Dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer dépend de la réponse que l'on donne à la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve ont été présentés sur un point précis. Lorsque de nouveaux éléments de preuve ont été présentés et que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire sur la question à laquelle se rapportent ces éléments de preuve, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte. Lorsque aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté ou que les nouveaux éléments de preuve qui sont présentés n'auraient pas influé sur la décision du registraire, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable. Ainsi que le juge Marshall Rothstein l'a déclaré dans l'arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltd., [2000] 3 C.F. 145, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.), au paragraphe 51 :
Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
[10] Lorsque la question de la confusion avec une marque de commerce existante se pose, le fardeau de preuve repose sur la personne qui demande l'enregistrement de la nouvelle marque de commerce (Saputo Groupe Boulangerie c. National Importers Inc., [2005] A.C.F. no 1898, 44 C.P.R. (4th) 241, aux paragraphes 80 à 83). Il est par ailleurs de jurisprudence constante que, dans le cas d'une opposition à une marque de commerce, la norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités : le registraire doit être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement ne risque pas de créer de la confusion. Dans l'arrêt Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd., [2002] 3 C.F. 405, (2002), 216 D.L.R. (4th) 451 (C.A.F.), au paragraphe 12, la Cour d'appel fédérale a adopté la formulation du critère suggérée par le juge Marceau dans le jugement Playboy Enterprises Inc. c. Germain, (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1re inst.), à la page 38, conf. par (1979), 43 C.P.R. (2d) 271 (C.A.F.) :
La question de savoir si une marque est susceptible de créer de la confusion avec une autre marque, dans l'esprit du public et au sens de la loi, est une question de fait, ou, plus précisément, une question d'opinion sur des probabilités, eu égard au contexte et aux faits particuliers de l'espèce. [Non souligné dans l'original.]
[11] Ainsi que le registraire l'a affirmé à juste titre dans sa décision, la date à retenir pour l'examen de la question du caractère distinctif est la date du dépôt de la déclaration d'opposition, tandis que l'enregistrabilité au sens de l'alinéa 12(1)d) s'apprécie à la date de la décision.
ANALYSE
A) Enregistrabilité : Confusion
[12] L'alinéa 12(1)d) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une marque de commerce déjà déposée. Le paragraphe 6(2) de la Loi précise la notion de « confusion » :
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6. (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. |
6. (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
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[13] La Loi propose par ailleurs une liste de facteurs dont le registraire doit tenir compte pour décider si l'enregistrement est susceptible de créer de la confusion :
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6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. |
6. (5) In determining whether trade-marks or nom commercials are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or nom commercials and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or nom commercials have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or nom commercials in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
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[14] En l'espèce, le registraire a tiré des conclusions − et la demanderesse et la défenderesse ont chacune formulé des observations − au sujet de chacun des facteurs énumérés au paragraphe 6(5). La Cour examinera à tour de rôle chacune de ces conclusions et observations.
[15] Pour guider l'examen de ces critères, le juge Brian D. Malone de la Cour d’appel fédérale, propose quelques repères, au paragraphe 18 du jugement United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp., (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, (2000), 215 F.T.R. 160 :
L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.
Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[16] Dans sa décision, le registraire a observé que ni la marque de commerce projetée de la demanderesse ni la marque de commerce déposée de la défenderesse ne possédait de caractère distinctif inhérent très marqué, car on pouvait considérer que ces deux marques évoquent fortement l'une des caractéristiques des marchandises, en l'occurrence le fait qu'elles peuvent être utilisées dans des conditions hivernales.
[17] Devant le registraire, la demanderesse avait déposé en preuve une analyse de recherche en matière de marques de commerce qui démontrait l'emploi le plus courant des marques de commerce et noms commerciaux composés des mots NORDIC ou NORDIQUES ou de leur équivalent phonétique, notamment dans le domaine des pièces et accessoires d'automobiles. Le registraire a écarté ces éléments de preuve au motif qu'on ne disposait pas de suffisamment de renseignements au sujet des compétences de l'auteur de cet affidavit et de la fiabilité des bases de données consultées. La demanderesse a tenté de corriger la situation en déposant d'autres affidavits devant notre Cour, tant pour appuyer ses premiers éléments de preuve que pour compléter sa preuve en soumettant les résultats d'autres recherches. Pour sa part, la défenderesse a fait valoir que ces éléments de preuve demeuraient insuffisants pour démontrer que les marques de commerce et les noms commerciaux en question sont couramment employés en liaison avec la vente de pièces et d'accessoires d'automobiles.
[18] Bien que les éléments de preuve soumis par la demanderesse au sujet de l'association entre les marques de commerce et les secteurs d'activités de la défenderesse puissent être trop faibles pour démontrer réellement qu'il s'agit d'une marque de commerce courante employée par des entreprises qui vendent des pièces et des accessoires d'automobiles, la lecture des listes produites par la demanderesse appuie effectivement la conclusion du registraire suivant laquelle ces termes sont souvent associés à l'hiver ou, pourrait-on dire aussi, à la nordicité du Canada et qu'en conséquence, ils ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent.
[19] Sur la question de la mesure dans laquelle la marque de commerce de la demanderesse est devenue connue, le registraire a conclu que la marque de commerce projetée de la demanderesse était connue jusqu’à un certain point au Canada, en se fondant sur des éléments de preuve faisant état de ventes se chiffrant à environ 90 millions de dollars au Canada entre 1999 et 2001 de pneus portant la marque en question. Pour ce qui est de la situation de la marque de commerce déposée de la défenderesse, le registraire a signalé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour en arriver à une conclusion utile sur la mesure dans laquelle cette marque de commerce était connue au Canada. Le registraire a toutefois signalé que les éléments de preuve portant sur les dépenses de publicité n'étaient pas suffisants pour démontrer que la marque de commerce était « employée », au sens de l'article 4 de la Loi, en liaison avec des marchandises. Il a également souligné qu'il ressortait du contre-interrogatoire de M. Bérubé, un employé de longue date de la défenderesse et vice-président du conseil d'administration, que la marque de commerce NORDIQUES n'avait jamais été « employée » en liaison avec des pièces d'automobiles. Le siège de l'entreprise de la défenderesse est situé dans la région de Québec et bien que, suivant la preuve, il est possible de commander ses marchandises par catalogue ou par Internet, rien ne permet de penser que la défenderesse soit pour cette raison connue partout au Canada.
[20] Dans l'ensemble, j'estime que la conclusion tirée par le registraire au sujet du premier facteur est raisonnable et je ne décèle rien dans les éléments de preuve complémentaires qui ont été présentés sur ce point qui aurait pu influer sur les conclusions du registraire.
Période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage
[21] Le registraire a reconnu qu'il y avait des éléments de preuve tendant à démontrer que la demanderesse emploie depuis 1998 la marque de commerce projetée en liaison avec ses marchandises.
[22] Pour ce qui est de la défenderesse, le registraire a de nouveau signalé l'insuffisance de la preuve quant à l'emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi, pour ce qui est des pièces et accessoires d'automobiles, mais il a effectivement reconnu qu'on lui avait soumis des éléments de preuve suivant lesquels la marque de commerce NORDIQUES était utilisée en liaison avec de l'outillage et des accessoires.
[23] À mon avis, cette conclusion était raisonnable, compte tenu des éléments de preuve dont disposait le registraire.
[24] Il convient par ailleurs de signaler que depuis le prononcé de la décision du registraire, une demande a été introduite en vertu de l'article 45. Dans sa décision, en vertu de l’article 45, le registraire a restreint la liste des marchandises qui pouvaient continuer à être visées par l'enregistrement de la marque de commerce, par suite de l'incapacité de la défenderesse de démontrer que la marque de commerce avait été utilisée en liaison avec les autres marchandises énumérées dans la liste.
Genre de marchandises et nature du commerce
[25] Après avoir comparé les marchandises énumérées sur le certificat d'enregistrement de la défenderesse avec celles figurant dans la demande faisant l'objet de l'opposition, le registraire a conclu qu'il y avait un net chevauchement, car le certificat d'enregistrement énumère des articles tels que des freins, des roues et des enjoliveurs de roues, qui sont d'une nature semblable à celle des marchandises de la demanderesse (pneus).
[26] La demanderesse affirme que cette conclusion est fondamentalement erronée, car on ne trouve nulle par la mention de freins ou de roues dans le certificat d'enregistrement de la défenderesse. Bien qu'on puisse penser qu'il s'agit là d'un détail insignifiant, il convient de signaler que le registraire a pris le soin de citer ces trois exemples parmi les dizaines d’articles énumérés et qu'il s'est avéré que deux d'entre eux ne figuraient pas dans le certificat en question.
[27] Par ailleurs, à la suite de la décision rendue par le registraire au sujet de l'article 45, même les enjoliveurs de roues ne figurent plus sur la liste de marchandises que l'on trouve sur le certificat d'enregistrement de la défenderesse.
[28] Sur la question de la nature du commerce, le registraire a conclu que les parties exploitaient une entreprise similaire, puisqu'elles vendent toutes les deux des pièces et accessoires d'automobiles.
[29] La demanderesse fait valoir que le registraire n'a pas tenu compte des particularités inhérentes à la vente de pneus, où le service revêt une importance capitale, de sorte que les consommateurs sont susceptibles d'acheter leurs pneus chez le commerçant qui offre les services de mécaniciens, et que les consommateurs n'achèteront pas des pneus dans un magasin qui vend des pièces d'automobiles comme celui de la défenderesse.
[30] Bien que je puisse convenir avec la demanderesse que bon nombre de consommateurs préfèrent se procurer des pneus auprès d'un commerçant qui offre un atelier de mécanique, on ne saurait affirmer que les consommateurs refuseront tous d'acheter des pneus dans un magasin qui vend des pièces d'automobiles. En fait, suivant la preuve qu'elle a présentée, la défenderesse a déjà vendu des pneus dans le passé et certains de ses clients étaient des entreprises qui installaient des pneus, de sorte que rien en principe n'empêcherait la défenderesse de vendre ce genre de marchandises, ce qui est le facteur pertinent prévu par la Loi (Everex Systems Inc. c. Everdata Computer Inc., (1992) 44 C.P.R. (3d) 175, à la page 182).
[31] Bien que, dans ces conditions, je trouve quelque peu contestable la décision du registraire sur la question de la nature des marchandises, j'estime que la conclusion qu'il a tirée au sujet de la nature du commerce est raisonnable. J'estime également que les nouveaux éléments de preuve qui ont été soumis n'auraient pas pu avoir un effet sur sa conclusion qu'il existe une certaine similitude entre l'entreprise de la demanderesse et celle de la défenderesse.
Degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent
[32] Ainsi que le registraire l'a reconnu, le facteur le plus crucial dans la plupart des cas est le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent (Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd., (1980) 110 D.L.R. (3d) 189, conf. à (1982) 133 D.L.R. (3d) 255).
[33] Sur la question du « son », tout en admettant qu'un anglophone pouvait les prononcer différemment, le registraire a estimé que, pour un francophone, les deux marques de commerce étaient identiques sur le plan phonétique, une conclusion que je ne saurais critiquer. Toutefois, ainsi que Robert Pierce, responsable du classement des pneus chez la demanderesse, l'a expliqué, il était peu probable que des clients achètent les marchandises en cause par téléphone, de sorte que l'impact visuel de la marque de commerce serait plus important que sa prononciation. La demanderesse ajoute que si des entreprises achetaient effectivement des pneus à la défenderesse, elles s'y connaîtraient suffisamment en la matière pour écarter tout risque de confusion.
[34] Pour ce qui est de la « présentation », non seulement l'orthographe des deux marques de commerce est-elle différente, mais on ne saurait prétendre par ailleurs que le dessin associé à chacune (des flocons de neige dans le premier cas, et un N bleu, blanc et rouge dans l'autre) crée quelque confusion que ce soit. Ceci étant dit, le registraire a estimé que l'élément dominant de la marque de commerce projetée de la demanderesse est le mot NORDIC et non le dessin qui l'accompagne.
[9] [35] En toute déférence pour la conclusion du registraire, rappelons qu'il est de jurisprudence constante que, lorsqu'on examine les risques de confusion, il faut examiner les marques de commerce en question comme un tout et éviter de les décomposer selon leurs éléments constitutifs dans le but d'en faire ressortir les différences. Ainsi que le juge Thorson l'explique dans l'arrêt British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals, [1944] Ex. C.R. 239 at 251, affirmed [1946] S.C.R. 50:
It is, I think, firmly established that, when trade marks consist of a combination of elements, it is not a proper approach to the determination of whether they are similar to break them up into their elements, concentrate attention upon the elements that are different and conclude that, because there are differences in such elements, the marks as a whole are different. Trade Marks may be similar when looked at in their totality even if differences may appear in some of the elements when viewed separately. It is the combination of the elements that constitutes the trade mark and gives distinctiveness to it, and it is the effect of the trade mark as a whole, rather than of any particular part in it, that must be considered.
[36] Enfin, pour ce qui est des « idées suggérées », la demanderesse a fait valoir devant le registraire que le mot NORDIQUES évoquait l'ancienne équipe de hockey du même nom, alors que le mot NORDIC ne comporte aucune signification sociologique inhérente et qu'elle évoque seulement le nord et l'hiver. Le registraire a estimé que la preuve n'appuyait pas cet argument, après avoir écarté le témoignage d'opinion donné par l'expert en linguistique de la demanderesse sur cette question au motif qu'il débordait le cadre de ses compétences, et noté l’absence de sondages pour supporter cet argument.
[37] Au soutien de l'appel dont elle a saisi notre Cour, la demanderesse a soumis des affidavits complémentaires pour démontrer la compétence de l'expert en linguistique, M. Laurendeau. Dans son nouvel affidavit, qui n'avait pas été porté à la connaissance du registraire, M. Laurendeau explique plus en détail en quoi consiste la linguistique française. Il explique entre autres l’existence d’une branche particulière de la linguistique, la sociolinguistique, qui étudie, dans une société donnée, les interactions sociales et ethnologiques entre la langue et certaines réalités sociohistoriques, ce qui fait de l'auteur de l'affidavit une personne apte à témoigner sur le sens associé à un terme déterminé dans une société déterminée. Dans son affidavit complémentaire, M. Laurendeau aborde l'hypothèse formulée par le registraire au sujet de la personne qui ne connaîtrait rien du hockey. Il soutient qu'au Québec, l'équipe de hockey des Nordiques a atteint le niveau d'un stéréotype ethno-culturel même chez les gens qui ne connaîtraient rien au sport. M. Laurendeau a également rappelé qu'au Québec, le lien entre le mot NORDIQUES et la défunte équipe de hockey l'emporte sur toute autre valeur sémantique du mot.
[38] Peu de temps après la publication de la décision du registraire, la demanderesse a également commandé un sondage pour corroborer ses affirmations au sujet de l'association entre le mot NORDIQUES et la défunte équipe de hockey. Les résultats de ce sondage ont été soumis à la Cour. L'enquête, menée par Corbin Partners Inc., visait à déterminer la première association visuelle qui venait à l'esprit des personnes interrogées face au mot NORDIQUES. La population visée par le sondage était constituée de propriétaires ou de locataires d'automobiles qui habitent Québec et qui y achètent des pièces ou des outils d'automobiles. La conclusion la plus intéressante de ce sondage est le fait que, lorsqu'on leur présentait le mot NORDIQUES, 80 pour 100 des personnes interrogées songeaient spontanément à l'ancienne équipe de hockey comme première impression leur venant à l'esprit. Seulement quatre pour cent des sujets interrogés avaient associé spontanément le mot NORDIQUES à un magasin vendant des pièces de véhicules automobiles.
[39] Je suis d'avis que s'ils lui avaient été soumis, ces éléments de preuve auraient modifié les conclusions du registraire, car ils répondent directement aux préoccupations qu'il formule dans sa décision. Le contrôle judiciaire des conclusions que le registraire a tirées à cet égard devrait donc être effectué selon la norme de la décision correcte.
[40] Après avoir examiné les éléments de preuve soumis, force m'est de convenir avec la demanderesse que les deux marques de commerce en question sont non seulement dissemblables sur le plan de leur présentation, mais qu'elles évoquent aussi des idées différentes, ce qui permet de penser que les risques de confusion pour les consommateurs seraient limités.
Autres facteurs
[41] La demanderesse formule également d'autres observations, que l'on trouve dans le second affidavit de M. Pierce et suivant lesquelles, depuis que la demanderesse a commencé à utiliser la marque de commerce projetée, aucun cas de confusion entre les marchandises en litige et celles que vend la défenderesse n'a été signalé et que personne n'a cherché à savoir si les marchandises que vend la demanderesse sont associées de quelque manière que ce soit à celles de la défenderesse. La défenderesse rétorque que le défaut de confusion relevée dans les magasins de la demanderesse n'est pas pertinent, étant donné que cette confusion risque plutôt de surgir dans l'esprit des clients de la défenderesse. Ceci étant dit, la défenderesse n'a pas réussi à citer de cas concret de confusion depuis que la demanderesse a commencé à utiliser sa marque de commerce projetée en 1998.
[42] Bien qu'il ne soit pas nécessaire de faire la preuve d'une confusion réelle pour pouvoir conclure à l'existence d'un risque de confusion, le défaut de présenter des éléments de preuve tendant à démontrer l'existence de cas concrets de confusion constitue une des « circonstances de l'espèce » qui a été jugée importante par les tribunaux. Dans l'arrêt récent que la Cour suprême du Canada a rendu dans l'affaire Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] A.C.S. 23, voici ce que dit le juge Binnie au paragraphe 55 :
La preuve d’une confusion réelle serait une « circonstance de l’espèce » pertinente, mais elle n’est pas nécessaire (Christian Dior, S.A., par. 19), même s’il est démontré que les marques de commerce ont été exploitées dans la même région pendant dix ans : Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.). Comme nous le verrons plus loin, une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l’absence d’une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l’allégation de probabilité de confusion était justifiée.
[Je souligne.]
Conclusion au sujet de l'alinéa 12(1)d) de la Loi
[43] Après avoir dûment tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'incidence des nouveaux éléments de preuve soumis sur la norme de contrôle applicable, je dois me dissocier de la conclusion tirée par le registraire au sujet des risques de confusion qu'entraînerait l'enregistrement de la marque de commerce projetée de la demanderesse.
[44] Bien que j'estime que la plupart des conclusions du registraire sont raisonnables, je ne suis pas d'accord avec celles qu'il tire sur ce qu'il qualifie lui-même de critère le plus important, en l'occurrence la ressemblance entre les marques de commerce. Compte tenu des nouveaux éléments de preuve qui ont été soumis, j'ai procédé au contrôle des conclusions sur la ressemblance en appliquant la norme de la décision correcte.
[45] J'accepte que les marques de commerce n'ont pas de caractère distinctif inhérent, qu'il a été démontré que la marque de commerce de la demanderesse avait été employée au Canada au cours des sept dernières années et qu'elle avait acquis une certaine notoriété, que les deux marques de commerce sont très différentes sur le plan de la présentation et qu'elles évoquent des idées différentes et, enfin, qu'aucun cas de confusion réelle n'a encore été signalé. Lorsque j'apprécie tous ces éléments en tenant compte de la similitude qu'offre la prononciation des deux marques de commerce en français et de la similitude constatée en ce qui concerne la nature des commerces en cause, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement de la marque de commerce projetée ne risque pas de créer de la confusion.
B) Enregistrabilité : Caractère distinctif
[46] Sur l'autre moyen qui a été invoqué par la défenderesse et qui a été examiné par le registraire, en l'occurrence le défaut de caractère distinctif de la marque de commerce projetée de la demanderesse, le registraire fait essentiellement reposer son raisonnement sur les conclusions qu'il avait tirées au sujet de l'alinéa 12(1)d) : comme il avait conclu que la marque de commerce créait de la confusion, il ne pouvait conclure qu'elle était distinctive. Or, comme je rejette la conclusion du registraire sur la question de la confusion, je dois aussi rejeter sa conclusion sur la question du caractère distinctif, compte tenu du raisonnement susmentionné, en particulier la ressemblance limitée constatée entre les deux marques de commerce.
JUGEMENT
1. L'appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi est accueilli;
2. L'affaire est renvoyée au registraire des marques de commerce pour qu'il fasse droit à la demande no 860710 et qu'il enregistre la marque de commerce NORDIC & Snowflake Design;
3. En ce qui concerne les dépens, la demanderesse soumettra ses observations par écrit au plus tard le 4 décembre 2006 à 17h00 et la défenderesse soumettra en réponses ses observations par écrit au plus tard le 11 décembre 2006.
« Pierre Blais »
Juge
ANNEXE
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
L'article 12 de la Loi énonce le principe général en matière d'enregistrement, tandis que l'article 38 énumère les motifs d'opposition à l'enregistrement.
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12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
38. (2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants : a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30; b) la marque de commerce n’est pas enregistrable; c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement; d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
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12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
[…]
(d) confusing with a registered trade-mark;
38. (2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds : (a) that the application does not conform to the requirements of section 30; (b) that the trade-mark is not registrable; (c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or (d) that the trade-mark is not distinctive. |
L'article 6 précise dans quels cas on peut considérer qu'une marque de commerce « crée de la confusion », tandis que l'article 2 propose une définition du mot « distinctive ».
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6. (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[…]
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] « distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. |
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or nom commercial is confusing with another trade-mark or nom commercial if the use of the first mentioned trade-mark or nom commercial would cause confusion with the last mentioned trade-mark or nom commercial in the manner and circumstances described in this section.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
[…]
(5) In determining whether trade-marks or nom commercials are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or nom commercials and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or nom commercials have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or nom commercials in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
2. In this Act, […] distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
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L'article 4 de la Loi précise ce qu'il faut entendre par « marque de commerce employée en liaison avec des marchandises » et l'article 45 explique la démarche que le registraire doit suivre lorsqu'il examine l'utilisation qui a été faite d'une marque de commerce.
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4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
[…]
(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
[…] |
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date
[…]
(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.
[…] |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1003-05
INTITULÉ : LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE c. ACCESSOIRES D’AUTOS NORDIQUES INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : 23 octobre 2006
MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT : Juge Blais
DATE DES MOTIFS : 27 novembre 2006
COMPARUTIONS :
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M. John S. McKeown
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Me Pierre Leclerc
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Cassells Brock & Blackwell Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Reinhardt Bérubé Sainte-Foy (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE |