Ottawa (Ontario), Le 19 octobre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
et
AL-RIFAI ROASTERY MAHMASAT INC.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’un appel à l’encontre de la décision d’un membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (l’agente d’audience) rendue le 16 janvier 2006 en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).
[2] Al-Rifai Roastery (Mahmasat) Inc. (la titulaire de l’enregistrement) est la propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le n° TMA 530 273 relativement à la marque « AL‑RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) » (la marque 273). Fares Jarawan est le président de la titulaire de l’enregistrement et le codéfendeur, avec cette dernière, dans le présent appel. La marque 273 a été délivrée en liaison avec les marchandises suivantes : café et noix grillées ou noix transformées.
[3] Le 4 septembre 1999, la titulaire de l’enregistrement a décidé de vendre, de céder et de remettre à Fares Jarawan tous les droits, titres et intérêts dans la marque 273. L’acte de cession, avec effet rétroactif, a été signé le 25 février 2004. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) a enregistré Fares Jarawan à titre de propriétaire de la marque 273 le 22 mars 2004.
[4] Le 30 décembre 2003, Smart and Biggar (la demanderesse) a demandé au registraire de transmettre aux défendeurs un avis en vertu de l’article 45 de la Loi. Cet avis, délivré le 15 janvier 2004, enjoignait aux défendeurs de fournir une preuve d’emploi de la marque 273 au Canada au cours des trois dernières années, soit du 15 janvier 2001 au 15 janvier 2004. En réponse, les défendeurs ont déposé un affidavit de Fares Jarawan portant la date du 8 avril 2004.
[5] Dans sa décision du 16 janvier 2006, l’agente d’audience de l’OPIC, se fondant sur l’affidavit de Fares Jarawan, a déclaré que la marque 273 :
[...] a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l’enregistrement, au motif qu’elle a été affichée sur l’emballage de ces marchandises et que des ventes de ces marchandises ont été effectuées au cours de la période de trois ans pertinente dans la pratique normale du commerce du propriétaire inscrit.
Dossier de la demanderesse, pages 5 et 6
[6] La demanderesse interjette appel de cette décision en vertu de l’article 56 de la Loi. Les défendeurs n’ont pas comparu.
NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE
[7] La norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce est celle de la décision raisonnable (Mattel, Inc. c. 3894207 Canada, 2006 CSC 22), jugement dans lequel le juge Binnie affirme ce qui suit, au paragraphe 40 :
Compte tenu, en particulier, de l’expertise de la Commission et du rôle d’« appréciation » que lui impose l’art. 6 de la Loi, je suis d’avis que, malgré l’octroi d’un droit d’appel absolu, la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission ne commande pas la grande retenue dont il faut faire preuve, par exemple, à l’égard de l’exercice ministériel d’un pouvoir discrétionnaire, auquel s’applique habituellement la norme du caractère manifestement déraisonnable (p. ex. S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29, par. 157), mais la Commission n’est pas tenue non plus de satisfaire à la norme de la décision correcte, comme si elle tranchait une question de droit de portée générale qui peut être isolée (Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 26). Comme l’a expliqué le juge Iacobucci dans Ryan, par. 46, la norme intermédiaire (celle du caractère raisonnable) signifie qu’« [u]ne cour sera souvent obligée d’accepter qu’une décision est raisonnable même s’il est peu probable qu’elle aurait fait le même raisonnement ou tiré la même conclusion que le tribunal ». La question est de savoir si la décision de la Commission est étayée par des motifs qui peuvent résister « à un examen assez poussé » et si elle n’est pas « manifestement erronée » : Southam, par. 56 et 60.
QUESTION EN LITIGE
[8] Une seule question est soulevée dans le présent appel : l’agente d’audience a-t-elle rendu une décision déraisonnable en concluant que la marque enregistrée avait été employée sur des emballages par la titulaire inscrite au cours de la période visée?
ANALYSE
[9] L’article 2 de la Loi contient les définitions suivantes de « marque de commerce » et « emploi » ou « usage » :
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« marque de commerce » Selon le cas :
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres; […]
« emploi » ou « usage » À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
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“trade-mark” means
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others, …
“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;
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Le paragraphe 4(1) de la Loi définit les situations qui constituent un emploi ou un usage d’une marque de commerce :
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4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. |
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
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Le paragraphe 56(1) prévoit le recours suivant :
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56.(1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois. |
56.(1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months. |
[10] Les défendeurs ont déposé, à titre de preuve d’emploi de la marque 273, l’affidavit de Fares Jarawan. Les paragraphes clés de cet affidavit sont reproduits ci-après :
[Traduction]
Al-Rifai, dans le cours normal de ses activités, importe, distribue et vend à
des détaillants et à des grossistes toutes sortes de cafés et de noix rôties ou
transformées. Les articles qui ont été fabriqués et/ou importés au Canada et
vendus à des détaillants et/ou à des grossistes au Canada au cours des trois
dernières années, et de fait depuis août 1998, en liaison avec la marque
de commerce Al-Rifai Roastery (Mahmasat) sont les suivantes : « café
et noix grillées ou noix transformées ».
Les marchandises liées à la marque Al-Rifai sont expédiées à différents clients dans des boîtes ou des sacs. La marque de commerce Al-Rifai Roastery (Mahmasat) apparaît sur l’emballage, à savoir des boîtes et des sacs contenant les marchandises liées à la marque de commerce Al-Rifai Roastery (Mahmasat). Des photographies montrant la marque de commerce Al-Rifai Roastery (Mahmasat) sur des boîtes contenant les marchandises, prêtes à être expédiées à partir de l’entrepôt d’Al-Rifai, sont jointes à mon affidavit sous la pièce D.
La marque de commerce Al-Rifai Roastery (Mahmasat) est annoncée dans les deux points de vente et dans des insertions publicitaires paraissant dans des publications à caractère ethnique. Une copie d’une insertion publicitaire pleine page de la marque Al-Rifai Roastery (Mahmasat) publiée dans le répertoire 2002-2003 Mashghara Directory, à la page 70, est jointe au présent affidavit sous la pièce E. Une copie d’une insertion publicitaire d’une demi‑page de ladite marque publiée dans le bottin communautaire Ottawa-Gatineau 2002, à la page 210, est également jointe au présent affidavit sous la pièce F.
La marque de commerce Al-Rifai Roastery (Mahmasat) est annoncée sur le marché en vue d’obtenir des distributeurs et des franchiseurs. Une copie de la publicité sur les lieux de vente est jointe au présent affidavit sous la pièce G.
Le total des coûts de publicité pour la période 2001 à 2003 s’élève à environ 8 000 $.
Les ventes annuelles de marchandises liées à la marque de commerce Al-Rifai Roastery (Mahmasat) aux consommateurs canadiens du café et des noix rôties ou transformées mentionnées plus haut s’élevaient à un total de 147 482,33 $ du 1er juin 2001 au 31 mai 2002; les ventes annuelles s’élevaient à un total de 250 082,56 $ du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 et les ventes annuelles s’élevaient à un total de 229 944,22 $ du 1er juin 2003 au 17 février 2004.
Chaque opération de vente à un détaillant ou à un grossiste est confirmée par une facture. Différentes factures portant une date en 2002 ou en 2003 sont jointes au présent affidavit sous la pièce H.
[11] La pièce D est une photographie de boîtes dans un entrepôt. Par souci de commodité, cette photo est jointe à l’annexe A des présents motifs. L’étiquette figurant sur les boîtes apparaît dans un format agrandi à l’annexe B.
[12] La pièce H contient des factures délivrées par une société appelée Wake-Cup Coffee Depot Inc.; elles indiquent que du café a été vendu à différents détaillants au cours de la période visée. Plusieurs marques apparaissent sur les factures, notamment, la marque 273.
[13] La question que l’agente d’audience était appelée à trancher était la suivante : la marque 273 a-t-elle été employée en liaison avec du café et des noix grillées ou des noix transformées au cours de la période visée?
[14] Le paragraphe 4(1) de la Loi précise que pour qu’il y ait « emploi » ou « usage », il doit y avoir un transfert de propriété. Les principes suivants ont été retenus dans la jurisprudence :
a. pour établir un transfert de propriété, il faut prouver qu’il y a eu vente de marchandises et que la marque de commerce était apposée sur les marchandises comme telles ou sur leur emballage;
b. une publicité au Canada qui annonce les marchandises portant la marque de commerce ne constitue pas un emploi suffisant de la marque de commerce.
(Voir J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co., [2001] A.C.F. n° 1845, au paragraphe 75.)
[15] Il est bien établi en droit que le document clé dans un recours en vertu de l’article 45 est l’affidavit du défendeur. Comme le précise le juge Cattanach dans Aerosol Fillers Inc c. Plough (Canada) Ltd, (1979) 45 CPR (2d) 194, à la page 198 :
Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, surtout lorsqu’il s’agit d’un affidavit produit conformément à l’article 44(2) car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir. L’affidavit ne doit donc être sujet à plus d’une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d’adopter l’interprétation qui va à l’encontre de l’intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé.
En vertu de l’article 44, le registraire n’est pas autorisé à recevoir de preuve autre que l’affidavit et il doit fonder sa décision sur le contenu de ce document. Aucun contre-interrogatoire ne peut venir ébranler le fondement des allégations et les affidavits contradictoires ne sont pas permis.
Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il incombe au registraire d’exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées. Une simple déclaration non étayée quant à l’emploi d’une marque est inacceptable; de plus, toute allégation ambiguitas patens dans un affidavit le rend irrecevable.
[16] En l’espèce, l’agente d’audience est parvenue aux conclusions suivantes :
J’admets que les boîtes n’affichent pas la marque de commerce exactement telle qu’elle est enregistrée. Les mots ROASTERY et MAHMASAT figurent sous le mot AL-RIFAI en caractères plus petits, et ils sont eux-mêmes séparés par le mot BRÛLERIE. Il est possible que les consommateurs puissent voir dans le mot AL-RIFAI seul une marque de commerce et croire que les autres mots sont de nature descriptive. Je dois cependant déterminer si la marque est employée d’une manière telle qu’elle n’a pas perdu son identité et qu’elle demeure reconnaissable en dépit de la différence entre la forme dans laquelle elle a été déposée et la forme dans laquelle elle est employée. Ainsi qu’il a été indiqué dans l’affaire Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale Pour L’Informatique CII Honeywell Bull Société Anonyme et al., 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), page 525, « [l]e critère pratique qu’il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu’un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu’elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine ». J’en arrive à la conclusion que c’est le cas dans la présente affaire. Les éléments clés de la marque déposée, les trois mots AL-RIFAI, ROASTERY et MAHMASAT, ont été maintenus, et l’équivalent français du terme « roastery », à savoir BRÛLERIE, a été ajouté. Étant donné l’esprit et l’objet de l’article 45, je crois que cette différence n’est pas importante au point de justifier la radiation [voir Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc., 44 C.P.R. (3d) 59, Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee’s International Holdings Ltd., 76 C.P.R. (3d) 326, et Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535].
En ce qui concerne la question posée par la partie à la demande de qui l’avis a été donné, à savoir à quoi ressemblait l’emballage au cours de la période pertinente, je me reporte à la décision non publiée rendue le 24 novembre 2005 dans le cadre d’une instance fondée sur l’article 45 relativement à l’enregistrement TMA367415, dans laquelle l’agente d’audience principale Savard a déclaré, à la page 7, que [traduction] « la partie à la demande de qui l’avis a été donné a fait valoir que la preuve n’établit pas que c’était le cas au cours de la période pertinente. J’admets que M. Bérubé aurait pu être plus précis, mais je suis disposée à accepter, sur le fondement d’une interprétation raisonnable de l’affidavit, que la marque de commerce a été ainsi affichée au cours de la période pertinente ». Je crois qu’un point de vue semblable peut être adopté relativement à la preuve produite dans la présente affaire.
Étant donné l’indication, dans certaines des pièces, que Wake-Up (sic) Coffee est le distributeur, je n’éprouve aucune réserve à l’égard de la présence de son nom sur les factures [Manhattan Industries c. Princeton Manufacturing Ltd., 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1re inst.)]. Les factures se rapportent à un éventail de grains de café et de noix et indiquent habituellement que les marchandises sont vendues et distribuées à une seule entité. La marque de commerce déposée figure effectivement près de la partie supérieure des factures, à l’instar d’un certain nombre d’autres marques de commerce. Toutefois, l’on ne peut dire avec certitude si cette présence de la marque dans la partie supérieure de la facture équivaut à un emploi au sens du paragraphe 4(1), aux termes duquel la marque doit être liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est donné lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises. Appelée à examiner une situation factuelle semblable dans l’affaire Shapiro Cohen v. Norton Villiers Ltd., (2001), 16 C.P.R. (4th) 573, page 575, l’agente d’audience principale Savard a formulé les commentaires suivants :
[Traduction] Je remarque que, dans la partie supérieure de chacune des factures, plusieurs marques de commerce sont énumérées, à savoir AP RACING & Design, NORTON & Design, MZ & Design et ROTAX. Toutefois, le fait de figurer sur cette liste, dans la partie supérieure des factures, ne constitue pas un emploi de ces marques de commerce ou de la marque de commerce NORTON de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi, car aucune des marques de commerce, dont NORTON, n’est liée à un article en particulier à tel point qu’il constitue la liaison nécessaire entre la marque de commerce et toute marchandise en particulier qui est vendue.
Je ne suis donc pas disposée à conclure que les factures démontrent l’existence d’un emploi de la marque de commerce au sens de l’article 4. En revanche, j’admets les factures à titre de preuve corroborant la déclaration de M. Jarawan selon laquelle les ventes y correspondant ont été effectuées au cours de la période pertinente.
(Non souligné dans l’original.)
[17] Sans commenter les conclusions de l’agente d’audience en ce qui concerne les différences entre la marque enregistrée n° 273 et la marque employée sur les boîtes, je ne vois pas comment l’agente d’audience pouvait raisonnablement tirer la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant l’emploi de la marque au cours de la période visée en se fondant sur l’affidavit de M. Jarawan.
[18] En l’espèce, l’affidavit est vague et imprécis. Comme preuve du transfert de propriété dans le cours normal du commerce des marchandises portant la marque 273, les défendeurs ont produit des photos de boîtes dans un entrepôt et des factures de vente. L’affidavit et les photos ne révèlent pas les éléments suivants :
a. la date à laquelle ces photos ont été prises, soit au cours de la période de trois ans ou plus récemment;
b. l’endroit où elles ont été prises (au Canada ou à l’étranger);
c. le contenu des boîtes (du café, des noix ou autre).
[19] Quant aux factures, l’agente d’audience elle-même a refusé d’en tenir compte comme preuve d’emploi. Elle les a acceptées à titre de preuve corroborant le fait que les ventes de marchandises ont eu lieu au cours de la période visée. Je ne conteste pas que ces factures confirment que des ventes ont eu lieu mais elles ne prouvent en rien que les marchandises vendues portaient la marque 273. Elles établissent seulement qu’une société appelée Wake-Cup Coffee Depot Inc. a vendu du café au cours de la période visée et que Wake-Cup Coffee Depot Inc. affichait la marque 273 sur ses factures. À ce titre, elles ne sont d’aucune utilité aux défendeurs.
[20] Je ne vois pas comment une lecture honnête de l’affidavit pourrait permettre de comprendre comment il a été satisfait aux principales exigences sur la preuve d’emploi telles qu’énoncées au paragraphe 4(1) ou en quoi les factures corroborent un tel emploi. En conséquence, je ne peux pas affirmer que l’agente d’audience est parvenue à une conclusion raisonnable.
[21] Il sera donc fait droit à cet appel et la Cour ordonnera que la marque 273 soit radiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce en date du 16 janvier 2006 soit annulée;
2. le registraire des marques de commerce radie la marque de commerce n° LMC 530 273;
3. les défendeurs versent à la demanderesse les dépens de la présente instance.
« Konrad W. von Finckenstein »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
ANNEXE A
ANNEXE B
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-475-06
INTITULÉ : Smart & Biggar
c.
Fares Jarawan et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 octobre 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : Le 19 octobre 2006
COMPARUTIONS :
|
Jeremy E. Want |
POUR LA DEMANDERESSE |
|
|
|
|
Aucune comparution |
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
SMART & BIGGAR Ottawa (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE
|