Toronto (Ontario), le 5 septembre 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Par la présente demande, Cafe’ Do Brasil S.p.A. cherche à faire radier une marque de commerce déposée qui appartient actuellement à la défenderesse, Walong Marketing Inc. La demande sera accueillie parce que je suis convaincue que le prédécesseur en titre de Walong n’avait pas le droit d’obtenir l’enregistrement de la marque en question.
Contexte
[2] Cafe’ Do Brasil est une compagnie italienne dont le principal établissement est situé à Naples. Ses produits alimentaires sont vendus au Canada par l’entremise de distributeurs qui, de leur côté, vendent les produits à des grossistes et à des points de vente au détail, notamment des magasins d’alimentation spécialisée, des magasins d’alimentation à succursales, des boulangeries, des pharmacies et des restaurants situés un peu partout au Canada.
[3] Le 14 décembre 1990, Cafe’ Do Brasil a obtenu l’enregistrement au Canada de la marque de commerce « KIMBO » aux fins de son emploi en liaison avec les produits suivants :
[Traduction] Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations fabriquées à l’aide de céréales; pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries et glaçages; miel, mélasse, levure, poudre à pâte; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; et glaces.
[4] Cafe’ Do Brasil est également propriétaire des marques de commerce Caffé KIMBO et Caffé KIMBO et dessin, destinées à être employées en liaison avec les produits suivants : [Traduction] « café, graines de café et café moulu, café express moulu, graines de café express et café artificiel ».
[5] Le dessin de la marque KIMBO est reproduit ci‑dessous :
[6] Cafe’ Do Brasil vend des produits du café à ses distributeurs canadiens depuis 1992. Ces produits sont vendus dans des contenants et des emballages sur lesquels est apposé le nom de la société, et où figure bien en évidence les marques de commerce KIMBO, Caffé KIMBO et Caffé KIMBO et dessin.
[7] Rien dans la preuve n’indique que Cafe’ Do Brasil a abandonné l’emploi des marques KIMBO au Canada. En fait, la preuve démontre que des produits de Cafe’ Do Brasil, sur lesquels les marques KIMBO étaient apposées, ont régulièrement été vendus au Canada de 1992 à 2005.
[8] Le 17 octobre 2003, Cafe’ Do Brasil a présenté une demande en vue d’étendre l’enregistrement de la marque de commerce que la société croyait posséder au Canada pour faire enregistrer la marque KIMBO aux fins de son emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
[Traduction] Cafetières automatiques électriques, percolateurs à café électriques, cafetières électriques, ainsi que leurs pièces et accessoires; cafetières automatiques non électriques, percolateurs à café non électriques, cafetières non électriques, ainsi que leurs pièces et accessoires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farine et préparations fabriquées à l’aide de céréales, pains, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, poudre à pâte; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glaces; bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruit; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons
Services en rapport avec la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire
[9] La demande a par la suite été modifiée en novembre 2005 afin de corriger certains renseignements figurant dans la demande initiale. Cafe’ Do Brasil a notamment demandé à son agent de marques de commerce de corriger la phrase indiquant qu’elle [Traduction] « avait l’intention d’employer » la marque de commerce au Canada, étant donné qu’elle avait employé sans interruption les marques KIMBO au Canada depuis au moins le mois d’avril 1992.
[10] Dans l’intervalle, en mai 2004, Cafe’ Do Brasil a été informée par ses agents de marques de commerce italiens que le Bureau canadien des marques de commerce s’opposait à l’enregistrement de sa marque KIMBO en liaison avec des marchandises additionnelles pour le motif que la marque causait de la confusion avec la marque de commerce KIMBO appartenant à la défenderesse Walong. Cafe’ Do Brasil ne pouvait pas comprendre comment cela était possible étant donné qu’elle croyait que la marque KIMBO lui appartenait. Elle a donc fait faire des recherches et elle a par la suite constaté que Walong était le propriétaire actuel de l’enregistrement au Canada de la marque de commerce « KIMBO » et dessin portant le numéro LMC537914 (la marque de commerce de Walong), qui est reproduite ci‑dessous :
KIMBO
No d’enregistrement LMC537914
[11] La marque de commerce de Walong est enregistrée aux fins de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
Viandes, aliments transformés et de base, nommément haricots, boudin, levure chimique, bicarbonate de soude, gâteaux secs, pains, gomme à claquer, gâteaux et mélanges à gâteaux, bonbons, maïs éclaté au caramel, caramels, céréales, croustilles, nommément croustilles de crevettes, chili, chili en poudre, chop suey, chow mein, noix de coco, huile de noix de coco, café, biscuits, huile de cuisson, vin de cuisine, craquelins, combinaisons de craquelins et fromage, dattes, dumplings, roulés à la chinoise, oeufs, poisson‑frites, glaces parfumées, pommes de terre frites, conserves de fruits, fruits, boissons aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées, farine, ail, gingembre, gluten, herbes, crème glacée, cornets de crème glacée, jus, nommément jus de fruits et jus de légumes, ketchup, nouilles, farine d’avoine, avoine, rondelles d’oignon, crêpes, mélanges à crêpes, relish de cornichons, tartes, pâtes alimentaires, mets à base de pâtes alimentaires, crèmes‑desserts, raisins secs, riz, boissons à base de soja, saké, sel, sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires et sauce pour haricots, graines, huile à salades, poissons et fruits de mer, algues, crustacés, goûters, nommément à base de riz, de blé, d’algues et de poissons et fruits de mer, sodas, huile de soja, fèves soja, épices et assaisonnements, sucre, sushi, sirops, nommément sirop à crêpes, thé, tofu, légumes, huiles végétales, vinaigre, gaufrettes, gaufres, eaux, blé, raviolis chinois et pâte à raviolis chinois, levure, yogourts.
[12] La demande d’enregistrement de ce qui est par la suite devenu la marque de commerce de Walong a initialement été produite par TAWA SUPERMARKET, INC. le 29 juin 1998. La date alléguée de premier emploi de la marque par TAWA en liaison avec des marchandises désignées comme étant des « viandes et aliments transformés; aliments de base » était le mois de janvier 1995.
[13] La demande de TAWA a par la suite été modifiée en vue de s’appliquer aux marchandises susmentionnées. Rien n’indique dans le dossier que la marque de TAWA a été employée au Canada en liaison avec l’une quelconque des marchandises en question avant le mois de janvier 1995.
[14] Il ressort du dossier que, dans une lettre datée du 15 décembre 1998, le Bureau des marques de commerce a invoqué la marque de commerce KIMBO de Cafe’ Do Brasil à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque KIMBO qu’avait présentée TAWA. Le registraire était d’avis que la marque de commerce de TAWA n’était pas enregistrable parce qu’elle créait de la confusion avec la marque de Cafe’ Do Brasil.
[15] Les agents de TAWA ont ensuite présenté une demande pour qu’un avis soit donné en vertu de l’article 45 le 28 avril 1999. En conséquence, le registraire des marques de commerce a engagé une procédure de radiation qui a entraîné la radiation de la marque KIMBO de Cafe’ Do Brasil. La demande de TAWA a ensuite donné lieu à l’enregistrement le 28 novembre 2000. TAWA a cédé son droit sur la marque KIMBO à Walong en janvier 2002.
[16] Le dossier indique que le Bureau des marques de commerce a donné un avis des procédures fondées sur l’article 45 à Cafe’ Do Brasil et à ses agents italiens, mais d’après la preuve que Cafe’ Do Brasil a soumise à la Cour, la société n’a reçu aucun avis de ce genre et elle ignorait que des procédures de radiation avaient été engagées. Par conséquent, Cafe’ Do Brasil n’a fourni aucune preuve au registraire au sujet de son emploi de la marque KIMBO au Canada en liaison avec les marchandises mentionnées dans l’enregistrement.
[17] Par la présente demande, Cafe’ Do Brasil sollicite une ordonnance radiant l’inscription au registre des marques de commerce de l’enregistrement LMC537914 pour la marque de commerce « KIMBO » et dessin. Cafe’ Do Brasil demande également que la décision de la Cour soit transmise au registraire des marques de commerce afin que les inscriptions appropriées puissent être faites au registre.
[18] Walong n’a pas déposé de documents en réponse à la demande de Cafe’ Do Brasil, et elle n’a pas non plus comparu à l’audience.
Questions en litige
[19] La demande de Cafe’ Do Brasil soulève les questions suivantes :
1. Cafe’ Do Brasil a‑t‑elle le droit de présenter la demande dont il est question en l’espèce?
2. Dans l’affirmative, TAWA avait‑elle le droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce KIMBO et dessin au Canada, compte tenu des dispositions du paragraphe 18(1), de l’article 17 et de l’alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce?
3. La marque de commerce de Walong est‑elle distinctive, compte tenu des dispositions de l’alinéa 18(1)b) et de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce?
Analyse
[20] Il convient en premier lieu de déterminer si Cafe’ Do Brasil a le droit de présenter la demande en cause.
[21] La demande est présentée conformément aux dispositions des articles 57 et 58 de la Loi sur les marques de commerce, qui prévoient ce qui suit :
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57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. (2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.
58. Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi. |
57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark. (2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.
58. An application under section 57 shall be made either by the filing of an originating notice of motion, by counter-claim in an action for the infringement of the trade-mark, or by statement of claim in an action claiming additional relief under this Act.
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[22] Il est clair que Cafe’ Do Brasil est une « personne intéressée » au sens du paragraphe 57(1), puisque la marque de commerce KIMBO de Walong a été invoquée par le Bureau des marques de commerce à l’encontre de la demande pendante de Cafe’ Do Brasil. En outre, Cafe’ Do Brasil est propriétaire de plusieurs enregistrements étrangers et de deux enregistrements internationaux pour la marque de commerce KIMBO telle qu’elle s’applique à du café. À mon avis, cela suffit pour que Cafe’ Do Brasil soit une « personne intéressée » au sens de la Loi sur les marques de commerce.
[23] Il s’agit ensuite de déterminer si Cafe’ Do Brasil avait reçu un avis formel des procédures de radiation, de sorte qu’elle serait empêchée de présenter la demande en cause par suite de l’application du paragraphe 57(2) de la Loi sur les marques de commerce.
[24] J’ai minutieusement examiné tous les éléments de preuve et je suis convaincue que, sans qu’il y ait eu faute de la part du registraire des marques de commerce, Cafe’ Do Brasil n’a pas reçu d’avis formel des procédures de radiation avant le mois de mai 2004.
[25] La preuve de Cafe’ Do Brasil, quant au fait qu’elle n’était pas au courant des procédures, n’est absolument pas contestée; de plus, la preuve soumise à la Cour montre clairement l’emploi sans interruption de la marque KIMBO au Canada par Cafe’ Do Brasil au cours des trois ans précédant la date de l’avis prévu à l’article 45. Cette preuve aurait probablement été facilement disponible pour Cafe’ Do Brasil lorsque les procédures de radiation ont été entamées. Étant donné son intérêt continu dans la marque, il n’est tout simplement pas logique de croire que Cafe’ Do Brasil aurait permis que sa marque soit radiée si elle avait été au courant des procédures de radiation.
[26] Ayant conclu que Cafe’ Do Brasil est effectivement une personne intéressée et qu’elle n’a pas reçu d’avis formel des procédures de radiation, je suis convaincue que la Cour est à juste titre saisie de la demande.
[27] Avant d’examiner le bien‑fondé de la demande de Cafe’ Do Brasil, il convient de souligner qu’étant donné que la présente demande ne sollicite pas le contrôle judiciaire de la décision du registraire de radier la marque KIMBO de Cafe’ Do Brasil ni de la décision de permettre l’enregistrement de la marque de commerce de Walong, la question de la norme de contrôle ne se pose pas en l’espèce.
[28] La question qui se pose donc ensuite est celle de savoir si TAWA avait le droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce KIMBO et dessin au Canada, compte tenu des dispositions du paragraphe 18(1), de l’article 17 et de l’alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce.
[29] J’examinerai d’abord la question du droit de TAWA à l’enregistrement, compte tenu des dispositions de l’alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, lequel prévoit ce qui suit :
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16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion : a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; |
16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
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[30] Cafe’ Do Brasil soutient que TAWA n’avait pas le droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce KIMBO et dessin au Canada parce qu’au mois de janvier 1995, c’est‑à‑dire à la date alléguée du premier emploi par TAWA, la marque KIMBO de TAWA créait de la confusion avec au moins l’une des marques de commerce KIMBO de Cafe’ Do Brasil. Ces marques avaient antérieurement été employées au Canada par Cafe’ Do Brasil en liaison avec ses produits du café, au moins dès 1992.
[31] Le critère applicable à la question de la confusion est celui de la « première impression et du vague souvenir » : Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51. Lorsqu’elle applique ce critère, la question que la Cour doit trancher est celle de savoir si les consommateurs croiraient que les marchandises ou services en question provenaient d’une source commune.
[32] Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y a eu effectivement confusion. Il suffit de démontrer qu’il y a un risque de confusion.
[33] Le paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’en décidant si des marques de commerce créent de la confusion, la Cour tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en question et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[34] En ce qui concerne tout d’abord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en question, le mot « KIMBO », employé en liaison avec des produits alimentaires et, notamment, des produits du café, n’a pas de connotation descriptive ou ne suggère rien qui soit reconnaissable. Je suis donc convaincue que le mot KIMBO a dans une certaine mesure un caractère distinctif inhérent. Le dessin KIMBO de Walong a également un certain caractère distinctif, compte tenu de l’élément du dessin et des caractères chinois faisant partie de la marque.
[35] La Cour a été saisie de nombreux éléments de preuve au sujet de la mesure dans laquelle les marques KIMBO de Cafe’ Do Brasil sont devenues connues au Canada depuis au moins 1996 grâce à la vente, à la publicité et à la commercialisation au Canada de produits sur lesquels la marque KIMBO de Cafe’ Do Brasil est apposée. La couleur de l’emballage des produits du café KIMBO de Cafe’ Do Brasil et le dessin y figurant ont quelque peu changé, mais la marque KIMBO y a toujours été apposée bien en évidence.
[36] Par contre, il n’y a aucun élément de preuve au sujet de la mesure dans laquelle la marque de Walong est devenue connue. Ce facteur milite donc clairement en faveur de Cafe’ Do Brasil.
[37] De même, il ressort clairement de la preuve que l’emploi par Cafe’ Do Brasil de sa marque KIMBO a précédé celui de TAWA ou de Walong d’au moins trois ans, ce qui milite encore une fois en faveur de Cafe’ Do Brasil.
[38] Cafe’ Do Brasil vend des produits du café. Ces marchandises semblent identiques au « café » inclus dans l’enregistrement de la marque de Walong. En outre, plusieurs autres types d’aliments transformés visés par la marque de Walong étaient également visés par les marques de Cafe’ Do Brasil. Mentionnons, entre autres, du thé, du riz, du vinaigre, du sucre, du sel et de la farine.
[39] Aucun élément de preuve n’a été produit par Walong au sujet des réseaux de distribution de ses marchandises. Toutefois, il incombe à Cafe’ Do Brasil d’établir la confusion et, par conséquent, même si rien ne permet de conclure que ce facteur milite en faveur de Walong, on ne saurait dire non plus qu’il milite en faveur de Cafe’ Do Brasil.
[40] Enfin, les marques KIMBO qui sont en cause en l’espèce se ressemblent énormément, étant donné le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[41] Compte tenu de tous ces facteurs, je suis convaincue qu’au moment du premier emploi allégué par TAWA de sa marque KIMBO en janvier 1995, il existait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de Walong et la marque de commerce KIMBO de Cafe’ Do Brasil, employée en liaison avec des produits alimentaires et, notamment, des produits du café. Par conséquent, TAWA n’avait pas le droit d’obtenir l’enregistrement de sa marque et la marque est invalide.
[42] Étant donné que j’ai conclu que TAWA ne pouvait pas obtenir l’enregistrement de sa marque KIMBO par suite de l’application de l’alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, il est inutile d’examiner l’applicabilité des autres dispositions de la Loi sur les marques de commerce que Cafe’ Do Brasil a invoquées.
Conclusion
[43] Pour ces motifs, la demande de Cafe’ Do Brasil est accueillie avec dépens. Une ordonnance sera rendue afin que l’enregistrement au Canada de la marque de commerce KIMBO et dessin portant le numéro LMC537914 soit radié au registre des marques de commerce.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est accueillie avec dépens. L’enregistrement au Canada de la marque de commerce KIMBO et dessin portant le numéro LMC537914 est radié au registre des marques de commerce.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : CAFE’ DO BRASIL S.p.A.
c.
WALONG MARKETING INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 JUIN 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 5 SEPTEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
|
Gary Partington |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Personne n’a comparu
|
POUR LA DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Gary Partington Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE
|