Date : 20000125
Dossier : T-1037-99
ENTRE:
A. LASSONDE INC.
Appelant
- et -
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Intimé
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"un appel de la décision du Registraire des marques de commerce datée du 12 mai 1999, refusant l"enregistrement de la marque BANANORANGE en vertu de l"alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce , puisqu"elle est descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée.
LES FAITS
[2] Le 7 février 1997, l"appelant déposa auprès du Registraire une demande d"enregistrement pour la marque de commerce BANANORANGE sur la base d"un usage au Canada depuis le 13 juin 1998 en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes: jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés.
[3] Le 28 mai 1997, le Registraire refusa la demande alléguant que:
| La marque enfreint les dispositions de l"article 12(1)(b) puisqu"elle est considérée comme une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des marchandises en liaison avec les quel(les) elle est employée puisque la marque étant l"équivalent phonétique de banane orange décrit clairement que les boissons sont au goût de banane et orange.1 |
[4] Plusieurs échanges eurent lieu entre les agents de l"appelant et le Registraire et le Registraire rendit sa décision finale le 12 mai 1999, conformément à l"alinéa 37(1)b) de la Loi, déclarant la marque non enregistrable.
DÉCISION DU REGISTRAIRE
[5] Le Registraire se basant sur les arrêts Thorold Concrete Products Ltd. c. Registrar of Trade Marks2 et Kirstein Sons & Co c. Cohen Bros., Limited,3 maintient que l"alinéa 12(1)b) prévoit qu"une marque de commerce n"est pas enregistrable si celle-ci sous forme sonore, donne une description claire de la nature des marchandises.
[6] Le Registraire précise:
| Après avoir étudié avec soin toutes les observations apportées par le requérant afin d"écarter l"objection soulevée en vertu des dispositions de l"alinéa 12(1)b), je ne peux que conclure que la marque, sous forme sonore, lorsqu"employée avec les marchandises décrit clairement, à titre de première impression à l"acheteur éventuel, que les jus et boissons du requérant sont à la saveur de bananes et oranges.4 |
[7] Bien que l"appelant ait manifesté l"intention de se désister du droit à l"usage exclusif des mots "banane et orange" en dehors de la marque de commerce, le Registraire a considéré qu"il n"était pas possible de ce faire, conformément à l"article 35 de la Loi, puisque les mots "banane et orange" ne consistent pas en des parties de la marque pour laquelle l"enregistrement est demandé.
[8] Le Registraire a conclu que la marque n"était pas enregistrable eu égard aux dispositions de l"alinéa 12(1)b). Il rejeta alors la demande en vertu de l"alinéa 37(1)b) de la Loi.
PRÉTENTIONS DE L"APPELANT
[9] L"appelant soumet que la marque ne constitue pas une description claire ou fausse et trompeuse de la nature des marchandises en liaison avec lesquelles elle est utilisée. La première impression donnée par la marque est qu"il s"agit d"un mot inventé et fantaisiste.
[10] L"appelant fait valoir que bien que la marque puisse être considérée comme résultant de la combinaison de deux mots définis dans le dictionnaire, il n"en demeure pas moins que l"idée de combiner en un seul mot les mots "banane" et "orange" est originale.
[11] L"appelant soutient que l"alinéa 12(1)b) n"interdit pas l"enregistrement d"une marque constituée de la combinaison de mots français et/ou anglais par ailleurs individuellement descriptifs de la nature des marchandises en liaison avec lesquelles la marque est utilisée. Une marque résultant d"une combinaison de mots descriptifs peut néanmoins être enregistrée lorsque la marque résultante est apte à distinguer la source des marchandises et/ou services en liaison avec lesquels elle est utilisée.
[12] L"appelant réfère la Cour à l"arrêt Pizza Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)5 où la Cour fédérale a conclu que cette marque était enregistrable et non descriptive.
[13] L"appelant prétend que la marque pourrait suggérer l"idée fantaisiste d"une banane de couleur orange ou dans l"esprit du consommateur de langue anglaise une gamme de jus s"entendant de "banano...range". Ainsi, la marque ne peut être considérée comme étant clairement descriptive.
[14] L"appelant soumet que la marque BANANORANGE est suggestive de la nature des marchandises en liaison avec lesquels elle est utilisée. La marque ne se rattache pas à des bananes et des oranges mais plutôt à des jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés.
[15] L"appelant prétend que non seulement la marque ne doit pas être disséquée mais, qui plus est, s"il fallait retenir l"approche du Registraire, il faudrait alors considérer que le consommateur désignerait le type de marchandises offertes en liaison avec la marque de l"appelant comme des jus au goût de "banane orange" alors qu"une telle syntaxe est inacceptable tant en français qu"en anglais.
[16] L"appelant soutient également que la combinaison des deux mots "banane orange" en fait une marque distinctive et que le Registraire, pour être consistant avec ses arguments, aurait dû permettre à l"appelant de bénéficier de l"article 35 de la Loi. Le Registraire a erré en droit et en faits en ne permettant pas le désistement des mots "banane" et "orange" en dehors de la marque de commerce.
[17] L"appelant a soumis une volumineuse jurisprudence à l"appui de ses prétentions.
PRÉTENTIONS DE L"INTIMÉ
[18] L"intimé soumet que la marque BANANORANGE est clairement descriptive de la nature des marchandises avec lesquelles elle est utilisée et, à ce titre, ne peut être enregistrée tel que le prévoit l"article 12(1)b) de la Loi.
[19] L"intimé soumet que le terme BANANORANGE réfère aux deux fruits qui composent le jus en question. De plus, il faut étudier la marque BANANORANGE en relation avec les marchandises avec lesquelles elle est employée. Or, l"équation du jus et de BANANORANGE est parfaite. La marque ne laisse place à aucune autre signification ou interprétation.
[20] L"intimé prétend que le consommateur qui entend ou même voit la marque de commerce BANANORANGE ne peut qu"en venir à une seule conclusion, soit qu"il s"agit d"un mélange de fruits constitué de bananes et d"oranges. Il est déraisonnable et irréaliste de penser qu"un consommateur puisse croire qu"il s"agisse d"une banane de couleur orange. La banane est de couleur jaune, ce fait est de notoriété publique.
[21] L"intimé prétend également que la marque BANANORANGE est l"équivalent phonétique de banane orange. Même si le "e" à la fin du BANAN(e)ORANGE est absent dans la marque, lorsqu"on prononce BANANORAGE, on entend bien les termes "banane" et "orange". Le simple fait que le mot BANANORANGE soit écrit différemment ne le rend pas moins descriptif.
[22] En ce qui a trait au désistement réclamé quant à l"exclusivité des mots "banane" et "orange", l"intimé est d"avis qu"il n"est pas possible de l"octroyer compte tenu du fait que la marque BANANORANGE dans son entier n"est pas enregistrable. Or, l"article 3 prévoit qu"on ne peut se désister d"une partie de la marque qui n"est pas indépendamment enregistrable.
[23] L"intimé a de son côté soumis également une volumineuse jurisprudence.
QUESTIONS EN LITIGE
| - Le Registraire a-t-il erré en faits et en droit en décidant de ne pas approuver la marque de commerce BANANORANGE pour le motif que cette marque est clairement descriptive des jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés faisant l"objet de la demande d"enregisrement 836143 pour la marque BANANORANGE? |
| - Le Registraire a-t-il erré en faits et en droit en appliquant, tel qu"il l"a fait, la théorie de l"équivalent phonétique? |
| - Le Registraire a-t-il erré en faits et en droit en ne permettant pas à l"appelant de jouir du bénéfice de l"article 35 de la Loi, soit de lui permettre ainsi d"enregistrer une marque de commerce composée de mots faisant l"objet d"un désistement? |
ANALYSE
| 1. Le Registraire a-t-il erré en faits et en droit en décidant de ne pas approuver la marque de commerce BANANORANGE pour le motif que cette marque est clairement descriptive des jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés faisant l"objet de la demande d"enregisrement 836143 pour la marque BANANORANGE? |
[24] D"entrée de jeu, je suis d"accord avec le procureur de l"intimé à l"effet que pour être renversée, la décision du Registraire doit être entachée d"une erreur de droit sérieuse.
[25] Concernant le bien fondé de l"intervention de la Cour, les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises.
[26] Dans l"arrêt Benson & Hedges c. St-Regis Tobacco6, la Cour suprême indiqua:
| In my view the Registrar"s decision on the question of whether or not a trade is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly. |
[27] Dans l"affaire IVG Rubber Canada c. Goodall Rubber Co ,7 la Cour fédérale indiqua que le fardeau de la preuve appartient à l"appelante:
| ...on ne saurait sans motifs sérieux toucher aux décisions rendues par un expert tel que le registraire des marques de commerce. L"appelante a une lourde charge. Elle doit établir que la décision du registraire est tellement erronée qu"une intervention de la présente Cour s"impose. |
[28] Dans l"arrêt Imperial Tobacco c. Rothmans Benson & Hedges8, l"honorable juge McGillis mentionne:
| Although the decision of the Registrar is entitled to be given great weight and not set aside lightly unless he has made an error, the judge hearing the appeal must determine the issue having regard to all of the relevant circumstances: see Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp., supra; Calumet Manufacturing Ltd. v. Mennen Canada Inc. (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 at p. 84, 50 F.T.R. 197 (F.C.T.D.). However, the burden on the appellant is not an easy one and the court must not substitute its own opinion for that of the Registrar. |
[29] L"alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce prévoit:
| 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants_: b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; |
12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not (b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin; |
[30] Toujours dans l"arrêt Imperial Tobacco9, l"honorable juge McGillis ajoute:
| The test for determining whether a trade mark infringes s. 12(1)(b) of the Act is one of first or immediate impression from the perspective of the everyday consumer of or dealer in the wares. The determination must not be based on research into or critical analysis of the meaning of the words: see Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (F.C.T.D.) at p. 27, and Oshawa GroupLtd. V. Registrar of Trade Marks (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 at p. 148, [1981] 2 F.C. 18 (F.C.T.D.). In interpreting s. 12(1)(b) of the Act, the word "clearly" is not synonymous with "accurately", but rather means easy to understand, self-evident or plain. |
[31] Dans l"arrêt Café suprême F et P Ltée v. Registrar of Trade Marks10, le juge Dubé mentionne:
| À savoir si la marque "Café Suprême" constitue une description claire de la nature des services fournis, il faut retenir que l"adjectif "clair" n"est pas ici synonyme d"exact mais plutôt d"évident, de facile à comprendre. Le mot "nature" signifie ici le trait caractéristique ou particulier du produit ou des services. |
[32] La Cour fédérale souligne dans l"arrêt Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)11:
| L"appelant affirme que SUPERWASH ne constitue ni une description claire ni une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des articles de laine; elle évoque vaguement, tout au plus, certaines caractéristiques de lavabilité. Je ne suis pas d"accord sur ce point. Le mot est une expression forgée. Il ne figure dans aucun dictionnaire, bien que ce ne soit pas le cas de ses deux composantes évidentes "super" et "wash". Le fait qu"il ne figure pas dans les dictionnaires ne le soustrait pas, à mon avis, à l"application de l"alinéa 12(1)b). |
[33] Dans l"arrêt GWG Ltd c. The Registrar of Trade Marks ,12 la Cour analysa la marque "Kidfitter" en association avec des vêtements. Elle note:
| Ce mot inconnu ne figure pas au dictionnaire et n"a pas non plus d"acception dans la langue parlée. Si les composantes de ce mot figurent au dictionnaire, il est alors possible d"utiliser des dictionnaires pour dégager le sens de ces composantes et, si cela est possible, pour déterminer le sens de leur combinaison. |
| Pour constituer une description de la nature ou de la qualité des marchandises ou services (le cas échéant), le mot composé utilisé à titre de marque de commerce doit avoir un sens qui ressort clairement de la combinaison utilisée et qui peut être déterminé à partir du sens de ses composantes. |
[34] Le juge Cattanach dans l"arrêt The Molson Companies Limited c. Carling O"Keefe Breweries of Canada Limited -- Les Brasseries Carling O"Keefe du Canada Limitée et Le registraire des marques de commerce,13 souligne:
| Je conviens que la décision concluant au caractère de description claire d"une marque de commerce est une décision fondée sur la première impression, ce qui ne constitue pas une méthode propre à permettre l"analyse critique des mots composant la marque, mais plutôt à faire ressortir l"impression immédiate produite par cette marque à propos du produit. Il ne faut pas considérer la marque isolément, mais à la lumière du produit dont s"agit. [...] Je conviens également que la décision doit être fondée sur la première impression et non sur une recherche du sens des mots. À mon avis, cette recherche du sens de mots doit se limiter au domaine philologique et étymologique. Cette limitation n"exclut pas le recours aux dictionnaires qui donnent l"acceptation courante d"un mot donné, à considérer à la lumière du sujet ou contexte dans lequel il est employé. |
[35] En l"espèce, le mot BANANORANGE n"existe pas comme tel dans le dictionnaire. Cependant, il est clair qu"il s"agit d"une combinaison de deux mots "banane" et "orange". Le dictionnaire Le Petit Robert définit une banane comme étant un fruit oblong, à pulpe farineuse, à épaisse peau jaune, que produit la grappe de fleurs du bananier, l"orange comme étant un fruit comestible de l"oranger, d"un jaune tirant sur le rouge.
[36] Je me dois de rejeter à ce stade-ci les prétentions de l"appelant à l"effet que le dictionnaire donne également comme définition sous le mot banane, par analogie, une médaille militaire ou encore un hélicoptère à deux rotors; le moins qu"on puisse dire, c"est que l"appelant ne m"a pas convaincu qu"un individu en entendant le mot BANANORANGE puisse penser, ne serait-ce qu"un instant, à des médailles militaires ou encore à un hélicoptère.
[37] L"acheteur éventuel en entendant ou en voyant la marque BANANORANGE aurait plutôt l"impression qu"il s"agit d"un mélange de bananes et d"oranges. À mon avis, la marque se rapporte à la composition du produit, à la nature intrinsèque du produit. Elle est donc descriptive et donc non enregistrable en vertu de l"alinéa 12(1)b) de la Loi.
[38] On peut distinguer l"arrêt Pizza Pizza , auquel on a fait référence, en adoptant l"approche de la Cour dans W.R. Grace & Co. v. Union Carbide Corp. (F.C.A.)14, où la Cour d"appel fédérale a indiqué:
| ...it seems to me, particularly because while they may utilize words individually descriptive, combined they involve what may be termed coined phrases in contradistinction to the trade mark here in issue which at all levels was found to be a term descriptive not only in the individual words making up the term but, as well, in combination. |
| 2. Le Registraire a-t-il erré en faits et en droit en appliquant, tel qu"il l"a fait, la théorie de l"équivalent phonétique? |
[39] L"alinéa 12(1)b) interdit l"enregistrement de marque descriptive de la nature des marchandises, qu"elle soit sous forme graphique, écrite ou "sonore". Le Registraire n"a pas erré en appliquant la théorie de l"équivalent phonétique puisque la loi le prévoit expressément. (Mon souligné)
[40] Je dois donc rejeter également cet argument avancé par l"appelant.
| 3. Le Registraire a-t-il erré en faits et en droit en ne permettant pas à l"appelant de jouir du bénéfice de l"article 35 de la Loi, permettant ainsi à l"appelant d"enregistrer une marque de commerce composée de mots faisant l"objet d"un désistement. |
[41] L"article 35 se lit comme suit:
| 35. Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant. |
35. The Registrar may require an applicant for registration of a trade-mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not independently registrable, but the disclaimer does not prejudice or affect the applicant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does the disclaimer prejudice or affect the applicant's right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant's wares or services. |
[42] L"intimé a souligné très justement que même dans un cas de désistement sur l"une ou l"autre des parties d"une marque de commerce, cela n"implique pas que l"enregistrement se fasse automatiquement. À cet effet, l"intimé nous référait à la partie IV.9.4 du Manuel d"examen des marques de commerce. Le Manuel précise:
| IV.9.4 Marques non enregistrables même avec un désistement |
| Il existe un certain nombre de cas où une marque de commerce, vue dans son ensemble, n"est pas enregistrable, même si une ou toutes les parties de la marque faisant l"objet de la demande ont donné lieu à un désistement. Il y a lieu de consulter ci-dessous les paragraphes de la présente section. |
[43] À cet effet, voyons ce que dit le juge Dubé dans le dossier Café Suprême15, à la page 2:
| Au départ, il faut souligner que même si l"appelante s"est désistée du droit à l"usage exclusif du mot "Café" ou du mot [page 531] "Suprême" en dehors de la marque de commerce, c"est la marque de commerce en entier qui doit être considérée. Le mot "Suprême" fait encore partie intégrante et constitue la caractéristique principale de la marque de commerce demandée par l"intimé, malgré son désistement. |
[44] Malgré les efforts louables du procureur de l"appelant dans ce dossier et même son désir exprimé de se désister, soit du droit à l"usage exclusif du mot "banane" et du mot "orange" en dehors de la marque de commerce, ou encore de son désistement quant au droit à l"usage exclusif de l"équivalent phonétique des mots "banane" et "orange" en dehors de la marque de commerce, j"en arrive à la conclusion que l"article 35 prévoit le désistement d"une partie de la marque qui n"est pas enregistrable; cependant dans l"instance, c"est bien toute la marque de commerce qui n"est pas enregistrable puisqu"elle est descriptive.
[45] L"appelant ne m"a pas convaincu que le Registraire avait erré en refusant l"application de l"article 35.
[46] En conclusion, l"appelant ne m"a pas convaincu que le Registraire a commis une erreur dans l"analyse de sa demande et que je dois intervenir dans le présent dossier.
[47] La présente demande est donc rejetée.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 25 janvier 2000
__________________1 Dossier de l"appelant page 031.