Date : 20020821
Dossier : T-2792-96
Référence neutre : 2002 CFPI 895
ENTRE :
MERCK & CO., INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
SYNGENTA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La Cour est saisie, cette fois-ci, d'une requête fort volumineuse de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (Apotex) en vue de faire trancher une quantité considérable de questions par suite de l'interrogatoire au préalable d'un représentant de la demanderesse Merck & Co., Inc. (Merck) et d'un représentant de la demanderesse Merck Frosst Canada & Co. (Merck Frosst). De fait, lors du dépôt du dossier de requête d'Apotex, ce dernier révélait que près de 800 questions et 133 engagements demeuraient en litige entre les parties.
[2] Vu le nombre important de questions en suspens (deux jours furent réservés pour l'audition de cette requête), les parties ont entrepris de présenter ces questions à la Cour sous le couvert de quelque 26 catégories. Il est plus qu'évident que cette catégorisation s'imposait et tous ont convenu que l'adjudication des questions en litige ne pouvait raisonnablement s'opérer qu'au niveau des diverses catégories soumises.
[3] En d'autres termes, les questions individuelles sous chaque catégorie ne devront pas être regardées nommément. Il faut savoir que 7 catégories sur 26 présentaient au départ plus de 50 questions chacune et que sur ces 7 catégories, une d'elles, soit la catégorie 13, regroupait quelque 168 questions. Bien que les parties réussirent à diminuer avant l'audition le nombre de questions en litige (l'annexe C d'Apotex et l'annexe 2 de Merck étant, entre autres, hors litige), le nombre de questions sous les catégories demeura très important.
[4] Tel qu'il appert de plusieurs décisions déjà rendues dans ce dossier à l'égard duquel la déclaration d'action remonte au 19 décembre 1996, la cause d'action implique des allégations de contrefaçon et d'invalidité d'un brevet portant sur le médicament lisinopril, soit le brevet numéro 1,275,350 (le brevet 350 ou le brevet en litige). Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension en limitant, si la Cour comprend bien, l'action d'enzymes dans l'organisme humain.
[5] Dix-sept (soit celles de l'annexe A) des 26 catégories de questions que soumet Apotex pour adjudication furent posées dans le cadre de l'interrogatoire au préalable du représentant de la demanderesse Merck qui fut également interrogé alors à titre d'un des inventeurs de l'invention visée par le brevet en litige. Il s'agit en l'occurrence du Dr Matthew Wyvratt. Les inventeurs dudit brevet seraient au nombre de quatre et un autre inventeur, soit le Dr Arthur Patchett, fut également interrogé au préalable par Apotex. Neuf catégories de questions (soit celles de l'annexe B) furent soulevées lors de l'interrogatoire d'un représentant de Merck Frosst, le Dr Philippe Hébert.
[6] Le dilemme principal qui se pose à la Cour dans le cadre de la présente requête est de savoir si la Cour doit suivre l'approche prônée par Apotex et permettre essentiellement donc toute question pertinente qui ressort des allégués non admis des procédures, de façon plus précise ici les questions basées sur le paragraphe 19 de la défense et demande reconventionnelle d'Apotex (la défense), ou si la Cour doit voir ici l'occasion de restreindre l'étendue de l'interrogatoire qu'Apotex tient de manière à faire progresser le présent dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles). Le paragraphe 19 de la défense d'Apotex regroupe des attaques en invalidité du brevet que l'on peut, à l'instar de Merck, regrouper comme suit :
(a) Is the invention applied for in divisional patent application No. 607,198 a patentable invention distinct from the '340 Original Application filed in Canada, i.e. is it a proper divisional application, and is it still patentable over the prior art before November 19, 1987?
· Defence and Counterclaim, sub-paragraphs 19(a) and 19(b)
(b) Do the '340 Original Application and patent application No. 607,198 and the '350 Patent correctly and fully describe the invention, as well as its operation and use, as applied for and claimed therein?
· Defence and Counterclaim, sub-paragraph 19(m)
(c) Numerous compounds within the '350 Patent cannot be made.
· Defence and Counterclaim, sub-paragraph 19(g)
(d) Numerous compounds within the '350 Patent do not possess the anti-hypertensive utility promised or such compounds are not effective as ACE inhibitors.
· Defence and Counterclaim, sub-paragraphs 19(g) and (j)
(e) Claims for pharmaceutical compositions are too broad, contain inoperable elements, lack utility or comprise material deficiencies, contrary to section 34 of the Patent Act.
· Defence and Counterclaim, sub-paragraphs 19(f), (k), (l) and (m)
(f) The inventors did not have a sound basis to predict the utility of the class of compounds claimed.
· Defence and Counterclaim, sub-paragraph 19(f)
(g) The invention in the '350 Patent would be obvious in the light of the knowledge of a person skilled in the art.
· Defence and Counterclaim, sub-paragraph 19(n)
(h) The prosecution of the '340 Original Application and of the divisional applications was conducted in such a way as to wilfully delay the issuance of the '350 Patent.
· Defence and Counterclaim, sub-paragraph 19(i)
(i) The four co-inventors are not the actual inventors and/or the contribution of co-inventors was intentionally ignored;
· Defence and Counterclaim, sub-paragraph 19(j)
(j) Contrary to section 53 of the Patent Act, the teachings of the '350 Patent contain less than is necessary for utilizing the compounds as medicines.
· Defence and Counterclaim, sub-paragraph 19(o)
[7] Suivant Apotex, vu les divers alinéas du paragraphe 19 de sa défense, Merck ou même la Cour ne peuvent tenter de restreindre l'interrogatoire au préalable du représentant de Merck en deça des questions que pourrait soutenir l'un ou l'autre alinéa du paragraphe 19 de la défense d'Apotex. Selon Apotex, le libellé de son paragraphe 19 est là, bel et bien présent, et Apotex a alors droit à son plein interrogatoire au préalable de Merck et de Merck Frosst. Bien sûr, sans qu'il soit besoin ici de la citer, il est possible de regrouper une jurisprudence traditionnelle importante au soutien du point de vue d'Apotex.
[8] Toutefois, cette approche théorique des choses rencontre une réalité pratique que la Cour peut vouloir faire évoluer dans le cadre de la règle 3 et de ses pouvoirs en matière de gestion de l'instance. (Le présent dossier est en gestion spéciale depuis le 13 mai 1999.)
[9] Tel que mentionné précédemment, l'action dans le présent dossier remonte à décembre 1996. Depuis lors, le libellé des divers actes de procédures des parties ont fait l'objet de multiples amendements obtenus au terme de requêtes âprement débattues au niveau des protonotaires et même en appel.
[10] Il peut difficilement être nié que l'attaque en invalidité du brevet que fait valoir Apotex fauche très large de par ses motifs d'attaque.
[11] De fait, tel qu'abordé plus avant, Apotex allègue, entre autres aux paragraphes 19(a) à (a.2), que la demande numéro 607,198 ayant entraîné l'émission du brevet en litige n'est pas au sens du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4, une demande complémentaire valable de la demande principale numéro 341,340 puisque l'invention de la demande 198 serait la même que celle que contenait la demande 340. Dans cette même veine, l'invention qui se voudrait en tout temps et depuis l'époque de la demande 340 la même et unique invention - c'est là la thèse de l'invention unique (the one invention) - serait affublée d'une série de déficiences qui seraient de nature à rendre le brevet en litige invalide.
[12] Suivant Apotex, pour établir toutes ces distinctions, elle se doit de recevoir réponse à toutes ses questions propres à lui permettre de savoir ce qu'avaient fait et savaient les inventeurs au moment de la demande principale 340 de manière à pouvoir établir que la situation à l'époque de la demande 340, le 6 décembre 1979, soit la base de la pyramide suivant les termes d'Apotex à l'audition, est demeurée semblable au moment de la demande complémentaire 198 le 1er août 1989, époque vue ici comme la tête de la pyramide. Le brevet en litige a été émis le 16 octobre 1990.
[13] La demande complémentaire 198 n'est qu'une des quatre demandes complémentaires s'étant détachées ou originant de la demande principale 340. Suivant Apotex, la poursuite de la demande principale et des demandes complémentaires fut, de plus, étirée dans le temps par Merck de manière à conférer à ce brevet un avantage indu (voir paragraphe 19(i) et (i.1) de la défense).
[14] Pour établir l'ensemble de ses attaques en invalidité, il ressort qu'Apotex est largement tributaire des informations et documents que pourraient posséder Merck et Merck Frosst.
[15] Il n'est donc pas surprenant que l'interrogatoire au préalable du représentant de Merck ait duré jusqu'ici douze jours (celui de Merck Frosst ayant duré une journée). Treize jours pour la tenue en partie d'un interrogatoire au préalable m'apparaît, même si l'on se place dans le monde de la propriété intellectuelle pharmaceutique, un exercice considérable qui engendra sûrement des centaines et des centaines de questions, sinon plus. Le nombre de questions toujours sous objection ne peut s'expliquer autrement.
[16] Il ressort que les affidavits de documents produits jusqu'ici par Merck et l'interrogatoire qu'elle a subi jusqu'ici ont entraîné la production entre les mains d'Apotex de quelque 2 000 documents totalisant plus de 20 000 pages.
[17] Il apparaît relativement clair que si Apotex peut tester librement et sans ambages dans le cadre de l'interrogatoire au préalable de Merck et Merck Frosst l'ensemble de ses attaques telles que formulées au paragraphe 19 de sa défense, cet accès à la base de la pyramide à ce stade-ci du dossier ferait en sorte que l'interrogatoire discuté préalablement se poursuivrait pour encore un nombre certain de jours et entraînerait la production additionnelle, via une recherche énorme, de multiples autres documents. Assurément, le passé étant garant de l'avenir, cet exercice entraînerait d'autres requêtes pour faire trancher des objections suite aux questions qui découleraient des questions autorisées.
[18] Pour contrer tout cela, Merck et Merck Frosst demandent à la Cour de cautionner l'attitude qu'elles ont adoptée dans le cadre de l'interrogatoire au préalable conduit par Apotex, d'où leurs objections.
[19] Merck résume comme suit, aux paragraphes 18 et 19 de ses représentations écrites soumises à l'encontre de la requête d'Apotex son attitude ou approche face à l'exercice entrepris lors de l'interrogatoire de son représentant (Merck Frosst adopte la position de Merck pour l'ensemble de la requête à l'étude) :
18. In approaching its analysis, Merck has established 20 categories of issues to which the undertakings, advisements and refusals noted during the discovery examination relate. Merck considers that it is appropriate to answer questions falling within the following 9 categories. In fact, it had either given undertakings during discovery or later agreed to answer advisements coming within these following categories:
1) Compounds, including lisinopril, analogues and derivatives which come within the scope of Formula I in Claim 1 of the '350 Patent (Category 1 compounds), as well as compounds produced in rebuttal to paragraph 19(g) of the Defence and Counterclaim (Category 2 compounds) and compounds produced to show the history of the development leading to the issuance of the '350 Patent (Category 3 compounds);
2) processes to make Category 1, 2 and 3 compounds;
3) pharmaceutical activity of Category 1 and 2 compounds;
4) stereo-chemistry of Category 1 and 2 compounds;
5) formulation of Category 1 compounds;
6) questions pertaining to Merck's development of Category 1 and 3 compounds, from the period of March 1978 through to the '340 Original Application filing date of December 6, 1979;
7) Merck's development, making and testing of Category 1 and 2 compounds after December 6, 1979, which confirm the soundness of the prediction made in the '340 Original Application filed on that date and the soundness of the prediction in the '350 Patent;
8) requests pertaining to the production of documents underlying current productions or referred to therein and which pertain to Category 3 compounds; and
9) miscellaneous points, such as production of better copies, clarification of terms, verification of redactions, including making available redacted portions of documents for counsel's eyes only so that said counsel can appreciate that no relevant compounds or matters have been redacted.
19. On the other hand, Merck has refused to answer questions pertaining to the following matters, on the grounds that these questions are improper and irrelevant, as more fully discussed below:
a) Compounds, including enalapril, analaprilat, analogues and derivatives thereof, which are the subject matter of Canadian Patent No. 1,275,349 (Category 4 compounds). The enalapril patent was issued on the same day as the '350 Patent from another divisional patent application (No. 518,334) filed in 1986 from the same parent '340 Original Application;
b) combination products (diuretics, salts, etc.);
c) compounds within the '340 Original Application other than compounds comprised in Categories 1 and 4 above;
d) compounds that do not come with the '340 Original Application;
e) questions calling for expert evidence pertaining to prior art, common general knowledge and the like;
f) questions calling for expert evidence on technical or scientific matters such as chemical process, compound construction, stereo-chemistry and the like;
g) questions seeking to establish the "rationale" for the development, the characterization of the development work and results therefrom;
h) Merck developments, even those pertaining to ACE inhibitors, that took place prior to March 1978 and which do not relate to compounds coming with the broad Formula I of the '340 Original Application, such as lactams, phosphoryl and mercapto (Squibb) derivatives;
i) questions that, by their size and scope, are too broad, would require considerable time, effort and expense to answer, or that pertain to unspecified compounds;
j) questions calling for the interpretation of the Patent or of other documents;
[20] À l'audition, Merck a fait valoir que l'on pourrait ajouter à la liste de son paragraphe 19 trois paragraphes additionnels que l'on peut citer comme suit :
19. k) irrelevant questions;
l) questions that relate to U.S. and European patent law;
m) questions that relate to Merck's interpretation of provisions in the Patent Act or of legislative changes thereto.
[21] Somme toute, l'on voit du paragraphe 18 des représentations écrites de Merck que cette dernière suggère de concentrer le gros de l'information à fournir à l'égard des composés (compounds) se rattachant au brevet 350 et très peu d'information à l'égard de ce qui n'entre pas dans le brevet 350. Cette approche de Merck a pour résultat de nier dans une très grande mesure les questions sous objection de la requête à l'étude. C'est un peu l'approche de la pyramide inversée : beaucoup d'information relativement à la tête de la pyramide (ce qui entre dans le brevet 350) et peu d'information pour ce qui apparaît être la vaste base de la pyramide.
[22] Je suis prêt en les circonstances à cautionner et donc à adopter cette approche de Merck de façon à restreindre l'étendue de l'interrogatoire qu'Apotex tient de manière à faire progresser le présent dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3.
[23] Tel que mentionné précédemment, la présente instance est en gestion spéciale depuis le 13 mai 1999 et je suis, en compagnie de M. le juge Hugessen, responsable de la gestion dans la présente instance.
[24] Or, il semble bien que la Cour d'appel fédérale reconnaisse que le responsable de la gestion d'une instance jouit d'une discrétion assez vaste pour faire avancer un dossier puisque dans l'arrêt Sawridge Band v. Canada, [2001] F.C.J. No 1684, au paragraphe 11, elle adopte la position suivante exprimée par la Cour d'appel de l'Alberta :
We would take this opportunity to state the position of this Court on appeals from orders of case management judges. Case management judges must be given latitude to manage cases. This Court will interfere only in the clearest case of a misuse of judicial discretion. This approach was well stated by the Alberta Court of Appeal in Korte v. Deloitte, Haskins and Sells (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 56, at 58, and is applicable in these appeals. We adopt these words as our own.
[...] This is a very complicated lawsuit. It is the subject of case management and has been since 1993. The orders made here are discretionary. We have said before, and we repeat, that case management judges in those complex matters must be given some "elbow room" to resolve endless interlocutory matters and to move these cases on to trial. In some cases, the case management judge will have to be innovative to avoid having the case bog down in a morass of technical matters. Only in the clearest cases of misuse of judicial discretion will we interfere. [...]
(mes soulignements)
(Voir également la décision du juge Gibson dans Microfibres Inc. v. Annabel Canada Inc. et al., 2001 FCT 1336, décision du 5 décembre 2001.)
[25] En conséquence, à moins que j'intervienne en la présente ci-dessous à l'égard d'un groupe de questions se retrouvant sous une catégorie de l'annexe A ou B, ou sous une des sous-catégories telles qu'établies par Merck dans ses représentations écrites à partir des grandes catégories créées au départ par Apotex, la requête d'Apotex se trouvera rejetée avec dépens en fonction de l'approche exprimée par Merck aux paragraphes 18 et 19 de ses représentations écrites et dans ses représentations à l'égard des catégories ou sous-catégories de questions.
[26] Annexe A - Questions devant recevoir une réponse
Catégorie 1
· Cette catégorie se trouve réglée suivant l'entente entre les parties.
Catégorie 2
· Les documents complets des documents déjà produits par Merck doivent être produits (cela vise les 25 questions au haut de la page 18 des représentations écrites de Merck (ci-après page 18 de Merck)) ;
· la question page 1937, l. 8-22.
Catégorie 12
· Les questions sous cette catégorie qui ne tombent pas sous le coup de l'une des sous-catégories établies par Merck.
Catégorie 14
· Les questions sous cette catégorie, sauf celles listées au haut de la page 52 de Merck, puisque je considère qu'un inventeur peut répondre à ces questions.
Catégorie 17
· Les questions 1, 2, 4, 6, 7, 8, 16 et 17.
Annexe B - Questions devant recevoir une réponse
Catégorie 5
· La question sous cette catégorie.
Catégorie 6
· Les questions sous cette catégorie.
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec)
Le 21 août 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020821
Dossier : T-2792-96
Entre :
MERCK & CO. INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
SYNGENTA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-2792-96
MERCK & CO. INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
SYNGENTA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :19 et 20 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS 21 août 2002
ONT COMPARU:
| Me Judith Robinson Me Nelson Landry Me Frédérique Amrouni |
|
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. |
|
|
|
|
| Me Denise Lacombe |
|
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. |
|
|
|
|
| Me David Scrimger |
|
pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) |
|
|
|
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
| Ogilvy Renault Montréal (Québec) |
|
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. |
|
|
|
|
| Smart & Biggar Toronto (Ontario) |
|
pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. |
|
|
|
|
| Goodman, Phillips & Vineberg Toronto (Ontario) |
|
pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)
|