Date : 20000614
T-2007-96
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce
L.R.C. (1985), chapitre T-13
- et -
UNE INSTANCE INTRODUITE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
relativement aux marques de commerce BOMB POP,
no LMC 211 371, BOMB POP, JR.,
no LMC TMA 214 372, BOMBE POP,
no LMC 214 552 et BOMBE POP, JR.,
no LMC 214 285
E n t r e :
WELLS' DAIRY, INC.
appelante
- et -
U L CANADA INC.
intimée
MOTIFS ET DISPOSITIF DU JUGEMENT
LE JUGE HENEGHAN
[1] La Cour statue sur l'appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce (le registraire) dans le cadre d'une instance introduite en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée.
[2] La décision en question a été rendue par le l'agent d'audience principal D. Savard le 8 juillet 1996. Cette décision fait suite à une demande qui a été introduite par voie d'avis en vertu de l'article 45 de la Loi. L'article 45 de la Loi est ainsi libellé :
| 45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
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45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
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[3] Conformément à ces dispositions, le registraire a, le 15 décembre 1993, envoyé à U L Canada Inc. un avis enjoignant à cette dernière de démontrer si elle employait les marques de commerce suivantes :
Bomb Pop (no LMC 211 371)
Bomb Pop, Jr. (no LMC 214 372)
Bomb Pop (no LMC TMA 214 552)
Bombe Pop, Jr. (no LMC 214 285)
[4] À la suite de l'envoi de cet avis, pour éviter leur radiation, U L Canada Inc. devait démontrer qu'elle utilisait les quatre marques de commerce en question. U L Canada Inc. devait démontrer qu'elle avait employé les marques de commerce entre le 15 décembre 1990 et le 15 décembre 1993 (la période en cause). Elle devait par ailleurs avoir utilisé les marques telles qu'elles avaient été enregistrées. Les marques en question avaient été enregistrées pour les marchandises suivantes :
[TRADUCTION]
« (1) Sucettes glacées sur bâtonnet. (2) Concentrés et aromatisants servant à fabriquer des sucettes glacées sur bâtonnet, des bâtonnets et des sacs d'emballage de sucettes glacées. »
Décision de l'agent d'audience principal
[5] Le 21 mars 1996, l'affaire a été entendue par l'agent d'audience principal (l'agent d'audience), qui a rendu sa décision le 8 juillet 1996.
[6] L'agent d'audience a conclu que U L Canada Inc. avait vendu divers éléments à ses licenciés, qui se chargeaient de la fabrication du produit fini. L'agent d'audience a jugé que la preuve établissait qu'au cours de la période en cause, le titulaire de l'enregistrement avait vendu des éléments constitutifs (concentrés, emballages, etc.) à ses licenciés, qui avaient, durant l'époque en cause, vendu le produit final sur lequel étaient apposées les marques de commerce en question.
[7] Wells' Dairy soutenait que c'était le nom du prédécesseur en titre qui figurait sur les factures, les boîtes et les sacs. Malgré ce fait, l'agent d'audience a retenu l'argument qu'il s'agissait de vieilles marchandises, étant donné que U L Canada Inc. n'avait acquis la marque de commerce que le 1er février 1993 et que les factures remontaient toutes à 1993. L'agent d'audience a également conclu qu'il était légitime de la part du titulaire de l'enregistrement de vouloir se défaire de l'emballage. Il a par conséquent conclu que les marques de commerce avaient été utilisées au cours de la période en cause, soit entre le 15 décembre 1990 et le 15 décembre 1993.
[8] Pour ce qui est de l'emploi des marques par les licenciés, les laiteries, l'agent d'audience a conclu que cet emploi était conforme à l'article 50 de la Loi. L'agent d'audience a fait état de l'avis de licence qu'il a jugé conforme au paragraphe 50(2).
[9] L'agent d'audience s'est ensuite penché sur la question de savoir si l'emploi démontré des marques de commerce pouvait être considéré comme un emploi des marques de commerce effectivement enregistrées. En ce qui concerne les marques de commerce BOMB POP, JR et BOMBE POP, JR., l'agent d'audience s'est dit convaincu, tant d'après l'emballage que les factures, que ces marques étaient employées en liaison avec des concentrées et des aromatisants servant à fabriquer des sucettes glacées sur bâtonnet. L'agent d'audience n'était toutefois pas persuadé que les marques étaient employées en liaison avec des « bâtonnets » au sens du paragraphe 4(1). La mention des bâtonnets dans l'enregistrement des marques a par conséquent été supprimée.
[10] Pour ce qui est des marques BOMB POP et BOMBE POP, l'agent d'audience a estimé que les éléments de preuve relatifs à l'emploi de ces marques étaient plus ambigus. L'agent d'audience a constaté que, sur tous les emballages, les lettres JR accompagnaient les marques de commerce. Il en a conclu que le titulaire de l'enregistrement, U L Canada Inc., n'avait pas démontré qu'elle avait utilisé les marques en liaison avec les marchandises vendues à ses licenciées, les laiteries. Malgré ce fait, l'agent d'audience a souligné que les mots BOMB POP et BOMBE POP étaient plus en évidence sur les emballages du licencié Natrel Inc. Il a toutefois fait remarquer que les lettres JR étaient toujours présentes.
[11] Comme les mots BOMB POP et BOMBE POP tranchaient sur les autres, l'agent d'audience s'est demandé si l'on pouvait affirmer que l'on avait fait la preuve de leur emploi en liaison avec des sucettes glacées sur bâtonnet. En raison de la prédominance des mots BOMB POP et BOMBE POP, le critère de la perception du public a été appliqué pour déterminer si l'emploi des marques de commerce sur l'emballage de Natrel Inc. pouvait être considéré comme un emploi des marques de commerce BOMB POP et BOMBE POP. Étant donné que les mots BOMB POP et BOMBE POP se détachaient sur les mots JR, l'agent d'audience a conclu que la perception du public serait que les marques de commerce BOMP POP et BOMBE POP avaient été utilisées.
[12] Natrel Inc. a acheté l'emballage de U L Canada Inc. L'agent d'audience était de ce fait disposé à conclure que Natrel Inc. aurait utilisé cet emballage pour les sucettes glacées durant l'époque en cause.
[13] En somme, l'agent d'audience a conclu que les marques BOMB POP, JR et BOMBE POP, JR. avaient été utilisées à l'époque en cause en liaison avec toutes les marchandises, sauf les « bâtonnets » . Pour ce qui est des marques BOMB POP et BOMBE POP, l'agent d'audience a conclu qu'elles avaient été utilisées en liaison avec des « sucettes glacées sur bâtonnet » , mais non en liaison avec les autres marchandises.
Prétentions et moyens de l'appelante
[14] L'appelante interjette appel de la décision susmentionnée de l'agent d'audience et fait valoir plusieurs moyens d'appel. Suivant l'avis d'appel, l'appelante a formulé de la façon suivante ses moyens :
[TRADUCTION]
1. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que les modifications à l'article 45 qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1996 devraient être appliquées à la présente instance, laquelle a été introduite pour le compte de l'appelante en 1993.
2. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que le transfert des marques de commerce avait eu lieu en février 1993 d'après la date à laquelle les documents ont été signés ou d'après la date à laquelle les transferts ont été enregistrés.
3. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que le titulaire de l'enregistrement vend à ses licenciés, depuis la date prouvée de l'octroi de la licence, des concentrés et des aromatisants, ainsi que des bâtonnets, des boîtes et des sacs d'emballages servant à des sucettes glacées.
4. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que la preuve démontre [TRADUCTION] « que les licenciés ont vendu des sucettes glacées sur bâtonnet » , étant donné qu'il n'y a aucune preuve au sujet de l'existence de quelque licence que ce soit.
5. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant : [TRADUCTION] « Bien que je sois d'accord pour dire que M. Dotson aurait dû formuler des observations sur la question, je suis disposé à accepter l'argument du titulaire de l'enregistrement suivant lequel les factures sont de l'histoire ancienne » étant donné qu'aucune preuve n'a été présentée à cet égard et que ce fait n'a pas été porté à l'attention du public.
6. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que les ventes réalisées par le prédécesseur en titre du titulaire de l'enregistrement constituaient un « emploi légitime » , étant donné qu'il n'a pas été prouvé que le prédécesseur en titre avait effectivement réalisé les ventes en question.
7. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que l'emploi fait par les licenciés était conforme à l'article 50, parce que rien ne permet de conclure que les prétendus licenciés sont effectivement titulaires d'une licence ou qu'un tel avis a été donné au cours de la période durant laquelle le paragraphe 50(2) de la Loi était en vigueur, en juin.
8. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que les marques de commerce BOMB POP, JR. et BOMBE POP, JR. étaient employées en liaison avec des concentrés, des aromatisants et des friandises glacées, mais non en liaison avec des « bâtonnets » .
9. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que l'emploi des marques de commerce BOMB POP, JR. et BOMBE POP, JR. constituait un emploi des marques de commerce BOMB POP et BOMBE POP.
10. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que Natrel Inc. aurait employé un tel emballage pour des friandises glacées à l'époque en cause, étant donné qu'elle exigeait du titulaire de l'enregistrement qu'il « fasse la preuve » d'un tel emploi.
11. L'agent d'audience a commis une erreur en concluant que les marques de commerce BOMB POP et BOMBE POP étaient employées en liaison avec des sucettes glacées, à l'exclusion de toute autre marchandise.
12. L'agent d'audience a commis une erreur en acceptant les éléments de preuve soumis par les licenciés au sujet de l'emploi sans obliger le titulaire de l'enregistrement à démontrer :
a) l'existence d'un contrat de licence ;
b) que les parties nommées dans les pièces sont parties aux contrats en question ;
c) que U L Canada Inc. est le concédant de licence et qu'il exerce un contrôle sur l'emploi des marchandises en question.
ANALYSE
Norme de contrôle applicable
[15] Avant d'entreprendre l'analyse de la décision rendue en vertu de l'article 45 de la Loi, il est nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable au présent appel.
[16] Il s'agit de l'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 45 de la Loi. L'appel a été formé devant la Cour fédérale du Canada conformément aux articles 55 et 56 de la Loi. Voici les dispositions pertinentes des articles 55 et 56 :
| 55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.
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55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.
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| 56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
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56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois. |
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[17] Jusqu'à tout récemment, la norme de contrôle applicable aux appels interjetés des décisions d'un registraire était celle qui avait été résumée par le juge Strayer dans le jugement Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. et al.[1] :
[...] j'estime cependant que la Cour devrait hésiter à infirmer la décision du registraire ou du président à moins qu'elle ne soit clairement convaincue qu'il a tiré une conclusion erronée sur les faits ou à moins qu'on ne produise devant la Cour des éléments de preuve nouveaux et importants dont le registraire n'a pas été saisi [2].
Dans le même ordre d'idées, le juge Denault écrit, dans le jugement Mitac Inc. c. Mita Industrial Co. Ltd.[3] :
[...] dans les affaires de ce genre, l'appelante a une double obligation. En premier lieu, elle doit établir que l'agent d'audition a commis une erreur dans son appréciation des faits ou dans son interprétation du droit. Il est bien établi que pareille décision a pris un poids considérable et qu'elle ne doit pas être annulée à la légère[4].
[18] Or, dans deux décisions récentes, la norme de contrôle des décisions du registraire a été reformulée de manière à tenir compte de l'analyse pragmatique et fonctionnelle qui s'est peu à peu imposée en droit administratif. Ainsi, dans le jugement Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.[5], le juge Evans a appliqué l'analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable aux conclusions tirées par le registraire quant à la confusion. Le juge Evans écrit :
En guise de conclusion, j'estime, après avoir évalué ces facteurs, que, malgré l'ajout dans la Loi sur les marques de commerce d'un droit d'appel non restreint et du droit de présenter des éléments de preuve additionnels, la cour d'appel doit faire preuve d'un degré considérable de retenue envers les conclusions de fait tirées par le registraire, à la condition du moins qu'aucun nouvel élément de preuve de poids n'ait été fourni relativement à une question de fait et qu'aucune erreur de droit n'ait été invoquée.
Compte tenu, plus particulièrement, des connaissances spécialisées du registraire en ce qui touche la question de la confusion, des raisons pour lesquelles on a conféré les pouvoirs décisionnels au registraire, et de la nature des droits en jeu, la plus appropriée des trois normes de contrôle actuelles est celle de la « décision déraisonnable simpliciter » . Selon l'arrêt Southam, précité, cette expression est synonyme de « décision manifestement erronée » .
Je suis conforté dans cette conclusion par l'opinion analogue formulée par le juge Lutfy dans la décision Young Drivers, précitée, même s'il n'a pas jugé nécessaire, à la lumière des faits de cette espèce, de prononcer une conclusion définitive sur la question. Voici ce qu'il a déclaré :
Si l'on peut à juste titre qualifier la question de la confusion de question mélangée de droit et de fait, la norme de contrôle applicable est encore plus éloignée de celle du bien-fondé de la décision. Les connaissances et compétences spéciales du registraire commandent peut-être une plus grande retenue judiciaire lorsqu'aucun nouvel élément de preuve n'est présenté en appel. La décision à rendre en appel consiste davantage à déterminer si la décision du registraire est « manifestement erronée » ou « déraisonnable » [6].
[19] Par ailleurs, dans l'arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] F.C.J. No. 159, A-428-98 (3 février 2000), le juge Rothstein a conclu :
Je pense que l'approche suivie dans les affaires Benson & Hedges c. St. Regis et McDonald c. Silcorp est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu"elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire[7].
[20] Compte tenu des décisions susmentionnées et eu égard au fait qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été soumis dans le cadre du présent appel, je suis d'avis que la norme de la décision raisonnable simpliciter est la norme de contrôle applicable dans le présent appel.
L'article 45 et la preuve d'emploi
[21] Une fois la norme de contrôle applicable précisée, il est important de rappeler ce que le titulaire de l'enregistrement, en l'occurrence U L Canada Inc., est tenu de démontrer pour éviter la radiation prévue à l'article 45.
[22] Pour éviter la radiation de ses marques de commerce, U L Canada Inc. devait démontrer qu'elle avait employé les marques enregistrées entre le 15 décembre 1900 et le 15 décembre 1993 à l'égard de chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement. Faute de cette preuve, l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
[23] Pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce, une simple affirmation d'emploi ne suffit pas : l'intéressé doit articuler des allégations de fait établissant cet emploi[8]. Dans l'arrêt Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc[9], le juge en chef Thurlow a déclaré ce qui suit :
Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant » , et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression « marque de commerce » à l'article 2 et de l'expression « emploi » à l'article 4[10].
[24] Comme l'article 2 de la Loi précise que le terme « emploi » s'entend au sens de l'article 4, je tiens compte de la définition du terme « emploi » contenue à l'article 4 :
| 4. (1)A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
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4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. |
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[25] Dans le jugement Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce[11], notre Cour affirme que le titulaire de la marque n'a pas à démontrer, par une « preuve surabondante » , l'utilisation de sa marque de commerce. La norme applicable en matière de preuve d'emploi n'est pas exigeante. À titre d'illustration, dans le jugement Osler, Hoskin, & Harcourt c. United States Tobacco Co. et al.[12], le juge Richard, alors juge à la Section de première instance, résume de façon lapidaire ce principe :
La preuve d'une vente unique, en gros ou au détail, dans le cours normal des affaires peut suffire en autant qu'elle présente les caractéristiques d'une opération commerciale authentique et qu'elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l'enregistrement d'une marque[13].
La preuve
[26] L'affidavit de M. D. Dotson a été déposé tant pour répondre à l'avis donné conformément à l'article 45 de la Loi que pour le présent appel. M. Dotson est directeur du développement commercial chez Popsicle Industries, une division de U L Canada Inc. Avant novembre 1988, il était directeur du marketing chez Popsicles Industries Ltd., la société à laquelle U L Canada Inc. a succédé.
[27] M. Dotson a déposé un affidavit à l'égard de chacune des marques de commerce mentionnées dans l'avis du 15 décembre 1993 du registraire. Les affidavits renferment des renseignements au sujet de l'emploi des quatre marques de commerce par U L Canada Inc., qui fait affaire au Canada sous les appellations commerciales « Popsicle Industries » et « Les Industries Popsicle » .
[28] Suivant M. Dotson, l'emploi par U L Canada Inc. des marques de commerce en litige remonte au moins à 1975. M. Dotson affirme que l'emploi des marques de commerce est démontré par les boîtes et les sacs utilisés pour les friandises glacées et par une série de factures qui témoignent de la vente de concentrés, d'emballages et de boîtes par U L Canada Inc. Il a également soumis des chiffres au sujet des ventes brutes de concentrés et d'aromatisants utilisés pour fabriquer les friandises glacées en liaison avec les quatre marques de commerce[14].
[29] M. Dotson a témoigné au sujet de l'existence d'un programme d'octroi de licences qui existait entre U L Canada Inc. et ses ayants droit prédécesseurs et divers licenciés situés un peu partout au Canada. Il a expliqué que, dans le cadre de ce programme d'octroi de licences, les laiteries fabriquent sous licence des friandises glacées en liaison avec les marques de commerce. U L Canada Inc. fournit les éléments constituants et l'expertise technique, et les laiteries fabriquent le produit fini. M. Dotson précise que le produit final est assujetti au contrôle et aux spécifications de U L Canada Inc. en ce qui a trait à la taille, à la forme, au goût, aux ingrédients, à la production, à l'emballage, à la manutention et à la promotion du produit[15].
[30] M. Dotson affirme également que la vente de sucettes glacées sur bâtonnet portant les marques de commerce en question remonte à au moins 1975 et qu'on continue à en vendre partout au Canada à des marchés d'alimentation et des dépanneurs. Il se reporte à une liasse de factures types remises aux Industries Popsicle par certaines laiteries licenciées nommément désignées. Ces factures font état de la vente de sucettes glacées à des points de vente au détail[16].
[31] Finalement, il a soumis des renseignements au sujet des ventes brutes au détail et du nombre de friandises pour les années 1991 à 1993 inclusivement. Il ajoute que ces chiffres concernent les ventes se rapportant aux marques de commerce en question[17].
Application aux faits
[32] Après avoir attentivement examiné la preuve administrée ainsi que les moyens invoqués au soutien du présent appel, je suis d'avis que l'agent d'audience n'a pas commis d'erreur en concluant que les marques de commerce BOMB POP, JR et BOMBE POP, JR étaient employées entre le 15 décembre 1990 et le 15 décembre 1993 en liaison avec toutes les marchandises, à l'exception des bâtonnets.
[33] Pour ce qui est des marques de commerce BOMB POP et BOMBE POP, je conclus également que l'agent d'audience n'a pas commis d'erreur en concluant que les marques de commerce avaient été utilisées en liaison avec des sucettes glacées sur bâtonnet, mais non en liaison avec d'autres marchandises.
[34] Pour démontrer l'emploi des marques de commerce au cours de la période en cause en liaison avec des sucettes glacées sur bâtonnet, le titulaire de l'enregistrement, U L Canada Inc. se fonde sur l'existence du contrat de licence qu'elle aurait conclu avec les laiteries.
Contrat de licence
[35] L'article 50 de la Loi précise les cas dans lesquels l'emploi d'une marque de commerce par un licencié est imputé au propriétaire enregistré :
| 50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.
(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner. |
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50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire. (2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire. |
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[36] Dans le présent appel, le principal moyen invoqué par l'appelante est que l'agent d'audience a commis une erreur en concluant qu'il existe une licence entre U L Canada Inc. et les laiteries. Faute de licence, l'emploi des marques de commerce par les laiteries en liaison avec des sucettes glacées sur bâtonnet ne peut être imputé à U L Canada Inc.
[37] L'appelante, Wells' Dairy, conteste l'existence d'un programme de licence entre U L Canada Inc. et les licenciés en invoquant le fait qu'aucun détail, nom ou document n'a été présenté pour démontrer l'existence d'un contrat de licence.
[38] Il n'y a aucun élément de preuve permettant de conclure à l'existence d'un contrat de licence entre U L Canada Inc. et ses licenciés. Aucun précédent n'a été cité pour justifier l'argument qu'un contrat de licence écrit est nécessaire. Il semble d'ailleurs que la Loi n'exige pas de contrat écrit. Des éléments de preuve tendant à démontrer l'exercice d'un contrôle par le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée sur l'utilisateur de cette marque peuvent être invoqués pour démontrer l'existence d'un contrat de licence.
[39] La question a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire TGI Friday's of Minnesota Inc. c. Registraire des marques de commerce[18], dans laquelle le juge Stone s'est penché sur l'application de l'article 50 de la Loi et a conclu :
[...] l'existence d'une « licence » en faveur de la société et le contrôle de la marque par le propriétaire peuvent constituer le deuxième obstacle. L'appelante soutient que même si M. Lindy n'a pas octroyé de licence écrite à la société pour la période allant de 1977 à la date de l'avis prévu à l'article 44, la preuve permet raisonnablement d'inférer l'existence d'une licence verbale et du contrôle de M. Lindy. Ce dernier est demeuré le président et le principal actionnaire de la société jusqu'à la date de l'avis prévu à l'article 44 et, pendant cette période, la société a exploité un bar et un restaurant en se servant de la marque de commerce. À notre avis, ces faits permettent d'inférer que la société a utilisé la marque en vertu d'une licence verbale octroyée par M. Lindy ou en vertu d'une entente équivalant à une licence verbale et que la marque est demeurée sous le contrôle direct ou indirect de M. Lindy. Cela a donc permis à la société d'utiliser la marque de commerce comme elle l'a fait dans le cadre de son entreprise[19].
[40] Le même raisonnement s'applique en l'espèce. L'agent d'audience disposait de suffisamment d'élément de preuve pour justifier la conclusion qu'il a tirée au sujet du contrat de licence intervenu entre U L Canada Inc. et les laiteries licenciées qui ont fabriqué et vendu les marchandises en liaison avec les marques de commerce enregistrées.
[41] M. Dotson déclare ce qui suit, au paragraphe 13 de son affidavit :
[TRADUCTION]
Ma compagnie et ses ayants droit prédécesseurs octroient depuis de nombreuses années à quelques-unes des plus importantes compagnies laitières de chacune des provinces canadiennes des licences en vue de la production de friandises glacées en liaison avec la marque de commerce BOMBE POP. Ma compagnie autorise toujours ces laiteries à fabriquer ces produits et a toujours exercé un contrôle serré sur la qualité des produits portant la marque de commerce BOMBE POP. Tous ces produits sont fabriqués conformément aux spécifications de ma compagnie en ce qui a trait à la taille, à la forme, au goût, aux ingrédients, à la production, à l'emballage, à la manutention et à la promotion du produit. Ma compagnie fournit à ses licenciés les concentrés et les aromatisants, les substances aromatiques de base, les emballages, les sacs et les bâtonnets, ainsi que, dans la plupart des cas, le savoir-faire technologique permettant de fabriquer les produits licenciés. Le produit fini est fabriqué par le licencié.
[42] Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de la preuve, et particulièrement de l'affidavit de M. Dotson, je suis convaincu que les laiteries sont des licenciés de U L Canada Inc. et que ces laiteries produisent des friandises glacées en liaison avec les marques de commerce en question. Je suis également convaincu que U L Canada Inc. exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises, de sorte que l'emploi des marques de commerce par les licenciés a le même effet que leur emploi par U L Canada Inc.
[43] Pour en arriver à cette conclusion, je tiens également compte du paragraphe 50(2) de la Loi, qui dispose :
| 50(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.
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50(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
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Ce paragraphe, qui est entré en vigueur le 9 juin 1993, appuie la conclusion que l'emploi des marques de commerce par les laiteries était en fait un emploi sous licence.
[44] L'annexe C de l'affidavit de M. Dotson montre des « emballages » sur lesquels sont apposées les marques de commerce en question. Ces emballages portent une mention qui précise que les sucettes glacées sur bâtonnets sont [TRADUCTION] « fabriquées au Canada en vertu d'une licence accordée par les Industries Popsicle » . En outre, il y a aussi une facture en date du 16 août 1993 constatant la vente d'un de ces emballages à Brookfield Ice Cream, une des laiteries licenciées. Compte tenu de ce qui précède, ces éléments de preuve peuvent être utilisés pour démontrer que les marques de commerce ont été employées durant la période en cause.
[45] Il y a lieu de souligner que la facture du 16 août 1993 est libellée au nom du prédécesseur en titre du titulaire de l'enregistrement, tout comme certains des emballages. Compte tenu du fait que U L Canada Inc. n'a acquis la marque de commerce que le 1er février 1993, je suis convaincu que ces factures et les emballages sont de veilles marchandises, car il semble logique que le titulaire de l'enregistrement, U L Canada Inc., ait voulu écouler ses veilles marchandises.
[46] De plus, les annexes A et B montrent que les appellations « Popsicle Industries » et « Les Industries Popsicles » sont des appelations commerciales ou des noms d'identification enregistrés au nom de la société U L Canada Inc.
[47] Le paragraphe 50(2) s'applique en raison du fait que les emballages indiquent que les sucettes glacées étaient fabriquées sous licence. Aux termes du paragraphe 50(2), lorsqu'un avis public est donné quant au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, et que l'identité du propriétaire de la marque est connue, cet emploi est réputé constituer un emploi sous licence valide. Pour combattre cette présomption, il faut prouver que l'emploi ne fait pas l'objet d'une licence.
[48] Compte tenu du fait que la période pertinente au cours de laquelle le propriétaire enregistré des marques de commerce, U L Canada Inc., devait démontrer l'emploi était celle comprise entre le 13 décembre 1990 au 13 décembre 1993 (selon la version actuelle du paragraphe 45) ou immédiatement avant la date de l'avis, le 13 décembre 1993 (selon la version de l'article 45 en vigueur avant 1993), je ne crois pas que l'agent d'audience a commis une erreur en applicant le paragraphe 50(2) et je ne crois pas que le registraire s'est mépris en concluant que les laiteries étaient des licenciés de U L Canada Inc.
[49] J'estime par conséquent que l'agent d'audience n'a pas commis d'erreur en se fondant sur l'emploi des marques de commerce par les laiteries, en tant que licenciés, pour conclure que les marques de commerce avaient été employées au cours de la période en cause en liaison avec des sucettes glacées sur bâtonnet.
[50] L'appelante soutient également que l'agent d'audience a commis une erreur en concluant que l'emploi des marques de commerce BOMB POP, JR et BOMBE POP, JR par l'une des laiteries, en l'occurrence Natrel Inc., était assimilable à un emploi des marques de commerce BOMB POP et BOMBE POP.
[51] Toutefois, après examen des pièces versées au dossier, je suis persuadé que l'emploi de la marque de commerce BOMB POP, JR sur les emballages de Natrel Inc. est assimilable à un emploi de la marque de commerce BOMB POP. Ma conclusion vaut également pour l'emploi de la marque de commerce BOMBE POP, JR, qui peut être assimilé à un emploi de la marque de commerce BOMBE POP.
[52] À première vue, la conclusion de l'agent d'audience semble effectivement ténue. Toutefois, après un examen plus attentif, j'estime que la conclusion de l'agent d'audience ne doit pas être annulée. La mention JR est inscrite en des caractères beaucoup plus petits que ne le sont les mots BOMB POP sur l'emballage anglais et les mots BOMBE POP, sur l'emballage français. En conséquence, je suis d'accord pour dire que le public assimilerait l'emploi des marques de commerce à l'emploi des marques de commerce BOMB POP et BOMBE POP.
[53] Je me reporte à l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.[20], dans lequel le juge Linden, qui écrivait au nom des juges majoritaires, a déclaré, aux pages 257 et 258 :
Ce qui importe c'est que la marque de commerce soit associée dans l'esprit du public aux biens que produit son propriétaire. C'est l'association d'une marque de commerce à une source précise qui constitue l'élément décisif permettant de comprendre les droits que la Loi protège[21].
[54] Qui plus est, j'ai fait des recoupements entres les pièces et, vu l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que Natrel Inc. aurait employé un tel emballage durant l'époque en cause.
[55] Ainsi, vu l'ensemble de la preuve, je ne puis conclure que l'agent d'audience a commis une erreur en concluant que Natrel Inc., une des laiteries, a employé les marques de commerce BOMB POP et BOMBE POP durant l'époque en cause.
[56] En conséquence, pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que l'agent d'audience n'a pas commis d'erreur en concluant que U L Canada Inc. a employé les marques de commerce BOMB POP, JR et BOMBE POP, JR au cours de l'époque en cause en liaison avec toutes les marchandises pour lesquelles les marques de commerce ont été enregistrées, à l'exception des bâtonnets. J'estime également que l'agent d'audience n'a pas commis d'erreur en concluant que les marques BOMB POP et BOMBE POP ont été employées au cours de la période en cause en liaison avec des sucettes glacées sur bâtonnet. En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2007-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : WELLS' DAIRY INC. c. UL CANADA INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 décembre 1999
MOTIFS ET DISPOSITIF DU JUGEMENT DE Mme LE JUGE HENEGHAN en date du
14 juin 2000
ONT COMPARU :
Me James M. Shearn pour l'appelante
Me Doak Horne pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me James M. Shearn pour l'appelante
Toronto (Ontario)
Gowling, Strathy & Henderson pour l'intimée
Toronto (Ontario)