Date : 20050429
Dossier : T-844-04
Référence : 2005 CF 590
Ottawa (Ontario), le 29 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
TELUS CORPORATION et TELUS COMMUNICATIONS INC.
demanderesses
et
ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Telus Corporation est la société qui a remplacé Clearnet Communications Inc., et elle est aujourd'hui la propriétaire inscrite d'un certain nombre de marques de commerce comportant le mot « Future » (en anglais). L'une de ces marques est « The Future is Friendly » (en français : « Le Futur est Simple » ). Telus Communications Inc. est titulaire d'une licence pour ces marques de commerce. Dans la présente décision, les deux sociétés sont désignées collectivement sous le nom de « Telus » .
[2] Lorsque la défenderesse, Orange Personal Communications Services Limited (Orange), a voulu faire enregistrer la marque de commerce « The Future's Bright, The Future's Orange » , Clearnet s'y est opposée. Avant l'audition de l'opposition, Telus Corporation a fait l'acquisition de Clearnet, et l'opposition s'est poursuivie sous le nom de Telus.
[3] Le registraire des marques de commerce, siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission), a rejeté l'opposition de Telus. Cette dernière interjette maintenant appel de cette décision en faisant notamment valoir que la Commission a commis une erreur en appliquant le mauvais critère de la confusion. Elle allègue en outre que la Commission a conclu à tort qu'Orange avait établi que, selon toute vraisemblance, sa marque de commerce ne créait pas de confusion avec celle de Telus. Enfin, Telus prétend que la Commission a conclu à tort qu'Orange avait l'intention requise de faire usage de la marque « The Future's Bright » au Canada.
Contexte
[4] Telus est le plus gros fournisseur de services de télécommunication dans l'Ouest du Canada, et le deuxième en importance dans tout le pays. Elle offre à ses abonnés un éventail complet de produits de télécommunication, dont des services téléphoniques, des services Internet ainsi que des services de transmission de données et des services sans fil.
[5] En acquérant Clearnet, Telus est devenue la propriétaire inscrite de six marques de commerce utilisant le mot « Futur(e) » . Outre la marque de commerce « The Future is Friendly » , mentionnée plus haut, elle possède les marques « Le Futur est Simple » , « Le Téléphone du futur simple » , « Future Friendly » , « The Phone with a Future » et « The Future is Friendly » écrite en caractères chinois.
[6] Telus est d'avis que son argument le plus solide repose sur sa marque « The Future is Friendly » et, de ce fait, c'est sur cette dernière qu'a portée l'argumentation des parties tant devant la Cour fédérale que devant la Commission.
[7] La Commission a été saisie d'éléments de preuve qui indiquaient que, depuis 1997, Clearnet a fait largement usage de la marque « The Future is Friendly » . Selon d'autres éléments de preuve soumis à la Cour, depuis l'acquisition de Clearnet, Telus a commencé à employer la marque « The Future is Friendly » en anglais, en français et en chinois en liaison avec son éventail complet de produits et de services de télécommunication.
[8] D'après Telus, les marques « The Future is Friendly » en anglais, en français et en chinois constituent l'élément central de sa marque de produit.
[9] Le 15 décembre 1997, Orange a présenté une demande d'enregistrement au Canada de la marque « The Future's Bright, The Future's Orange » ( « Future's Bright » ) en liaison avec du matériel de télécommunication, des documents imprimés et des services, dont l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes et d'appareils de télécommunication.
[10] Il s'agissait d'un enregistrement concernant un emploi projeté et il est établi qu'à ce jour, la marque « Future's Bright » n'a jamais été employée au Canada.
[11] Clearnet a déposé le 25 novembre 1999 une déclaration d'opposition dans laquelle elle allèguait une possibilité de confusion avec les six marques susmentionnées comportant le mot « Futur(e) » . Une déclaration d'opposition modifiée, ajoutant Telus à titre d'opposante, a été déposée auprès de la Commission, avec l'accord de cette dernière, le 23 février 2001.
[12] Une audience a ensuite eu lieu devant la Commission des oppositions des marques de commerce qui a rendu une décision le 24 février 2004.
La décision de la Commission
[13] La Commission a conclu en ce qui concerne la question de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce que la date pertinente était celle de sa décision. Elle a de plus statué qu'Orange avait le fardeau ultime « de démontrer suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause » .
[14] À propos du critère de la confusion, la Commission a dit que ce critère était « celui de la première impression et du vague souvenir » . Elle a ajouté qu'en appliquant ce critère, elle devait tenir compte de l'ensemble des circonstances, dont celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Il s'agit du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, de la période pendant laquelle chacune a été en usage, du genre de marchandises, de services ou d'entreprises, de la nature du commerce et du degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.
[15] Outre les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, la Commission a également examiné l'état du registre et l'état du marché. Elle a notamment analysé un certain nombre d'enregistrements comportant le mot « Future » dans le domaine des télécommunications et, plus précisément, seize marques qui, selon elle, étaient les plus pertinentes.
[16] Dans ce contexte, la Commission a conclu que, lorsque l'on évaluait les marques en litige dans leur ensemble, il était plus que probable que les consommateurs ne croiraient pas que les marchandises ou les services visés par la marque « Future's Bright » avaient la même source que les marchandises ou les services visés par la marque « The Future is Friendly » .
[17] La Commission a donc conclu qu'en dépit de l'usage à grande échelle de sa marque, Telus ne pouvait pas prétendre à une protection assez élevée pour empêcher l'enregistrement de la marque « The Future's Bright, The Future's Orange » d'Orange.
[18] Étant donné que les cinq autres marques de Telus incluant le mot « Futur(e) » ressemblaient encore moins à la marque de commerce « Future's Bright » d'Orange, l'opposition fondée sur ces marques a été rejetée elle aussi.
[19] La Commission a également rejeté l'opposition dans la mesure où elle reposait sur l'argument qu'Orange n'avait pas l'intention de faire usage au Canada de sa marque « Future's Bright » . Elle a statué à cet égard que Telus n'avait pas prouvé comme il lui incombait qu'Orange n'avait pas l'intention de faire usage de sa marque « Future's Bright » au pays à l'époque où la demande a été déposée.
[20] Dans la mesure où Telus a plaidé les questions du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi sur les marques de commerce et de l'absence de caractère distinctif en vertu de l'alinéa 18(1)b), la Commission a adopté son raisonnement au sujet de la question de l'enregistrabilité et a également rejeté ces arguments.
Questions en litige
[21] Dans le présent appel, les parties ont soulevé un certain nombre de questions. À mon avis, chacune de ces questions peut être traitée sous l'une des quatre rubriques suivantes :
1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. La Commission des oppositions des marques de commerce a-t-elle appliqué en ce qui a trait à la confusion le critère approprié en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce?
3. La Commission des oppositions des marques de commerce a-t-elle conclu à tort que les deux marques ne créaient pas de confusion?
4. Orange avait-elle l'intention de faire usage de la marque « Future's Bright » au Canada?
Norme de contrôle
a) Le critère applicable
[22] Les parties conviennent que la norme de contrôle énoncée dans les décisions John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298, et Les Brasseries Molson, Société en nom collectif c. John Labatt Ltée (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, à la page 196, s'applique aux appels interjetés en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce des décisions du registraire des marques de commerce siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce.
[23] C'est dire que, dans les cas où, en appel, on ne dépose aucune preuve nouvelle qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le critère consiste à déterminer si la Commission a rendu une décision manifestement erronée.
[24] Toutefois, quand, en appel, on produit une preuve additionnelle qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait ou de droit de la Commission, ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le critère est celui de la décision correcte. Bien que ce ne soit pas une description tout à fait exacte, dans certaines décisions on dit qu'il s'agit d'une audience de novo. Dans de tels cas, la Cour peut substituer son opinion à celle de la Commission.
[25] Telus a déposé une quantité considérable de nouveaux éléments de preuve. Il reste toutefois à en déterminer l'importance.
b) Les nouveaux éléments de preuve
[26] Avant l'audition de l'appel, Telus a déposé de nombreux affidavits additionnels portant sur trois questions : la mesure dans laquelle Telus a fait usage de la marque « The Future is Friendly » depuis l'audience devant la Commission, le non-usage continu, par Orange, de la marque « Future's Bright » , de même que les changements dans le registre depuis que la Commission a été saisie de l'affaire.
[27] En outre, Orange a déposé un affidavit additionnel fournissant des renseignements à jour sur l'état du registre en date du 29 juillet 2004.
[28] À la suite de l'audition de l'appel, Telus a déposé une requête en vue d'obtenir l'autorisation de rouvir l'audience afin de produire d'autres éléments de preuves concernant les changements intervenus dans l'état du registre après l'audience. Ces éléments de preuve, qui sont contenus dans un affidavit daté du 29 mars 2005 d'Allison Huff, indiquent que certains des enregistrements soumis à la Commission des oppositions des marques de commerce ont été radiés depuis.
[29] Orange ne s'oppose pas à l'admission des éléments de preuve déposés après l'audience. Ses observations portent plutôt sur la question de l'importance qu'il convient d'accorder, le cas échéant, aux nouveaux éléments de preuve.
[30] Les avis de radiation ont été donnés au cours de la semaine qui a suivi l'audition de l'appel et Telus n'aurait pu d'aucune manière découvrir cet élément de preuve avant l'audition. Sans traiter à ce stade-ci de leur valeur probante, il convient de signaler que ces éléments de preuve sont manifestement pertinents aux questions en litige en l'espèce. De plus, Orange n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice quelconque si l'on admettait les éléments de preuve déposés après l'audition, pas plus qu'il ne lui est nécessaire de produire des éléments de preuve additionnels en réponse à ceux de Telus.
[31] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, je suis donc disposée à exercer mon pouvoir discrétionnaire et à permettre à Telus de rouvir l'audience afin de déposer l'affidavit d'Allison Huff.
[32] La question de l'étendue des nouveaux éléments de preuve soumis à juste titre à la Cour dans le cadre du présent appel étant maintenant réglée, il s'agit maintenant de déterminer, dans le but d'établir la norme de contrôle applicable en l'espèce, l'importance de ces nouveaux éléments de preuve.
c) Quelle est l'importance des nouveaux éléments de preuve?
[33] Pour décider si l'effet de ces nouveaux éléments de preuve est suffisant pour justifier un contrôle selon la norme de la décision correcte, je m'inspire des commentaires faits dans la décision Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., [1999] A.C.F. no 1763. Dans cette décision, le juge Evans a fait remarquer que, lorsque l'on évalue les conséquences qu'aura une preuve additionnelle pour la norme de contrôle, la question qui se pose est la mesure dans laquelle cette preuve additionnelle a une force probante plus grande que celle des éléments qui ont été fournis à la Commission. Si l'élément apporté a peu de poids et ne consiste qu'en une simple répétition des éléments déjà mis en preuve, sans en accroître la force probante, il s'agira de déterminer si la Commission a rendu une décision manifestement erronée.
[34] Les motifs d'opposition et les arguments invoqués à l'appui des motifs avancés par Telus devant la Cour semblent essentiellement les mêmes que ceux qui ont été avancés devant la Commission.
[35] Les nouveaux éléments de preuve soumis à la Cour montrent que, depuis 2001, Telus a dépensé des centaines de millions de dollars pour mettre en valeur sa marque. Grâce à de nombreuses campagnes de publicité dans divers médias, la marque « The Future is Friendly » de Telus a atteint des millions de consommateurs dans tout le pays. C'est impressionnant, mais je ne suis pas convaincue que cela modifie sensiblement la situation. Comme l'a signalé la Commission dans sa décision, la preuve qui lui avait été soumise était « impressionnante » en soi et démontrait que les marques de Telus contenant le mot « Futur(e) » étaient considérablement utilisées. La preuve dont est maintenant saisie la Cour est encore plus considérable et impressionnante. Selon moi, il s'agit en fin de compte d'une question de quantité, et non de qualité.
[36] Pour ce qui est de la question de l'usage, la Commission n'a été saisie d'aucune preuve indiquant qu'Orange avait commencé à faire usage de la marque « Future's Bright » . Les nouveaux éléments que Telus a déposés montrent simplement que rien n'a changé à cet égard.
[37] Enfin, même si l'état du registre a changé depuis 2001, je ne suis pas convaincue, compte tenu du nombre d'enregistrements utilisant le mot « Futur(e) » en liaison avec des produits et des services de télécommunication, que ces changements que reflètent les nouveaux éléments de preuve ont une force probante qui justifierait l'application de la norme de contrôle plus interventionniste.
d) Conclusion au sujet de la norme de contrôle
[38] Compte tenu de l'analyse qui précède, dans la mesure où la décision de la Commission traite d'une évaluation des questions de la confusion et de l'intention d'Orange de faire usage de la marque « Future's Bright » , j'entends examiner cette décision afin de vérifier si elle est manifestement erronée.
[39] Cela dit, en fin de compte, ma conclusion au sujet de la norme de contrôle à appliquer relativement à ces questions importe peu car, à mon avis, l'évaluation qu'a faite la Commission des oppositions des marques de commerce était correcte.
[40] Pour ce qui est de l'argument de Telus au sujet du critère de la confusion, comme nous le verrons dans la section suivante de la présente décision, il semble en fait que la source du mécontentement de Telus n'est pas le critère que la Commission a appliqué eu égard à la question de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce. Telus conteste plutôt la définition que donne la Commission de la nature du fardeau imposé à l'auteur d'une demande d'enregistrement quant à la probabilité de confusion entre sa marque et celle de l'opposant.
[41] La question de savoir si la Commission a bien défini le fardeau de preuve imposé à l'auteur d'une demande d'enregistrement est une question de droit. À mon avis, la norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte.
La Commission des oppositions des marques de commerce a-t-elle appliqué en ce qui a trait à la confusion le critère approprié en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce?
[42] Pour Telus, il s'agit de déterminer si la Commission des oppositions des marques de commerce a appliqué en ce qui a trait à la confusion le critère approprié en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.
[43] La Commission a dit qu'en matière de confusion, le critère applicable est celui « de la première impression et du vague souvenir » . Elle s'est demandée si, ce critère étant appliqué, les consommateurs croiraient que les marchandises ou les services en question provenaient de la même source.
[44] Telus ne le conteste pas et convient qu'il s'agit effectivement du critère approprié.
[45] La partie de la décision de la Commission que conteste toutefois Telus est celle où elle affirme qu'Orange avait le fardeau ultime « de démontrer suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause » .
[46] D'après Telus, il s'agit là d'un énoncé erroné du droit. Elle fait valoir qu'il incombe à la partie qui demande l'enregistrement de montrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion.
[47] À l'appui de cet argument, Telus invoque l'arrêt Baylor University c. Hudson's Bay Co. (2000), 8 C.P.R. (4th) 64, dans lequel la Cour d'appel fédérale a dit que, pour déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion, il faut prendre en considération toutes les circonstances de la cause, y compris les critères prévus au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. Elle a ensuite ajouté que c'est à la partie qui demande l'enregistrement « qu'il incombe de prouver qu'il n'y a aucune probabilité de confusion » (par. 16, non souligné dans l'original).
[48] Par contre, Orange affirme que la Commission a correctement défini le fardeau ultime qui lui est imposé au sujet de la probabilité de confusion. À l'appui de cette affirmation, elle invoque l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155. Dans cet arrêt, elle a dit que, dans le cas d'une opposition, le registraire « doit [...] être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion » (au par. 15).
[49] Dans Dion Neckwear, la Cour ajoute que les requérants seraient confrontés à un fardeau insurmontable s'ils étaient tenus de prouver « hors de tout doute » qu'il n'y a aucun risque de confusion parce que « en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare » .
[50] Il ressort d'un examen de l'argument de Telus que la véritable question qui oppose les parties est l'étendue du fardeau imposé à l'auteur d'une demande d'enregistrement quant au risque de confusion entre sa marque et celle de l'opposant.
[51] Dans la mesure où il y a une différence entre la norme de preuve exigée par l'arrêt Baylor University et celle qui est énoncée dans l'arrêt Dion Neckwear, il convient de souligner que Dion Neckwear est un arrêt plus récent de la Cour d'appel fédérale et qu'il représente donc l'état actuel du droit.
[52] L'affirmation de la Commission selon laquelle il incombait à Orange « de démontrer suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause » est gauchement formulée. Cependant, si l'on considère l'affirmation elle-même ainsi que l'analyse faite par la Commission, il est évident que le critère qu'elle a appliqué est celui qui a été adopté dans l'arrêt Dion Neckwear.
[53] Je suis donc convaincue que la Commission a défini correctement la norme de preuve à laquelle Orange devait satisfaire pour avoir le droit d'enregistrer la marque « Future's Bright » .
La Commission des oppositions des marques de commerce a-t-elle conclu à tort que les deux marques ne créaient pas de confusion?
[54] Les parties conviennent que la confusion est le principal point en litige dans le présent appel. Cependant, avant d'examiner les arguments des parties sur cette question, il importe de déterminer la date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion. Telus fait valoir que l'analyse devrait être faite à la date de l'audition de l'appel et compte tenu des éléments mis à jour dont est saisie la Cour.
[55] Orange soutient pour sa part que la date qu'il convient d'utiliser pour évaluer la question de la confusion est celle qu'a employée la Commission - c'est-à-dire la date de sa décision.
[56] Les deux parties invoquent l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413.
[57] Compte tenu de ma conclusion concernant l'importance des nouveaux éléments de preuve que Telus a produits, je suis convaincue que la date qu'il convient d'utiliser pour évaluer la question de la confusion est celle de la décision de la Commission, même si, je le répète, cette conclusion importe peu car je serais arrivée à la même conclusion si j'avais examiné l'affaire en fonction de la situation actuelle.
[58] Aucune preuve n'a été soumise à la Commission au sujet d'une confusion réelle entre les produits et les services de Telus et ceux d'Orange. Ce n'est pas surprenant puisque Orange n'a pas encore fait usage de sa marque « Future's Bright » au Canada.
[59] Il vaut toutefois la peine de signaler qu'aucune donnée d'enquête n'a été soumise en preuve devant la Commission pour indiquer dans quelle mesure les consommateurs pourraient associer les produits et les services d'Orange à ceux de Telus.
[60] Pour conclure qu'il était plus que probable que les consommateurs ne croiraient pas que les produits ou services visés par la marque « Future's Bright » proviennent de la même source que les produits ou services visés par la marque « The Future is Friendly » , la Commission a pris en considération les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. C'est-à-dire qu'elle a examiné le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en litige et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle elles ont été en usage, le genre de marchandises, de services ou d'entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.
[61] La Commission a aussi examiné l'état du registre et l'état du marché, deux éléments qui ne sont toutefois pas expressément mentionnés dans la Loi.
[62] Je vais maintenant examiner chacun de ces facteurs l'un après l'autre.
a) Le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues
[63] La Commission a conclu que la marque d'Orange était plus distinctive que celle de Telus tandis que la marque de Telus était manifestement très connue à cause des activités considérables et impressionnantes de vente et de promotion des marchandises de Telus et de son prédécesseur.
[64] En concluant que la marque d'Orange était en soi plus distinctive que celle de Telus, la Commission a fait remarquer que la marque « The Future's Bright, The Future's Orange » avait une « signification quelque peu mystérieuse » .
[65] Telus conteste la conclusion de la Commission à cet égard et fait valoir que la marque « Future's Bright » d'Orange n'est pas, en soi, plus distinctive que ses propres marques. Selon elle, la seule raison pour laquelle la marque d'Orange est mystérieuse est qu'elle n'est pas encore en usage au Canada.
[66] En fait, Telus affirme que la marque d'Orange n'est rien de plus qu'une appropriation de l'idée qu'elle a eue de décrire l'avenir sous un jour positif, en réorientant cette idée vers Orange. Elle dit que cela n'est pas plus admissible que le fait d'autoriser une autre société à dire « The Future's Bright, the Future's [nom de la société en question] » .
[67] Je ne souscris pas aux arguments de Telus à cet égard. Contrairement au nom de la société mentionné dans l'exemple cité par Telus, le mot « Orange » peut être employé à la fois comme substantif et comme adjectif. Par conséquent, l'expression « The Future's Orange » oriente non seulement le lecteur vers la défenderesse, mais elle évoque aussi l'idée d'un avenir orangé. Ce second sens - mystérieux celui-là - existe, que la société défenderesse devienne bien connue ou pas au Canada.
[68] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la conclusion de la Commission selon laquelle la marque d'Orange était en soi plus distinctive que celle de Telus était manifestement erronée.
b) Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[69] La Commission a fait remarquer que la marque « The Future is Friendly » de Telus est en usage depuis 1997 et qu'elle est bien connue à cause d'activités de vente et de promotion à grande échelle. La marque « Future's Bright » d'Orange n'étant pas encore en usage, la Commission a conclu que ces éléments faisaient pencher la balance en faveur de Telus.
[70] Telus ne conteste pas cette conclusion, mais elle souligne avoir utilisé beaucoup plus sa marque au cours des années qui sont suivi la décision de la Commission.
c) Le genre de marchandises, de services ou d'entreprises et la nature du commerce
[71] La Commission a conclu que les marchandises et les services des parties se recoupent et qu'il était vraisemblable qu'il y ait également recoupement dans leurs réseaux de vente.
[72] Là encore, Telus ne conteste pas cette conclusion.
d) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce
[73] Dans une analyse soigneusement argumentée, la Commission a jugé que la marque « The Future is Friendly » de Telus et la marque « The Future's Bright, The Future's Orange » d'Orange se ressemblent passablement. Les deux marques font référence au futur et en donnent une idée positive.
[74] Le premier élément d'une marque est souvent considéré comme le plus important, mais, en l'espèce, la Commission était d'avis que c'était la dernière partie de la marque d'Orange, c'est-à-dire « The Future's Orange » , qui faisait davantage impression. En outre, elle a souligné que, lorsque le premier élément d'une marque est couramment utilisé dans le commerce ou qu'il est suggestif, il perd de son importance.
[75] C'est dans ce contexte que la Commission a examiné l'état du registre, soulignant qu'il y avait 210 demandes ou enregistrements actifs de marques de commerce comportant le mot « Future » en liaison avec des marchandises ou des services dans les domaines pertinents. Elle a retenu seize marques qui utilisaient le mot « Future » expressément en liaison avec du matériel et des services de télécommunication, et elle les a donc considérées comme les plus pertinentes.
[76] Ce groupe comportait des marques telles que « The Future is Calling » , « The Wireless Future is Now » , « The Future is Here » et un dessin « Welcome to the Future » . Les autres marques que la Commission a considéré comme les plus pertinentes étaient « Future Page » , « Future World » , « Futurekids » et « Futureway » , toutes utilisées en liaison avec des produits et des services de télécommunication.
[77] Depuis l'audience devant la Commission, trois marques sur les seize considérées les plus pertinentes ont été radiées, y compris le dessin « Welcome to the Future » . En outre, Telus a engagé des procédures de radiation contre la marque « The Future is Calling » et elle a fait l'acquisition de la marque « The Future is Here » .
[78] Il y avait aussi dans le registre, lorsque la Commission l'a examiné, un certain nombre de marques comportant le mot « Future » , qui appartenaient à Future Shop Ltd. (aujourd'hui Best Buy Canada Ltd.). Future Shop Ltd. est un gros détaillant de matériel électronique, dont, notamment, des téléphones cellulaires. Il y avait aussi la marque « Futureway » appartenant à Futureway Communications Inc., un fournisseur de services téléphoniques numériques.
[79] Après avoir examiné ces éléments de preuve, la Commission a conclu que Telus n'était pas en droit de monopoliser le mot « Future » ou les mots « The Future is... » ou « The Future's... » .
[80] Telus soutient que la Commission a conclu à tort que les éléments de preuve liés à l'état du registre démontraient que le mot « Future » a été couramment utilisé dans le domaine applicable du commerce. En particulier, elle fait remarquer qu'aucune preuve n'a été soumise à la Commission pour démontrer que l'une quelconque des marques « The Future is Calling » , « The Wireless Future is Now » ou « Welcome to the Future » était réellement en usage.
[81] Telus ne conteste pas que les autres marques comportant le mot « Future » , comme celles que possèdent Future Shop Ltd. et Futureway Communications Inc., sont activement utilisées et, en fait, des preuves à cet effet ont été soumises à la Commission.
[82] Dans une demande telle que l'espèce, la présence de marques dans le registre, hormis celles de l'opposant, est une circonstance pertinente que la Commission se doit de prendre en considération : Park Avenue, précité. Lorsqu'il existe de nombreux enregistrements pertinents, il est possible de tirer de l'état du registre des conclusions au sujet de l'état du marché : Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)
[83] Pour ce qui est de l'argument d'Orange quant à l'affaiblissement de la marque, la Commission a conclu qu'il y avait, dans le domaine des télécommunications, un nombre considérable d'enregistrements comportant le mot « Future » . Elle en a conclu que Telus ne pouvait prétendre à un monopole sur le mot « Future » , ni faire de même avec les mots « The Future is... » ou « The Future's... » .
[84] Compte tenu des éléments de preuve soumis à la Commission, je suis convaincue qu'il lui était raisonnablement loisible de tirer cette conclusion et que sa décision à cet égard n'était pas manifestement erronée. En outre, comme il a été signalé plus haut, je ne suis pas persuadée que l'évolution de l'état du registre pendant la période qui s'est écoulée entre l'audience devant la Commission et l'audition de l'appel mènerait à une conclusion différente.
[85] Pour ce qui est du degré de ressemblance entre la marque « The Future is Friendly » de Telus et la marque « The Future's Bright » d'Orange, la Commission a fait remarquer avec raison qu'en général, le premier élément d'une marque est souvent considéré comme le plus important mais que, lorsque cet élément est couramment utilisé dans le marché ou est descriptif ou suggestif, il perd de son importance : Condé Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 193 (C.F. 1re inst.).
[86] En fait, comme l'a signalé la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, lorsque deux marques comportent un élément commun qui figure également dans plusieurs autres marques utilisées sur le même marché, les consommateurs ont tendance à porter davantage leur attention sur les autres caractéristiques des marques et à faire ainsi la distinction entre elles (p. 61).
[87] Dans ce contexte, je suis persuadée qu'il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure que c'est la dernière partie de la marque d'Orange qui faisait davantage impression.
e) Conclusion au sujet de la question de la confusion
[88] Compte tenu de l'analyse qui précède, je conclus que la Commission a bien cerné les facteurs pertinents dont il faut tenir compte au moment d'évaluer si deux marques créent de la confusion et qu'elle a correctement apprécié ces facteurs. À mon avis, il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure qu'il était plus que probable que les consommateurs ne croiraient pas que les marchandises ou les services visés par la marque « Future's Bright » proviennent de la même source que les marchandises ou les services visés par la marque « The Future is Friendly » , et cette conclusion n'était pas manifestement erronée.
[89] L'argument de Telus au sujet du droit à l'enregistrement prévu au paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce repose sur sa thèse selon laquelle, à la date à laquelle Orange a déposé sa demande d'enregistrement, les deux marques en question créaient de la confusion.
[90] Compte tenu de ma conclusion au sujet du caractère raisonnable de la conclusion de la Commission concernant la question de la confusion, il est inutile d'analyser la question du droit à l'enregistrement, sinon pour faire remarquer que la différence entre les dates importantes pour l'évaluation de ce droit prévu au paragraphe 16(3) par rapport à la question de la confusion en vertu de l'alinéa 12d) n'entraîne pas une conclusion différente en l'espèce.
[91] Dans le même ordre d'idées, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés plus haut dans la présente décision, l'argument de Telus au sujet du caractère distinctif dont il est question à l'alinéa 18(1)b) ne peut pas être retenu, même si, conformément à l'article 18 de la Loi sur les marques de commerce, l'évaluation que prévoit cette disposition doit être effectuée au moment où ont été entamées les procédures d'opposition.
Orange avait-elle l'intention de faire usage de la marque « Future's Bright » au Canada?
[92] Telus soutient que la Commission a conclu à tort qu'Orange a satisfait aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce. C'est-à-dire, d'après Telus, que la Commission avait en main des preuves circonstancielles qui lui auraient raisonnablement permis de conclure qu'Orange n'avait pas encore l'intention de faire usage de la marque « Future's Bright » au Canada.
[93] À cet égard, Telus souligne que la Commission n'a été saisie d'aucune preuve indiquant qu'Orange avait commencé à faire usage de sa marque « Future's Bright » , ni qu'elle n'avait déposé une déclaration d'emploi, conformément aux dispositions du paragraphe 40(3) de la Loi sur les marques de commerce.
[94] Par conséquent, Telus prétend qu'il incombait à Orange de réfuter cette déduction et qu'elle ne l'a pas fait.
[95] Telus fait en outre valoir que le fait qu'environ sept ans après avoir présenté la demande d'enregistrement initiale, Orange n'ait pas encore fait usage de la marque « Future's Bright » au Canada, est une preuve circonstancielle convaincante qu'elle n'a pas l'intention requise d'utiliser un jour la marque en question.
[96] Telus soutient que les intentions futures d'Orange sont une chose que seule cette dernière connaît et que, par conséquent, le fardeau qu'elle a de produire une preuve à cet égard devrait être peu exigeant.
[97] Selon Telus, l'omission d'Orange de produire une preuve en réponse à ses allégations permet de conclure que les preuves qu'Orange aurait pu fournir à cet égard n'auraient pas aidé sa cause : Merrill Lynch & Co. c. Banque de Montréal (1996), 66 C.P.R. (3d) 150 (C.F. 1re inst.), aux pages 165 et 166.
[98] Telus fait valoir que, n'ayant pas prouvé qu'elle avait réellement l'intention de faire usage de la marque au Canada, Orange n'a pas réfuté la conslusion selon laquelle elle n'entendait pas faire usage de la marque, et l'opposition aurait dû être accueillie pour ce motif.
[99] Il ressort d'un examen de la décision de la Commission que celle-ci a conclu que Telus ne s'était pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait d'établir les faits qu'elle invoquait dans son argument fondé sur l'article 30. Plus précisément, la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune preuve indiquant qu'Orange n'avait pas l'intention d'employer la marque « Future's Bright » au Canada.
[100] Pour ce qui est de ce point, la première question que doit trancher la Cour est celle de la date pertinente relativement à ce motif d'opposition. Après avoir examiné la disposition législative elle-même et la jurisprudence, je suis convaincue que la date pertinente pour l'argument fondé sur le non-respect est celle du dépôt de la demande d'enregistrement d'Orange, soit le 15 décembre 1997.
[101] Le point suivant est l'étendue du fardeau de preuve qui incombe à une partie qui allègue le non-respect de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce. Il ressort clairement de la jurisprudence que, bien que l'auteur d'une demande d'enregistrement soit légalement tenu de prouver que sa demande est conforme à l'article 30, l'opposant a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels il fonde son argument de non-respect : John Labatt Ltd., précité, à la page 298.
[102] Même s'il est vrai que le fait que l'une des parties possède certaines connaissances contribuera à alléger le fardeau de preuve imposé à une autre partie, cela ne fait pas disparaître entièrement ce fardeau : John Labatt Ltd., aux pages 298 et 299.
[103] En l'espèce, d'après les éléments de preuve soumis à la Commission à l'appui de l'argument de non-respect invoqué par Telus, à la date de présentation, la marque « Future's Bright » d'Orange n'avait jamais été employée au Canada. Ce n'est guère surprenant puisqu'il s'agissait d'une demande d'emploi proposé et le droit d'Orange de faire usage de la marque en question était chaudement contesté.
[104] À mon avis, le fait qu'Orange n'avait pas encore déposé de déclaration d'emploi, conformément aux dispositions du paragraphe 40(3) de la Loi, n'était d'aucune utilité pour Telus puisque la Loi sur les marques de commerce n'exige pas qu'une telle déclaration soit déposée avant que le registraire ait accepté l'enregistrement.
[105] Dans ces circonstances, la conclusion de la Commission selon laquelle Telus ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir les faits qu'elle invoquait à l'appui de son argument fondé sur l'article 30 n'était pas manifestement erronée.
[106] De plus, je ne suis pas convaincue que les nouveaux éléments de preuve soumis à la Cour jettent plus de lumière sur la question de l'intention qu'avait Orange le 15 décembre 1997. Telus ne peut donc pas avoir gain de cause sur ce point.
Conclusion
[107] Compte tenu de l'analyse qui précède, je conclus que la décision de la Commission de rejeter l'opposition formulée par Telus contre l'enregistrement de la marque « The Future's Bright, The Future's Orange » d'Orange n'était pas manifestement erronée. En fait, selon moi, sa conclusion était correcte.
[108] L'appel est donc rejeté, avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE le rejet du présent appel, avec dépens.
« Anne Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : T-844-04
INTITULÉ : TELUS CORPORATION ET AL.
demanderesses
- et -
ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 1er MARS 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 29 AVRIL 2005
COMPARUTIONS :
David Wotherspoon
Andrea E. Kokonis POUR LES DEMANDERESSES
Wendy M. Noss POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP
Avocats
Agents de brevets et de marques
de commerce
Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LES DEMANDERESSES
SIM HUGHES, ASHTON & McKAY LLP
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE