Date : 19980126
Dossier : T-2765-93
OTTAWA (ONTARIO), LE 26 JANVIER 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY
| AFFAIRE INTÉRESSANT l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, |
| ET l"enregistrement no 366,164 au Canada de la marque de commerce PROLOGIC & design, daté du 2 mars 1990 |
ENTRE :
PROLOGIC SYSTEMS LIMITED,
requérante,
- et -
PROLOGIC CORPORATION,
intimée.
ORDONNANCE
VU l'avis de requête du 26 novembre 1993 de la requérante;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
| 1. La demande est accueillie; |
| 2. L'inscription dans le registre des marques de commerce, portant le numéro d'enregistrement 366,164 et datée du 2 mars 1990, au nom de Prologic Corporation, est invalide; |
| 3. L'enregistrement no 366,164 de la marque de commerce PROLOGIC & design est radié du registre des marques de commerce; |
| 4. La requérante a droit aux dépens. |
" Allan Lutfy "
Juge
Traduction certifié conforme _____________________
Suzanne Bolduc, LL.B.
Date : 19980126
Dossier : T-2765-93
| AFFAIRE INTÉRESSANT l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, |
| ET l'enregistrement no 366,164 au Canada de la marque de commerce PROLOGIC & design, daté du 2 mars 1990 |
ENTRE :
PROLOGIC SYSTEMS LIMITED,
requérante,
- et -
PROLOGIC CORPORATION,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] Il s'agit en l'espèce d'une demande de radiation d'une marque de commerce déposée1. La requérante sollicite une ordonnance radiant la marque de commerce " PROLOGIC & design " du registre des marques de commerce pour deux principaux motifs :
| a) l'intimée n'est pas une personne qui a le droit d'enregistrer la marque de commerce " PROLOGIC & design " parce que, à la date où elle a employé en premier lieu ou a fait connaître sa marque de commerce le 10 avril 1986, cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce " PROLOGIC " et le nom commercial " Prologic Systems Limited " que la requérante avait antérieurement employés ou révélés au Canada au sens des alinéas 16(1)a ) et c) respectivement de la Loi sur les marques de commerce; |
| b) l'enregistrement de la marque de commerce " PROLOGIC & design " est invalide parce que, à la date où ont été entamées les présentes procédures le 26 novembre 1993, la marque de commerce n'était pas apte à distinguer véritablement les services de l'intimée des services de la requérante au sens de l'alinéa 18(1)b ) et de la définition de " distinctive " à l'article 2. |
[2] La requérante Prologic Systems Limited fournit depuis 1975 des services de logiciels et de matériel informatiques ainsi que des services de consultation, notamment du personnel, pour répondre aux besoins de ses clients. Ces services comprennent notamment la conception, l'installation et l'entretien de systèmes informatiques servant à la collecte et à la diffusion de renseignements dans diverses disciplines. Les bureaux de la requérante sont situés à Ottawa et ses principaux clients sont divers ministères du gouvernement fédéral. En 1986, ses revenus bruts étaient de 700 000 $ et, en 1991, ils étaient de plus de 5 millions de dollars.
[3] Depuis 1985, l'intimée Prologic Corporation accorde des licences d'utilisation de ses logiciels dans le secteur des services financiers. La plupart de ses clients sont des coopératives de crédit, des sociétés de fiducie et des banques étrangères exerçant leurs activités au Canada, bien qu'elle ait à l'occasion accordé des licences concernant ses logiciels à des entreprises étrangères à ce secteur financier. Ses logiciels sont utilisés dans un réseau d'ordinateurs personnels pour extraire, par exemple, toutes les opérations bancaires dans une institution comportant plusieurs succursales. L'intimée offre des services de consultation pour l'installation de ses logiciels et l'acquisition du matériel approprié. Elle vend aussi du matériel informatique à ses clients. Le bureau principal de l'intimée est situé en Colombie-Britannique et ses clients se trouvent dans cette province, en Alberta, au Manitoba et en Ontario. L'intimée a une succursale près de Toronto depuis 1988; toutefois, la preuve n'est pas très précise quant à l'étendue de ses activités commerciales en Ontario. En 1993, le chiffre des ventes de l'intimée était de plus de 5 millions de dollars.
[4] Avant octobre 1996, la dénomination sociale de l'intimée était Prologic Computer Corporation. Les deux sociétés ont été constituées sous le régime de la loi fédérale.
[5] En mars 1990, l'intimée est devenue propriétaire inscrit de la marque de commerce " PROLOGIC & design " dont la date de premier emploi était d'au moins le 10 avril 1986 pour des services décrits de la manière suivante :
| [TRADUCTION] Exploitation d'une entreprise s"occupant de la préparation, de l'octroi de licences, de l'installation, de l'assemblage, de l'entretien et de la distribution de services de logiciels et de matériel informatiques ainsi que de services de consultation à l'égard de logiciels et de matériel informatiques. |
En juillet 1997, l'intimée a obtenu une modification de son énoncé de service concernant sa marque de commerce. Cet énoncé prévoit désormais ce qui suit :
| [TRADUCTION] Exploitation d'une entreprise concernant l'octroi de licences relativement à des logiciels informatiques pour l'exploitation d'une entreprise de services financiers. |
La marque de commerce de l'intimée qui est accompagnée du dessin d'une sphère se présente sous la forme suivante :
[6] La requérante ignorait que l'intimée avait demandé l'enregistrement de sa marque de commerce. L'enregistrement a été accordé à l'intimée sans qu'aucune déclaration d'opposition ne soit déposée.
[7] Une marque de commerce déposée est présumée être valide2. C'est à la requérante qu'il incombe d'établir que la marque de commerce de l'intimée devrait être radiée3. La partie qui conteste la validité de l'enregistrement doit prouver que sa réputation est établie dans le commerce sous une appellation avec laquelle il pourrait y avoir de la confusion4. La requérante doit prouver qu'elle a employé sa propre marque de commerce ou son propre nom commercial avant la date du premier emploi par l'inscrivant, et elle doit aussi démontrer que les deux marques concurrentes créent de la confusion l'une avec l'autre.
[8] En l'espèce, il y a de nombreux éléments de preuve indiquant que la requérante a employé ses noms commerciaux " Prologic Systems Ltd. " et " Prologic " dans les dix années qui ont précédé la date à laquelle l'intimée a employé sa marque en premier lieu en 1986. La preuve indique aussi que ces noms commerciaux sont connus des clients et des fournisseurs de la requérante. Toutefois, la preuve documentaire produite par la requérante pour étayer son affirmation générale qu'elle a employé la marque de commerce PROLOGIC sur sa papeterie, dans sa correspondance, dans sa publicité et dans sa documentation publicitaire entre 1984 et la date à laquelle l'intimée a employé sa marque en premier lieu en 1986 est moins convaincante. Très peu de documents invoqués par la requérante semblent avoir été rédigés avant avril 1986, et aucun de ceux-ci n'indique l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services ou marchandises de la requérante5. En résumé, je suis convaincu que la requérante a démontré que l'emploi de ses noms commerciaux était antérieur à la date à laquelle l'intimée a employé sa marque en premier lieu. La déclaration de la requérante suivant laquelle elle avait employé sa marque de commerce pendant la période pertinente n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Cette affirmation n'est ni corroborée ni contredite par la preuve documentaire. Toutefois, les critères relatifs au premier emploi de la marque de commerce ou du nom commercial au paragraphe 16(1) sont présentés sous forme alternative. Je suis persuadé que la requérante a réussi à démontrer que son emploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial était antérieur à la date à laquelle l'intimée a employé sa marque en premier lieu.
[9] Les critères permettant de déterminer si la marque de commerce PROLOGIC & design de l'intimée crée de la confusion avec les noms commerciaux " Prologic Systems Ltd. " et " Prologic " de la requérante sont énoncés aux paragraphes 6(3) et (5). Ces dispositions sont reproduites à l'annexe A des présents motifs. Pour déterminer la possibilité de confusion, il faut présumer que la marque de commerce ou le nom commercial ont été employés dans la même région. La possibilité de confusion peut être établie par une preuve de la confusion réelle ou de ce qui pourrait se produire6.
[10] En l'espèce, la preuve produite par la requérante relativement à la confusion réelle se limite à quatre incidents qui se sont produits entre décembre 1989 et août 1992; il s'agit de l'acquisition par la requérante d'une imprimante de micro-système, de deux communications qu'elle a reçues de différents services de publication d'annuaires et de l'appel téléphonique d'un fournisseur de l'intimée. Aucun de ces cas de confusion réelle ne concerne le marché ou les clients de la requérante. À mon avis, il ne s'agit pas d'une preuve de la confusion au sens de l'article 67.
[11] La requérante ne doit toutefois pas nécessairement établir la confusion réelle8. La requérante doit prouver la possibilité de confusion si l'emploi simultané de son nom commercial et de la marque de commerce de l'intimée dans la même région géographique ou sur le même marché serait susceptible de faire conclure que leurs services respectifs sont fournis par la même personne. Ce critère a été énoncé par la Cour d'appel dans l'arrêt Oshawa Holdings Ltd.9 :
| Voici ce qu'écrit Fox à propos de l'article 6 [dans Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition (1972) à la page 150] : |
| [TRADUCTION] ... La question se pose de savoir si l'emploi d'une marque de commerce, dans la même région où une autre marque de commerce ou un autre nom commercial est employé, pourrait amener les gens à penser que les produits ou services associés avec les deux marques de commerce, ou associés avec l'entreprise exploitée sous ce nom commercial, sont les produits ou services de la même personne lors même que ces produits ou services ne relèvent pas de la même catégorie. |
| Je conviens que cette question, telle qu'elle est posée ci-dessus par M. Fox, fait état des critères essentiels établis par l'article 6. Il n'est pas nécessaire, à mon avis, qu'il y ait eu utilisation effective des marques semblables dans la même région, ni qu'il y ait la preuve d'une confusion réelle. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 n'envisagent pas une confusion réelle dans les faits, mais ce qui se produirait probablement si l'appelante et l'intimée employaient l'une et l'autre des marques et des noms commerciaux semblables pour différentes catégories de marchandises dans la même région. |
[12] Il a aussi été affirmé que le critère applicable est celui de la confusion du point de vue du consommateur, soit " une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale "10. Lorsque deux marques de commerce sont composées du même mot, la seule différence étant l'ajout d'un dessin à l'une des marques, le dessin lui-même ne fait pas nécessairement disparaître la possibilité de confusion11. La Cour devrait se mettre à la place d'un consommateur qui n'a qu'un souvenir général et imprécis de la marque précédente et qui voit ensuite la dernière marque toute seule12.
[13] Dans Hartco Enterprises Inc. c. Becterm Inc.13, le juge Dubé a examiné l'emploi de deux marques de commerce identiques, sauf que l'une de celles-ci était écrite avec un trait d'union, dans un cas où l'un des utilisateurs était un distributeur de matériel et de logiciels informatiques et l'autre un fabricant et un installateur d'ordinateurs très perfectionnés. Les deux entreprises avaient leurs bureaux dans la province de Québec. Le juge Dubé a conclu que l'emploi des deux marques de commerce créerait de la confusion :
| Les marques de commerce étant, en l'espèce, identiques (sauf le trait d'union), il y avait à l'évidence probabilité de confusion à l'époque où l'intimée a présenté sa demande d'enregistrement. Parmi les éléments dont il doit être tenu compte, conformément au paragraphe 6(5) de la Loi, pour déterminer si cette probabilité existe, le seul qui n'est peut-être pas évident à sa face même concerne la nature du commerce, des services ou entreprises, étant donné le fait que la requérante distribue des ordinateurs ordinaires à son propre réseau de magasins, alors que l'intimée offre des ordinateurs perfectionnés destinés à des clients particuliers. Cependant, cet élément ne suffit pas, à mon avis, à éliminer la probabilité évidente de confusion entre les deux marques employées en liaison avec des ordinateurs. Quoique la nature du commerce ne soit pas la même, les marques sont toutes deux utilisées, sur le même marché, en liaison avec le même type de marchandises. |
| De plus, la raison d'être de la Loi est, d'abord et avant tout, de protéger le public : l'intérêt public commande que l'intégrité du registre soit à l'abri des revendications opposées des parties. |
[14] La requérante a créé le mot " Prologic ", qui est le mot qui compte dans sa dénomination sociale, en combinant les mots " professional ", " programming " et " logic ". L'intimée affirme que sa marque PROLOGIC est un acronyme pour " programming logic " et ressemble au nom d'un langage de programmation connu appelé " prolog ". Ce dernier mot est lui-même un acronyme pour programmation logique. À mon avis, " Prologic ", en tant que nom commercial qui ressemble au mot " prolog " et en tant qu'acronyme de " programming logic ", n'a pas un caractère distinctif inhérent. L'emploi par la requérante de sa marque de commerce n'est pas devenu assez connu pour accroître considérablement son caractère distinctif. De même, l'emploi par l'intimée de sa marque de commerce n'a pas augmenté son caractère distinctif.
[15] La requérante a employé son nom commercial " Prologic " pendant environ dix ans avant que l'intimée emploie sa marque de commerce en premier lieu.
[16] L'intimée n'a pas complètement tort d'affirmer que la nature des services offerts par les parties respectives n'est pas la même. La requérante et l'intimée sont apparemment deux petites entreprises prospères qui offrent leurs services à une clientèle limitée dans leurs régions respectives. Toutefois, leurs services ne sont pas suffisamment différents pour écarter la possibilité de confusion. Les deux entreprises fournissent des services de programmation et de traitement des données. Elles s'occupent toutes les deux de la mise au point et de l'entretien de logiciels. Les différences qui peuvent exister entre les services qu'elles offrent découlent des besoins spécifiques et quelque peu différents de leurs clients. Ni les différences dans les besoins informatiques qui existent entre le secteur des services financiers et les ministères du gouvernement fédéral, ni la décision de l'intimée de commercialiser ses logiciels en octroyant des licences ne constituent une différence qui diminuerait la confusion que crée le nom " Prologic " s'il était employé dans la même région par les deux parties. Pour reprendre les termes de mon collègue le juge Rothstein dans l'affaire Wellington County Brewery Ltd. c. Corby Distilleries Ltd.14, la question n'est pas de savoir si les services de la requérante risquent d'être confondus avec les services de l'intimée; le problème vient plutôt du fait que le public pourrait croire que les services proviennent dans les deux cas de la même source.
[17] De même, le dessin d"une sphère à la gauche de la marque de commerce PROLOGIC de l'intimée n'atténue pas la ressemblance avec le nom commercial " Prologic " de la requérante ou sa désignation sociale. Plus précisément, ce dessin ne créerait pas une distinction suffisante entre l'emploi par les parties de noms se ressemblant dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. PROLOGIC fait partie du vocabulaire de la programmation informatique. Si la requérante et l'intimée devaient exercer leurs activités dans la même région, je suis persuadé que les clients ayant un souvenir général de la première marque seraient susceptibles d'associer les deux marques lorsque mis en présence de la marque de l'autre partie pour la première fois. Les clients se rappelleront de PROLOGIC et non du dessin d'une sphère. Il y aurait possibilité de confusion au sens des articles 6 et 16.
[18] S'il était nécessaire d'examiner la deuxième question soulevée par la requérante, c'est-à-dire le caractère distinctif, je conclurais que la marque de commerce PROLOGIC & design ne distingue pas les services de l'intimée de ceux de la requérante.
[19] La présente demande est accueillie avec dépens. La marque de commerce PROLOGIC & design sera radiée du registre des marques de commerce.
" Allan Lutfy "
Juge
Ottawa (Ontario)
26 janvier 1998
Traduction certifié conforme _____________________
Suzanne Bolduc, LL.B.
ANNEXE A
6(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
...
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
6(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
...
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2765-93
INTITULÉ DE LA CAUSE : Prologic Systems Limited c. Prologic Corporation
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 6 janvier 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LUTFY
EN DATE DU 26 JANVIER 1998
ONT COMPARU :
Kenneth E. Sharpe pour la requérante
J. Christopher Robinson pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Scott & Aylen
Ottawa (Ontario) pour la requérante
Smart & Biggar
Vancouver (C.-B.) pour l'intimée
__________________11 La demande est présentée sur le fondement des articles 57, 58 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13. Ces articles permettent à " toute personne intéressée " de demander la radiation d'une marque de commerce par la production devant la Cour fédérale du Canada d'un avis de requête indiquant tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée. Les parties reconnaissent que la requérante est une " personne intéressée ".
2 Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1re inst.), p. 27.
3 Mr. P's Mastertune c. Tune Masters (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (C.F. 1re inst.), p. 134; Everex Systems Inc. c. Everdata Computer Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 175 (C.F. 1re inst.), p. 180.
4 British American Bank Note Co. c. Bank of America (1983), 71 C.P.R. (2d) 26 (C.F. 1re inst.), p. 35.
55 La requérante a produit dix documents pour étayer son allégation d'emploi antérieur de sa marque de commerce. Des deux documents dont la date est clairement antérieure à avril 1986, l'un est une demande d'emploi (pièce 30) et l'autre est une lettre rédigée par l'un des clients de la requérante (pièce 49). Aucun des autres documents (pièces 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63) n'indique une date d'emploi de la marque de commerce avant avril 1986.
66 Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.), décision examinée plus en détail infra, au paragraphe 12.
77 Gigi Inc. c. Bigi (Canada) Ltd. (1988), 21 C.P.R. (3d) 439 (C.F. 1re inst.), p. 444; Ayotte c. Aliments Trans Gras Inc. (1990), 34 C.P.R. (3d) 17 (C.F. 1re inst.), p. 23. Voir aussi Freed & Freed Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1950), 14 C.P.R. 19 (C.É.), p. 27 où l'on a considéré que l'absence d'une confusion réelle n'était pas importante étant donné qu'il n'y avait eu aucun emploi en même temps. On pourrait affirmer la même chose lorsque la marque a été employée en même temps dans des régions différentes par des entreprises relativement petites.
88 Gigi Inc., ibid., p. 444; Aliments Trans Gras Inc., ibid., p. 24.
9 Supra, note 6, aux p. 42 et 43.
10 Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), p. 5.
11 Cartier Men's Shop Ltd. c. Cartier Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1re inst.), p. 73.
12 British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48 (C.É), p. 57 et 58.
13 (1989), 24 C.P.R. (3d) 223 (C.F. 1re inst.), p. 229.
1414 (1995), 92 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.), p. 86. S'appuyant sur l'arrêt de la Cour d'appel Oshawa Holdings Ltd., supra, note 6, le juge Rothstein a dit : " L'appelante prétend que, comme, essentiellement, la vodka [Grand Duke] et l'ale [Iron Duke] ne se font pas concurrence, les probabilités de confusion sont minimes, voire nulles. La question n'est toutefois pas de savoir si l'ale de l'appelante risque d'être confondue avec la vodka de l'intimée; le problème vient plutôt du fait que le public pourrait croire que les deux produits proviennent de la même source. "