Date : 20001026
T-1404-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 45 et 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C (1985), ch. T-13, modifiée
ET un appel d'une décision en date du 28 avril 1997
par laquelle le registraire des marques de commerce
a maintenu au registre l'enregistrement de la marque de commerce
no 258 685 - « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL »
T-1406-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 45 et 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C (1985), ch. T-13, modifiée
ET un appel d'une décision en date du 28 avril 1997
par laquelle le registraire des marques de commerce
a maintenu au registre l'enregistrement de la marque de commerce
no 257 847 - « YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE »
E n t r e :
CULLMAN VENTURES, INC.
appelante
- et -
QUO VADIS INTERNATIONAL LTD./LTÉE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LEMIEUX
INTRODUCTION
[1] Les deux présents appels sont interjetés en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) de deux décisions rendues le 28 avril 1997 par l'agent d'audience principal Denise Savard. Ils mettent en jeu la notion centrale d' « emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises déterminées dans le contexte de l'article 45 de la Loi.
[2] L'article 45 de la Loi permet au registraire des marques de commerce de radier une marque de commerce si son propriétaire enregistré ne fournit pas une preuve d'emploi au cours de la période visée. En l'espèce, l'agent d'audience principal a refusé de radier les deux marques en cause pour ce qui est des « agendas » mais les a radiées en ce qui concerne les calendriers dans l'appel T-1404-97. Elle a toutefois maintenu l'enregistrement des « calendriers » dans le cas de l'appel T-1406-97 relatif à la marque « Your year's planning at a single glance » .
[3] Cullman Ventures Inc. (Cullman) a invoqué en décembre 1995 l'article 45 de la Loi pour attaquer deux marques de commerce enregistrées appartenant à Quo Vadis International Ltd./Ltée (Quo Vadis), à savoir :
a) la marque de commerce enregistrée LMC 258 685 -- LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL (la marque de commerce de langue française) en liaison avec des « publications imprimées, notamment des agendas et des calendriers » ;
b) la marque de commerce enregistrée LMC 257 847 -- YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE (la marque de commerce de langue anglaise) en liaison avec les mêmes marchandises, en l'occurrence des agendas et des calendriers.
[4] En réponse aux avis qui lui ont été envoyés conformément à l'article 45, Quo Vadis a déposé, dans chaque dossier, l'affidavit de son président, M. Francis Beltrami. Le contenu de l'affidavit souscrit par M. Beltrami dans ces deux instances introduites en vertu de l'article 45 est essentiellement le même. Dans ce type d'instance, Cullman ne peut déposer un affidavit en réponse et ne peut contre-interroger M. Beltrami au sujet de ses affidavits. Cullman devait se contenter de soumettre ses observations à l'agent d'audience principal.
[5] L'essentiel des affidavits de M. Beltrami se trouve dans l'annexe A, qui consiste en des échantillons d'agendas et en l'identification de certaines pages intérieures de ces agendas où la marque de commerce est employée. En ce qui concerne la marque de commerce de langue anglaise, M. Beltrami a annexé sous la cote B une photocopie d'un calendrier portant la marque « DIARIZON® » YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE.
[6] Dans ses affidavits, M. Beltrami affirme que les agendas et les calendriers ont été vendus au cours de la période en cause sur le marché canadien à des fournisseurs d'articles de bureau, à des librairies et à des bibliothèques, surtout dans la province de Québec. Il a précisé les quantités qui ont été vendues et les recettes qui ont été touchées au cours des années 1993, 1994 et 1995.
DÉCISIONS DE L'AGENT D'AUDIENCE PRINCIPAL
[7] L'agent d'audience principal a rendu deux décisions distinctes pour les deux marques de commerce visées par les contestations formulées par Cullman en vertu de l'article 45.
a) « Le planning horizontal de votre année d'un seul coup d'oeil »
(T-1404-97)
(i) Aucune mention de calendriers
[8] Devant l'agent d'audience principal, Cullman a fait observer que, dans son affidavit, M. Beltrami n'avait fait aucune allusion à l'emploi par Quo Vadis de sa marque en liaison avec des calendriers. L'agent d'audience principal s'est dite du même avis et elle a radié du registre cette marque enregistrée en liaison avec des calendriers.
(ii) Emploi assimilable à l'emploi d'une marque composée
[9] L'agent d'audience principal a conclu qu'au moins deux des cinq agendas de Quo Vadis produits par M. Beltrami contenaient dans certaines pages intérieures les mots LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL. En fait, la marque de commerce apparaissait sous la forme suivante :
« DIARIZON® » LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL.
[10] Cullman a avancé l'argument que le mot « DIARIZON® » serait perçu comme étant la marque de commerce alors que les mots « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL » seraient considérés comme une description des marchandises. À titre subsidiaire, Cullman a soutenu que toute l'expression « DIARIZON® » LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL serait perçue comme la marque de commerce employée. Dans un cas comme dans l'autre, cet emploi ne peut être considéré comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée, c.-à-d. « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL » .
[11] L'agent d'audience principal a rejeté les arguments de Cullman. En premier lieu, elle a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie et l'espèce Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull c. Herridge, Tolmie et le Registraire des marques de commerce, 4 C.P.R. (3d) 523, [1985] 1 C.F. 396, en déclarant ce qui suit :
[...] car l'expression « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL » et le mot « DIARIZON » n'apparaissent pas en position si rapprochée qu'ils peuvent seulement être perçus comme une seule marque de commerce composée. À mon avis, il est tout à fait probable que les deux expressions seraient aussi considérées comme deux expressions distinctes, et cette impression est renforcée par le symbole ® apparaissant après le mot « DIARIZON » ce qui, à mon avis, indiquerait que le mot « DIARIZON » est une marque de commerce distincte de l'expression « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL » . [
Non souligné dans l'original.][12] Deuxièmement, l'agent d'audience principal a décidé ce qui suit au sujet de l'argument de Cullman suivant lequel l'expression « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL » ne serait pas perçue comme une marque de commerce mais plutôt comme des mots fournissant une description des marchandises, en précisant qu'il n'était pas facile de se prononcer sur cet argument :
À mon avis, la marque de commerce est très suggestive en liaison avec des agendas. Par ailleurs, il reste que cette expression est une marque de commerce déposée et je dois dire que même si j'ai des doutes à savoir si elle serait perçue comme marque de commerce, je ne suis pas convaincu que, telle qu'elle est employée, elle ne le serait pas. J'ajouterais que même si le mot « DIARIZON » est suivi du symbole ® alors que l'expression « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL » ne l'est pas, cela ne règle pas la question. Comme l'a clairement souligné le propriétaire inscrit, l'emploi du ® ou de tout autre symbole en vue d'identifier une marque de commerce sur des marchandises ou l'emballage n'est pas exigé par la loi (voir l'affaire A.W. Allen Ltd. C. Warner-Lambert Canada Inc., 6 C.P.R. (3d) 270). [Non souligné dans l'original.]
(iii) Emploi limité à certaines pages intérieures des agendas
[13] Cullman a également fait remarquer que la marque ne se retrouvait ni sur la page couverture des agendas ni sur la deuxième de couverture, mais bien quelque part à l'intérieur des agendas eux-mêmes. Cullman a soutenu que cet emploi ne pouvait être considéré comme l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des agendas parce que la marque ne permettait pas de distinguer les agendas de Quo Vadis. Cullman a également affirmé que rien ne permettait de penser qu'au moment de l'achat, le consommateur pouvait voir la marque de commerce contestée ou encore que cette marque était portée à son attention. Cullman a soutenu que cet emploi ne servait tout au plus qu'à distinguer certaines pages de l'agenda d'autres pages du même agenda.
[14] L'agent d'audience principal a rejeté ces arguments en établissant une distinction entre l'affaire dont elle était saisie et l'espèce Playboy Enterprises Inc. c. Germain (no 1),
16 C.P.R. (3d) 517, à la page 523, en déclarant ce qui suit :
Je conviens avec le procureur du propriétaire inscrit que la décision Playboy n'est pas applicable dans la présente cause. La décision Playboy établit le principe selon lequel l'emploi d'une description verbale n'est pas l'emploi d'une marque de commerce car une marque doit pouvoir être représentée visuellement. Dans la présente cause, la marque de commerce est représentée visuellement à l'intérieur des agendas. Par conséquent, la décision Playboy est très éloignée de la présente affaire. [Non souligné dans l'original.]
[15] Quant à l'argument que la marque de commerce ne se retrouve pas sur la page couverture des agendas mais plutôt sur certaines pages intérieures, l'agent d'audience principal a conclu que la marque de commerce n'était pas visible de l'extérieur et s'est demandée si cet emploi répondait aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Voici ce qu'elle écrit :
On peut se demander si l'emploi tel que démontré satisfait les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Le propriétaire inscrit allègue qu'en raison de la nature des marchandises, la marque de commerce serait vue de l'acheteur au moment du transfert. Il affirme qu'un consommateur voulant acheter un « agenda » en feuilletterait sans doute les pages au préalable afin de vérifier s'il s'agit bien du type d'agenda qu'il recherche. Il souligne que les « agendas » constituent des marchandises achetées pour leurs caractéristiques et leur utilité. [Non souligné dans l'original.]
[16] L'agent d'audience principal a accepté les arguments avancés par l'avocat de Quo Vadis. Voici ce qu'elle a décidé :
Même si cela n'est pas en preuve, j'estime raisonnable d'inférer qu'un « agenda » soit un produit acheté pour ses caractéristiques. Par conséquent, j'accepte l'argument du propriétaire inscrit selon lequel celui qui achète un agenda l'aurait sans doute feuilleté auparavant et aurait sans doute remarqué la marque de commerce en liaison avec les marchandises puisque celle-ci apparaît dès le début de l'agenda. [Non souligné dans l'original.]
[17] L'agent d'audience principal a rejeté l'argument de Cullman suivant lequel les agendas pouvaient être emballés de telle manière que la marque de commerce ne serait pas visible. Voici ce qu'elle a déclaré :
[...] je ne puis l'accepter car la preuve n'indique pas que cela soit le cas.
[18] Finalement, l'agent d'audience principal s'est penchée sur la question de savoir si la marque qui apparaît à l'intérieur des agendas était employée comme marque de commerce des agendas, une question qu'une fois de plus elle a qualifiée de difficile à trancher. Voici comment elle a répondu à cette question :
Je conviens que la marque serait probablement perçue comme distinguant une caractéristique des agendas du propriétaire inscrit. Toutefois, il se peut alors que les clients du propriétaire inscrit en viennent ensuite à associer cette expression aux agendas du propriétaire inscrit et la reconnaissent comme une marque de commerce distinguant certains des agendas du propriétaire inscrit. Par conséquent, pour les fins de l'article 45, et bien que ce n'est pas sans difficulté que j'arrive à cette conclusion, je suis prête à conclure que l'emploi démontré est un emploi d'une marque de commerce en liaison avec des agendas. [Non souligné dans l'original.]
(iv) Fausses déclarations
[19] Cullman a en outre soutenu que l'affidavit de M. Beltrami contenait de fausses déclarations. Dans le cas des agendas, les pièces soumises par M. Beltrami ne font état de l'emploi de la marque de commerce que dans deux des cinq agendas et, par conséquent, selon Cullman, le reste de l'affidavit n'est pas digne de foi.
[20] Voici en quels termes l'agent d'audience principal a rejeté cet argument :
[...] j'accepte les explications du procureur du propriétaire inscrit selon lesquelles le déposant n'est pas un « expert » en matière de marque de commerce et qu'il n'aurait donc pas été conscient de la question de la « déviation » de la marque. À mon avis, il faut considérer l'affidavit tel qu'il est, et la bonne foi doit être présumée. Je ne vois pas ici de raison pour conclure autrement.
(v) Volume des ventes
[21] Cullman a finalement affirmé que les chiffres de ventes avancés par Quo Vadis en ce qui concerne ses agendas n'étaient pas fiables, parce qu'il s'agissait de chiffres globaux qui n'avaient rien à voir avec les deux agendas dans lesquels la marque avait été employée. L'agent d'audience principal a rejeté, là encore, cet argument en déclarant ce qui suit :
... j'accepte qu'ils sont reliés aux deux agendas à l'égard desquels j'ai statué que la marque de commerce telle que déposée a été employée. Par conséquent, je conclus que la preuve démontre que la marque de commerce a été employée en liaison avec des agendas durant la période pertinente.
b) « Your Year's Horizontal Planning at a Single Glance »
(T-1406-97)
(i) Les agendas
[22] L'annexe A de M. Beltrami fait état de l'emploi suivant pour les années 1996 et 1997 dans une des pages intérieures d'un agenda intitulé « Planning 66 » dont la page couverture porte l'intitulé « Agenda Planning® Diary » :
« DIARIZON® » YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A GLANCE.
[23] L'agent d'audience principal a signalé que l'ordre des mots « YEAR » et « HORIZONTAL » était inversé par rapport à celui dans lequel ils figuraient dans la marque enregistrée.
[24] L'agent d'audience principal n'a rien trouvé à reprocher à Quo Vadis du fait de cette inversion de mots. Elle a estimé que cette inversion était :
[...] une modification mineure et je suis d'avis qu'un tel écart n'aurait pas pour effet de tromper le public ou de lui causer le moindre préjudice. Les éléments de la marque de commerce ont tous été conservés et je conclus donc que la marque YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE n'est pas substantiellement différente de la marque de commerce telle que déposée et qu'elle serait perçue comme un emploi de la marque déposée (voir l'affaire Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltée, 44 C.P.R. (3d) 59).
[25] On trouve la mention suivante dans deux autres agendas produits par M. Beltrami qui sont intitulés « Minister 15 » et « Trinote 45 » . Ces agendas, qui portent eux aussi la mention « Agenda Planning Diary® » contenaient tous les deux la mention suivante dans une de leurs pages intérieures pour les années 1996 et 1997 :
« ANNO-PLANNING » ® YOUR YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE.
[26] L'agent d'audience principal a fait remarquer que le mot « HORIZONTAL » avait été omis. Voici ce qu'elle a déclaré au sujet de cette omission :
En ce qui a trait à cette dernière marque, j'estime que l'emploi du mot « HORIZONTAL » dans la marque de commerce déposée est l'un des éléments principaux et dominant de la marque; par conséquent, l'emploi de l'expression « YOUR YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE » , en omettant le mot « HORIZONTAL » , constitue, à mon avis, l'emploi d'une marque qui s'écartesubstantiellement de la marque telle que déposée, notamment parce que l'expression qui est employée a un sens qui est différent de celui de l'expression qui a été enregistrée. Par conséquent, l'emploi des mots « YOUR YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE » ne serait pas perçu comme un emploi de la marque de commerce déposée YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE.
[27] Cullman a également invoqué les arguments suivants qu'elle avait déjà soulevés dans l'appel T-1404-97 :
(1) l'emploi ne remplit pas les conditions requises parce que Quo Vadis a employé dans son agenda Planning 66 l'expression composée « DIARIZON® » YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE ;
(2) l'emplacement de la marque de commerce enregistrée dans l'agenda lui-même et non sur la page couverture, de même que l'argument de la visibilité ;
(3) les fausses affirmations relevées dans l'affidavit de M. Beltrami.
[28] L'agent d'audience principal a tranché ces questions de la même manière qu'elle l'avait fait pour la marque « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL » . Dans le dossier T-1404-97, j'ai déjà cité son raisonnement et il n'est pas nécessaire que je le répète dans le présent appel T-1406-97.
(ii) Les calendriers
[29] L'agent d'audience principal n'a pas donné gain de cause à Cullman en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce sur les calendriers de Quo Vadis. Elle a conclu que l'expression « YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE » employée sur les calendriers de Quo Vadis et reproduite à l'annexe B de M. Beltrami constituait un emploi de la marque de commerce enregistrée et un emploi de cette marque en liaison avec des calendriers pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels elle en est venue à cette conclusion au sujet des agendas. Je souligne une fois de plus que les mots qui figurent sur le calendrier sont : « DIARIZON® » YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE.
[30] Elle s'est ensuite penchée explicitement sur les arguments invoqués par Cullman pour prétendre qu'on ne savait pas avec certitude si la marque était visible pour l'acheteur au moment de l'achat. L'agent d'audience principal a affirmé qu'il ressortait à l'évidence de l'annexe B que la marque apparaissait dans le haut des calendriers et elle a estimé que rien ne lui permettait de conclure que cela n'était pas la façon dont la marque serait présentée à l'acheteur du calendrier en question.
[31] Qui plus est, l'agent d'audience principal s'est dite convaincue, en ce qui concerne les chiffres de ventes, qu'une partie de ces chiffres se rapportait aux agendas et aux calendriers.
ANALYSE
a) Norme de contrôle
[32] Dans les deux appels dont je suis saisi, Quo Vadis a déposé l'affidavit supplémentaire de son directeur général, Christian Froc. Là encore, bien qu'il s'agisse de deux appels distincts, les affidavits souscrits par M. Froc sont essentiellement les mêmes dans les deux cas. Il a annexé à chacun de ses affidavits de nombreux agendas. Voici ce qu'il déclare dans l'appel T-1404-97 :
[TRADUCTION](1) Les agendas sont des produits qui sont achetés en raison de leurs caractéristiques et de leur utilité.
(2) Les consommateurs sont encouragés à les examiner avant de les acheter et ils examinent effectivement l'intérieur des agendas, qui ne sont pas emballés lorsqu'ils sont mis en vente.
(3) Normalement, avant de les acheter, les consommateurs canadiens feuillettent les agendas pour déterminer s'il s'agit du type d'agenda qui comporte les caractéristiques désirées.
(4) La publicité de Quo Vadis, qui est illustrée dans des catalogues, montre l'intérieur d'agendas et attire l'attention à ses caractéristiques qui favorisent la vente.
[33] Le dépôt d'un nouvel affidavit en appel donne lieu à l'application de la norme de contrôle judiciaire qui a été récemment exposée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Brasserie Molson c. John Labatt Ltée., [2000] 3 C.F. 145, dans lequel le juge Rothstein a déclaré ce qui suit, au paragraphe 51 :
Je pense que l'approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et McDonald's Corp. est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire. [Non souligné dans l'original.]
b) Dispositions législatives applicables
[34] L'article 45 de la Loi précise l'emploi dont le propriétaire enregistré doit faire la preuve en réponse à l'avis qui lui est envoyé. Cet article précise également ce que le registraire doit faire sur réception de cette preuve . En voici le texte :
45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the enregistrement of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the enregistrement, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
45(2) Form of evidence
(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.
45(3) Effect of non-use
(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the enregistrement or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the enregistrement of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.
45(4) Notice to owner
(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the enregistrement of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.
45(5) Action by Registrar
(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.
[Non souligné dans l'original.]
45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
45(2) Forme de la preuve
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.
45(3) Effet du non-usage
(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
45(4) Avis au propriétaire
(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.
45(5) Mesures à prendre par le registraire
(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.
c) Discussion
[35] Il importe de noter que les marchandises auxquelles les deux marques de commerce se rapportent sont « des publications imprimées, à savoir des agendas et des calendriers » .
a) Les agendas dans les deux appels
[36] À mon avis, il y a deux raisons principales pour lesquelles l'agent d'audience principal a eu manifestement tort de décider de maintenir les deux enregistrements de Quo Vadis. Ce que M. Froc a déclaré dans le nouvel affidavit qui m'a été soumis ne change par ailleurs en rien ma conclusion à cet égard.
[37] D'abord et avant tout, les éléments de preuve qui ont été présentés à l'agent d'audience principal et qui ont été versés au dossier de la Cour n'établissent manifestement pas un emploi des marques de commerce enregistrées par leur propriétaire au sens des articles 2 et 4 de la Loi.
[38] Voici la définition que l'article 2 de la Loi donne des expressions « marque de commerce » et « emploi » ou « usage » :
"trade-mark" means
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
(b) a certification mark,
(c) a distinguishing guise, or
(d) a proposed trade-mark;
"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;
« marque de commerce » Selon le cas :
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ;
b) marque de certification ;
c) signe distinctif ;
d) marque de commerce projetée.
« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
[Non souligné dans l'original.]
[39] La définition d' « emploi » ou « usage » renvoie à l'article 4, dont voici le libellé :
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
4(2) Idem
(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
4(3) Use by export
(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
4(3) Emploi pour exportation
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
[40] Dans l'arrêt Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 C.F. 654, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit, sous la plume du juge en chef Thurlow, à la page 66 [à la page 684 C.F.] :
Le paragraphe 44(1) [maintenant le paragraphe 45(1)] exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant » , et non seulement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression « marque de commerce » à l'article 2 et de l'expression « emploi » à l'article 4 de la Loi. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui, et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3). Il n'est pas permis au propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.
[41] Il a ajouté ce qui suit à la page 67 (aux pages 685 et 686 C.F.) :
[...] Mais c'est de l'emploi de la marque de commerce qu'il faut faire la preuve ; or, dans le cas de marchandises, il faut faire la preuve d'un emploi du genre de celui prévu à l'article 4, c'est-à-dire qu'il faut prouver que la marque est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage ou liée aux marchandises, au moment de la vente ou de la livraison de celles-ci, dans la pratique normale du commerce, dans le but de différencier des autres marchandises celles qui sont fabriquées ou vendues par le titulaire de la marque. Or, il n'appert pas que dans l'affidavit en cause, l'expression « emploi » soit utilisée dans ce sens, puisque le signataire n'y dit pas de quelle façon la marque de commerce est employée, ni le sens attribué à l'expression.
[42] Pour ce qui est de la marque de commerce de langue française, il ressort à l'évidence de la preuve produite par M. Beltrami que, dans les cinq agendas que celui-ci a produits (PLANNNING 66, ITAL-B06, UNIVERSITAIRE, LE PRINCIPAL et MINISTRE), y compris les deux agendas MINISTRE et PLANNING 66 où l'on trouve les mots suivants : « DIARIZON® » LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL dans certaines pages intérieures, la marque prédominante et distinctive qui apparaît sur la page couverture de ces agendas et sur leur page introductive intérieure est la marque de commerce L'AGENDA PLANNING®.
[43] La preuve est également claire en ce qui concerne les trois autres agendas de langue française (ITAL-B, UNIVERSITAIRE et LE PRINCIPAL) qui, en plus de contenir la marque de commerce prédominante « L'AGENDA PLANNING® » sur chaque page couverture et sur la page intérieure introductive, contiennent aussi la marque suivante : « ANNO-PLANNING® » et des mots tels que L'ORGANISATION DE L'ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL.
[44] En ce qui concerne la marque de commerce de langue anglaise, la preuve administrée par M. Beltrami est analogue. Il a produit quatre agendas (PLANNING 66, BUSINESS 04, MINISTER 15 et TRINOTE 48). Tous les agendas de langue anglaise portent la mention « AGENDA PLANNING® » sur leur page couverture et sur la page intérieure introductive. Pour trois des quatre agendas de langue anglaise, l'agent d'audience principal a conclu qu'aucune marque de commerce n'était employée parce que le mot « HORIZONTAL » qui faisait partie de la marque de commerce avait été omis.
[45] Le seul agenda de langue anglaise qui contenait la marque de commerce enregistrée portait la mention suivante, sur une de ses pages intérieures : « DIARIZON® » , YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE. Comme je l'ai déjà signalé, l'ordre des mots PLANNING et YEAR est inversé.
[46] La conclusion, il me semble, saute aux yeux. Quo Vadis n'emploie pas les marques de commerce qui font l'objet du présent appel dans le but de distinguer ses agendas. C'est la marque AGENDA PLANNING® qu'elle a choisie pour ce faire. L'emploi des marques de commerce enregistrées sur une ou deux pages à l'intérieur de deux des cinq agendas de langue française et d'un des agendas de langue anglaise qui ont été produits ne suffit pas à déloger la marque AGENDA PLANNING® comme marque distinctive et ce, en dépit du nouvel affidavit de Christian Froc. Cet affidavit est purement spéculatif pour ce qui est du comportement des consommateurs et ne démontre pas de façon convaincante selon moi que la marque de commerce a été employée.
[47] Ma conclusion que AGENDA PLANNING® est la marque que Quo Vadis a retenue pour distinguer ses agendas est renforcée par le fait que, dans les autres agendas qui ne remplissent pas les conditions requises (trois des cinq agendas de langue française et trois des quatre agendas de langue anglaise), Quo Vadis a utilisé d'autres marques enregistrées telles que ANNO-PLANNING® avec des expressions telles que YOUR YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE.
[48] Le second motif qui justifie l'annulation de la décision rendue par l'agent d'audience principal au sujet des agendas concerne la conclusion qu'elle a tirée en ce qui concerne l'emploi des marques de commerce en liaison avec la marque de commerce enregistrée DIARIZON. Il ressort en effet de la preuve que Quo Vadis n'a jamais employé seules ses deux marques de commerce qui font l'objet du présent appel, mais qu'elle les a constamment employées en liaison avec une marque de commerce, en l'occurrence la marque « DIARIZON® » .
[49] La question à trancher est celle de savoir si Quo Vadis a employé ses marques de commerce enregistrées lorsqu'elle a employé ses marques composées « DIARIZON® » LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'ŒIL et « DIARIZON® » YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE.
[50] La réponse à cette question se trouve dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société anonyme et al., 4 C.P.R. (3d) 523, [1985] 1 C.F. 397, de la Cour d'appel fédérale, dans lequel le juge Pratte a formulé le critère applicable comme suit à la page 525 [aux pages 408 et 409n C.F.] :
La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce BULL. Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine. [Non souligné dans l'original.]
[51] Ainsi que je l'ai déjà souligné, l'agent d'audience principal a statué que le mot « DIARIZON® » et les marques de commerce enregistrées n'apparaissaient pas en position si rapprochée qu'ils ne pouvaient pas être perçus comme des marques distinctes.
[52] À mon avis, l'agent d'audience principal s'est de toute évidence trompée dans son analyse. Ainsi que je l'ai déjà souligné, il ressort de la preuve que les marques de commerce enregistrées n'ont jamais été employées seules mais qu'elles ont toujours été employées ensemble, dans la même expression, avec le mot DIARIZON. Ces mots étaient extrêmement rapprochés et se retrouvaient dans la même expression. À mon avis, l'agent d'audience principal aurait dû appliquer le critère posé par le juge Pratte dans l'arrêt Honeywell Bull, précité.
[53] En appliquant ce critère pour comparer les marques de commerce enregistrées avec les marques de commerce employées, je ne puis conclure que les différences qui existent entre les deux sont à ce point minimes pour qu'un acheteur non averti conclue, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine, c'est-à-dire des marchandises provenant de Quo Vadis.
b) Les calendriers
[54] J'en viens à des conclusions semblables pour ce qui est des calendriers dont il est question dans l'appel T-1406-97. Les éléments de preuve contenus dans l'annexe B de l'affidavit de M. Beltrami ne démontrent pas, à mon avis, que la marque de commerce a été employée et ces éléments de preuve souffrent des mêmes lacunes que celles qui ont été signalées à propos de la marque de commerce « DIARIZON® » .
DISPOSITIF
[55] Par ces motifs, les deux appels sont accueillis, les deux décisions de l'agent d'audience principal sont annulées et les enregistrements de marques de commerce nos 258 685 et 257 847 sont radiés. L'appelante a droit à ses dépens dans les deux appels, mais à uniquement une série de dépens pour la préparation de son mémoire des faits et du droit et à une série de dépens pour l'audience.
François Lemieux
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
LE 26 OCTOBRE 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20001026
OTTAWA (ONTARIO), LE 26 OCTOBRE 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
T-1404-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 45 et 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C (1985), ch. T-13, modifiée
ET un appel d'une décision en date du 28 avril 1997
par laquelle le registraire des marques de commerce
a maintenu au registre l'enregistrement de la marque de commerce
no 258 685 - « LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL »
T-1406-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 45 et 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C (1985), ch. T-13, modifiée
ET un appel d'une décision en date du 28 avril 1997
par laquelle le registraire des marques de commerce
a maintenu au registre l'enregistrement de la marque de commerce
no 257 847 - « YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE »
E n t r e :
CULLMAN VENTURES, INC.
appelante
- et -
QUO VADIS INTERNATIONAL LTD./LTÉE
intimée
ORDONNANCE
LA COUR :
a) ACCUEILLE les deux appels, ANNULE les deux décisions de l'agent d'audience principal et RADIE les enregistrements de marques de commerce nos 258 685 et 257 847 ;
B) DÉCLARE que l'appelante a droit à ses dépens dans les deux appels, mais à uniquement une série de dépens pour la préparation de son mémoire des faits et du droit et à une série de dépens pour l'audience.
François Lemieux
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE
: T-1404-97, T-1406-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : CULLMAN VENTURES INC. c. QUO VADIS INTERNATIONAL LTD. / LTÉE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 mai 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Lemieux le 26 octobre 2000
ONT COMPARU :
Mes George Fisk pour l'appelante
et J. Zakaib
Mes Stéphane Létourneau pour l'intimée
et Isabelle Jomphe
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Blake, Cassels & Graydon pour l'appelante
Ottawa
Fasken Martineau Dumoulin LLP pour l'intimée
Montréal