Référence : 2005 CF 573
Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 27 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
AXIA INCORPORATED
demanderesse
- et -
NORTHSTAR TOOL CORPORATION
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 52 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. La demanderesse (Axia) sollicite une ordonnance pour corriger le brevet canadien portant le numéro 2,031,952, qui se rapporte à un dispositif appelé « Adjustable Handle » (poignée réglable), et le brevet canadien portant le numéro 2,035,484, qui se rapporte à un dispositif appelé « Flat Box » (boîte de finition à plat).
[2] Les faits à l'origine de la présente demande sont les suivants.
[3] Donald Mark MacMillan (MacMillan) est l'inventeur de la poignée réglable et de la boîte de finition à plat. Il est également un ancien employé de Concorde Tool Corporation (CTC) et de Kaiser International Developments Limited (Kaiser).
[4] Il existe deux brevets américains connexes pour la poignée réglable et la boîte de finition à plat : l'un porte le numéro 5,088,147 et l'autre le numéro 5,143,264 et ils sont tous deux enregistrés au nom d'Axia.
[5] Le 13 juin 1990, MacMillan a conclu avec CTC une convention d'achat d'actions et une entente de consultation par lesquelles il lui a cédé ses droits sur la poignée réglable et sur la boîte de finition à plat.
[6] Le 1er novembre 1995, MacMillan a conclu un contrat d'emploi avec Kaiser et a cédé à Kaiser ses droits sur la poignée réglable et sur la boîte de finition à plat.
[7] Le 28 février 1997, Kaiser a mis fin à l'emploi de MacMillan et, en décembre 1997, MacMillan et Dick ont constitué la société Northstar Tool Corporation (Northstar).
[8] Le 25 juin 1999, CTC, Kaiser et LFD Industries (LFD) ont conclu avec Axia une convention d'achat d'actifs. En vertu de cette convention, Axia a acquis les droits sur tous les éléments de propriété intellectuelle inventés par MacMillan et acquis par CTC et Kaiser. Le contrat d'emploi de 1995 a été cédé à Axia en vertu des dispositions de la convention d'achat d'actifs.
[9] Le 25 septembre 2002, MacMillan a cédé à Northstar ses droits sur la poignée réglable (la première cession) et le 29 janvier 2003, ses droits sur la boîte de finition à plat (la seconde cession). Le Bureau des brevets a délivré à Northstar le brevet relatif à la boîte de finition à plat le 15 avril 2003 et le brevet relatif à la poignée réglable le 17 juin 2003. Par conséquent, Northstar est présentement le titulaire inscrit des brevets canadiens relatifs à la poignée réglable et à la boîte de finition à plat.
[10] MacMillan a intenté une action contre Kaiser, Axia et d'autres devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en faisant valoir qu'il avait été incité à conclure la convention d'achat d'actions et l'entente de consultation parce qu'il était censé recevoir 10 p. 100 de CTC; cependant, comme il n'avait pas reçu les 10 p. 100 en question, l'entente de consultation et le contrat d'emploi étaient invalides ab initio et il était toujours titulaire des brevets américains relatifs à la poignée réglable et à la boîte de finition à plat.
[11] L'affaire a été entendue par la juge Allan (voir MacMillan c. Kaiser et al., 2003 BCSC 672) qui a rejeté l'action. Sa décision a été confirmée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (MacMillan c.Kaiser Equipment Ltd., 2004 BCCA 270).
[12] S'appuyant sur ces décisions, la demanderesse sollicite maintenant une ordonnance de modification du registre des brevets canadiens en ce qui a trait à la poignée réglable et à la boîte de finition à plat afin qu'il y soit indiqué que le titulaire des brevets est Axia et non Northstar. Le commissaire aux brevets (le commissaire) a fait savoir qu'il ne modifiera pas le registre sans une ordonnance judiciaire.
[13] La demanderesse affirme que les conclusions exposées dans les motifs de jugement datés du 30 avril 2003 de la juge Allan dans la décision MacMillan c. Kaiser et al., précitée, sont déterminantes. Elle attire plus particulièrement l'attention sur les conclusions suivantes :
- Au sujet de la convention d'achat d'actions de 1990 :
[Traduction] Par conséquent, dès la signature de la convention d'achat d'actions, tous les intérêts de MacMillan dans Concorde ont été transférés à LFD, et les premiers brevets ont ensuite été cédés à Concorde.
- Au sujet de l'entente de consultation de 1990 :
[Traduction] Par conséquent, l'entente de consultation de 1990 a obligé MacMillan à céder la totalité des nouveaux brevets à Concorde pendant qu'il agissait comme consultant.
- Au sujet du contrat d'emploi de 1995 :
[Traduction] En outre, la clause 8 prévoyait que KIDL [Kaiser] paierait la somme de 35 000 $ à MacMillan en contrepartie de son consentement à ce que tous les brevets et les concepts brevetables passés, présents et futurs, y compris ceux enregistrés en son nom, soient la propriété exclusive de KIDL [Kaiser]. Les brevets actuels, dont la liste figurait à l'annexe « A » , englobaient la totalité des premiers brevets et des nouveaux brevets. MacMillan a reçu la somme de 35 000 $.
MacMillan a également convenu de signer tout instrument nécessaire à l'enregistrement des brevets. Il a fourni une « procuration intégrale et irrévocable pour enregistrer les cessions de tous les brevets passés, présents et futurs au nom de l'employeur sans autre consultation ou autorisation de l'employé » .
- Au sujet de l'allégation d'incitation :
[Traduction] À mon avis, l' « emploi » de MacMillan incluait la totalité des conditions du contrat d'emploi de 1995 qui définissait son emploi. Ces conditions exigeaient que le demandeur cède à la fois les premiers brevets et les nouveaux brevets à KIDL [Kaiser], l'empêchaient d'acquérir des droits brevetables sur les travaux effectués « en dehors de son travail » et énonçaient les modalités de sa rémunération. Il est important de signaler que MacMillan, après avoir bénéficié de conseils juridiques, a signé le contrat d'emploi de 1995 qui prévoyait un salaire mensuel de 5 540 $ en contrepartie de son emploi continu ainsi qu'une somme de 35 000 $ en contrepartie de la cession de tous les brevets à KIDL [Kaiser].
Je conclus donc que les modalités expresses du contrat d'emploi de 1995 représentent la totalité de l'entente conclue entre les parties quant aux conditions d'emploi de MacMillan. La clause 23 l'empêche de soutenir qu'il a été incité à poursuivre son emploi et à céder les brevets par les propositions de Lee et Young selon lesquelles il recevrait 10 p. 100 des actions de Concorde.
- La conclusion générale de la juge Allen a été la suivante :
[Traduction] Il s'ensuit qu'en raison des modalités de la convention d'achat d'actions de 1990, de l'entente de consultation de 1990 et du contrat d'emploi de 1995, MacMillan n'avait aucun droit sur les premiers brevets et sur les nouveaux brevets qui ont appartenu à Concorde et, plus tard, à KIDL [Kaiser] et qui ont ensuite été validement cédés à Axia/Ames.
[14] De l'avis de la demanderesse, l'irrecevabilité découlant d'une question déjà tranchée, qui a été définie dans l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, s'applique en l'espèce et la défenderesse ne peut donc soulever ce point. Dans Angle, précité, la Cour a énoncé le critère de l'irrecevabilité découlant d'une question déjà tranchée :
1) la même question a été tranchée;
2) la décision judiciaire qui est censée créer l'irrecevabilité est finale;
3) les parties à la décision judiciaire ou leurs ayants droit étaient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où l'irrecevabilité est soulevée, ou leurs ayants droit.
[15] Je ne puis souscrire à cet argument. Je souligne que dans l'action de MacMillan contre Axia :
a) MacMillan ne revendiquait que la propriété des brevets américains; les brevets canadiens ne sont pas mentionnés dans sa déclaration ni dans les motifs de jugement ou dans l'ordonnance;
b) l'ordonnance indique simplement que l'action de Northstar est rejetée; il n'y est pas déclaré qu'Axia est le titulaire des brevets.
[16] Les conclusions de la juge Allen peuvent être utiles pour déterminer la propriété des brevets canadiens; elles ont peut-être bien une valeur persuasive, mais elles ne permettent pas de déterminer ou de trancher la question de la propriété des brevets canadiens. Je ne peux pas conclure, sur la foi de son raisonnement, que la question de savoir si Northstar a droit aux brevets canadiens a été tranchée judiciairement. L'action intentée en Colombie-Britannique a simplement rejeté sa revendication concernant les brevets américains et ne concernait nullement les brevets canadiens. Bien que les parties soient les mêmes ou leurs ayants droit, et même si la décision est finale, la question en litige n'était pas la même. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer l'irrecevabilité pour question déjà tranchée.
[17] Il convient deuxièmement de trancher la question de la propriété des brevets. Pour déterminer la propriété, il est nécessaire d'interpréter les divers documents contractuels que les parties ont conclus entre elles. C'est l'interprétation de ces documents qui déterminera la propriété des brevets. Il s'agit d'une question de droit civil et de droit de propriété, et les brevets ne sont que le bien dont on conteste la propriété. À l'évidence, l'aspect « brevet » est secondaire à celui de la propriété.
[18] La juge Simpson a examiné une situation similaire dans Lawthier c.424470 B.C. Ltd. (1995), 60 C.P.R. (3d) 510 (C.F. 1re inst.) :
La Cour n'a pas compétence pour connaître d'un différend de nature purement contractuelle. Cependant, elle entendra une action intentée à la suite d'un différend de nature contractuelle si cette action porte principalement sur un brevet, une marque de commerce ou un droit d'auteur : Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. Voir Electronic Engineering Inc. (1992), 44 C.P.R. (3rd) 469, à la page 472, 58 F.T.R. 1, 35 A.C.W.S. (3d) 416 (1re inst.). En l'espèce, les plaidoiries montrent que le principal point en litige consiste à déterminer si le demandeur a le droit, au Canada, d'obtenir la rétrocession du brevet. La défenderesse prétend que le demandeur s'est vu offrir l'option d'acquérir à nouveau le brevet mais qu'il a refusé de verser le prix convenu, de sorte que l'option s'est éteinte. Le principal point en litige semble porter sur la nature de la convention relative à l'option et sur la question de savoir si les parties en ont respecté les modalités.
À mon avis, c'est en tranchant ce point contractuel qu'il sera possible de déterminer la propriété du brevet et le redressement qui s'impose. Pour ces motifs, j'ai conclu qu'il s'agit principalement en l'espèce d'un différend contractuel et que les questions relatives au brevet sont secondaires. Par conséquent, la Cour n'a pas compétence. Le demandeur devrait faire valoir ses droits devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Comme l'énonçait le juge Dubé dans l'affaire Laurin c. Champagne (1991), 38 C.P.R. (3d) 193, à la p. 196, 49 F.T.R. 280, 29 A.C.W.S. (3d) 588 (1re inst.), le demandeur peut ultérieurement demander à la Cour de modifier l'inscription de la cession si c'est nécessaire.
[Non souligné dans l'original.]
[19] Je trouve la logique de la juge Simpson convaincante et je conclus qu'elle s'applique tout autant en l'espèce. Si j'applique la décision Lawthier, je n'ai donc pas compétence. L'affaire n'est pas du ressort de la Cour.
[20] Troisièmement, une poursuite judiciaire actuellement en instance entre Axia et MacMillan en Colombie-Britannique a pour but de déterminer la propriété du brevet canadien relatif à la poignée réglable. Cette poursuite a été intentée par Axia le 3 juin 2004 (B.C. Court No. S033105) (l'action d'Axia). Il y est question des brevets canadiens concernant la poignée réglable et la boîte de finition à plat. Dans la déclaration, la demande de redressement vise expressément à obtenir :
[Traduction]
d) une ordonnance d'exécution directe contraignant le défendeur, MacMillan, à s'acquitter de ses obligations prévues aux clauses 8 et 12 du contrat d'emploi de 1995;
et au sujet de la poignée réglable (mais non de la boîte de finition à plat) :
[Traduction]
g) en outre, ou subsidiairement, une déclaration portant que le brevet délivré à Northstar pour la poignée réglable n'est pas valide, en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets;
[21] Comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit principalement d'une question de propriété qu'il revient aux tribunaux de la Colombie-Britannique de trancher. Si la Cour, en s'inspirant d'une décision portant sur des droits de brevet américains, se prononçait sur des brevets canadiens connexes pendant que l'affaire est soumise à un tribunal de la Colombie-Britannique, il y aurait un grand risque que l'on obtienne des décisions contradictoires. Il faut l'éviter à tout prix et la meilleure façon d'y arriver est d'attendre que le tribunal de la Colombie-Britannique rende son jugement dans le cadre de l'action d'Axia. Une fois qu'une décision aura été rendue, celle-ci pourra être déposée auprès du commissaire aux brevets et, s'il y a lieu, une demande prévue à l'article 52 de la Loi sur les brevets pourra alors être présentée.
[22] Cela m'amène à une question de procédure secondaire qui a été soulevée au début de l'instance. On a demandé si le commissaire devait être partie à la présente demande.
[23] En l'espèce, en ce qui concerne la poignée réglable, la demande de redressement vise à :
[Traduction]
d) faire révoquer sans délai la délivrance du brevet numéro 2,031,952 à Northstar Tool Corporation et délivrer le brevet numéro 2,031,952 à Axia Incorporated.
Et en ce qui concerne la boîte de finition à plat :
[Traduction]
d) faire révoquer sans délai la délivrance du brevet numéro 2,035,484 à Northstar Tool Corporation et délivrer le brevet numéro 2,035,484 à Axia Incorporated. [Désigné à tort comme le brevet numéro 2,031,952, à la page 4 du dossier de demande de la demanderesse]
[24] La demanderesse a fait valoir que le commissaire agit en l'espèce comme tribunal administratif et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'il soit partie à la demande, conformément aux articles 301 et 303 des Règles.
[25] La présente action a toutefois été introduite en tant que demande déposée en vertu de l'article 52, et non à titre de contrôle judiciaire du refus du commissaire de modifier le registre des brevets canadiens. Je ne vois pas comment la Cour pourrait ordonner au commissaire de faire quoi que ce soit s'il n'est pas une partie devant elle. Je pense que, pour obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire de modifier le registre, comme l'indique la demande de redressement, il sera nécessaire que le commissaire soit constitué partie. Il se peut que cette mesure ne fasse pas grand différence d'un point de vue pratique et ne s'avère pas fatale puisque l'avocat du commissaire a informé l'avocat de la demanderesse que le commissaire modifierait le registre lorsqu'on lui signifierait un jugement d'un tribunal déclarant qu'Axia est titulaire des brevets canadiens. Je continue toutefois de penser qu'en ce qui concerne une demande déposée en vertu de l'article 52 de la Loi sur les brevets, il serait approprié de constituer le commissaire partie à l'instance. Ce point n'étant pas en litige, il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage sur le sujet.
[26] Pour les trois motifs légitimes susmentionnés, la présente demande ne peut être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE le rejet de la présente demande, avec dépens en faveur de la défenderesse.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1123-04
INTITULÉ : AXIA INCORPORATED
- et -
NORTHSTAR TOOL CORPORATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 AVRIL 2005
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 27 AVRIL 2005
COMPARUTIONS :
D. Michael Bain POUR LA DEMANDERESSE
Richard DeFilippi POUR LA DÉFENDERESSE
Alexander Northey
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lawson Lundell POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (C.-B.)
Alexander Holburn Beaudin & Lang POUR LA DÉFENDERESSE
Vancouver (C.-B.)