Date : 20000622
Dossier : T-1852-97
AFFAIRE INTÉRESSANT une instance fondée sur l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce concernant la marque de commerce COMFORT-FIT, numéro d'enregistrement 401-488
Entre :
A & A JEWELLERS LIMITED
demanderesse
- et -
MALCOLM JOHNSTON ET ASSOCIÉS
défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION
RENDUE SUR APPEL
[1] La demanderesse/appelante en appelle, aux termes de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, de la décision du registraire des marques de commerce en date du 27 juin 1997, par laquelle ce dernier radiait l'enregistrement no 401 488. L'enregistrement avait été accordé pour la marque de commerce COMFORT-FIT utilisée en liaison avec des « bijoux » .
[2] Par l'entremise de ses avocats, l'appelante fait valoir les moyens d'appel suivants :
| (i) le registraire a commis une erreur de fait et de droit en concluant, comme il l'a fait, que la marque de commerce devait être radiée, |
| (ii) en particulier, compte tenu des éléments de preuve supplémentaires déposés avec les présentes, il est manifeste que le registraire a commis une erreur quand il a conclu qu'il n'y avait pas de preuve attestant l'emploi de la marque de commerce par le propriétaire inscrit ou par d'autres personnes par l'entremise desquelles l'emploi est attribué au propriétaire inscrit. |
La demanderesse signale également à l'attention de la Cour les plaidoiries et la procédure dans la présente instance, le dossier du Bureau des marques de commerce ou l'enregistrement no 401 488, l'affidavit solennel de Neil Travis en date du 22 août 1997 déposé dans la présente instance et tous les autres documents dont la production peut être autorisée.
[3] L'avocat des défendeurs n'a pas comparu devant la Cour, de sorte que l'audition a eu lieu en son absence.
[4] La Cour a été saisie de l'appel aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, qui dispose comme suit : « Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale » . En vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur la Cour fédérale, « [l]a Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour connaître des appels interjetés devant la Cour aux termes d'une loi fédérale » . Cette dernière disposition est réaffirmée par le paragraphe 26(1) : « La Section de première instance a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale à la Cour fédérale - ou à l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada -, à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel » .
[5] En réponse à la question de la présente Cour quant à savoir si celle-ci pouvait à bon droit admettre des éléments de preuve dont n'était pas saisi le registraire des marques de commerce quand il a rendu la décision contestée le 27 juin 1997, l'avocat de l'appelante s'est appuyé sur le paragraphe 56(5) de la Loi, qui dispose comme suit :
| (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. |
L'avocat cite de plus les décisions Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr, (1988) 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.) et, en particulier, le dernier paragraphe complet de la page 485 de la décision du juge Strayer, où il écrit notamment ce qui suit : « il convient de tenir compte du fait que cette preuve n'a pas été produite devant le registraire mais seulement en ce qui concerne l'adjudication des dépens » .
[6] La décision du registraire qui est contestée par l'appelante a été rendue le 27 juin 1997, c'est-à-dire il y a fort longtemps pour ce genre d'affaire, et l'avis d'appel a été déposé le 27 août 1997. L'existence même de la présente instance tient à l'intervention du protonotaire Peter A.K. Giles, qui a ordonné ce qui suit le 9 août 1999 :
| [TRADUCTION] |
| - cette instance doit se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale ; et |
| - l'appelante doit déposer son dossier avant le 31 août 1999 et demander qu'une date d'audience soit fixée dans les 30 jours qui suivent. |
L'appel se poursuit donc.
[7] La décision contestée du registraire inclut les passages suivants :
| [TRADUCTION] |
| Procédure fondée sur l'article 45 |
Marque de commerce COMFORT-FIT
No d'enregistrement : TMA 401 488
| Le 28 septembre 1995, à la demande du cabinet Malcolm Johnston & Associates, le registraire a envoyé un avis selon l'article 45 à A & A Jewellers Limited, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée. La marque de commerce COMFORT-FIT est enregistrée pour être employée en liaison avec des « bijoux » . |
| En réponse à l'avis selon l'article 45, le registraire a fourni la déclaration solennelle de Neil Travis, vice-président directeur de la propriétaire déposante. La partie requérante comme la propriétaire ont présenté des observations écrites concernant la procédure actuelle. Il n'y a pas eu d'audience. |
| Avant le 1er janvier 1996, l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L. R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après la Loi) exigeait que le propriétaire inscrit fasse la preuve de l'emploi de sa marque de commerce dans les deux ans précédant la date de l'avis. Toutefois, l'article 45, modifié par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, exige maintenant que le propriétaire fasse la preuve de l'emploi dans les trois ans précédant la date de l'avis pour chacune des marchandises ou chacun des services inscrits. C'est la Commission des oppositions des marques de commerce qui applique l'article 45 modifié à tous les cas visés par cet article, que ceux-ci aient pris naissance avant ou après le 1er janvier 1996. Par conséquent, la période pertinente dans cette affaire se situe entre le 28 septembre 1992 et le 28 septembre 1995. Si le propriétaire ne peut faire la preuve qu'il a employé la marque de commerce pendant cette période, il est tenu d'indiquer la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. |
| Dans sa déclaration solennelle, Neil Travis déclare que la First Jewellery Company of Canada Inc. (ci-après « First Jewellery » ) et A & A Jewellers Corporation (ci-après « AAJ Corp. » ) sont des filiales en toute propriété de la propriétaire, et que ces compagnies ont employé et continuent d'employer la marque de commerce citée en rubrique avec l'autorisation de la propriétaire, à titre de licenciées. Selon M. Travis, First Jewellery vend des bijoux portant la marque à des petits détaillants, alors que AAJ Corp. vend les bijoux portant la marque à de gros détaillants. |
| (p. 0006) |
| [...] |
| En l'espèce, il n'y a pas de preuve de l'emploi de la marque de commerce COMFORT-FIT par la propriétaire, A & A Jewellers Limited. La marque de commerce a plutôt été employée par First Jewellery et AAJ Corp., compagnies qui ont été identifiées par M. Travis comme étant des licenciées de la propriétaire. Toutefois, les copies des contrats de licence, à partir desquels j'aurais peut-être été en mesure de déterminer si la propriétaire exerçait un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises faisant l'objet de la licence, n'ont pas été déposées en preuve. En outre, la propriétaire inscrite n'a fait aucune affirmation concernant l'exercice du contrôle requis, et on ne trouve aucune preuve de contrôle dans les pièces déposées. Le fait que First Jewellery et AAJ Corp. soient des filiales en toute propriété de la propriétaire ne suffit pas en soi pour satisfaire au paragraphe 50(1) de la Loi (voir Dynatech Automation Systems Inc.c. Dynatech Corp. (1995), 64 C.P.R. (3d) 101 et MCI Communications Corp. v. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (rd) 245 (C.O.M.C.). En outre, la preuve ne révèle pas qu'un avis public a été donné quant à l'identité de la propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce faisait l'objet d'une licence ; par conséquent, la présomption énoncée au paragraphe 50(2) de la Loi ne s'applique pas. Je suis donc dans l'impossibilité de conclure qu'une quelconque utilisation de la marque de commerce par First Jewellery ou AAJ Corp. ne peut être attribuée à la propriétaire (sic). |
| (p. 0008) |
| [...] |
| Comme j'ai conclu qu'aucun emploi démontré par la preuve ne pouvait être attribué à la propriétaire inscrite, je n'ai d'autre choix que de conclure que la marque de commerce COMFORT-FIT doit être radiée. Par conséquent, si cette décision n'est pas portée en appel aux termes de l'article 56 de la Loi, l'enregistrement no TMA 401 488, sera radié du registre. |
| (p. 0009) |
[7] Dans le présent appel, la cause de l'appelante est de nouveau appuyée par la déposition de Neil Travis, sous forme d'affidavit établi sous serment le 22 août 1997. Il y déclare ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| 3. Au cours de la période que l'agent d'audition [c.-à-d. le registraire] a désigné comme étant pertinente aux fins de la présente procédure, c'est-à-dire du 28 septembre 1992 au 28 septembre 1995 (la période pertinente), tous les bijoux vendus au Canada par AAJ ou ses filiales en toute propriété ont été fabriqués pour AAJ par E.B. Harvey & Company, Inc. de Chattanooga, Tennessee. |
| 4. En particulier, ces bijoux ont été fabriqués selon les spécifications de AAJ, qui avait donc le plein contrôle des caractéristiques et de la qualité des bijoux ainsi fabriqués pour elle. Sur réception d'envois de ces bijoux de E.B. Harvey & Company, Inc., AAJ les a régulièrement inspectés pour s'assurer que les caractéristiques et la qualité étaient suffisamment acceptables pour porter la marque COMFORT-FIT. |
| 5. Quand j'ai affirmé au paragraphe 3 de ma déclaration du 14 mars 1996 que First Jewellery, qui est une filiale en toute propriété de AAJ, avait employé la marque de commerce COMFORT-FIT avec l'autorisation de AAJ, à titre de licenciée, j'ai peut-être employé ces termes dans leur sens vernaculaire plutôt que dans leur strict sens juridique. Il se pourrait qu'il convienne mieux de décrire First Jewellery comme un distributeur, qui avait la permission ou l'autorité de faire ce qu'elle a fait. |
| 6. En particulier, comme je l'ai dit dans ma déclaration du 14 mars 1996, First Jewellery est l'entité par l'entremise de laquelle la marque COMFORT-FIT (entre autres) est, et était pendant toute la période pertinente, commercialisée et distribuée à des petits détaillants. First Jewellery ne fabrique pas de bijoux portant la marque COMFORT-FIT. |
| 7. Comme il a été indiqué, First Jewellery est un distributeur auprès de petits détaillants, c'est-à-dire des entreprises comme Jewellery International à Oshawa, Van Custom Goldsmithing and Jewelry à Kitchener, European Jewellery Boutique à Toronto, Guildcrest Jewellers à Guelph et ainsi de suite. Normalement, à l'heure actuelle comme au cours de la période pertinente, quand un envoi d'anneaux COMFORT-FIT est effectué par First Jewellery à ses détaillants, cet envoi contient : |
| (i) des articles de bijouterie comme des anneaux ; |
| (ii) des étiquettes qui sont attachées à chaque bijou par AAJ avant l'envoi ; et |
| (iii) des présentoirs et du matériel de P.L.V. destinés à l'exposition de la marchandise à l'intérieur du magasin. |
| (p. 00051/00052) |
| [...] |
| 9. D'après mes connaissances et mon expérience de ce marché, je peux de façon assez exacte affirmer que le gros des bijoux COMFORT-FIT vendus par des petits détaillants au public canadien pendant la période pertinente étaient placés dans des vitrines d'exposition portant la marque de commerce COMFORT-FIT qui étaient situées à proximité des présentoirs de P.L.V. portant la marque de commerce COMFORT-FIT. |
| (p. 00053) |
| [...] |
| 11. Quand j'ai affirmé au paragraphe 4 de ma déclaration du 14 mars 1996 que AAJ Corp., la filiale en toute propriété de AAJ, avait employé la marque de commerce COMFORT-FIT avec l'autorisation de AAJ, à titre de licenciée, j'ai peut-être employé ces termes dans leur sens vernaculaire plutôt que dans leur strict sens juridique. Il se peut qu'il convienne mieux de décrire AAJ Corp. comme un distributeur, qui avait la permission ou l'autorité de faire ce qu'elle a fait. |
| (p. 00053) |
[...]
| 15. D'après mes connaissances et mon expérience de ce marché, je peux de façon assez exacte affirmer que le gros des bijoux COMFORT-FIT vendus par les gros détaillants au public canadien pendant la période pertinente étaient placés dans des vitrines d'exposition portant la marque de commerce COMFORT-FIT qui étaient situées à proximité des présentoirs de P.L.V. portant la marque de commerce COMFORT-FIT. |
| (p. 00055) |
| [...] |
| 16. Quoi qu'il en soit, AAJ a toujours contrôlé de près tous les aspects de la distribution de ses bijoux portant la marque COMFORT-FIT par AAJ Corp., notamment les caractéristiques et la qualité des marchandises et la manière et les méthodes selon lesquelles la marque de commerce COMFORT-FIT leur est associée, notamment les étiquettes, les présentoirs et le matériel de P.L.V. |
| (p. 00055) |
| [...] |
| 18. Sous la pièce « D » , jointe aux présentes, sont reproduites des copies de la première page et d'une page intérieure pertinentes du catalogue de 1999 de Distribution aux consommateurs, montrant la marque de commerce COMFORT-FIT et les anneaux vendus par AAJ que lui fournit AAJ Corp. Dans tous les cas, le matériel comme celui qui figure à la pièce « D » a reçu l'approbation préalable de AAJ, ou de AAJ Corp. agissant selon les instructions de AAJ. |
| (p. 00056) |
L'affidavit de M. Travis est trop long pour être reproduit en entier dans les présents motifs.
[8] Par suite d'une modification à la Loi sur les marques de commerce, adoptée par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, L.C. 1994, ch. 47, le délai de deux ans prévu à l'article 45 a été porté à trois ans. C'est la période au cours de laquelle l'appelante doit démontrer qu'elle a employé la marque de commerce. La déposition de Neil Travis, avec les précisions qui ont maintenant été apportées, démontre ce qui suit :
| (i) la marque de commerce COMFORT-FIT a été employée au Canada en liaison avec des bijoux ; |
| (ii) COMFORT-FIT a été employée de cette façon dans les trois ans précédant le 28 septembre 1995 ; et |
| (iii) la marque de commerce a été employée au Canada par la propriétaire inscrite. |
[9] Le matériel de P.L.V. utilisé par les petits détaillants, les étiquettes et le matériel de P.L.V.utilisés par les gros détaillants, ainsi que les bons de commande et les factures des produits vendus au cours de la période pertinente, sont la preuve de l'emploi de la marque de commerce au Canada. Tout ceci est illustré aux paragraphes 7, 8, 14 et 15 de l'affidavit de M. Travis, dans les paragraphes 11 et 12 de sa déclaration, ainsi que dans les pièces appropriées jointes à celle-ci. Le matériel de P.L.V. fait la preuve de l'emploi de la marque de commerce. Les utilisateurs de la marque de commerce enregistrée pourraient réaliser certaines petites économies en adhérant aux principes relatifs aux noms composés énoncés dans la décision Christopher P. Brett v. Burns Foods (1985) Ltd. (1999) TRICO, no d'enregistrement TMA 128 972, en date du 9 juillet 1999.
[10] La registraire a statué qu'elle était incapable de déterminer, d'après la déclaration de M. Travis, que la propriétaire inscrite avait exercé le degré de contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des marchandises conformément au paragraphe 50(1) de la Loi, ce qui aurait permis que l'emploi de ces marchandises par des « licenciés » lui soit attribué. M. Travis a expliqué qu'il avait utilisé le terme « licencié » au sujet de First Jewellery et AAJ Corp. dans son sens vernaculaire plutôt que dans son sens strictement juridique. M. Travis affirme en outre aux paragraphes 5 et 11 de son affidavit que First Jewellery et AAJ Corp. étaient simplement des distributeurs.
[11] Dans le dossier qu'elle a déposé, l'appelante fait valoir ce qui suit aux pages 77 et 78 :
| [TRADUCTION] |
| 19. En particulier, M. Travis explique clairement que les marchandises [...] portant la marque de commerce COMFORT-FIT, et vendues en liaison avec cette marque, ont été pendant toute la période pertinente fabriquées pour la propriétaire par E.B. Harvey & Company, Inc. du Tennessee, conformément aux spécifications de la propriétaire quant aux caractéristiques et à la qualité et ont été inspectées par elle. |
| 20. En outre, First Jewellery est identifié comme étant un distributeur à des petits détaillants, alors que AAJ Corp. distribue la marchandise à de gros détaillants. |
| 21. M. Travis indique clairement que c'est la propriétaire, et non le distributeur, qui étiquette chaque bijou avant son envoi. Cela inclut les étiquettes qui sont apposées sur les bijoux destinés à de gros détaillants et qui portent la marque de commerce. |
[12] Par conséquent, l'appelante - la propriétaire déposante - a maintenant déposé une preuve, conformément à l'article 45 de la Loi, qui établit que sa marque de commerce COMFORT-FIT a été employée au Canada pendant la période de trois ans pertinente, et que cet emploi peut être attribué à la propriétaire qui a démontré son intérêt commercial dans ladite marque de commerce. Par conséquent, la décision de la registraire est infirmée, ce que la présente décision confirme. L'enregistrement no 401 488 demeure en règle au registre des marques de commerce, au nom de A & A Jewellers Limited.
[13] Quand on lui a demandé si l'appelante réclamait les dépens, l'avocat a répondu par la négative. L'appel a traîné pendant longtemps, a finalement fait l'objet d'un examen pour déterminer l'état de l'instance et d'une ordonnance pour assurer la gestion du cas. Il serait injuste d'adjuger des frais contre le défendeur ; l'appel est donc accueilli sans dépens.
Juge
Ottawa (Ontario), le 23 juin 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20000623
Dossier : T-1852-97
Ottawa (Ontario), le 23 juin 2000
En présence de M. le juge Muldoon
Entre :
A & A JEWELLERS LIMITED
demanderesse
- et -
MALCOLM JOHNSTON & ASSOCIATES
défendeur
DÉCISION RENDUE SUR APPEL
SUR PRÉSENTATION d'un appel aux termes de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce à l'encontre de la décision de la registraire des marques de commerce en date du 27 juin 1997, par laquelle elle a radié le numéro d'enregistrement 401 488 ; et
APRÈS AVOIR ENTENDU ce qui a été allégué dans les faits ex parte par l'avocat de l'appelante, à Toronto, le 15 juin 2000,
LA COUR ORDONNE que l'appel soit accueilli, que la décision de la registraire soit infirmée, de façon que l'enregistrement no 401 488 soit rétabli dans le registre des marques de commerce, sans frais pour ou contre les parties.
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1852-97
| INTITULÉ DE LA CAUSE : A & A JEWELLERS LIMITED c. |
MALCOLM JOHNSTON & ASSOCIATES
| LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
| DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2000 |
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SUR APPEL PAR LE JUGE MULDOON
DATE : LE 22 JUIN 2000
ONT COMPARU :
JOHN ALLPORT POUR LA DEMANDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
SIM, HUGHES, ASHTON & MCKAY
TORONTO (ONTARIO) POUR LA DEMANDERESSE