Dossier : T-1395-05
Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
BMW CANADA INC. et
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
demanderesses (requérantes)
et
NISSAN CANADA INC.
défenderesse (intimée)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les sociétés BMW Canada Inc. et Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (désignées collectivement sous le nom BMW) sont les propriétaires des marques de commerce déposées « M et dessin » , « M3 » et « M5 » . Ils allèguent être aussi propriétaires des marques de commerce non déposées « M » et « M6 » .
[2] BMW a intenté contre Nissan Canada Inc. (Nissan) une action visant l'obtention d'un jugement déclaratoire et l'attribution de dommages-intérêts; elle allègue violation de son droit de propriété dans les marques de commerce M3, M5 et « M et dessin » et dépréciation de l'achalandage attaché à ces marques de commerce, en violation des articles 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), et soutient que la défenderesse a réalisé une commercialisation trompeuse à l'égard des marques de commerce M, M3, M5, M6 et « M et dessin » , en violation de l'alinéa 7b) de la Loi.
[3] Avant l'instruction du litige, BMW présente maintenant une requête pour l'obtention d'une injonction interlocutoire visant à empêcher Nissan d'employer, en liaison avec ses automobiles Infiniti, la marque de commerce « M » que revendique BMW et à l'empêcher d'employer la marque de commerce « M6 » en liaison avec son option M6 Ensemble sport.
[4] BMW sollicite plus particulièrement ce qui suit :
[Traduction]
une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à la défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés et à toutes les personnes à l'égard desquelles Nissan exerce un contrôle de porter atteinte, directement ou indirectement, aux marques de commerce déposées M3, M5 et « M et dessin » des demanderesses;
d'employer les marques de commerce déposées M3, M5 et « M et dessin » des demanderesses ou toute variation de ces marques dont l'emploi est susceptible de créer de la confusion, y compris les marques M et M6, de manière propre à entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées des demanderesses;
d'attirer l'attention du public sur ses marchandises et sur son entreprise de manière à créer ou à vraisemblablement créer de la confusion au Canada entre les marchandises des demanderesses et celles de la défenderesse, notamment par l'emploi des marques M et M6 en liaison avec des automobiles, pièces et accessoires, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;
d'annoncer, de promouvoir, de mettre en vente ou de vendre des automobiles , pièces et accessoires en liaison avec les marques de commerce M, M3, M5, M6 et « M et dessin » des demanderesses et toute variation susceptible de créer de la confusion avec ces marques de commerce, y compris les marques M et M6, en liaison avec des automobiles, pièces et accessoires, ou de porter atteinte de toute autre manière aux droits que confèrent aux demanderesses les marques de commerce déposées;
BMW sollicite également une ordonnance prescrivant une instruction accélérée de l'instance.
[5] BMW attache une très grande valeur à sa marque M et a investi beaucoup d'argent dans cette marque, comme on peut le constater à la lecture de ses observations écrites :
[Traduction]
BMW développe et gère la marque de commerce « M » et la marque « M » comme une marque au sein de la marque BMW au Canada ou, en d'autres termes, à titre de sous-marque de BMW. La marque M est une sous-marque très puissante, vraisemblablement la plus puissante dans le monde de l'automobile [...]
La marque de commerce M symbolise les voitures de Série M à haute performance de BMW. La Série M représente le nec plus ultra de chacune des séries de BMW : la M3 est le summum des voitures de série 3, la M5 est le summum des voitures de série 5, la nouvelle M6, qui sera bientôt lancée, sera le summum des voitures de série 6. Les caractéristiques de haute performance des voitures de Série M se rapportent aux éléments suivants :
« l'accélération et la vitesse de la voiture, sa maniabilité et sa capacité de freinage, la sensation que procure la conduite, les [...] gènes transmis au véhicule, [...] l'aptitude pour la course dont il aurait pu hériter. »
Les voitures de Série M tiennent leur réputation de haute performance des nombreux succès qu'elles ont remportés dans le domaine de la course automobile. Les voitures M3 ont gagné nombre de championnats dans la classe tourisme et d'autres courses de voitures à roues intégrées, partout dans le monde. Les succès répétés obtenus lors de ces courses consolident l'association entre la marque de commerce M et les voitures de haute performance.
De plus, BMW a explicitement et activement cultivé son association avec le monde de la course de Formule 1 dans sa publicité, ses activités de mise en marché et ses articles promotionnels. BMW conçoit des messages et annonces publicitaires qui mettent l'accent sur les voitures ou les pilotes de Formule 1. De nombreuses publicités et vidéos vantant les voitures de Série M ont recours à une imagerie puissante axée sur la course.
Pour mettre encore plus en valeur le lien avec la course de Formule 1, BWM commandite depuis 2000 un festival réputé, la M Night, qui se déroule dans les rues de Montréal. Ce festival est organisé à l'occasion de la course annuelle de Formule 1 à Montréal. Les gens affluent de toutes les régions du Canada pour y prendre part. Durant cette nuit de festival, plus de 50 à 60 voitures de Série M sont exposées dans une section de la rue Peel fermée à la circulation. Les festivités comprennent des apparitions de pilotes de Formule 1 de l'écurie BMW, des défilés de mode et des banquets donnés en l'honneur de célébrités. La presse a décrit l'événement dans ces termes : [traduction] « La M Night de BMW, comme on l'appelle, n'est pas seulement une des réceptions les plus éclatantes données durant le week-end de l'événement sportif le plus prestigieux - et probablement le plus opulent - du Canada. Elle attire également des voitures de Série M de tous les coins du Canada [...] » La M Night est devenue une tradition.
[...]
Les voitures de Série M incarnent le créneau que BMW a exploité pour transmettre dans ses voitures de route l'expertise acquise du monde de la course. La marque M constitue un label de qualité sélect pour sa clientèle - elle représente la promesse des normes les plus élevées sur le plan de la technologie, de la performance et de la qualité. Le lien créé entre la technologie et la marque assure aux propriétaires de voitures de série M cachet et prestige [...]
Depuis 1978, BMW a investi, au minimum, plus de 300 millions de dollars canadiens à l'échelle mondiale au seul chapitre des communications de mise en marché de la marque M et de la marque de commerce « M » , à savoir la publicité, les produits offerts dans des points de vente, la communication par Internet et les publipostages. Cela sans compter les montants investis dans les salons de l'automobile, les efforts dédiés à la course et les autres événements liés à la mise en marché de la marque M ainsi que les autres communications d'ensemble qui englobent aussi la marque de commerce « M » .
[6] BMW souhaite empêcher Nissan de « parasiter » l'image de marque (aussi désignée comme capital-marque) qu'elle a soigneusement mise au point. Les demanderesses allèguent que la campagne publicitaire entreprise par Nissan en janvier 2005, dans laquelle la défenderesse annonce par exemple [traduction] « la M est en route » en présentant un « M » géant accompagné d'un petit logo Nissan, constitue une commercialisation trompeuse et équivaut à de la contrefaçon. Elle créera chez les afficionados et les acquéreurs de voitures de luxe l'impression qu'il existe un lien entre les voitures haut de gamme de Nissan et la sous-marque M de BMW. Il en résultera une diminution du prestige de la sous-marque M.
[7] Nissan construit et vend des voitures de luxe sous le nom Infiniti; elle est aussi propriétaire des marques de commerce déposées « M35 » et « M45 » . BMW ne s'oppose pas à ce que Nissan emploie ces marques de commerce dans ses messages publicitaires.
[8] Pour avoir gain de cause, BMW doit satisfaire au critère en trois étapes établi dans l'arrêt RJR-Macdonald c. Canada (P.G.) (1994), 54 C.P.R. (3d) 114, selon lequel le demandeur doit démontrer chacun des trois éléments suivants :
1) il existe une question sérieuse à juger;
2) le demandeur subirait un préjudice irréparable si le redressement demandé était refusé;
3) la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur.
[9] En ce qui a trait au préjudice irréparable, BMW fait valoir les points suivants :
i) Les demanderesses croient fermement que le prestige de la sous-marque « M » sera amoindri si elle est associée aux voitures Infiniti, dont la qualité, disent-elles, est inférieure et le prix, plus accessible;
ii) Il est impossible d'évaluer cette diminution de prestige, puisque la mesure du prestige de la sous-marque n'a fait l'objet d'aucune étude avant que Nissan ne commence sa campagne. Toute évaluation de la mesure de son prestige faite maintenant tiendrait compte du préjudice déjà infligé. Si l'on tentait maintenant d'établir un point de départ de la mesure initiale du prestige de la sous-marque en réalisant un sondage uniquement auprès de personnes qui ignorent l'existence de la campagne publicitaire de Nissan, l'échantillon ne serait pas représentatif et, dès lors, il ne serait pas fiable.
iii) À moins qu'une injonction interlocutoire ne soit décernée, BMW perdra le contrôle de sa marque de commerce. Pour étayer cette assertion, BMW s'appuie sur l'extrait suivant du jugement non rapporté du juge Blair (tel était alors son titre) dans la décision Toronto Cricket and Skating and Curling Club v. Cricket Club Townhouse Inc (dossier du tribunal no 03-CV-249314CM1), décision plus tard confirmée par la Ontario Divisional Court (2003), 27 C.P.R. (4d) 417 :
[Traduction]
[36] La perte de contrôle sur l'emploi d'une appellation commerciale ou d'une marque de commerce est reconnue en droit comme un facteur de préjudice réel ou potentiel, même si les services offerts par le défendeur ne font pas concurrence à ceux du demandeur : voir Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.); Walt Disney Productions c. Triple Five Corp. (1992), 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A.Alb.). Le savant juge Hand a expliqué avec éloquence la raison d'être de ce principe dans l'arrêt Yale Electric Corp. c. Robertson (1928), 26 F. 2d 972 (2e Cir., C.A.), aux pages 973-974 :
[Traduction] Toutefois, il est reconnu depuis quelques années qu'un commerçant peut avoir un intérêt économique suffisant à l'emploi de sa marque dans un domaine d'exploitation autre que le sien pour justifier l'intervention d'un tribunal. Sa marque constitue son label; en l'apposant, il se porte garant des produits qui l'arborent; elle porte sa signature, quoiqu'il advienne. Si une autre personne emploie cette marque, elle emprunte par le fait même la réputation du propriétaire, qui ne peut plus, dès lors, garantir la qualité de son produit. Cet emprunt crée un préjudice, même si l'emprunteur ne ternit pas cette réputation ni ne détourne ce faisant aucune vente : une réputation, comme un visage, est le symbole de son auteur et possesseur, et l'emploi de cette réputation par un tiers ne peut être qu'un masque. C'est pourquoi on est venu à reconnaître qu'un tel emploi est illégal, à moins qu'il se rapporte à un domaine si éloigné de celui du propriétaire qu'il est impossible de les associer.
(Non souligné et sans italiques dans l'original.)
[37] Ce passage a été cité avec approbation tant dans l'arrêt Orkin que dans l'arrêt Walt Disney Productions, précités. Dans Orkin, le juge Morden a déclaré à la page 454 :
[Traduction] La troisième question soulevée par les appelants est formulée comme suit : doit-on présumer qu'il y a eu atteinte à la propriété de l'achalandage de Orkin, et le cas échéant, cette présomption a-t-elle été réfutée? Pestco prétend tout simplement qu'aucun préjudice n'a été causé à l'achalandage de Orkin au Canada, parce que Pestco et Orkin ne se font pas concurrence. Or en l'absence de préjudice, il n'y a pas commercialisation trompeuse. Cet argument est entièrement réfuté par l'affirmation selon laquelle Orkin a subi un préjudice suffisamment sérieux pour intenter des poursuites contre Pestco du fait de sa perte de contrôle quant au retentissement de sa marque de commerce en Ontario et de la création d'une menace d'empêchement à l'emploi de sa marque de commerce au moment de pénétrer sur le marché ontarien, l'un et l'autre découlant de l'emploi par Pestco de la marque « Orkin » en Ontario.
(Non souligné dans l'original.)
[38] En l'espèce, M. Sternberg avance le même argument, à savoir qu'aucun préjudice n'a été démontré et que sans préjudice, il ne saurait y avoir action fondée sur la commercialisation trompeuse ni, à fortiori, matière à injonction interlocutoire. À mon avis, cet argument est réfuté par le préjudice réel ou potentiel qui découle de la perte de contrôle subie par le demandeur sur les retombées de l'emploi de son appellation commerciale ou de sa marque de commerce et qui est aussi inhérent aux conséquences qu'entraînera l'emploi par le défendeur de cette appellation ou de cette marque sur le maintien de son caractère distinctif quant aux services offerts par le demandeur.
[10] Le point i) soulevé par BMW exprime l'opinion des demanderesses et le point ii) expose la difficulté de mesurer après le fait la diminution de prestige alors qu'aucune mesure de point de départ n'a été établie. Aucun de ces éléments n'est bien utile à l'appréciation du préjudice irréparable. Quant au point iii), je ne le trouve pas non plus très convaincant. L'idée d'utiliser le masque d'autrui exposée par le juge Hand et reprise dans l'arrêt Orkin, précité, a été élaborée pour s'appliquer dans les cas où la marque est employée [traduction] « dans un domaine d'exploitation autre que celui du propriétaire » . Tel n'est pas le cas en l'espèce, BMW et Nissan étant manifestement des concurrentes se disputant le même marché, celui des voitures de luxe.
[11] Je remarque également qu'en l'espèce :
1. BMW n'a présenté jusqu'à maintenant aucun élément de preuve étayant le préjudice causé au prestige de sa marque (ou à son capital-marque). (Contre-interrogatoire de L. S. Duffield, dossier de la défenderesse, vol. VII, à la page 1876; aussi, contre-interrogatoire de J. Lawrence, dossier de la défenderesse, vol. V, à la page 1483);
2. Les témoins de BMW ont affirmé qu'il n'y a eu aucune diminution des ventes de voitures de Série M. (Contre interrogatoire de L.S. Duffield, dossier de la défenderesse, vol. VII, aux pages 1876-79);
3. BMW n'a déposé en preuve aucun sondage portant sur son prestige (qu'il s'agisse d'un sondage réalisé avant ou après le début de la campagne publicitaire de Nissan), bien que l'un de ses témoins ait déclaré que BMW mène constamment des sondages portant sur les ventes. (Contre-interrogatoire de J. Lawrence, dossier de la défenderesse, vol. V, à la page 1359);
4. L'expert du marketing de BMW lui-même reconnaît qu'une perte sur le plan du capital-marque peut être annulée au moyen de nouvelles campagnes publicitaires. (Contre-interrogatoire de N. Dawar, dossier de la défenderesse, vol. VI, aux pages 1635 et 1636).
5. Aucun des messages publicitaires de Nissan n'emploie la lettre M seule; toutes y associent le nom Infiniti.
[12] Il est bien établi que la Cour est très réticente à décerner une injonction interlocutoire qui vise à assurer le respect de droits de propriété intellectuelle dont l'existence et la validité sont sérieusement contestées. Voir Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée (1992), 46 C.P.R. (3d) 199, à la page 216.
[13] Il est également bien établi dans la jurisprudence que le caractère irréparable du préjudice doit être démontré au moyen d'une preuve claire (et non d'une preuve qui tient de la conjecture). (Voir Eli Lilly and Co. et al. c. Novopharm (1996), 69 C.P.R. (3d) 455, aux pages 457-458; Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc. (1989), 24 C.P.R. (3d) 1, aux pages 18-20; Territoires du Nord-Ouest c. Sirius Diamonds Ltd. (2001), 13 C.P.R. (4d) 486, au paragraphe 80).
[14] En l'espèce, la preuve ne tient pas même de la conjecture. BMW est fermement convaincue que son capital-marque est compromis, mais elle ne peut appuyer sa prétention sur une preuve ou un indice. Elle demande plutôt à la Cour de déduire cette conclusion. Pour les motifs exposés au paragraphe 10 ci-dessus, je ne suis pas disposé à tirer une telle conclusion dans les circonstances de la présente affaire. De plus, compte tenu des faits énumérés au paragraphe 11 ci-dessus, je conclus que BMW n'a pas fait la preuve d'un préjudice irréparable.
[15] Étant donné que BMW n'a pas satisfait à l'aspect visant le préjudice irréparable du critère en trois étapes établi dans l'arrêt RJR Macdonald, précité, il n'est pas nécessaire que j'examine la preuve relative aux deux autre étapes. En conséquence, la Cour n'accordera aucune injonction interlocutoire.
[16] Cependant, je comprends l'importance que BMW attache au prestige de la Série M. En outre, les parties ont exprimé le souhait d'obtenir une instruction accélérée de l'instance, de manière à réduire au minimum le préjudice potentiel (s'il est établi lors de l'instruction). Je suis donc tout à fait disposé à ordonner que le dossier soit traité à titre d'instance à gestion spéciale et qu'un calendrier accéléré soit établi pour que cette affaire puisse être entendue dans le dernier trimestre de 2006 ou à toute date plus rapprochée à laquelle les parties pourraient agréer.
« Konrad W. von Finckenstein » Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
Date : 20051216
Dossier : T-1395-05
Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
BMW CANADA INC. et
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
demanderesses (requérantes)
et
NISSAN CANADA INC.
défenderesse (intimée)
ORDONNANCE
SUR REQUÊTE présentée le 12 août 2005 pour le compte des demanderesses en vue d'obtenir :
1. Une injonction provisoire et interlocutoire interdisant à la défenderesse, Nissan Canada Inc, à ses directeurs, dirigeants, administrateurs, employés, mandataires et à toutes les personnes à l'égard desquelles elle exerce un contrôle, d'accomplir les actes suivants, directement ou indirectement :
i) porter atteinte aux marques de commerce déposées M3, M5 et « M et dessin » des demanderesses;
ii) employer les marques de commerce déposées M3, M5 et « M et dessin » des demanderesses ou toute variation de ces marques de commerce dont l'emploi est susceptible de créer de la confusion, y compris les marques M et M6, de manière propre à entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées des demanderesses;
iii) attirer l'attention du public sur ses marchandises et sur son entreprise de manière à créer ou à vraisemblablement créer de la confusion au Canada entre les marchandises des demanderesses et celles de la défenderesse, notamment par l'emploi des marques M et M6 en liaison avec des automobiles, pièces et accessoires, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;
iv) utiliser, annoncer, promouvoir, mettre en vente ou vendre des automobiles, pièces et accessoires en liaison avec les marques de commerce M, M3, M5, M6 et/ou « M et dessin » des demanderesses ou toute variation susceptible de créer de la confusion avec ces marques, y compris les marques M et M6, en liaison avec des automobiles, pièces et accessoires, ou de porter atteinte de toute autre manière aux droits conférés aux demanderesses par les marques de commerce déposées;
2. Une ordonnance prescrivant une instruction accélérée de l'instance;
3. Les dépens relatifs à la présente requête;
4. Toute autre réparation que la Cour estime juste.
LA COUR ORDONNE :
1) La présente requête est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse.
2) L'instance se poursuivra à titre d'instance à gestion spéciale.
3) L'instance sera traitée suivant un calendrier accéléré et l'instruction se tiendra si possible dans le quatrième trimestre de 2006 à Toronto, en Ontario (ou à une date plus rapprochée fixée par l'administrateur judiciaire et que les parties auront acceptée);
4) Dès la désignation d'un juge ou d'un protonotaire responsable de la gestion de l'instance, les parties conviendront d'une audience avec ce juge ou protonotaire et, à cette audience, proposeront un calendrier pour les étapes subséquentes, de façon à respecter l'échéance établie pour la tenue de l'instruction au cours du quatrième trimestre.
« Konrad W. von Finckenstein » Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1395-05
INTITULÉ : BMW CANADA INC. ET AL c.
NISSAN CANADA INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 décembre 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge von Finckenstein
DATE DES MOTIFS : Le 16 décembre 2005
COMPARUTIONS :
Ronald E. Dimock POUR LES DEMANDERESSES
Henry Lue
Ahmed Bubulia
Carol Hitchman POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DIMOCK STRATTON s.r.l. POUR LES DEMANDERESSES
Toronto (Ontario)
HITCHMAN & SPRINGINGS POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)