Date : 20010807
Dossier : T-48-00
Référence neutre : 2001 CFPI 864
ENTRE :
FileNET Corporation
demanderesse
- et -
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par FileNet Corp. (la demanderesse) en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce (le registraire) de donner un avis public relatif à la marque Netfile et dessin, au motif que Sa Majesté (l'intimée ou l'Agence des douanes et du revenu du Canada ou encore l'Agence) n'a pas adopté et employé la marque Netfile et dessin en liaison avec ses services avant de présenter sa demande au registraire.
[2] La demanderessea également déposé une demande de contrôle judiciaire en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, afin que la décision du registraire soit déclarée illégale et invalide et que soit rendue une ordonnance annulant la décision du registraire d'accepter pour publication et de publier, au nom de l'intimée, l'avis fondé sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii)relatif à la marque officielle Netfile, no de dossier 911345, qui a été publié le 29 décembre 1999, à la page 155 du Journal des marques de commerce du Canada.
[3] La présente demande de contrôle judiciaire fera l'objet d'une autre décision rendue le 7 août 2001 dans le dossier T-425-00. Les parties ont consenti à présenter leurs arguments par écrit et de vive voix dans les deux dossiers en même temps, mais deux décisions distinctes sont rendues.
LES FAITS
[4] La demanderesseest le licencié de Filenet Canada Inc., propriétaire de la marque de commerce FILENET au Canada, laquelle est visée par l'enregistrement de marque de commerce au Canada LMC352209. La marque de commerce FILENET a été enregistrée en 1989 pour être employée en liaison avec ce qui suit : [TRADUCTION] « matériel, logiciels et périphériques informatiques; systèmes bureautiques servant à la récupération de données, traitement de documents commerciaux » .
[5] En 1993, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (alors le ministère du Revenu national) a instauré à l'échelle nationale un programme intitulé « EFILE » (en anglais), lequel permet aux contribuables de produire leur déclaration de revenus par voie électronique. En 1998, l'Agence a mis sur pied, toujours à l'échelle nationale, un programme analogue intitulé « TELEFILE » (en anglais), grâce auquel les particuliers peuvent produire leur déclaration de revenus par téléphone.
[6] L'intimée avait en outre prévu un troisième programme similaire permettant aux particuliers de produire leur déclaration de revenus au moyen d'Internet et devant être prêt pour la saison des dépôts 2000 visant l'année d'imposition 1999. Les noms « Netfile » (en anglais) et « Impôtnet » (en français) ont été choisis pour ce programme vers la fin du mois de mai 1999.
[7] Une recherche effectuée en juin 1999 dans le registre des marques de commerce n'a révélé aucun dossier relatif à une marque de commerce qui serait identique aux termes « Netfile » ou « Impôtnet » .
[8] En juin 1999, le directeur général de la Direction générale des communications de l'Agence a approuvé l'emploi des expressions « Netfile » et « Impôtnet » pour le programme et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à utiliser ces termes à l'interne pour désigner le projet.
[9] Le 15 juin 1999, l'Agence a fait publier à l'intention du grand public un communiqué de presse concernant la production des déclarations par Internet. Ce communiqué est paru en version imprimée de même que sur le site Web de l'intimée. À ce moment, le terme « Netfile » se trouvait à l'adresse URL (Universal Resource Locator) de la page du site Web de l'Agence des douanes et du revenu du Canada comportant le communiqué de presse.
[10] Après avoir obtenu, à l'interne, l'approbation nécessaire pour employer les termes « Netfile » et « Impôtnet » en liaison avec ce projet, l'Agence a retenu les services d'un agent des marques de commerce pour qu'il procède à une recherche en bonne et due forme au Canada relativement à ces expressions. On souhaitait ainsi pouvoir établir la disponibilité de ces termes en vue de leur emploi à titre de marques officielles par le gouvernement du Canada, et fournir un rapport de recherche à cet effet.
[11] Le rapport de l'agent, remis à l'intimée en juillet 1999, mentionnait que les termes « Netfile » et « Impôtnet » étaient disponibles pour être employés et enregistrés au Canada en application de l'article 9 de la Loi.
[12] Le 10 août 1999, l'Agence a tenté d'obtenir les noms de domaine « netfile.gc.ca » et « impôtnet.gc.ca » de manière à avoir l'usage exclusif de ces termes comme adresses Internet.
[13] Le 11 août 1999, une demande a été présentée à la Direction des services à la clientèle de la Direction générale de l'informatique de l'Agence afin d'ajouter les logos proposés « Netfile » et « Impôtnet » aux sites Web publics alors exploités par cette dernière.
[14] Le 31 août 1999, les logos paraissaient pour la première fois sur le site Web public de l'Agence. À la fin du jour suivant, on avait accédé ou utilisé ( « appels de fichier » ) 196 fois le logo Netfile du site Web de l'Agence.
[15] Le 30 août 1999, l'intimée a présenté au registraire sa demande voulant qu'un avis public soit donné relativement à la marque Netfile et dessin en application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.
[16] Cette demande mentionnait que le ministre du Revenu national (MRN) avait adopté et employé la marque Netfile et dessin au Canada en liaison avec [TRADUCTION] « le dépôt de renseignements en matière d'impôt auprès de Revenu Canada ou de l'Agence des douanes et du revenu du Canada » .
[17] Le 8 octobre 1999, le Bureau des marques de commerce a officiellement fait droit aux demandes présentées par l'Agence en application de l'article 9 de la Loi relativement aux logos « Netfile » et « Impôtnet » . Les demandes ont par la suite été acceptées pour leur publication le 23 novembre 1999. Enfin, le 29 décembre 1999, le registraire a donné un avis public relatif à la marque Netfile et dessin à la page 155 du Journal des marques de commerce.
QUESTIONS EN LITIGE
[18] 1 - Fallait-il introduire la présente instance par voie d'appel ou de contrôle judiciaire?
2 - L'avis donné en application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi a-t-il pour effet de donner à la demanderessela qualité nécessaire pour agir à ce titre dans la présente instance ou de rendre l'instance efficace?
3 - La validité de l'avis donné en application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) est-elle tributaire de l'adoption ou de l'emploi de la marque en question par l'autorité publique?
4 - Dans l'affirmative :
a) À quel moment, en ce qui concerne le fait de donner l'avis, l'adoption et l'emploi doivent-ils avoir eu lieu?
b) L'Agence avait-elle adopté et employé la marque « Netfile » à ce moment?
ANALYSE
1. Fallait-il introduire la présente instance par voie d'appel ou de contrôle judiciaire?
[19] Cette question n'a pas été expressément soulevée par les parties. Cependant, la demanderessea présenté deux demandes, à savoir un appel fondé sur la Loi et une demande de contrôle judiciairevisant la décision du registraire. À la lumière de la jurisprudence, il semble que la demanderesse devait procéder par voie de contrôle judiciairepour introduire la présente instance de façon appropriée.
[20] En effet, dans l'affaire Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge O'Keefe a formulé les observations suivantes après avoir examiné la jurisprudence sur cette question :
[...] L'appelante n'était pas partie à la procédure devant le registraire. La question se pose donc de savoir si l'appelante a le droit d'interjeter appel de la décision du registraire de publier la marque en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi en formant un appel conformément à l'article 56 de la Loi.
L'une des difficultés majeures que doit surmonter l'appelante tient au fait qu'elle n'était pas partie à la procédure devant le registraire. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 par l'auteur débouté d'une demande de publication fondée sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii), mais d'un appel formé par un tiers qui prétend être touché par la publication.
La Cour s'est prononcée à plusieurs occasions sur les mécanismes de révision ou d'appel d'une décision rendue par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii). Dans l'arrêt Association olympique canadienne c. USA Hockey Inc. (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.), à la page 260, madame le juge Desjardins a écrit :
Il n'y a pas lieu de déterminer si l'appelante aurait dû interjeter appel ou demander un contrôle judiciaire. Nous sommes convaincus que la présentation d'une demande contestant la décision implicite du registraire selon laquelle les intimées USA BASKETBALL et USA HOCKEY INC. étaient des « autorité[s] publique[s] » aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, ne constituait pas la procédure appropriée.
Et dans la décision Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada (1999) 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1re inst.) madame le juge Reed a dit, aux pages 75 et 76 :
L'avocat de la VQA a répondu de la façon suivante : (1) Magnotta ne pouvait invoquer l'article 57 pour faire radier une marque officielle du registre parce que cette marque ne figurait pas au registre; (2) elle n'avait pas de droit d'appel concernant la décision du registraire en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle n'était pas partie à la décision du registraire et que, de toute façon, le délai pour interjeter appel était expiré; (3) Magnotta ne pouvait demander le contrôle judiciaire en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, parce qu'elle n'avait pas d'intérêt légal dans la décision au moment où celle-ci a été prise et que, de toute façon, le délai prévu pour déposer une telle demande était expiré.
Il n'est pas si certain que les demanderesses puissent interjeter appel en s'appuyant sur l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce. Le paragraphe 56(1) dispose comme suit :
Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
Dans la décision Association olympique canadienne c. USA Hockey Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1re inst.), à la page 350, le juge en chef adjoint Jerome déclarait qu'aucune disposition n'autorisait la révocation d'une marque officielle, ni l'annulation de la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle. Toutefois, il précise que « la seule voie de recours qui était ouverte à la demanderesse en ce qui concerne la décision du registraire, en supposant qu'elle avait qualité pour agir, était d'interjeter appel » . On trouve une déclaration semblable dans la décision Association olympique canadienne c. USA Basketball, [1997] A.C.F. no 825 (13 juin 1997), paragraphe 7 [résumée à 72 A.C.W.S. (3d) 345]. Par ailleurs, dans l'extrait tiré de l'ouvrage Hughes on Trade Marks, aux pages 453 et 454, à la note 27, les auteurs indiquent qu'à leur avis ces déclarations sont erronées étant donné qu'il n'y a pas de procédure concernant un avis visé à l'alinéa 9(1)n) dont une personne autre que la personne qui demande cet avis pourrait interjeter appel.
Elle a ajouté, à la page 79 :
Je reviens à la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire est de toute façon la procédure appropriée. D'après ce que je comprends, d'autres demandeurs ont intenté des actions par voie d'appel fondé sur l'article 56 (par exemple, dans le dossier T-2127-98). Comme il a été noté ci-dessus, il n'est pas certain que ce soit là la procédure appropriée. Il est certain qu'une demande de contrôle judiciaire est une procédure qui sied bien à une situation dans laquelle aucun avis n'a été donné à une partie intéressée et je note que les tribunaux ont intégré implicitement de telles exigences dans les procédures législatives quand celles-ci n'étaient pas exigées par la loi. L'avocat des demanderesses est d'avis qu'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 est le recours juridique le plus approprié. Il ne fait aucun doute que ce n'est pas la présente Cour qui se prononcera sur la procédure appropriée. Cette décision appartient à la Cour d'appel. Toutefois, il peut être justifié d'intenter les deux instances simultanément. Dans la mesure où il est nécessaire d'avoir un intérêt légal pour déposer une demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincue que seules les parties qui ont participé à la procédure qui a mené à la décision dont on demande le contrôle ont un tel intérêt. Il en est ainsi à tout le moins lorsque la personne intéressée n'a pas obtenu d'avis ou n'a pas eu la possibilité de participer à la procédure.
La dernière décision portant sur un appel ou une demande de contrôle d'une décision rendue par registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) est la décision Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario (26 octobre 2000), dossier no T-1157-99 (C.F. 1re inst.) (Ordre des architectes). Dans cette cause, les demandeurs sollicitaient une ordonnance infirmant la décision du registraire des marques de commerce de donner, en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, un avis public de l'emploi et de l'adoption de certaines marques officielles par l'intimée, l'Association of Architectural Technologists of Ontario. Il ressort clairement de la décision du juge McKeown que l'énoncé de la demande, fondée sur l'article 56 selon ce qui a été prétendu à l'audition, ne mentionnait pas expressément l'article 56. Le juge McKeown a finalement conclu que l'affaire lui était soumise par voie de contrôle judiciaire. Voici les propos qu'il a tenus, aux pages 5 et 6 de sa décision :
Le demandeur a porté la présente affaire à l'attention de la Cour au moyen d'une demande. Dans ses observations écrites, il a soutenu que la demande a été présentée par voie d'appel en application de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce et de la Règle 300 des Règles de la Cour fédérale, qui exige qu'un appel fondé sur l'article 56 soit présenté au moyen d'une demande. Cependant, la demande en soi ne renvoie nullement à un appel visé à l'article 56.
Par sa demande, le demandeur cherche à obtenir [TRADUCTION] « une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce... de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi par la défenderesse » des marques officielles ainsi qu'une ordonnance portant [TRADUCTION] « que la publication des marques officielles... dans le Journal des marques de commerce en date du 28 avril 1999 est nulle ab initio et inopérante » .
Le demandeur n'était pas partie à l'affaire dont le registraire était saisi et, à mon avis, il n'a pas qualité pour procéder par voie d'appel. Toutefois, il a certainement un intérêt à l'égard de ces marques officielles. Effectivement, le demandeur est concerné par la décision du registraire, parce que l'article 11 de la Loi sur les marques de commerce interdit à quiconque d'employer une marque officielle comme marque de commerce ou autrement. Par conséquent, lorsqu'aucun autre moyen d'appel n'existe, il est possible de présenter une demande de contrôle judiciaire. À mon sens, l'affaire a été portée à bon droit à mon attention à titre de demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
Le droit d'appel établi par le paragraphe 56(1) de la Loi n'est pas limité à quelqu'un en particulier, mais il ne s'ensuit pas que n'importe qui peut déposer un avis d'appel. Comme l'a dit le juge Pinard de notre Cour dans l'affaire Les Restaurants Pacini Inc. (successeur en titre de Groupe Resto Inc.) c. Pachino's Pizza Limited (28 octobre 1994), dossier no T-3149-92 (C.F. 1er inst.), à la page 4 :
À mon avis, bien que l'appel statutaire énoncé au paragraphe 56(1) ne soit pas expressément réservé à quiconque en particulier, cela ne veut pas dire pour autant que toute personne peut exercer ce droit exceptionnel. Les commentaires suivants exprimés par la Cour suprême du Canada, sur la nature exceptionnelle du droit d'appel, méritent d'être rappelés :
[Traduction] Nous croyons qu'un appel, qui n'est pas reconnu en common law, doit être prévu par la loi en termes suffisamment clairs et explicites pour lever tout doute sur l'existence du droit d'appel.
...
Le droit d'appel est un droit d'exception. Il n'est pas nécessaire que la loi précise expressément que les dispositions substantielles et procédurales qui le concernent doivent être considérées comme exhaustives et exclusives. Cela découle nécessairement du caractère exceptionnel de ce droit.
Je souscris à la conclusion énoncée par le juge McKeown dans l'affaire Ordre des architectes, précitée, selon laquelle l'appelant n'avait pas la qualité requise pour former un appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi parce qu'il n'était pas partie à la procédure devant le registraire. Je suis donc d'avis de statuer que l'appelante en l'espèce n'a pas la qualité requise pour former un appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi à l'encontre de la décision du registraire des marques de commerce de publier la marque officielle de l'intimée en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.
[21] La décision susmentionnée du juge O'Keefe a fait l'objet d'un appel, mais celui-ci n'a pas encore été entendu.
[22] À la lumière de cette décision, la demande pertinente en l'espèce est celle déposée par la demanderesse en vue d'obtenir un contrôle judiciaire.
[23] Compte tenu de la réponse donnée à la question numéro 1, au paragraphe 18, il est inutile d'examiner les trois autres questions en litige.
[24] Par conséquent, l'appel formé en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce est rejeté avec dépens.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 7 août 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-48-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : FILENET CORPORATION
c.
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 juin 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU 7 AOÛT 2001.
ONT COMPARU :
Kenneth McKay POUR LA DEMANDERESSE
F.B. Woyiwada POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes, Ashton & McKay POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)