ENTRE :
et
et
NOVOZYMES A/S
intimée/intervenante projetée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
[1] Il s’agit d’une requête de l’intimée projetée Novozymes A/S (Novozymes) formée en vertu en vertu des alinéas 104(1)b) et 338(1)a) ainsi que de l’article 339 des Règles des Cours fédérales (les Règles) en vue d’obtenir une ordonnance la constituant comme partie intimée ou, subsidiairement, comme intervenante en vertu de l’article 109 des Règles.
[2] La procédure à laquelle Novozymes souhaite devenir partie est un appel interjeté par l’appelante Genencor International, Inc. (Genencor) en vertu de l’article 48.5 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, modifiée (la Loi sur les brevets) à l’encontre d’un constat ou d’une décision du conseil de réexamen constitué sous l’autorité du commissaire aux brevets (le conseil) le 16 novembre 2005, où le conseil a conclu que toutes les revendications du brevet 2,093,422 délivré à Genencor le 3 avril 2001 (le brevet litigieux) avaient été antériorisées par une demande de brevet constituant antériorité, soit la demande Rasmussen comme la désignent entre elles les parties.
Le contexte factuel et législatif
[3] Le 15 avril 2004, Novozymes, par l’entremise de son mandataire, a demandé le réexamen du brevet litigieux en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi sur les brevets. Conformément au paragraphe 48.1(3) de la Loi, un double de la demande a été expédié à Genencor.
[4] L’article 48.1 de la Loi sur les brevets dispose :
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48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires. (2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet. (3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur. |
48.1 (1) Any person may request a re-examination of any claim of a patent by filing with the Commissioner prior art, consisting of patents, applications for patents open to public inspection and printed publications, and by paying a prescribed fee. (2) A request for re-examination under subsection (1) shall set forth the pertinency of the prior art and the manner of applying the prior art to the claim for which re-examination is requested. (3) Forthwith after receipt of a request for re-examination under subsection (1), the Commissioner shall send a copy of the request to the patentee of the patent in respect of which the request is made, unless the patentee is the person who made the request. |
[5] Novozymes souligne qu’outre le paiement de taxes réglementaires importantes afférentes à sa demande, soit la somme de 2 000 $, sa demande comportait des observations écrites détaillées qui expliquaient comment l’objet des revendications du brevet litigieux était antériorisé ou évident au vu du dossier d’antériorité qu’elle avait présenté au commissaire aux brevets (le commissaire).
[6] En vertu du paragraphe 48.2(1) de la Loi sur les brevets, le commissaire a constitué un conseil chargé d’apprécier les questions de brevetabilité qui avaient été soulevées par Novozymes.
[7] L’article 48.2 prévoit :
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48.2 (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande. (2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause. (3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire. (4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet. (5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis. |
48.2 (1) Forthwith after receipt of a request for re-examination under subsection 48.1(1), the Commissioner shall establish a re-examination board consisting of not fewer than three persons, at least two of whom shall be employees of the Patent Office, to which the request shall be referred for determination. (2) A re-examination board shall, within three months following its establishment, determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request for re-examination. (3) Where a re-examination board has determined that a request for re-examination does not raise a substantial new question affecting the patentability of a claim of the patent concerned, the board shall so notify the person who filed the request and the decision of the board is final for all purposes and is not subject to appeal or to review by any court. (4) Where a re-examination board has determined that a request for re-examination raises a substantial new question affecting the patentability of a claim of the patent concerned, the board shall notify the patentee of the determination and the reasons therefor. (5) A patentee who receives notice under subsection (4) may, within three months of the date of the notice, submit to the re-examination board a reply to the notice setting out submissions on the question of the patentability of the claim of the patent in respect of which the notice was given. |
[8] Le 3 septembre 2004, en vertu du paragraphe 48.2(4), le conseil a décidé que la demande de réexamen de Novozymes soulevait un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité et, en vertu de la même disposition, a expédié un avis de la décision à la titulaire du brevet, Genencor.
[9] En vertu du paragraphe 48.2(5), un délai de trois mois a été accordé à Genencor pour répondre aux conclusions du conseil. Bien que les paragraphes 48.2(4) et (5) prévoient que l’expédition de l’avis et le délai de réponse s’adressent seulement au titulaire du brevet, un double de l’avis du 3 septembre 2004 du conseil a néanmoins été expédié par le conseil à Novozymes.
[10] Le 3 décembre 2004, Genencor, par l’entremise de ses mandataires, a déposé une réponse devant le conseil en vertu du paragraphe 48.2(5), faisant valoir que les revendications étaient à la fois nouvelles et non évidentes à l’égard du dossier d’antériorité cité. La réponse de Genencor n’a pas été expédiée en double ni signifiée à Novozymes, le paragraphe 48.2(5) ne le prescrivant pas.
[11] Ayant reçu un double de l’avis du conseil et ayant vraisemblablement eu accès à la réponse de Genencor du 3 décembre 2004, Novozymes a jugé bon, le 14 mars 2005, de présenter au conseil des observations écrites en réponse aux documents mentionnés. Novozymes n’a pas expédié un double à Genencor de cette correspondance avec le conseil.
[12] Le 9 mai 2005, le conseil a expédié à Genencor un autre avis indiquant que la demande de réexamen soulevait toujours un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité, en particulier à l’égard de la nouveauté du brevet de Genencor par rapport à la demande de brevet Rasmussen. De nouveau, un double de cet avis a été expédié à Novozymes.
[13] Comme l’avis l’y autorisait et en vertu du paragraphe 48.2(5), Genencor a déposé une autre réponse devant le conseil, le 9 août 2005 (sans en envoyer, comme la fois précédente, un double à Novozymes).
[14] Comme elle l’avait fait précédemment le 14 mars 2005, Novozymes a présenté au conseil de nouvelles observations le 29 septembre 2005.
[15] Il semblerait que quelque temps après le 9 août 2005, en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les brevets, le conseil se soit saisi du réexamen selon le paragraphe 48.3(2) et ait réexaminé le brevet litigieux.
[16] L’article 48.3 de la Loi sur les brevets dispose :
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48.3 (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause. (2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original. (3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure. |
48.3 (1) On receipt of a reply under subsection 48.2(5) or in the absence of any reply within three months after notice is given under subsection 48.2(4), a re-examination board shall forthwith cause a re-examination to be made of the claim of the patent in respect of which the request for re-examination was submitted. (2) In any re-examination proceeding under subsection (1), the patentee may propose any amendment to the patent or any new claims in relation thereto but no proposed amendment or new claim enlarging the scope of a claim of the patent shall be permitted. (3) A re-examination proceeding in respect of a claim of a patent shall be completed within twelve months of the commencement of the proceedings under subsection (1). |
[17] Comme il a été indiqué précédemment (voir le paragraphe 2 ci-dessus), le 16 novembre 2005, le conseil a rendu sa décision en vertu de l’article 48.4 (la décision du conseil) en concluant que toutes les revendications du brevet litigieux étaient antériorisées par la demande Rasmussen et le conseil a par conséquent délivré un constat. Encore une fois, le conseil a expédié un double de sa décision à Novozymes.
[18] L’article 48.4 prévoit :
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48.4 (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable. (2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet. (3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat : a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée; b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré; c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce. |
48.4 (1) On conclusion of a re-examination proceeding in respect of a claim of a patent, the re-examination board shall issue a certificate (a) cancelling any claim of the patent determined to be unpatentable; (b) confirming any claim of the patent determined to be patentable; or (c) incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable. (2) A certificate issued in respect of a patent under subsection (1) shall be attached to the patent and made part thereof by reference, and a copy of the certificate shall be sent by registered mail to the patentee. (3) For the purposes of this Act, where a certificate issued in respect of a patent under subsection (1) (a) cancels any claim but not all claims of the patent, the patent shall be deemed to have been issued, from the date of grant, in the corrected form; (b) cancels all claims of the patent, the patent shall be deemed never to have been issued; or (c) amends any claim of the patent or incorporates a new claim in the patent, the amended claim or new claim shall be effective, from the date of the certificate, for the unexpired term of the patent. (4) Subsection (3) does not apply until the time for taking an appeal has expired under subsection 48.5(2) and, if an appeal is taken, subsection (3) applies only to the extent provided in the final judgment on the appeal. |
[19] Par un avis d’appel en date du 14 février 2006, Genencor a interjeté appel de la décision du conseil.
[20] L’appel de Genencor a été formé en vertu de l’article 48.5 de la Loi sur les brevets, qui dispose :
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48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1). (2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet. |
48.5 (1) Any decision of a re-examination board set out in a certificate issued under subsection 48.4(1) is subject to appeal by the patentee to the Federal Court. (2) No appeal may be taken under subsection (1) after three months from the date a copy of the certificate is sent by registered mail to the patentee. |
[21] Dans l’avis d’appel de Genencor, le commissaire est le seul intimé nommé. Novozymes n’a pas reçu pour sa part la signification de l’avis d’appel.
[22] Par la présente requête, Novozymes cherche donc à devenir partie à l’appel à titre d’intimée ou d’intervenante.
L’analyse
[23] En vertu de l’alinéa 335c) des Règles, l’appel de Genencor est régi par la partie 6 des Règles qui traite des « Appels ». L’alinéa 335c) prévoit :
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335. La présente partie s’applique aux appels suivants : [...] c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi. |
335. This Part applies to (...)
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[24] L’article 338 des Règles indique quelles personnes une appelante telle que Genencor peut désigner dans l’appel à titre d’intimés. Il prévoit :
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338. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel : a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens; b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel; c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada. (2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel. |
338. (1) Unless the Court orders otherwise, an appellant shall include as a respondent in an appeal (a) every party in the first instance who is adverse in interest to the appellant in the appeal; (b) any other person required to be named as a party by an Act of Parliament pursuant to which the appeal is brought; and (c) where there are no persons that are included under paragraph (a) or (b), the Attorney General of Canada. (2) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent in an appeal, the Court may substitute another person or body, including a tribunal whose order is being appealed, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada. |
[25] Le premier point qu’invoque Novozymes est qu’en vertu de l’alinéa 338(1)a) des Règles, Genencor aurait dû la désigner comme intimée dans l’appel, Novozymes considérant qu’elle était partie dans la première instance et qu’elle avait dans l’appel des intérêts opposés à l’appelante Genencor.
[26] Pour les motifs suivants, j’estime que l’approche de Novozymes est fondée.
[27] Il semble n’y avoir aucun litige entre les parties sur le fait que Novozymes est une partie ayant dans l’appel des intérêts opposés à ceux de Genencor. La question centrale est de savoir si Novozymes doit être considérée comme une partie « dans la première instance » au sens de l’alinéa 338(1)a) des Règles.
[28] Je puis convenir dans une large mesure que le réexamen d’un brevet en vertu des articles 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets prévoit un processus en deux étapes. Toutefois, je ne puis convenir avec Genencor que, pour définir l’expression « première instance » aux termes du paragraphe 338(1) des Règles, un tel scénario soit déterminant.
[29] Genencor soutient fondamentalement que l’expression « première instance » employée à l’alinéa 338(1)a) des Règles doit être limitée à la partie qui a joué un rôle actif dans la procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi sur les brevets.
[30] Il est vrai que la formulation du paragraphe 48.2(4) semble indiquer que la participation active du demandeur aux termes du paragraphe 48.1(1) cesse une fois que le conseil a décidé, comme en l’espèce, qu’un nouveau point de fond a été soulevé par le demandeur vis-à-vis de la brevetabilité. À cet égard, le paragraphe 48.2(4) indique que le conseil doit expédier un avis au titulaire du brevet et ne prévoit aucun avis semblable à l’intention du demandeur. Dans la même veine, le paragraphe 48.2(5) accorde au seul titulaire du brevet le droit de déposer une réponse.
[31] Cependant, le paragraphe 48.3(1), faisant toujours référence à cette étape à la demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe 48.1(1), établit que le demandeur n’est pas exclu du processus et que sa présence et sa participation existent toujours en vertu de sa demande de réexamen. À l’étape du réexamen prévu à l’article 48.3, la participation de Novozymes peut être considérée comme plus limitée que la participation active dont peut jouir Genencor, mais on ne peut considérer que Novozymes et ses intérêts opposés établis au début du processus ne sont pas présents à cette étape du réexamen.
[32] La participation de Novozymes au processus prévu aux articles 48.1 à 48.4 est confirmée par la façon dont s’est exprimé le conseil au début de sa décision :
[traduction] Conformément au paragraphe 48.2(2) de la Loi sur les brevets, le conseil de réexamen a examiné plus à fond la demande de réexamen des revendications 1 à 21 du brevet numéro 2,093,422 ainsi que les observations de la titulaire du brevet présentées dans les réponses datées du 3 décembre 2004 et du 9 août 2005. Le conseil a conclu que la demande soulève toujours un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité de ces revendications.
[33] On aurait beaucoup de mal à nier que le résultat que reflète la décision du conseil doit être fondé dans une large mesure sur la position exprimée par Novozymes dans sa demande de réexamen.
[34] À ce sujet, on peut considérer que Novozymes a eu une participation et a été entendue par le conseil en première instance. Même si la participation de Novozymes n’a pas la même envergure que celle d’une partie engagée dans une procédure en radiation de marque de commerce devant le registraire des marques de commerce, j’irais jusqu’à dire que la demande de réexamen crée un litige ou un quasi-litige entre le demandeur et le titulaire du brevet (voir la décision Mayborn Products Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) 1983 CarswellNat 49).
[35] Pour ces motifs, je conviens avec Novozymes qu’elle doit être considérée en vertu de l’alinéa 338(1)a) des Règles comme partie à la première instance ayant dans l’appel visé en l’espèce des intérêts opposés à ceux de Genencor. Je rendrai donc une ordonnance pour que Novozymes soit ajoutée comme partie intimée dans l’appel visé. L’intitulé et les autres aspects qui découlent de la procédure seront également traités dans l’ordonnance ci-jointe.
[36] Étant donné ma conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la possibilité de constituer Novozymes comme partie à l’instance en vertu de l’alinéa 104(1)b) des Règles ou comme intervenante selon l’article 109 des Règles.
[37] L’ajout de Novozymes à titre d’intimée permet également en l’espèce à la Cour de bénéficier de l’avantage d’une intimée active. Sur ce point, l’avocat de l’intimé actuel, le commissaire, a indiqué à l’audience sur la requête en cause que, conformément à la lettre qu’il avait déposée devant la Cour le 6 mars 2006, peu après le dépôt de son avis de comparution, le commissaire ne s’opposait pas à la requête de Novozymes visant à être ajoutée comme intimée et que le commissaire n’avait pas l’intention de présenter une défense à l’égard du fond de la décision du conseil. Dans sa lettre, le commissaire, à juste titre, a fait référence à l’extrait suivant de l’arrêt Genex Communications Inc. c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 283 :
[66] Que ce soit dans des procédures de contrôle judiciaire ou d’appel, l’organisme fédéral qui a rendu une décision n’est pas habilité à venir défendre la décision qu’il a rendue, encore moins à se justifier. Comme le disait le juge Estey dans l’affaire Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Ville d'Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, à la page 709, où l’organisme avait présenté en appel une argumentation détaillée et approfondie à l’appui de sa décision, « [u]ne participation aussi active ne peut que jeter le discrédit sur l’impartialité d’un tribunal administratif lorsque l’affaire lui est renvoyée ou lorsqu’il est saisi d’autres procédures concernant des intérêts et des questions semblables ou impliquant les mêmes parties ». L’organisme a le droit d’être représenté en appel, mais sa plaidoirie en principe doit se limiter à un exposé de sa compétence, de ses procédures et du déroulement de celle-ci.
[38] Par conséquent, me rangeant à l’opinion du commissaire qui est également partagée par Novozymes, je n’estime pas que le commissaire soit la partie intimée appropriée dans l’appel. À défaut de l’éliminer comme partie au litige puisque je n’ai pas été saisi d’une requête en ce sens, j’estime que tous s’attendent qu’il demeure un intimé non actif à l’égard du fond de l’appel.
[39] S’agissant des dépens de la présente requête, ils sont adjugés à Novozymes.
[40] Une ordonnance sera rendue en conséquence.
Montréal (Québec)
Le 13 juillet 2006
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-262-06
INTITULÉ : GENENCOR INTERNATIONAL, INC.
et
COMMISSAIRE AUX BREVETS
et
NOVOZYMES A/S
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 JUIN 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU
DATE DES MOTIFS : LE 13 JUILLET 2006
COMPARUTIONS :
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Hélène D’Iorio
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POUR L’APPELANTE
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Francisco Couto Yolaine Williams |
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Susan D. Beaubien |
POUR L’INTIMÉE/INTERVENANTE PROJETÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Gowling Lafleur Henderson Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANTE
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |
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Macera & Jarzyna Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE/INTERVENANTE PROJETÉE |