Date : 20010612
Dossier : T-1192-97
Référence neutre : 2001 CFPI 642
Ottawa (Ontario), le 12 juin 2001
EN PRÉSENCE DU JUGE JOHN A. O'KEEFE
AFFAIRE INTÉRESSANT UNE VIOLATION COMMISE
PAR TOP-NOTCH OILFIELD SERVICES LTD.
- et -
AFFAIRE INTÉRESSANT L'ARTICLE 53.2 DE LA
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE(L.R.C. (1985), CHAPITRE T-13)
ENTRE :
TOP NOTCH CONSTRUCTION LTD.
demanderesse
- et -
TOP-NOTCH OILFIELD SERVICES LTD.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une action intentée par Top Notch Construction Ltd. (la demanderesse) contre Top-Notch Oilfield Services Ltd. (la défenderesse). Selon la déclaration, la demanderesse exploite une entreprise offrant des services de construction : terrassement; promotion immobilière en matière commerciale, résidentielle et de lotissement; construction de réseaux d'irrigation; construction de routes; concassage et lavage de roches, de gravier, de pierres et d'autres formes d'agrégat. La défenderesse, quant à elle, offre des services de construction de pipelines, de maintenance, d'isolation, de livraison rapide (essentiellement un service de livraison aux champs de pétrole) et d'abandon de surfaces.
[2] Lors de l'instruction, les parties ont déposé, à titre de pièce 1, un avis relatif à l'exposé conjoint des faits. Voici le texte de cet avis :
[TRADUCTION]
AVIS RELATIF À L'EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
1. Les faits mentionnés dans le présent exposé sont reconnus pour le compte des parties afin de raccourcir et de faciliter l'instruction de la présente action. Cependant, l'exposé ne peut lier les parties dans le cadre d'une instance judiciaire autre que la présente action. Aucun élément de preuve incompatible avec l'exposé conjoint des faits ne peut être présenté lors de l'instruction, mais il est possible de produire des éléments de preuve supplémentaires compatibles avec le présent exposé sous réserve des règles habituelles de présentation de la preuve.
2. La demanderesse, Top Notch Construction Ltd. (Top Notch Construction), est une personne morale ayant été dûment constituée vers 1966 en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 1 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat d'enregistrement de Top Notch Construction daté du 19 avril 1966. Le siège social de Top Notch Construction est situé dans la ville de Calgary, dans la province d'Alberta.
3. La défenderesse, Top-Notch Oilfield Services Ltd. (Top-Notch Oilfield Services), est une personne morale ayant été dûment constituée vers le mois d'août 1993 en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 2 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top-Notch Oilfield Services daté du 23 août 1993. Le siège social de Top-Notch Oilfield Services est situé dans la ville de Stettler, dans la province d'Alberta.
4. Stettler se trouve à environ 225 kilomètres de la ville de Calgary.
5. Top Notch Construction est propriétaire au Canada d'une marque de commerce portant le numéro de série 696 662 (enregistrement LMC 410,500) relativement à la marque de commerce « Top Notch Construction Ltd. Calgary » . La pièce 3 du cahier conjoint des pièces consiste en un double du certificat d'enregistrement de cette marque de commerce daté du 2 avril 1993 (la marque de commerce). La marque de commerce a été valablement déposée et enregistrée aux dates mentionnées sur le certificat. La défenderesse n'a pris aucune mesure officielle pour contester cet enregistrement de marque de commerce.
6. Les dates de constitution et les dénominations sociales des sociétés suivantes sont valablement énoncés dans les certificats de constitution joints aux présentes :
(a) Top Notch Limited est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 4 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top Notch Limited daté du 15 mars 1948.
(b) 240541 Alberta Ltd. (devenue Top Notch Resources Ltd.) est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 5 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de la société 240541 Alberta Ltd. daté du 19 mars 1980 et la pièce 6 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de modification de dénomination sociale daté du 11 décembre 1980 de la société 240541 Alberta Ltd. devenue Top Notch Resources Ltd. La société 240541 Alberta Ltd. était une société en veilleuse jusqu'à ce que les dirigeants de la demanderesse l'acquièrent en décembre 1980. La dénomination sociale de la société a immédiatement été modifiée pour devenir Top Notch Resources Ltd.
(c) Top Notch Aggregate Ltd. est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 7 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top Notch Aggregate Ltd. daté du 15 janvier 1980.
(d) Top Notch Screening Ltd. est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 8 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top Notch Screening Ltd. daté du 26 février 1980.
7. Depuis leur constitution en société, la demanderesse et la défenderesse utilisent les dénominations sociales en question lorsqu'elles offrent des services à leurs clients.
8. La pièce 9 du cahier conjoint des pièces consiste en un rapport de recherche NUANS daté du 23 août 1993 obtenu par Top-Notch Oilfield Services Ltd. au moment de sa constitution.
9. Les pièces 10, 11 et 12 du cahier conjoint des pièces consistent en des copies de rapports préliminaires à la recherche de NUANS datés du 11 décembre 2000 et du 12 décembre 2000.
10. Lors de l'instruction de la présente affaire, les parties pourront produire en preuve des recherches NUANS, qu'il s'agisse de recherches de dénominations sociales, de personnes morales ou de sociétés en nom collectif, que le rapport ou la recherche soit présenté sous forme de copie certifiée conforme ou non.
11. La pièce 13 du cahier conjoint des pièces consiste en une liste produite en réponse à l'engagement donné lors de la communication préalable relativement à la production d'une liste énumérant l'ensemble des clients de Top Notch Construction.
12. La pièce 14 du cahier conjoint des pièces consiste en une liste produite en réponse à l'engagement donné lors de la communication préalable relativement à la production d'une liste des clients de Top-Notch Oilfield Services depuis août 1993.
13. La pièce 15 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire d'une carte professionnelle de Top-Notch Oilfield Services produite en réponse à l'engagement donné à cet effet lors de l'interrogatoire préalable.
14. La pièce 16 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Telus Yellow Pages de 1997.
15. La pièce 17 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Red Deer and Area Phone Book.
16. La pièce 18 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Oilfield Service and Supply Directory de 1996-1997.
17. La pièce 19 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Oilfield Service and Supply Directory de 1997-1998.
18. La pièce 20 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Oilfield Service and Supply Directory de 1999-2000.
19. La pièce 21 du cahier conjoint des pièces consiste en la liste des fournisseurs de Top-Notch Oilfield Services Ltd. produite en réponse à l'engagement donné lors de la communication préalable.
20. La pièce 22 du cahier conjoint des pièces consiste en une lettre datée du 3 juin 1996 envoyée à la défenderesse par l'avocat de la demanderesse. La défenderesse a reçu cette lettre vers le 5 juin 1996. Après la réception de cette lettre, l'avocat de la demanderesse et celui de la défenderesse ont commencé à correspondre et ont entamé des négociations, bien que sans conviction, jusqu'au 5 juin 1997, date à laquelle la déclaration a été déposée en l'espèce.
21. La pièce 23 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Alberta Road Builders and Heavy Construction Association Equipment Rental Rates Guide de 1998.
22. La pièce 24 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Alberta Road Builders and Heavy Construction Association Equipment Rental Rates Guide de 2000.
23. La pièce 25 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Construction Service and Supply Directory (Alberta) de 1997.
24. La pièce 26 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Construction Service and Supply Directory (Alberta) de 1998.
[3] La marque de commerce de la demanderesse vise des services et est montrée ci-dessous :
Le droit à l'usage exclusif des termes « construction » et « Calgary » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
[4] Les services énumérés dans l'enregistrement sont les suivants :
[TRADUCTION]
(1) Services de construction, à savoir le terrassement, la promotion immobilière en matière commerciale, résidentielle et de lotissement, la construction de réseaux d'irrigation, la construction de routes ainsi que le concassage et le lavage de roches, de graviers, de pierres et d'autres formes d'agrégat.
Lorsqu'elle a débuté ses activités en 1966, la demanderesse possédait deux pièces de machinerie, une niveleuse et un tracteur à chenilles avec bouteur. En 2000, la demanderesse possédait entre 225 et 250 pièces de machinerie dont la valeur marchande se chiffrait entre 35 et 40 millions de dollars.
[5] La dénomination sociale et le nom commercial de la défenderesse sont montrés ci-dessous :
[Note : Comme il s'agit d'une photocopie, l'arrière-plan paraît plus foncé qu'il ne l'est en réalité].
[6] La défenderesse offre des services en matière de construction de pipelines, de maintenance, d'isolation, de livraison rapide et d'abandon de surfaces en liaison avec des champs de pétrole. Dans son témoignage, le président de la défenderesse, M. MacNutt, a exposé de façon relativement détaillée les services particuliers offerts par sa société en renvoyant aux services énumérés sur l'enseigne déposée comme pièce P-15. Lors de son contre-interrogatoire, le président de la défenderesse a également été interrogé au sujet de la mention relative à des services de remise en état d'emplacements de forage et de l'allégation suivant laquelle la défenderesse est un [TRADUCTION] « entrepreneur offrant des services complets » . Il a précisé que, selon lui, cette expression signifie que la société défenderesse offre tous les services que requiert le client et qu'elle est en mesure de fournir, les autres services étant rendus par un tiers qu'elle propose au client. Il a ajouté que les termes [TRADUCTION] « remise en état d'emplacements de forage » [well site reclamation] constituent une erreur typographique et qu'il aurait plutôt fallu lire [TRADUCTION] « abandons d'emplacements de forage » [well site abandonments].
[7] M. MacNutt a déclaré que sa société n'avait jamais participé à des travaux de construction touchant une concession pétrolière ou une route menant à un champ de pétrole, ni au concassage ou au lavage de roches, de gravier, de pierres ou d'agrégat, ni à des travaux de remise en état (emplacements de forage).
[8] M. MacNutt a en outre mentionné que sa société était propriétaire de deux pelles mécaniques 200LC (excavateurs), d'une pelle rétrocaveuse mécanique à pneus 310 John Deere, d'un tracteur porte-tubes (servant à l'abaissement des tuyaux lors de la construction de pipelines), d'un compresseur d'air, de quatre camionnettes d'une demi-tonne, de dix camionnettes d'une tonne et de divers petits outils.
[9] Le témoignage de M. MacNutt a permis d'établir que la défenderesse exécutait certains genres de travaux pour la ville de Stettler, mais la nature de ceux-ci n'a pas été précisée.
[10] Dans son témoignage, le président de la demanderesse, Alex Lockton, a déclaré que sa société travaillait à partir de Red Deer sud, en Alberta méridionale. Sa société a déjà effectué des travaux plus au nord, en Alberta, mais pas récemment.
[11] La défenderesse offre des services liés aux champs de pétrole dans les régions de Stettler et de Rock Mountain House et a fourni des services dans les régions de Hanna et de Drumheller.
[12] Dans sa déclaration, la demanderesse sollicite la réparation suivante :
[TRADUCTION]
25. Une injonction interlocutoire et permanente enjoignant à la défenderesse de ne pas :
(i) porter atteinte aux droits exclusifs de la demanderesse;
(ii) employer ou montrer la marque de commerce de la demanderesse ou toute autre marque qui risque vraisemblablement de causer de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse;
(iii) accomplir des actes qui risquent vraisemblablement d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage de la demanderesse et de nuire à la réputation liée à sa marque de commerce;
26. Une ordonnance prévoyant la restitution ou la destruction de l'ensemble des marchandises contrevenant à la loi, quelles qu'elles soient, qui se trouvent en possession de la défenderesse ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, franchisés, titulaires de licence, ou de toute personne sur laquelle elle exerce un contrôle ou qui est au courant de la présente action;
27. Un jugement accordant à la demanderesse des dommages-intérêts pour les dommages qu'elle a subis ou ordonnant la comptabilisation des profits réalisés par la défenderesse en raison de sa conduite illégale, au choix de la demanderesse après examen de ces deux possibilités;
28. Une ordonnance en application de la Business Corporations Act (Alberta) révoquant l'enregistrement de n'importe quel emploi de la marque de commerce de la demanderesse à titre de nom commercial de la défenderesse;
29. Des dommages-intérêts exemplaires;
30. Des intérêts en application des dispositions de la Judgment Interest Act, S.A. 1984, ch. J-0.5, ou, subsidiairement, des intérêts au taux que la Cour estimera approprié;
31. Les dépens engagés par la demanderesse accessoirement à la présente action suivant le tarif applicable entre procureur et client.
Question en litige
[13] La demanderesse a-t-elle droit à la réparation demandée?
Dispositions législatives applicables
[14] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) sont ainsi rédigées :
|
2. « créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6. |
2."confusing", when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6; |
|
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. |
"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them; |
|
« marque de commerce » Selon le cas_: |
"trade-mark" means |
|
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres; b) marque de certification; c) signe distinctif; d) marque de commerce projetée. « Nom commercial » Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier. |
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others, (b) a certification mark, (c) a distinguishing guise, or (d) a proposed trade-mark; "trade-name" means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual; |
|
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. |
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section. |
|
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. |
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
|
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. |
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
|
(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. |
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
|
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris_: |
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including |
|
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; |
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; |
|
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; |
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; |
|
c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. |
(c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
|
7. Nul ne peut_: |
7. No person shall |
|
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent; |
(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor; |
|
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; |
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another; |
|
c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde_: (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, (ii) soit leur origine géographique, (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution; e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. |
(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested; (d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to (i) the character, quality, quantity or composition, (ii) the geographical origin, or (iii) the mode of the manufacture, production or performance of the wares or services; or (e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada. |
|
19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services. |
19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services. |
|
20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne_: |
20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making |
|
a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial; b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce_: (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires, (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce. |
(a) any bona fide use of his personal name as a trade-name, or (b) any bona fide use, other than as a trade-mark, (i) of the geographical name of his place of business, or (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services, in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark. |
|
22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. |
22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto. |
|
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi. |
(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark. |
Analyse et décision
[15] La validité de la marque de la demanderesse ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse. Comme la marque est enregistrée, elle est donc présumée valide.
[16] Je dois maintenant décider, en ce qui concerne l'article 20 de la Loi, si l'emploi, par la défenderesse, de sa marque de commerce (Top-Notch Oilfield Services Ltd.) est source de confusion au sens de l'article 6 de la Loi. Par souci de commodité, voici à nouveau le texte de cette disposition :
|
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. |
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section. |
|
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. |
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
|
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. |
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
|
(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. |
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
|
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris_: a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce;e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. |
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
[17] Le critère applicable pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion a été énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), [1995] 1 C.F. 614, 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.), à la page 387 :
Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale. Voir: les art. 6(2), (3) et (4) de la Loi; Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al., [1968] R.C.S. 134; Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la p. 99, juge en chef Thurlow; et Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), à la p. 12, juge Cattanach.
En décidant s'il y a vraisemblance de confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles visées au paragraphe 6(5) précité.
[18] En outre, dans l'arrêt United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. (1998), [1998] 3 C.F. 534, 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), le juge Linden a mentionné ce qui suit aux pages 258 et 259 :
Une marque de commerce est une marque employée par une personne pour distinguer ses marchandises ou ses services de ceux des autres. Par conséquent, la marque ne peut être considérée isolément, mais seulement en liaison avec ces marchandises ou ces services. C'est ce qui ressort du libellé du paragraphe 6(2). La question que pose ce paragraphe ne concerne pas la confusion des marques, mais la confusion des biens ou des services provenant d'une source avec des biens ou des services provenant d'une autre source. C'est pourquoi il n'est pas accordé de protection très étendue aux marques qui se fondent sur des origines géographiques ou sur des mots généralement descriptifs (par exemple, les marques fictives Café du Pacifique ou Soda supérieur). Même si des marques projetées peuvent ressembler à ces marques, il est peu vraisemblable que le public présume que deux produits qui se décrivent comme étant "du Pacifique" ou "supérieur" proviennent nécessairement de la même source. Comme la confusion est peu probable, la protection n'est pas nécessaire.
L'insistance sur la source des marchandises ou des services doit guider tout examen de l'article 6 de la Loi. Six facteurs sont énumérés: cinq spécifiques et un général. J'étudierai brièvement chacun d'eux. Des cinq points spécifiques à prendre en compte, il ressort que la Cour doit soupeser le droit du propriétaire d'une marque de commerce à l'emploi exclusif de sa marque en regard du droit de libre concurrence dont jouissent les autres personnes sur le marché.
[19] Le premier facteur à considérer est le suivant :
Caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et mesure dans laquelle ils sont devenus connus
La marque de commerce de la demanderesse est « TOP NOTCH Construction Ltd. Calgary » . Cette marque est entourée d'une chenille de roulement de bulldozer. Le droit à l'usage exclusif des termes « Construction » et « Calgary » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé. La marque de commerce de la défenderesse est « TOP-NOTCH Oilfield Services Ltd. » . À mon avis, ni la marque de commerce ni le nom commercial ne présentent un caractère distinctif inhérent. Les termes « Top Notch » et « Top-Notch » constituent des mots descriptifs. Le terme top-notch signifie généralement « excellent » (voir le Oxford Canadian Dictionary 1998, à la page 1531). Il est employé pour décrire de nombreuses choses. Selon la jurisprudence de la Cour, une marque uniquement descriptive des services visés ne bénéficiera que d'une protection moindre.
[20] Même si une marque n'a pas de caractère distinctif inhérent, elle peut en acquérir un si elle est employée de façon continue au sein du marché. La demanderesse a fait de multiples annonces au fil des ans et sa marque est maintenant connue du grand public. La défenderesse, quant à elle, a fait peu de publicité en utilisant son nom commercial. Pour établir l'existence d'un caractère distinctif acquis, il faut montrer que les consommateurs savent que la marque vient d'une source en particulier (United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., précité, à la page 259). À la lumière de la preuve présentée en l'espèce, je ne suis pas convaincu que la marque de commerce de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse bénéficient d'un caractère distinctif acquis. Bien qu'il soit possible de considérer que les activités commerciales de la demanderesse à titre d'entrepreneur constituent une histoire à succès, il ne s'ensuit pas, compte tenu des faits de l'affaire, qu'on a établi l'existence d'un caractère distinctif.
[21] Période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage
En l'espèce, la marque de commerce de la demanderesse est employée depuis 1966. La défenderesse utilise son nom commercial depuis 1993. J'estime que ce facteur joue en faveur de la demanderesse. La marque de commerce de la demanderesse est employée depuis plus longtemps que le nom commercial de la défenderesse.
[22] Genre de marchandises, services ou entreprises
Dans l'affaire dont je suis saisi, les services fournis par la demanderesse consistent en le terrassement, la promotion immobilière en matière commerciale, résidentielle et de lotissement, la construction de réseaux d'irrigation, la construction de routes ainsi que le concassage et le lavage de roches, de gravier, de pierres et d'autres formes d'agrégat. Selon le témoignage d'Alex Lockton, sa société se livre également à la remise en état d'emplacements de puits de pétrole et à la construction de routes desservant ces emplacements, et elle a effectué des travaux sur des pipelines dans le cadre de coentreprises. La demanderesse s'occupe aussi d'emplacements d'unité, c'est-à-dire qu'elle aménage et prépare des emplacements en vue de l'installation de nouvelles unités et les rend propres à l'établissement de celles-ci. La demanderesse livre en outre de la machinerie lourde à ce genre d'emplacement. Pour l'instant, elle n'effectue pas de travaux liés à des pipelines. La proportion des travaux réalisés par la demanderesse au sein de l'industrie pétrolière est de l'ordre de cinq pour cent.
[23] Quant à la défenderesse, elle offre les services suivants :
Camions pour le personnel - Il s'agit de la maintenance d'éléments divers, des têtes de puits au traitement de l'essence ou du pétrole.
Camions ramasseurs - Ce sont des camions analogues aux camions pour le personnel, sauf que l'élément servant à ramasser ou soulever des objets est plus petit.
Inspection et maintenance de pompes à balancier - Il s'agit de la construction de massifs sur lesquels on assoit les pompes à balancier ainsi que de la mise en place, du calibrage et de l'exécution de travaux de maintenance liés aux pompes à balancier.
Méthodes approuvées de construction de pipelines - Lorsque la défenderesse construit un pipeline, ses méthodes de construction sont enregistrées auprès du gouvernement. De même, toutes les canalisations construites par la défenderesse sont enregistrées auprès de l'Alberta Boilers Safety Association.
Maîtres calorifugeurs - Ces personnes isolent les canalisations en surface qui sont exposées au froid.
Matériaux isolants - Il s'agit de la vente de matériaux servant à l'isolation.
Pelle rétrocaveuse mécanique - La défenderesse possède une pelle rétrocaveuse mécanique qui, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour des travaux relatifs aux réservoirs souterrains de Gulf, peut servir ailleurs.
Abandon de surfaces - Lorsque le puits de pétrole cesse d'être exploité, la défenderesse enlève tout le matériel se trouvant en surface à la tête du puits, y compris les bâtiments et les autres éléments en surface. La défenderesse enlève également les réservoirs souterrains de l'emplacement du puits.
Services de livraison rapide - Il s'agit de la livraison de pièces aux entreprises de l'industrie pétrolière, soit une forme de service de livraison aux champs de pétrole.
De façon générale, l'évaluation des services offerts par la demanderesse et la défenderesse paraît mener à la conclusion que leurs services respectifs sont différents. La défenderesse ne construit pas de routes et n'effectue pas de travaux de remise en état, quoique certains travaux soient exécutés à l'aide de son unique pelle rétrocaveuse mécanique lorsque celle-ci n'est pas utilisée au sein de l'industrie pétrolière. De plus, même si la demanderesse s'est livrée à certains travaux touchant des pipelines lors d'une coentreprise, la preuve ne permet pas d'établir comment ces travaux étaient exécutés. Par exemple, étaient-ils réalisés sous le nom de la demanderesse ou celui de la coentreprise?
[24] Nature du commerce
Ce facteur concerne la nature du commerce dans le cadre duquel on offre les services. Même si les services sont dissemblables, le risque de confusion est plus grand s'ils sont offerts à partir du même genre d'installation. Lorsque les services appartiennent à la même catégorie générale et sont vendus à partir du même genre d'installation, la confusion est alors plus vraisemblable. D'un autre côté, si les services ne sont pas de même nature et qu'ils sont offerts à partir d'un genre d'installation différent, le risque qu'une marque soit confondue avec une autre est moins élevé. La nature du commerce est un facteur qui comporte de nombreux aspects. Dans l'affaire Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1re inst.), à la page 468, le juge MacKay a mentionné que la nature du commerce englobe « les coutumes du domaine et le type de marché où les marques sont censées être employées » . En l'espèce, les deux parties offrent des services. La grande majorité des services offerts par la demanderesse touchent la construction de routes, l'irrigation, la construction de fossés et les travaux de lotissement. Les services qu'elle offre en ce qui a trait aux champs pétrolifères concernent principalement la remise en état et la préparation d'emplacements ainsi que la construction de routes desservant ceux-ci. Quant à la construction de routes, la demanderesse doit présenter une soumission relativement au projet. On fait appel à la demanderesse en raison de la réputation d'excellence qu'elle s'est acquise. En termes simples, la demanderesse s'intéresse principalement au commerce du terrassement. Même la culture d'emplacements remis en état nécessite des travaux agricoles ou de terrassement. D'un autre côté, la défenderesse offre, aux entreprises de l'industrie du pétrole, des services qui intéressent généralement les domaines de la construction de pipelines, de la maintenance, de l'isolation, des services de livraison rapide et de l'abandon de surfaces. La défenderesse ne construit pas de routes menant à des emplacements de forage, ne procède pas à la remise en état d'emplacements et ne construit pas de voies publiques. Ses activités commerciales consistent en des services d'entretien offerts au sein de l'industrie pétrolière. Par conséquent, j'arrive à la conclusion que la nature des commerces auxquels se livrent la demanderesse et la défenderesse est différente, à l'exception d'un léger chevauchement quant au domaine des travaux réalisés à l'aide d'une pelle rétrocaveuse mécanique et de celui des travaux relatifs à des pipelines effectués dans le cadre d'une coentreprise. Comme il est précisé plus haut, la preuve ne permet pas d'établir de quelle façon on a exécuté les travaux liés aux pipelines faits dans le cadre d'une coentreprise.
[25] Degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent
Pour l'examen de ce facteur, je dois, lorsque les marques sont analogues, évaluer l'impression que les marques sont vraisemblablement susceptibles de produire auprès du public. Même si les marques doivent être examinées comme un tout, il est néanmoins acceptable « [...] d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » (United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., précité, à la page 259). La marque de commerce de la demanderesse consiste en les termes « TOP NOTCH Construction Ltd. Calgary » et le droit à l'usage exclusif des termes « Construction » et « Calgary » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé. La marque-mot est entourée d'une chenille de roulement de bulldozer. Le nom commercial de la défenderesse est « TOP-NOTCH Oilfield Services Ltd. » . À mon sens, les idées suggérées par les deux marques sont différentes. La marque de la demanderesse, dont la marque-mot est entourée d'une chenille de roulement de bulldozer, évoque pour moi une entreprise de construction routière ou de terrassement. Par ailleurs, le nom de la défenderesse me fait plutôt penser à une société qui offre aux entreprises des services liés aux champs de pétrole. Selon moi, il est peu probable qu'une personne conclurait, à partir du nom de la défenderesse, qu'il s'agit d'une entreprise se livrant à des activités de terrassement, d'irrigation ou de construction routière.
[26] Ensemble des circonstances de l'espèce
Cette rubrique englobe évidemment les facteurs précis examinés plus haut de même que tous les autres facteurs pertinents à l'affaire visée. Le fait de savoir s'il y a effectivement eu confusion entre les marques pendant la période où elles étaient toutes deux en usage compte parmi ces circonstances. Il ressort de la preuve qu'au fil des ans, depuis 1983, un fournisseur a envoyé à la demanderesse un chèque sur lequel était dactylographié le nom de la défenderesse. La raison de l'envoi du chèque à la mauvaise partie n'a pas été mise en preuve. De même, dans son témoignage, M. MacNutt a déclaré que, pendant cinq ans, il a reçu moins de cinq demandes visant à déterminer si la défenderesse était affiliée avec TOP NOTCH Construction Ltd. ou connaissait cette dernière.
[27] Lorsqu'on examine chaque critère énoncé au paragraphe 6(5) de la Loi, il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun d'eux (voir l'affaire Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd. (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1re inst.), à la page 298). En l'espèce, je donne davantage d'importance aux critères prévus par les alinéas 6(5)c), d) et e).
[28] L'analyse de la nature des services fournis par les parties, de la nature du commerce, du degré de ressemblance entre la marque de commerce et le nom commercial dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent, des autres facteurs énumérés, des alinéas 6(5)a) et b) ainsi que de toutes les circonstances de l'espèce m'amène à conclure qu'il n'existe aucune vraisemblance de confusion entre la marque de commerce de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse. Il n'y a pas de risque de confusion quant à la source des services. J'estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la différence entre la nature des services et la nature du commerce dans le cadre duquel les services sont offerts est très grande. L'absence d'un risque de confusion règle la question de la réclamation fondée sur l'article 20 de la Loi qu'a présentée la demanderesse.
[29] À l'instruction, lors des observations préliminaires, l'avocat de la demanderesse a déclaré ce qui suit (page 6 de la transcription) :
[TRADUCTION]
Top Notch Construction Ltd. fait donc valoir deux réclamations contre les défenderesses. La première consiste en une action pour contrefaçon fondée plus précisément sur les articles 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce. La seconde est une action pour imitation frauduleuse fondée sur la common law.
[30] Lorsqu'il a présenté ses conclusions finales, l'avocat de la demanderesse a également traité des alinéas 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce (voir par exemple les pages 289, 317 et 336 de la transcription). L'alinéa 7b) est essentiellement considéré comme une codification législative de l'action pour imitation frauduleuse issue de la common law [MacDonald c. Vapor Canada, [1977] 2 R.C.S. 134, le juge en chef Laskin, rédigeant l'opinion de la majorité, et Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et al., [1987] 3 C.F. 544 (C.A.F.)]. Toutefois, il ne s'ensuit pas que les critères applicables à ces deux recours soient les mêmes.
[31] La Cour n'est pas compétente en matière d'action pour imitation frauduleuse fondée sur la common law. Dans l'affaire ITAL-Press Ltd. c. Sicoli (1999), 170 F.T.R. 66, aux pages 106 et 107 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson renvoie à l'arrêt Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et al., précité :
À la page 560, le juge [MacGuigan] a ajouté ceci :
L'alinéa 7b ) reflète dans la Loi l'action en passing off issue de la common law, le passing off consistant à laisser croire que les biens ou les services d'une personne sont en réalité ceux d'une autre, ou que quelqu'un d'autre les offre ou y est associé. Il s'agit de fait de « parasiter » au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur.
Le juge a enfin fait la remarque suivante :
Comme l'a démontré l'historique du juge en chef Laskin dans l'arrêt MacDonald, précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées, ce en quoi elle se compare à la Loi sur le droit d'auteur [...] dont le champ d'application dépasse le droit d'auteur enregistré. Dans les deux lois, le rôle de l'enregistrement est d'offrir des avantages en sus de ceux que fournit la common law.
En traçant un aperçu de l'économie de la Loi dans l'arrêt Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée, [...] le juge Strayer a dit que « la Loi sur les marques de commerce, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l'enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées » . Il ajoute plus loin : « le Parlement, par les articles 1 à 11 de la Loi sur les marques de commerce, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non » .
Le Parlement, à l'alinéa 7b ), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l'a dit le juge Laskin, cet alinéa est un « complément » du système de protection de toutes les marques de commerce établi par la loi. Ainsi, le recours civil qu'il prévoit, de concert avec l'article 53, se trouve à « véritablement faire partie intégrante du système global de surveillance » : [...] a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.
À mon sens, l'alinéa 7b ) ressortit clairement à la compétence conférée au gouvernement fédéral par le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. [renvois omis]
Je conclus de ce qui précède que l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce peut uniquement être invoqué lorsqu'un [TRADUCTION] « système relatif aux marques de commerce » est plaidé et établi par la preuve. Compte tenu des documents et de la preuve dont je dispose, ce n'est pas ici le cas.
Il n'a pas été débattu devant moi, du moins certainement pas d'une façon convaincante, que cette cour a compétence à l'égard de l'action en passing off issue de la common law. Je suis convaincu que la Cour n'a pas compétence. Dans la mesure où la Cour a compétence à l'égard de l'équivalent de l'action en passing off issue de la common law, cette compétence doit être fondée sur l'alinéa 7b ) de la Loi sur les marques de commerce.
En me fondant sur la brève analyse qui a ci-dessus été faite au sujet de la compétence de cette cour ainsi que des plaidoiries et de la preuve, je conclus qu'il est impossible de faire droit à la demande que la demanderesse a présentée à l'égard de la commercialisation trompeuse, et ce, que ce soit parce que cette cour n'a pas compétence ou parce que l'on n'a pas plaidé ou établi devant la Cour l'existence d'un fondement sur lequel la compétence de la Cour reposerait.
Comme l'a mentionné le juge Gibson ci-dessus, dans la mesure où la Cour « a compétence à l'égard de l'équivalent de l'action en passing off issue de la common law, cette compétence doit être fondée sur l'alinéa 7b ) de la Loi sur les marques de commerce » . Même si le paragraphe 10 de la déclaration de la demanderesse laisse croire à un moyen fondé sur l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, il ne comporte aucun renvoi explicite à cette disposition. En effet, le paragraphe 10 de la déclaration est ainsi rédigé :
[TRADUCTION]
10. Connaissant la réputation et l'achalandage liés à la marque de commerce de la demanderesse, comme il est mentionné plus haut, et cherchant à s'approprier la clientèle de cette dernière et le bénéfice qui en découle, la défenderesse a appliqué la marque de commerce de la demanderesse à ses propres marchandises et (ou) services et a donc appelé l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada.
La demanderesse a toutefois expressément renvoyé aux articles 2, 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce dans ses actes de procédure.
[32] L'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce porte :
| 7. Nul ne peut_: . . . b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; |
7. No person shall . . . (b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
|
|
[33] Bien que le texte du paragraphe 10 de la déclaration et celui de l'alinéa 7b) de la Loi présentent une certaine ressemblance, il ne fait aucun doute, à mon avis, qu'ils ne sont pas identiques. Ainsi, l'acte de procédure de la demanderesse ne fait nullement état de l'élément temporel prévu à l'alinéa 7b). Il me faut donc conclure que la demanderesse invoque le délit d'imitation frauduleuse issu de la common law. Compte tenu des renvois précis aux articles 2, 19, 20 et 22 qui se trouvent dans les actes de procédure de la demanderesse et de l'absence d'un renvoi à l'article 7, et à la lumière des observations préliminaires faites par la demanderesse lors de l'instruction selon lesquelles elle intente une action pour imitation frauduleuse fondée sur la common law, j'estime que la demanderesse a omis d'invoquer convenablement devant la Cour l'alinéa 7b) de la Loi.
[34] À titre subsidiaire, comme les deux parties ont débattu de l'alinéa 7b) de la Loi, si la demanderesse a effectivement invoqué l'alinéa 7b) de la Loi, j'arrive à la conclusion que sa réclamation fondée sur cette disposition ne peut réussir. Encore une fois, voici le texte de l'alinéa 7b) de la Loi :
| 7. Nul ne peut_: . . . b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; |
7. No person shall . . . (b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another; |
|
Même si l'avocat de la demanderesse a renvoyé à l'alinéa 7b) de la Loi dans ses conclusions finales lors de l'instruction, il a attiré mon attention sur l'arrêt Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. (1994), 113 D.L.R. (4th) 229, à la page 233, de la Cour d'appel d'Alberta et a insisté sur le passage suivant :
[TRADUCTION]
Après avoir examiné les affaires en question, le juge présidant l'instruction a conclu que l'intimée devait établir trois éléments pour obtenir une injonction dans le cadre de son action pour imitation frauduleuse [43 C.P.R. (3d) 321, à la page 321, 93 D.L.R. (4th) 793, à la page 748, [1992] 5 W.W.R. 622] :
(1) qu'il existe un achalandage ou une réputation qui, dans l'esprit du public, est attaché aux marchandises ou services du demandeur et au nom en cause de telle sorte que ce nom évoque les marchandises ou services du demandeur.
(2) que le défendeur a fait une déclaration trompeuse (intentionnelle ou non) tendant ou tendant vraisemblablement à laisser croire au public que les marchandises ou services sont ceux du demandeur ou autorisés par ce dernier.
(3) que le demandeur a subi ou subira vraisemblablement un préjudice.
Le juge présidant l'instruction a estimé qu'une fois les éléments énoncés au point 1 et 2 ci-dessus mis en preuve, l'existence d'un préjudice était présumée. L'intention des appelants était sans importance.
Le juge présidant l'instruction a conclu que l'intimée avait présenté la preuve nécessaire pour étayer ses prétentions et il a prononcé une injonction interdisant aux appelants d'employer le nom « Fantasyland » pour leur parc d'attractions.
[35] L'arrêt Walt Disney, précité, concerne une action pour imitation frauduleuse qui se fonde sur la common law plutôt que sur l'alinéa 7b) de la Loi. À mon avis, l'approche qu'il faut suivre pour appliquer cette disposition est dans une certaine mesure plus rigoureuse. Comme il est énoncé dans l'affaire Horn Abbot Ltd. c. Thurston Hayes Developments Ltd. (1997), 77 C.P.R. (3d) 10, aux pages 17 et 18 (C.F. 1re inst.), l'alinéa 7b) comporte trois éléments :
Dans l'arrêt Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. (1987), 14 C.P.R. (3d) 314, à la page 327, la Cour d'appel fédérale décrit dans les termes suivants de [sic] l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce :
L'alinéa 7b) reflète dans la Loi l'action en passing off issue de la common law, le passsing off consistant à laisser croire que les biens ou les services d'une personne sont en réalité ceux d'une autre, ou que quelqu'un d'autre les offre ou y est associé. Il s'agit de fait de « parasiter » au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur. [Mots non soulignés dans l'original].
L'alinéa 7b) comporte trois éléments : (1) appeler l'attention du public sur ses marchandises; (2) de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada; (3) lorsque le défendeur a commencé à appeler l'attention du public sur ses marchandises. Ces trois éléments sont réunis en l'espèce. Les défendeurs ont adopté un format, une forme et une couleur de boîte avec un contour sur le dessus et les côtés, un type de caractère pour la marque de commerce et un emplacement du nom sur la boîte qui étaient conçus pour susciter une association entre leur jeu et le jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) des demanderesses, association qui était susceptible d'amener une personne à penser que les deux produits provenaient de la même source.
[36] Par conséquent, pour établir le bien-fondé d'une réclamation soumise en application de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, la demanderesse doit remplir trois exigences :
1. Critère relatif à la conduite : « appeler l'attention du public sur [l]es marchandises [de la défenderesse] » ;
2. Critère relatif à la confusion : « de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada » ;
3. Critère temporel : « lorsqu'il [la défenderesse] a commencé à y appeler ainsi l'attention » .
Si j'appliquais ces critères en relation avec l'alinéa 7b), j'estimerais que la demanderesse n'a pas satisfait à la deuxième exigence énoncée ci-dessus, compte tenu de la conclusion que j'ai tirée au paragraphe 28 en ce qui touche la confusion.
[37] Il faut se rappeler que l'alinéa 7b) est considéré comme l'équivalent législatif de l'imitation frauduleuse issue de la common law. Les trois éléments constitutifs de ce délit sont les suivants : (1) l'existence d'un achalandage, (2) le fait d'induire le public en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse et (3) l'existence de dommages actuels ou éventuels au regard du demandeur (CIBA-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120). De fait, la Cour a choisi d'appliquer ces éléments en relation avec l'alinéa 7b) dans les affaires Enterprise Rent-A-Car Co. et al. c. Singer et al., [1996] 2 C.F. 694 (C.F. 1re inst.), et Prince Edward Island Mutual Insurance c. Insurance Co. of Prince Edward Island (1999), 159 F.T.R. 112 (C.F. 1re inst.). Si je devais faire de même et appliquer ces éléments à l'alinéa 7b) de la Loi à la présente affaire, j'arriverais à la conclusion que la demanderesse n'a pas satisfait au deuxième volet du critère, à savoir que la défenderesse a fait une déclaration trompeuse (intentionnelle ou non) tendant ou tendant vraisemblablement à laisser croire au public que les marchandises ou les services sont ceux de la demanderesse ou autorisés par cette dernière. À mon sens, le nom commercial de la défenderesse, TOP-NOTCH Oilfield Services Ltd., ne donne aucunement à penser que les services offerts par la défenderesse font l'objet d'une autorisation de la demanderesse ou consistent en les services de celle-ci. La marque de commerce de la demanderesse est la suivante :
Même si les termes descriptifs TOP NOTCH font à la fois partie de la marque de la demanderesse et du nom commercial de la défenderesse, cette dernière n'a fait aucune déclaration trompeuse (intentionnelle ou non) tendant ou tendant vraisemblablement à laisser croire au public que les marchandises ou les services sont ceux de la demanderesse ou autorisés par elle.
[38] Par conséquent, si la demanderesse avait convenablement invoqué l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, j'aurais décidé que la réclamation fondée sur cette disposition ne pouvait réussir, que le critère pertinent soit celui applicable au délit d'imitation frauduleuse issu de la common law, celui énoncé dans l'affaire Horn Abbot Ltd., précitée, ou un mélange des deux.
[39] La demanderesse fonde également sa réclamation sur le paragraphe 22(1) de la Loi. L'avocat de la demanderesse m'a renvoyé à l'affaire Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada), [1997] 2 C.F. 306 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Teitelbaum mentionne ce qui suit au paragraphe 33 :
Il n'est pas nécessaire de recourir à l'interprétation innovatrice de l'article 22 proposée par la demanderesse pour corriger redondances ou lacunes des motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon d'une marque de commerce. L' « emploi » est la base des motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon qui sont énoncés aux articles 19, 20 et 22, mais les éléments secondaires de chaque motif, une fois prouvé l' « emploi » principal, sont tout à fait différents. L'article 19 exige l'emploi d'une marque identique pour des marchandises et des services identiques, tandis que l'article 20 dit qu'il suffit qu'il s'agisse d'une marque « créant de la confusion » et non d'une marque identique à la marque déposée. L'article 22 est encore moins limitatif, puisqu'il n'est même pas nécessaire que la marque crée de la confusion dans la mesure où son emploi est susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la page 98. Les motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon vont du plus strict, à l'article 19, au plus large, à l'article 22, mais l' « emploi » demeure la composante de base ou le pivot de tous les motifs.
Il ajoute au paragraphe 46 :
Dans le même esprit, même si j'acceptais la version nuancée, proposée par la demanderesse, de l' « emploi d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage » en ce qui concerne l'article 22, la demanderesse n'aurait pas prouvé que la valeur de l'achalandage attaché à ses marques de commerce a de fait été diminuée par les activités des défendeurs. Je ne souscris pas à la conclusion du juge Lesyk dans l'affaire St-Hubert, supra, à la page 448, que le contrefacteur doit employer une marque identique à la marque de commerce déposée pour que cet emploi soit susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce. Dans Clairol, à la page 573, le juge Thurlow a défini l' « achalandage » relativement à une marque de commerce comme étant [traduction ] « cette partie de l'achalandage de l'entreprise de son propriétaire qui consiste dans l'avantage global, quel qu'il soit, de la réputation et du lien, qui a pu être constitué par des années de travail consciencieux ou obtenu par des dépenses considérables, et qui est identifié aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce » . À la page 573, le juge Thurlow a, dans la même décision cruciale Clairol, analysé la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce pour en conclure qu'elle s'entend de [traduction] « l'appropriation de tout ou partie de la clientèle » attachée aux marchandises et aux services liés à la marque de commerce. La demanderesse n'a pas pu prouver que les activités des défendeurs TCA étaient susceptibles d'avoir un effet négatif sur le pouvoir d'attraction de ses marques sur le marché, ou d'en diminuer la valeur [...]
L'avocat de la demanderesse a en outre attiré mon attention sur l'affaire Canadian Council of Blue Cross Plans et al. c. Blue Cross Beauty Products Inc. et al. (1971), [1971] C.F. 543, 3 C.P.R. (2d) 223 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Collier a déclaré, à la page 232 :
L'article 22(1) a été étudié par le juge Thurlow dans l'arrêt Clairol, préalablement mentionné. En l'espèce, les défendeurs, en mettant des colorants pour cheveux sur le marché, utilisaient des dépliants et des emballages contenant des tableaux de comparaison avec les couleurs proposées par les produits concurrents. Sur ces dépliants, les produits des demandeurs étaient identifiés par leur propre marque de commerce déposée. Le juge Thurlow a conclu que les défendeurs violaient l'article 22 et a jugé que la valeur de la clientèle intéressée par les marques de commerce des demandeurs avait diminué. Voici une citation dudit jugement, extraite des pages 573 et 575 :
(TRADUCTION) [...] Voyons maintenant ce que l'on entend par « diminuer la valeur » d'une telle clientèle. À mon avis, ceci signifie simplement réduire de quelque manière le bénéfice de la réputation et de l'achalandage auquel je viens juste de faire allusion, écarter la totalité ou une partie des clients auxquels on pourrait autrement s'attendre, en diminuer le nombre et, par conséquent, rendre la clientèle moins avantageuse. À mon avis, la clientèle n'a de valeur que dans la mesure de la réputation et de l'achalandage qu'elle procure à son propriétaire et, chaque fois que cet avantage se trouve réduit, la valeur de la clientèle se trouve par la même occasion réduite. Une diminution de cette valeur, à mon avis, provient soit d'une réduction de l'estime que l'on porte à la marque de commerce elle-même, soit de la persuasion directe et de la séduction des clients qui pourraient être autrement des acheteurs éventuels ou des personnes continuant à acheter les marchandises portant la marque de commerce. Toutefois, à mon sens, elle ne provient pas, comme le prétendait M. Henderson, du danger de la perte de droits exclusifs résultant de l'emploi par d'autres personnes car ceci, à mon avis, représente la perte possible de droits exclusifs à la marque de commerce elle-même plutôt que la diminution de la clientèle intéressée.
. . .
Mais il ne peut pas porter la marque de commerce de son concurrent sur ses produits dans ce but ou dans celui de transmettre un message à des clients habitués aux produits portant cette marque de commerce de manière à ce qu'ils achètent plus facilement ses propres marchandises et, par conséquent, à diminuer la chance que de nouveaux clients, apprenant l'existence des marchandises portant cette marque de commerce, les achètent de préférence aux siennes, ou que d'anciens clients, habitués aux marchandises portant la marque de commerce, continuent à acheter les marchandises du propriétaire de la marque. En résumé, il ne peut pas utiliser la marque de commerce de son concurrent dans le but d'attirer les clients de son concurrent en cherchant à affaiblir l'habitude qu'ils ont d'acheter ce qu'ils achetaient auparavant, ou la probabilité qu'ils achètent les produits de son concurrent, ou le lien quel qu'il soit qui les unit aux marchandises de son concurrent, pour s'en assurer la clientèle, car ceci n'est pas seulement calculé pour diminuer ou détruire la clientèle de son concurrent, mais c'est également utiliser la marque de commerce de son concurrent pour accomplir une telle fin.
[40] La marque de commerce de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse sont en « usage » ; aucune allégation à l'effet contraire n'a été formulée lors de l'instruction. Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations présentés par les parties, ainsi que les passages jurisprudentiels reproduits plus haut, je suis d'avis que la demanderesse n'a pas établi le bien-fondé de la réclamation qu'elle a soumise en application du paragraphe 22(1).
[41] La demanderesse a acquis un achalandage relativement à sa marque de commerce. Ses activités commerciales touchent principalement le terrassement, qu'il s'agisse de construction de routes ou de travaux de remise en état. La demanderesse a, par le passé, effectué certains travaux relatifs à des pipelines, mais dans le cadre d'une coentreprise, et la Cour ne connaît pas le nom sous lequel ces travaux ont été exécutés. La défenderesse offre essentiellement des services reliés aux champs de pétrole et aux pipelines, à l'exception du fait que son unique pelle rétrocaveuse mécanique est parfois utilisée pour des travaux publics. Les travaux effectués par la demanderesse dans le domaine des champs de pétrole constitue cinq pour cent de ses activités. Il ressort de mon examen de la preuve que la défenderesse n'a fait aucune tentative pour chercher à convaincre les clients actuels ou éventuels de la demanderesse de retenir ses services plutôt que ceux de cette dernière. Par conséquent, comme je l'ai signalé, il n'y a pas de risque vraisemblable que l'emploi, par la défenderesse, du nom Top-Notch Oil Services Ltd. entraîne une diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce de la demanderesse. La Cour ne peut donc faire droit à la réclamation fondée sur le paragraphe 22(1) présentée par la demanderesse.
[42] Lors de l'instruction, l'avocat de la demanderesse a demandé à M. MacNutt si des jugements avaient été enregistrés contre la société défenderesse. L'avocat de la défenderesse s'est opposé à cette question. J'ai autorisé l'avocat de la demanderesse à poser sa question et j'ai précisé que je me prononcerais sur la validité de celle-ci dans le cadre de mon jugement. J'estime que la question peut être posée. Il s'agit d'un élément de preuve pertinent en ce qu'il aurait pu avoir un lien avec la question de la diminution de l'achalandage. Comme des jugements sont enregistrés contre la société, sous sa raison sociale, le poids devant être accordé à cet élément de preuve aurait constitué une question distincte.
[43] La réclamation de la demanderesse contre la défenderesse est donc rejetée avec dépens en faveur de cette dernière.
ORDONNANCE
[44] LA COUR ORDONNE que la réclamation présentée par la demanderesse contre la défenderesse soit rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 12 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1192-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : TOP NOTCH CONSTRUCTION LTD. c. TOP-NOTCH OILFIELD SERVICES LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE O'KEEFE EN DATE DU 12 JUIN 2001.
ONT COMPARU :
R. Kipp Craig POUR LA DEMANDERESSE
Timothy S. Ellam POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mullen Craig POUR LA DEMANDERESSE
Calgary (Alberta)
McCarthy Tétrault POUR LA DÉFENDERESSE
Calgary (Alberta)