Date : 19980219
Dossier : T-323-97
Winnipeg (Manitoba), le jeudi 19 février 1998
En présence de Monsieur le juge Marshall Rothstein
ENTRE
| HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD. et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO, faisant affaire sous les raisons sociales CUBATABACO et HABANOS S.A., |
demanderesses,
- et -
| MARINO NAEINI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO, PACIFIC CIGARS et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et OREX COMMUNICATIONS LTD., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO & CIGARS, PACIFIC TOBACCO et PACIFIC CIGAR, et TOBACCO CORP., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC CIGAR et PACIFIC TOBACCO, et FARAH KASHEFI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et ASA CIGAR CONNOISSEUR CORP., exerçant une entreprise sous le nom commercial CIGAR CONNOISSEUR, |
défendeurs.
ORDONNANCE
Vu la requête datée du 12 janvier 1998 et présentée au nom des demanderesses en vue de ce qui suit :
| 1. Une injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses, à leurs dirigeants, administrateurs, employés, associés, mandataires et tous ceux sur lesquels ils exercent une autorité d"employer, en violation des droits des demandeurs, les marques de commerce HOYO DE MONTERREY DE JOSÉ GENER HABANA, MONTE CRISTO HABANA & dessin, MONTECRISTO, ROMEO Y JULIETA, FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS & dessin, GISPERT Y CA, POR LARRANAGA, RAFAEL GONZALEZ, RAMON ALLONES et PARTAGAS, H. UPMANN HABANA & dessin, COHIBA et COHIBA & dessin, ou toutes marques de commerce similaires au point de prêter à confusion; |
| 2. Une injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses, à leurs dirigeants, administrateurs, employés, associés, mandataires et tous ceux sur lesquels ils exercent une autorité de fabriquer, d"importer, de distribuer, de mettre en vente ou de vendre, sous les marques de commerce mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, des cigares qui sont contrefaits ou ne sont pas autorisés et vendus aux défendeurs par la demanderesse Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd.; |
| 3. Une ordonnance obligeant les défendeurs à remettre aux demanderesses tous les cigares en leur possession, pouvoir ou autorité visés au paragraphe 2 ci-dessus, ainsi que tous les emballages et étiquettes afférents, et toute documentation relative à l"importation, à l"achat, à la vente et à la distribution de tels produits; |
| 4. Subsidiairement, une ordonnance de garde et détention provisoires des cigares contrefaits des défendeurs mentionnés aux paragraphes 21 à 26 de la déclaration; |
| 5. Une ordonnance interlocutoire obligeant les défendeurs, aux conditions qui semblent justes, à confier à la garde de la Cour toute documentation relative à l"importation, à l"achat et à la vente des cigares contrefaits, ou à remettre celle-ci conformément aux instructions de la Cour; |
| 6. Une ordonnance obligeant les défendeurs à payer immédiatement aux demanderesses les dépens de la présente requête, établis sur une base procureur-client; |
Pour les motifs énoncés
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La demande d"injonction interlocutoire sera rejetée.
2. Des dépens de 10 000 $, y compris les débours, seront adjugés aux défendeurs, quelle que soit l"issue de la cause, et seront exigibles immédiatement.
| "Marshall Rothstein" |
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
Date : 19980219
Dossier : T-323-97
ENTRE
| HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD. et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO, faisant affaire sous les raisons sociales CUBATABACO et HABANOS S.A., |
demanderesses,
- et -
| MARINO NAEINI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO, PACIFIC CIGARS et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et OREX COMMUNICATIONS LTD., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO & CIGARS, PACIFIC TOBACCO et PACIFIC CIGAR, et TOBACCO CORP., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC CIGAR et PACIFIC TOBACCO, et FARAH KASHEFI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et ASA CIGAR CONNOISSEUR CORP., exerçant une entreprise sous le nom commercial CIGAR CONNOISSEUR, |
défendeurs.
Entendu à Toronto, en Ontario, le 12 février 1998.
Ordonnance rendue à Winnipeg, au Manitoba, le 19 février 1998.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 19980219
Dossier : T-323-97
ENTRE
| HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD. et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO, faisant affaire sous les raisons sociales CUBATABACO et HABANOS S.A., |
demanderesses,
- et -
| MARINO NAEINI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO, PACIFIC CIGARS et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et OREX COMMUNICATIONS LTD., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO & CIGARS, PACIFIC TOBACCO et PACIFIC CIGAR, et TOBACCO CORP., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC CIGAR et PACIFIC TOBACCO, et FARAH KASHEFI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et ASA CIGAR CONNOISSEUR CORP., exerçant une entreprise sous le nom commercial CIGAR CONNOISSEUR, |
défendeurs.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
[Prononcés, tels que révisés, à l"audience
à Toronto, le 12 février 1998]
LE JUGE ROTHSTEIN
- 1. C"est la seconde demande d"injonction interlocutoire dans la présente instance. La première a été rejetée par Madame le juge Reed par ordonnance en date du 1er août 1997. Pour en arriver à sa décision, cette dernière a recensé un certain nombre de lacunes dans la preuve des demanderesses sur la question du préjudice irréparable. Les demanderesses ont présenté cette seconde demande appuyée sur des éléments de preuve qui, à leur dire, comblent les lacunes soulignées par Madame le juge Reed.
- . La preuve de préjudice irréparable est constituée par les affidavits d"Abel Gonzalez Ortego, directeur du marketing de la demanderesse Havana House, et de John Broen, vice-président de Rothmans Benson & Hedges Inc. Voici un passage de l"affidavit de M. Ortego, paragraphes 54 a ) et b) :
| [TRADUCTION] 54. . . . |
| a) La saveur et la piètre qualité des cigares cubains contrefaits peuvent ne pas répondre aux attentes des personnes qui les achètent ou qui les fument, et ces dernières n"achèteront plus jamais de cigares Cohiba, Montecristo, Partagas ou Romeo y Julieta ou tout autre cigare cubain. Comme nous ignorons combien de ces cigares contrefaits sont vendus ou à qui ils le sont, il est impossible de calculer les dommages que causera la poursuite de leur importation et de leur vente au Canada; |
| b) Quant aux cigares de contrefaçon vendus sur le marché noir, le problème est différent, mais le résultat identique. Les cigares cubains véritables étant des produits périssables, les cigares de contrefaçon vendus sur le marché noir se détériorent une fois soustraits au système de fabrication et de distribution contrôlé et de haute qualité des demanderesses. Résultat : les consommateurs se voient encore une fois refiler un cigare de qualité inférieure, alors qu"ils croient acquérir un produit de la plus haute qualité, répondant aux promesses des demanderesses. Comme dans le cas des cigares contrefaits, ces dernières n"ont aucun moyen de mesurer le volume des ventes de ces cigares ou l"étendue du préjudice qui en résulte pour le marché canadien. Le public croit et les défendeurs lui font croire que leurs cigares contrefaits et leurs produits de contrefaçon offerts sur le marché noir sont tout à fait conformes aux cigares cubains véritables portant les marques de commerce des demanderesses alors qu"en réalité, il n"en est rien. Le préjudice causé par ces activités est réel mais impossible à mesurer. |
- . Aux paragraphes 12 et 13 de son affidavit, M. Broen dit :
| [TRADUCTION] 12. Comme il en va de tout produit contrefait, la qualité des cigares contrefaits est souvent inférieure (le mot est peut-être même faible) à celle des produits véritables. L"expérience dans l"industrie des cigares et des cigarettes, et des produits du tabac en général, m"a enseigné que l"une des plus grandes difficultés posées par la contrefaçon réside dans le fait que l"acheteur inexpérimenté croit avoir acheté et consommer le produit véritable. Il est conforté dans son idée par le détaillant peu scrupuleux ou ignorant et par l"utilisation illicite des marques de commerce bien connues. Comme dans le cas des catégories de produits de consommation non différenciés, une mauvaise expérience au sujet d"un produit contrefait peut dégoûter le consommateur pour toujours du produit qui porte cette marque. Malheureusement, quand cela se produit, le propriétaire et le distributeur du produit véritable n"ont aucun moyen de le savoir. De plus, un consommateur mécontent peut, par le bouche à oreille, influer sur les choix et les habitudes de nombreux autres consommateurs par suite d"une seule mauvaise expérience. Bien des ventes peuvent être ainsi perdues. Vu la nature de telles expériences en ce qui concerne les produits contrefaits, les coûts pour le propriétaire de la marque et ses distributeurs sont incalculables. |
13. L"expérience dans l"industrie du tabac m"a enseigné qu"une fois que vous avez perdu des consommateurs de cette façon, il est très difficile (voire impossible) de les ramener au produit véritable, simplement parce qu"ils croient avoir fumé le produit véritable et que l"expérience a été désagréable et malheureuse.
- . Ce que ce témoignage tend à établir c"est que, s"il n"est pas interdit aux défendeurs de vendre des cigares contrefaits comme s"il s"agissait de cigares véritables auxquels sont attachées les marques de commerce des demanderesses, la piètre saveur ou qualité peuvent ne pas répondre aux attentes des consommateurs, lesquels n"achèteront plus jamais de cigares véritables de ce type. Les demanderesses affirment que cela constitue une preuve de la pertes de ventes et de la diminution de la valeur de l'achalandage impossibles à mesurer.
- . Le problème critique que pose cette preuve est son caractère conjectural. Il n"a aucunement été établi que des cigares contrefaits achetés aux défendeurs aient fait l"objet de plaintes à cause de leur piètre qualité ou saveur. Nous disposons du témoignage de l"enquêteur des demanderesses relatif à la couleur, aux bagues, à la qualité de l"emballage et à d"autres caractéristiques de certains cigares des défendeurs, mais d"aucun témoignage de personnes qui auraient fumé l"un de ces cigares. Je ne dis pas que les demanderesses sont tenues de chercher des consommateurs ayant fumé les cigares des défendeurs et n"ayant pas été satisfaits. Toutefois, on aurait pu s"attendre à ce que soient produits les témoignages d"autres détaillants qui, ayant mis en vente des cigares véritables, ont reçu des plaintes au sujet de la qualité et de la saveur de cigares contrefaits portant les marques de commerce des demanderesses et achetés aux défendeurs. Dans sa décision, le juge Reed a émis l"avis que les témoignages des détaillants étroitement liés aux demanderesses étaient un peu suspects. Toutefois, si les témoignages de ces détaillants contenaient des précisions sur les plaintes de clients quant à la qualité et à la saveur, et précisaient l"identité de ceux-ci, cette preuve aurait une plus grande valeur probante. Aucune preuve de cette nature n"a été produite.
- . L"avocat des demanderesses a cité des éléments de preuve soumis au juge Reed, en particulier un affidavit de Aaron Van Pykstra, détaillant autorisé de Havana House. Devant le juge Reed, des concurrents des défendeurs comme M. Van Pykstra ont allégué avoir reçu des plaintes de consommateurs. Toutefois, les plaintes concernaient les motifs pour lesquels leurs prix étaient élevés par rapport à ceux pratiqués par les défendeurs. Cette preuve indiquerait plutôt que les consommateurs n"ont pas constaté de différence de qualité entre les cigares des demanderesses et ceux des défendeurs, et qu"ils ont estimé que l"écart de prix n"était pas justifié par la différence de qualité.
- . En revanche, John Trifoli, expert en cigares et témoin indépendant, a déclaré avoir acheté des cigares de qualité inférieure vendus par la demanderesse Havana House. Dans son affidavit, il dit ce qui suit au paragraphe 3 :
| [TRADUCTION] |
3. Les caractéristiques précitées peuvent servir à départager les cigares contrefaits et les cigares véritables. Toutefois, ces caractéristiques varient beaucoup parmi les cigares vendus par la demanderesse Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. ("Havana House") de Toronto. J"ai, par exemple, vu des cigares provenant de Havana House qui étaient de qualité inférieure, compte tenu de ces caractéristiques, et j"aurais conclu qu"ils étaient des cigares contrefaits s"ils n"étaient pas provenus de Havana House. J"ai observé que Havana House a ces derniers temps, plus souvent que dans le passé, distribué des cigares de piètre qualité. Toutefois, la qualité des cigares cubains, qui sont des produits agricoles artisanaux, a toujours varié d"une boîte à l"autre.
Les demanderesses ont essayé de mettre cette preuve en doute en disant que M. Trifoli ne savait pas vraiment que les cigares provenaient de Havana House, mais il est un témoin indépendant et j"accepte son témoignage tel quel.
- . La variation de la qualité des cigares cubains en général est démontrée par un autre élément de preuve. Les demanderesses ont cherché à montrer que cette variation de la qualité ne valait pas pour les cigares haut de gamme. Néanmoins, le témoignage de Paul Devlin, connaisseur en matière de cigares et client des défendeurs, indique que cette variation de qualité se produit même quand il s"agit de cigares haut de gamme.
- . Cette preuve soulève d"autres problèmes, mais je n"ai pas à poursuivre cet examen. La preuve selon laquelle les demanderesses ont subi ou subiront une perte de ventes et d"achalandage à cause de la qualité ou de la saveur inférieures des cigares contrefaits portant les marques de commerce des demanderesses et vendus par les défendeurs est insuffisante. Le préjudice irréparable n"a pas été établi.
- . Un autre aspect de la présente affaire mérite qu"on s"y arrête. Les demanderesses ont intenté leur action le 26 février 1997, soit il y a presque un an. Elles ont présenté une demande de jugement sommaire qui a été ajournée indéfiniment afin que la première demande d"injonction interlocutoire puisse être tranchée de façon expéditive. Aux termes de l"ordonnance d"ajournement, la demande devait être présentée à nouveau à l"initiative des demanderesses après que le juge Reed aurait rendu sa décision sur la première demande d"injonction interlocutoire. Les demanderesses n"ont pas cherché à remettre en vigueur leur demande, sauf officieusement par une communication conférence avec la Cour il y a quelques semaines au moment de discuter la requête des défendeurs, déposée récemment, en vue d"obtenir un jugement sommaire. Les demanderesses ont pris des mesures tendant à constituer certains des intéressés parties défenderesses à l"instance par suite des observations du juge Reed. Elles ont en outre porté la décision du juge Reed en appel. Bien entendu, elles ont aussi présenté la présente demande. Toutefois, il n"y a pas eu de communication réciproque d"affidavits de documents ni d"interrogatoires préalables ni aucune autre démarche importante visant à faire instruire cette affaire, bien qu"une année se soit écoulée depuis le dépôt de la déclaration. Les demanderesses semblent avoir concentré leurs ressources et leur attention sur la réparation interlocutoire plutôt que sur la recherche d"une solution expéditive au litige.
- . On aurait pensé que, si les demanderesses pouvaient faire valoir une question sérieuse et si elles subissaient un préjudice croissant avec l"écoulement du temps, que ce préjudice soit irréparable ou non, elle auraient, après avoir reçu une décision défavorable sur leur première demande d"injonction interlocutoire, tenté de faire instruire l"affaire de façon expéditive. L"avocat des demanderesses a déposé une lettre exposant en détail les démarches faites en l"espèce. L"information fournie par l"avocat confirme que le déroulement de l"instance a été plutôt décontracté.
- . Une injonction interlocutoire est un recours extraordinaire. Elle ne doit pas être considérée comme une fin en soi (quoique l"injonction prononcée mette parfois fin au litige). Par conséquent, lorsqu"elle est sollicitée longtemps après que l"action a été engagée, le comportement des demandeurs quant au déroulement de l"instance sera pertinent. La Cour aura une piètre opinion d"une seconde demande d"injonction interlocutoire si le demandeur n"a pas pris des mesures énergiques pour accélérer le déroulement de l"instance. Une partie serait mal avisée en pareilles circonstances de renouveler des demandes de réparation avant l"instruction de l"action.
- . La demande d"injonction interlocutoire est rejetée. Des dépens de 10 000 $, y compris les débours, sont adjugés aux défendeurs, quelle que soit l"issue de la cause, et sont exigibles immédiatement.
"Marshall Rothstein"
J U G E
Winnipeg (Manitoba)
Le 19 février 1998
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No du greffe : T-323-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :
HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD. et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO, faisant affaire sous les raisons sociales CUBATABACO et HABANOS S.A.
et
MARINO NAEINI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO, PACIFIC CIGARS et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et OREX COMMUNICATIONS LTD., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO & CIGARS, PACIFIC TOBACCO et PACIFIC CIGAR, et TOBACCO CORP., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC CIGAR et PACIFIC TOBACCO, et FARAH KASHEFI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux, PACIFIC TOBACCO et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et ASA CIGAR CONNOISSEUR CORP., exerçant une entreprise sous le nom commercial CIGAR CONNOISSEUR
LIEU DE L"AUDIENCE Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE 12 février 1998
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE LA COUR : M. le juge Rothstein en date du 19 février 1998
ONT COMPARU
M.B. Fraleigh Partie intéressée
Kenneth D. McKay
Timothy M. Lowman pour les demanderesses
Michael D. Manson
Brian Kingwell pour les défendeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy, Tétrault
Bureau 4700, Toronto Dominion Bank Tower
Toronto Dominion Centre
Toronto (Ontario) Partie intéressée
M5K 1E6
Sim, Hughes, Ashton & McKay
330 University Avenue, 6e étage
Toronto (Ontario)
M5G 1R7
pour les demanderesses
Smart & Biggar
Boîte 11560, Vancouver Centre
650 West Georgia Street, bureau 2200
Vancouver, C.-B.,
V6B 4N8 pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980219
Dossier : T-323-97
ENTRE
| HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD. et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO, faisant affaire sous les raisons sociales CUBATABACO et HABANOS S.A. |
Demanderesses
et
| MARINO NAEINI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO, PACIFIC CIGARS et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et OREX COMMUNICATIONS LTD., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO & CIGARS, PACIFIC TOBACCO et PACIFIC CIGAR, et TOBACCO CORP., exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC CIGAR et PACIFIC TOBACCO, et FARAH KASHEFI, exerçant une entreprise sous les noms commerciaux PACIFIC TOBACCO et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et ASA CIGAR CONNOISSEUR CORP., exerçant une entreprise sous le nom commercial CIGAR CONNOISSEUR |
Défendeurs
MOTIFS DE L"ORDONNANCE