Date : 20041217
Dossier : T-30-03
Référence : 2004 CF 1747
ENTRE :
HENKEL CANADA CORPORATION
demanderesse
- et -
CONROS CORPORATION
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE HUGESSEN
[1] Cette action résulte d'une présumée contrefaçon de marque de commerce, contraire aux articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce, qui aurait pour effet de réduire la valeur de l'achalandage propre à une marque de commerce déposée, en contravention de l'article 22 de la Loi, et d'entraîner une commercialisation trompeuse, en contravention des alinéas 7b) et c) de la Loi.
[2] Les dispositions législatives applicables sont les suivantes :
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7. Nul ne peut : ¼ |
7. No person shall ¼ |
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b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; |
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another; |
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c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; ¼ |
(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;
¼ |
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19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
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19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services. |
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20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne : |
20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making |
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a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial; |
(a) any bona fide use of his personal name as a trade-name, or |
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b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce : |
(b) any bona fide use, other than as a trade-mark, |
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(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires, |
(i) of the geographical name of his place of business, or |
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(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, |
(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services, |
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d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.
¼ |
in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.
¼
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22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.
¼ |
22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.
¼ |
[3] La demanderesse prétend que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce Lepage amène à confondre l'entreprise et les marchandises de la défenderesse avec celles de la demanderesse. La demanderesse voudrait une injonction permanente interdisant à la défenderesse d'utiliser cette marque de commerce, et elle voudrait une ordonnance obligeant la défenderesse à se départir de tous les produits portant cette marque de commerce.
[4] La demanderesse est le propriétaire et l'utilisateur de la marque de commerce et du nom commercial Lepage au Canada. Elle avait acheté l'entreprise et l'achalandage de la société LePage Limited en 1995. Le nom Lepage, sous une forme ou une autre, est employé au Canada depuis plus de cent ans comme marque de commerce pour la promotion de produits adhésifs.
[5] La demanderesse et la défenderesse sont des concurrentes depuis au moins 1989. La défenderesse a des droits sur la marque de commerce Lepage aux États-Unis en raison de l'achat, en 2000, par une société américaine associée, des actifs de LePage Inc., une société américaine en faillite. L'achat ne portait pas sur l'entreprise en tant qu'entreprise en activité; la société LePage Inc. existe encore comme entité distincte aux États-Unis. Lorsque les marques américaines ont été acquises, la société LePage Inc. (ci-après la société américaine) n'était pas liée à la société LePage Limitée (la société canadienne). Il est bien établi en droit, et la défenderesse ne le conteste pas, que les droits sur la marque américaine ne confèrent à l'encontre de la demanderesse aucun droit d'utiliser la marque au Canada.
[6] En avril 2002, la défenderesse a commencé de vendre au Canada des rubans adhésifs transparents dont l'emballage portait ses propres marques et son propre nom, en plus des mots « Lepage États-Unis est fier de fabriquer ce produit au Canada » , accompagnés d'un R encerclé. Cette indication est inexacte et trompeuse même s'il est vrai que les marchandises de la défenderesse sont fabriquées au Canada.
[7] La demanderesse voudrait maintenant que soit rendu un jugement sommaire concernant les parties de sa réclamation qui sont fondées sur les articles 19, 20 et 7 de la Loi. Elle n'est pas allée plus loin à l'audience dans sa requête en jugement sommaire fondée sur l'article 22.
[8] Un certain nombre de marques « Lepage » sont déposées au bénéfice de la demanderesse, mais les dépôts invoqués, ainsi que les dates de dépôt et les désignations de marchandises, sont les suivantes :
« LEPAGE'S » TMDA08810 19 mars 1903
Substances adhésives, à savoir ciments et colles
[Note : les guillemets apparaissent dans le certificat avec la marque déposée.]
LEPAGE'S TMA168,676 23 avril 1970
1. Produits chimiques et compositions chimiques, c'est-à-dire adhésifs, ciments, colles et charges techniques.
2. Rénovateurs et solvants domestiques et industriels.
3. Produits chimiques et compositions chimiques servant d'enduits, à savoir produits d'imprégnation, teintures et finitions.
LEPAGE TMA210,104 17 octobre 1975
Adhésifs, produits d'étanchéité, produits chimiques et compositions chimiques servant d'enduits, à savoir produits d'imprégnation, teintures et finitions.
LEPAGE'S DESIGN TMA216,365 1er octobre 1976
Adhésifs, produits d'étanchéité, charges techniques, produits chimiques et compositions chimiques servant d'enduits, à savoir produits d'imprégnation, teintures et finitions.
[9] Manifestement, au vu de la preuve que j'ai devant moi, aucun jugement sommaire ne peut être obtenu par la demanderesse sous l'autorité du seul article 19. Tel qu'il est rédigé, cet article ne parle que du droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, d'une marque de commerce déposée, en ce qui concerne les marchandises ou services pour lesquels elle est déposée. Selon la preuve, la défenderesse n'utilise que la marque « Lepage's » (sans les guillemets) pour le ruban adhésif transparent. Dans le dépôt no TMDA08810, le mot est entre guillemets, mais, même si l'on présume que les guillemets ne font pas partie intégrante du dépôt, la description des marchandises ne s'étend manifestement pas aux rubans adhésifs vendus par la défenderesse.
[10] S'agissant du dépôt TMA168,676, la marque employée par la défenderesse est identique au dépôt, mais il n'est pas établi qu'un ruban adhésif transparent est un produit chimique ou une composition chimique, et je doute fort que, en dépit d'une mention fortuite en ce sens par le témoin expert de la défenderesse, de tels rubans puissent adéquatement être décrits par le mot « adhésifs » , un mot qui est manifestement employé comme substantif dans le document de dépôt.
[11] S'agissant des documents de dépôt TMA210,104 et TMA216,365, dans aucun de ces cas la marque employée par la défenderesse, qui comprend l'apostrophe du possessif anglais, mais omet toute caractéristique de conception, n'est la marque elle-même dont la demanderesse détient tels dépôts.
[12] Le jugement sommaire sollicité par la demanderesse ne pourrait donc relever que des articles 20 et 7. Ces deux articles protègent le propriétaire d'une marque de commerce contre l'emploi de marques dont la similarité est susceptible d'entraîner la confusion. La confusion est pour l'essentiel une question de fait, et l'article 6 donne à la Cour des directives détaillées :
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6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. |
6(1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section. |
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(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. |
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
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(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. |
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
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(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. |
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
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(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : |
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including |
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a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; |
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; |
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b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; |
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; |
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c) le genre de marchandises, services ou entreprises; |
(c) the nature of the wares, services or business; |
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d) la nature du commerce; |
(d) the nature of the trade; and |
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e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. |
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
[13] La défenderesse a produit un témoignage d'opinion selon lequel les marques dont il s'agit ici ne créent pas de confusion. Cette opinion s'appuie largement sur les vues de l'expert, pour qui le marché des produits adhésifs est fragmenté entre produits de papeterie et produit de quincaillerie, et également entre professionnels et ménages. L'emploi par la défenderesse de la marque « Lepage's » serait limité aux segments de la papeterie et des ménages, segments dans lesquels la demanderesse est totalement absente, ou bien vend sous d'autres noms et n'utilise pas ses marques Lepage.
[14] La demanderesse conteste cette preuve, en invoquant à la fois le fait que le témoin n'est pas qualifié pour donner un avis et le fait que ce témoin n'est pas crédible. La demanderesse dit en particulier que le témoin n'a pas fondé son opinion sur une méthode reconnue, par exemple sur des sondages ou des études de marché.
[15] En fait, je reconnais que le témoin est qualifié, sur le plan technique, pour produire un témoignage d'opinion, mais je ne puis tout simplement pas accepter le témoignage produit par l'expert de la défenderesse, ni son opinion, fondée presque entièrement sur des données empiriques et des impressions. La confusion est à peu près toujours une question sérieuse dans toute affaire de contrefaçon de marque de commerce, mais j'aurais en d'autres circonstances appliqué les dispositions du paragraphe 216 (3) des Règles :
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216. ¼
(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit. |
216. ¼
(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law. |
[16] À mon avis, le texte de cette règle m'invite clairement à me demander si, au vu de ce dossier, je puis impartialement trancher la question en m'appuyant sur la preuve par affidavit et sur les procès-verbaux d'interrogatoires que j'ai devant moi. Il apparaît maintenant que je fais erreur. Dans deux arrêts récents, la Cour d'appel fédérale a en effet invalidé le paragraphe 216(3), estimant que, dès lors qu'il existe une véritable question litigieuse, le juge commet une erreur s'il accorde un jugement sommaire et ne renvoie pas l'affaire à procès. Le juge ne peut à ce stade apprécier la crédibilité des témoignages. (Voir l'arrêt Succession MacNeil c. Canada (2004), 3 F.C.R. 3 (C.A.F.) et l'arrêt Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc. [2004] A.C.F. no 636 (C.A.F.)).
[17] Ces arrêts me laissent perplexes. Ils semblent aller à l'encontre non seulement du texte explicite de l'article 216(3), mais également de l'intention formelle du comité des règles[1], lequel, lorsqu'il avait recommandé au gouverneur en conseil d'adopter la règle, s'était résolument prononcé contre l'adoption de la règle ontarienne, jugée restrictive, préférant les versions plus vigoureuses en vigueur dans d'autres provinces, notamment la Colombie-Britannique et le Manitoba. C'était là un choix législatif, et non judiciaire, et, que ce choix ait été sage ou non, il ne m'apparaît pas qu'il s'agisse d'un choix qu'une cour de justice est à même d'invalider. J'ai aussi un peu de mal à souscrire aux vues de la Cour d'appel fédérale, pour qui seul un procès au sens traditionnel et en bonne et due forme constitue un mécanisme adéquat d'établissement des faits; la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale exercent toutes deux une très large part de leur compétence en première instance dans des procédures de contrôle judiciaire qui souvent soulèvent des points de fait contestés et essentiels, lesquels sont généralement décidés sur la foi d'affidavits et sur la foi des contre-interrogatoires afférents. La Cour fédérale a le loisir de convertir une demande en action, mais cette option n'est pas offerte à la Cour d'appel fédérale, et je n'ai connaissance d'aucun précédent où elle ait exercé son pouvoir connexe d'ordonner qu'une question soit renvoyée à procès au motif qu'elle ne pouvait décemment établir les faits en se fondant sur les affidavits et les contre-interrogatoires. Selon mon expérience, la compétence d'un tribunal en matière d'établissement des faits, surtout lorsque des experts sont mis à contribution, dépend rarement, sinon jamais, de l'occasion qu'il a de voir et d'entendre des témoins à la barre. Ce qui conduit un tribunal à croire ou à ne pas croire un témoin, ce n'est pas la capacité du témoin de « vendre » une thèse donnée, mais plutôt le caractère raisonnable et convaincant de cette thèse, considérée à la lumière de l'ensemble de la preuve.
[18] Si j'en avais la liberté, je n'aurais aucune hésitation à dire que la preuve, produite par la demanderesse, d'une véritable confusion (pas simplement d'une probable confusion) et des divers éléments énumérés dans l'article 6 est solide et convaincante, tandis que celle produite par la défenderesse ne l'est pas. Je trouve particulièrement incroyable l'affirmation énorme des témoins de la défenderesse, qu'ils soient profanes ou experts, selon laquelle la marque « Lepage's » n'est pas employée par la défenderesse comme une marque de commerce bien qu'elle soit accompagnée du symbole constitué par un « R » encerclé. L'avocat de la défenderesse n'a pas cherché à se fonder sur cette partie de la preuve, et c'est tout à son honneur.
[19] L'examen de chacun des aspects mentionnés dans les divers alinéas du paragraphe 6(5) donne le résultat suivant :
a) la marque Lepage est intrinsèquement distinctive et, d'après la preuve, elle n'est utilisée que comme nom commercial par des personnes autres que les parties à la présente procédure, dans un secteur totalement autre, à savoir le courtage immobilier, où, comme la marque de la demanderesse, elle est notoirement connue.
b) la marque de la demanderesse est employée au Canada depuis les années 1880; l'utilisation qu'en fait la défenderesse a débuté en 2002.
c) la demanderesse utilise sa marque sur une diversité de produits adhésifs, mais non sur des rubans adhésifs transparents; la défenderesse n'utilise la marque que sur les rubans en question.
d) malgré la prétendue fragmentation du marché des adhésifs, les deux parties occupent le segment « papeterie » et le segment « consommateurs » de ce marché, et leurs produits peuvent apparaître dans les mêmes magasins de détail et être achetés par les mêmes consommateurs.
e) la marque employée par la défenderesse est pour ainsi dire identique à celle de la demanderesse.
[20] En bref, si j'avais été libre de le faire, j'aurais prononcé un jugement sommaire et accordé un redressement adéquat pour la réclamation fondée sur l'article 20. Je n'aurais pas accordé un redressement distinct ou additionnel pour les réclamations fondées sur l'article 7.
[21] Cela dit, cependant, je suis lié par les arrêts mentionnés et, à moins que la Cour d'appel ne m'informe ultérieurement que je l'ai mal comprise, je n'ai d'autre choix que de rejeter la requête en jugement sommaire au motif que je n'ai pas le loisir de conclure que, sur la seule question sérieuse soulevée par la présente affaire, la preuve produite par la défenderesse n'est pas digne de foi. Je rejetterai par conséquent la requête, mais sans dépens.
ORDONNANCE
La requête est rejetée, sans dépens.
_ James K. Hugessen _
Juge
Ottawa (Ontario)
le 17 décembre 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-30-03
INTITULÉ : HENKEL CANADA CORPORATION
demanderesse
- et -
CONROS CORPORATION
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : LE 17 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
James H. Buchan POUR LA DEMANDERESSE
Ken Clark
Stephen Lamont POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Lafleur Henderson POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morrison Brown Sosnovitch LLOP POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)
[1] Cour fédérale du Canada - Projet de révision des Règles, document de travail no 5, Décision sans procès, octobre 1993