Date : 20040128
Référence : 2004 CF 136
ENTRE :
CLARK O'NEILL INC.
demanderesse
et
PHARMACOMMUNICATIONS GROUP INC.
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
LE JUGE HARRINGTON
[1] La société Clark O'Neill Inc. a été créée aux États-Unis dans les années 1950 en tant qu'entreprise de vente par correspondance. Au cours des années 1980, elle a élargi le champ de ses activités et s'est lancée, avec succès, dans la distribution d'échantillons pharmaceutiques. Aux États-Unis, elle offre aux compagnies pharmaceutiques un service de gestion des stocks et de livraison et elle aide à promouvoir les échantillons auprès des médecins. Lorsque ces derniers demandent des échantillons, Clark O'Neill leur en livre au nom de la compagnie pharmaceutique.
[2] En liaison avec l'aspect pharmaceutique de son entreprise, Clark O'Neill a employé la marque de commerce « SINGLE SOURCE SAMPLING, avec un dessin affichant une coche rouge sur un carré bleu » (la marque). La marque a été enregistrée aux États-Unis en 1991 et, sur le fondement de cet enregistrement, a été acceptée pour enregistrement en 1993 au Canada.
[3] La marque a été, semble-t-il, employée de manière continue aux États-Unis et à d'autres endroits peut-être. Cependant, suivant la Loi sur les marques de commerce, S.R., ch. T-10, une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada risque d'être radiée. L'article 45 de la Loi prévoit que le registraire des marques de commerce peut et doit, sur demande présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce par une personne qui verse les droits prescrits, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Lorsqu'il apparaît au registraire que la marque de commerce n'a été employée au Canada à aucun moment au cours de la période visée et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui justifient le non-usage, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
[4] Le registraire a radié la marque de Clark O'Neill pour non-usage. Clark O'Neill a porté cette décision en appel devant notre Cour en vertu de l'article 56 de la Loi. Le paragraphe 56(5) prévoit qu'une preuve nouvelle peut être apportée et que le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
LES FAITS
[5] Clark O'Neill a d'abord voulu employer sa marque au Canada en créant une filiale canadienne. Cependant, elle dit qu'elle n'a pas réussi à obtenir la liste des médecins et qu'elle ne pouvait donc fonctionner comme prévu, à savoir expédier des échantillons pharmaceutiques des États-Unis au Canada, sans avoir au préalable étudié un certain nombre de questions.
[6] En 1997, PharmaCommunications Group Inc., la défenderesse, a pris contact avec la demanderesse en vue de créer une coentreprise qui lancerait une société de distribution d'échantillons au Canada. PharmaCommunications a ensuite écrit à Santé et Bien-être social Canada, disant qu'elle entendait offrir un nouveau service nommé Single Source Sampling qui serait dirigé aux États-Unis par Clark O'Neill. La sollicitation des médecins serait faite au Canada, mais la livraison des échantillons se ferait à partir d'un entrepôt aux États-Unis.
[7] Il semble qu'il y avait des problèmes sur le plan réglementaire du côté américain. Clark O'Neill a été avisée que les produits pharmaceutiques canadiens ne pouvaient pas être importés aux États-Unis pour être ensuite réexpédiés au Canada.
[8] Clark O'Neill dit que PharmaCommunications a continué d'explorer activement la possibilité de lancer une entreprise de distribution directe d'échantillons pharmaceutiques, dont la promotion au Canada serait faite sous la marque Single Source Sampling. Mais ce projet de coentreprise a finalement été abandonné lorsque la société mère de Clark O'Neill, IMS Health Inc., a acheté une autre compagnie canadienne, Walsh Canada, qui exploitait une entreprise similaire à celle de PharmaCommunications.
[9] PharmaCommunications a alors - et la preuve ici est unilatérale en ce que l'article 45 de la Loi n'admet que la preuve présentée par le propriétaire de la marque de commerce - lancé sa propre entreprise de distribution directe d'échantillons pharmaceutiques au Canada, utilisant le nom Direct Source Sampling avec des éléments graphiques qui ressemblent beaucoup à ceux de Single Source Sampling.
[10] Clark O'Neill a intenté des procédures devant la Cour suprême de l'Ontario contre PharmaCommunications pour, entre autres, usurpation de la marque et commercialisation trompeuse. Même si aucune des parties ne m'a fourni une copie des actes de procédure, j'ai été informé que cette affaire était toujours en instance. Une des tactiques de PharmaCommunications en défense aurait été de verser les droits prescrits au registraire des marques de commerce pour qu'il s'enquière si la marque Single Source Sampling était employée ou non au Canada.
[11] Comme je l'ai mentionné précédemment, le registraire a déterminé que la marque n'avait pas été employée au Canada au cours de la période prescrite de trois ans et qu'il n'y avait pas de circonstance spéciale justifiant son non-usage. Il a donc radié la marque.
QUESTIONS EN APPEL
[12] Les motifs d'appel sont les suivants :
a - la marque a été employée au Canada;
b - subsidiairement, il y avait des circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi au Canada;
c - le registraire n'aurait pas dû accéder à la demande de PharmaCommunications parce que cette dernière était de mauvaise foi et qu'elle avait l'obligation fiduciaire d'empêcher que Clark O'Neill soit privée de ses droits de marque.
EMPLOI DE LA MAQUE DE COMMERCE AU CANADA
[13] La preuve soumise au registraire était constituée de l'affidavit circonstancié de Loftus Lucas, à ce moment directeur général de Clark O'Neill, auquel étaient joints plusieurs affidavits. Au soutien de l'appel, Nancy Maclean, directrice générale de Synavant Inc. au Canada (propriétaire actuelle de l'entreprise Clark O'Neill Inc.), a déposé un affidavit avec plusieurs pièces à l'appui. Mme Maclean a été contre-interrogée, ce qui a mené au dépôt d'un nouvel affidavit et d'autres documents.
[14] La marque en question devait être employée en liaison avec des « services » plutôt que des « marchandises » . Le paragraphe 4(2) de la Loi énonce ce qui suit:
|
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. |
A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services. |
[15] Clark O'Neill a fait valoir devant le registraire qu'il a fait de la publicité pour sa marque dans différentes revues médicales publiées aux États-Unis mais ayant également des lecteurs canadiens et que ces « retombées » publicitaires constituaient un emploi. Des médecins et des directeurs pharmaceutiques canadiens ont dit également avoir été exposés à la marque en assistant à différentes conférences auxquelles Clark O'Neill participait. L'affidavit de M. Lucas est vague et ne fournit pas de précision concernant les dates de publication des publicités dans les diverses revues américaines. Il faut se rappeler que la période en question est une période de trois ans précédant la date de l'avis du registraire enjoignant à Clark O'Neill de démontrer l'emploi de la marque au Canada, soit la période de trois ans se terminant le 27 mai 1999. Mme Maclean a uniquement pu établir lors de son contre-interrogatoire qu'il y a eu une publicité dans une revue canadienne au cours de l'année 2000.
[16] Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se borner à faire de la publicité. Il doit y avoir un service sous-jacent. Dans la présente affaire, il n'y a pas eu de service et le registraire a eu raison de conclure que la marque n'avait pas été employée au Canada (voir Porter c. Don the Beachcomber, [1966] R.C.É. 982, et Cornerstone Securities Canada Inc. c. Le registraire des marques de commerce et al (1994), 58 C.P.R. (3d) 417).
CIRCONSTANCES SPÉCIALES
[17] Les circonstances spéciales avancées par Clark O'Neill pour justifier le non-usage tombent dans deux grandes catégories, à savoir le cadre réglementaire au Canada et aux États-Unis, et les réorganisations de l'entreprise. Même si la relation avec la défenderesse PharmaCommunications Group est également présentée comme une circonstance spéciale, il est plus pratique de traiter ces allégations séparément.
[18] La jurisprudence relative aux circonstances spéciales justifiant ou non le non-usage a établi un critère à trois volets. Tout d'abord, il faut considérer la période de temps pendant laquelle la marque n'a pas été employée. Il faut ensuite déterminer si le non-usage était indépendant de la volonté du propriétaire inscrit et, en troisième lieu, s'il y a ou non une intention réelle de réutiliser la marque à brève échéance, ou en l'espèce de l'utiliser au Canada (Le registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 60 N.R. 380, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), Ridout & Maybe c. Sealy Canada Ltd. (1999), 171 F.T.R. 79, 87 C.P.R. (3d) 307, et NTD Apparel Inc. c. Ryan, 2003 CFPI 780).
[19] Si on examine tout d'abord le cadre réglementaire, rien ne laisse croire qu'il y a eu un changement significatif dans les lois américaines ou canadiennes pendant la période de trois ans en question, ou même à n'importe quel moment avant ou depuis. En fait, la réglementation ne favorisait pas l'implantation d'un centre de distribution américain pour l'entreposage et l'expédition d'échantillons pharmaceutiques canadiens à des médecins canadiens.
[20] Je ne crois pas non plus que l'histoire de l'entreprise de Clark O'Neill justifie le non-usage. Au contraire, la raison du non-usage paraît volontaire. La jurisprudence citée par Clark O'Neill peut être distinguée de la présente espèce.
[21] De façon générale, et comme je l'ai dit précédemment, les discussions entre Clark O'Neill et PharmaCommunications ont pris fin lorsque la société mère de Clark O'Neill, IMS Health Inc., a acquis Walsh Canada qui était dans le même secteur d'activités que PharmaCommunications. Ceci a finalement entraîné la constitution de Synavant Inc.
[22] Je ne vois rien en ce qui touche à l'organisation de l'entreprise qui justifie le non-usage de la marque Single Source Sampling.
[23] Dans la décision 88766 Canada Inc. c. George Weston Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 260, George Weston Ltd. n'avait pas employé la marque de commerce CrackerBread pendant une période de onze mois à partir de la date d'achat de la marque de commerce à General Mills. Elle prétendait qu'elle ne voulait pas confondre le nom avec un inventaire déjà existant de General Foods et qu'elle était engagée dans des négociations avec une autre compagnie pour lancer un produit affichant la marque de commerce. Il n'y avait donc pas eu abandon de l'emploi et certaines circonstances étaient involontaires, tel le système de production et de distribution d'une autre entreprise.
[24] Dans George Weston Ltd. c. Sterling and Affiliates (1984), 3 C.P.R. (3d) 527, la réorganisation de l'entreprise a été considérée comme constituant une circonstance spéciale. Les anciens utilisateurs inscrits n'employaient pas la marque de commerce parce que leur enregistrement avait été volontairement annulé et le nouveau propriétaire inscrit ne pouvait pas l'employer parce son propre enregistrement était toujours en instance. Le juge Joyal a dit à la page 531 :
Lorsque, à cause de réorganisations entre sociétés, une modification doit être apportée à l'enregistrement des usagers inscrits, des conditions de forme et la structure du commerce entraînent un changement continuel qui, à certains moments, ne peut être évité. D'une part, les annulations d'usager sont enregistrées immédiatement. D'autre part, les demandes d'usager sont laissées en suspens pendant des mois. Advenant l'existence de stocks de produits globaux sous le nom des anciens usagers, ces stocks ne sont pas à jeter. En l'espèce, la structure du changement pourrait bien permettre de voir, sur les rayons des magasins, des biscuits Ruffles fabriqués et vendus par McCormick côte à côte avec les mêmes biscuits Ruffles fabriqués et vendus par Interbake Foods.
Il n'y a absolument aucune preuve que la marque Single Source Sampling aurait été employée au Canada n'eût été les réorganisations de l'entreprise.
INTENTION RÉELLE DE l'EMPLOI
[25] Même s'il y a une certaine indication d'une intention d'emploi, il me semble que Clark O'Neill n'entreprend ces requêtes que dans le but d'éviter la radiation de sa marque plutôt que de démontrer une intention réelle d'emploi.
[26] Même s'il n'y a eu aucune publicité dans des revues canadiennes au cours de la période pertinente, il y a eu de la publicité après l'avis donné par le registraire. Clark O'Neill (Synavant) a obtenu une licence d'établissement de Santé Canada, mais encore après la période pertinente, soit en décembre 2000. De plus, elle a fait des améliorations locatives, question qui faisait l'objet de débats. Cependant, ces améliorations comprenaient seulement l'installation d'une clôture à mailles losangées et de portes vers la mi-décembre 1999. Il y a eu des discussions et la préparation de plans d'affaires dans la première moitié de l'année 1999. On a considéré la possibilité d'implanter un programme de distribution directe d'échantillons pharmaceutiques au Royaume-Uni en liaison avec la marque, et dans la première moitié de l'année 2001 un sondage auprès de la clientèle et un sondage d'opinion auprès des médecins ont été effectués au Canada.
[27] Le 20 décembre 2001, Mme Maclean a juré qu'elle n'avait pas de réticence à affirmer que Synavant a toujours l'intention de développer l'emploi de la marque Single Source Sampling et dessin au Canada, comme elle a toujours eu l'intention de le faire. Cependant, il n'y a encore aucune preuve que Synavant emploie la marque ici, et je crois qu'il n'y a eu, en aucun moment, des circonstances spéciales justifiant le non-usage.
MAUVAISE FOI ALLÉGUÉE DE
PHARMACOMMUNICATIONS GROUP INC.
[28] Clark O'Neill fait valoir que sa relation avec PharmaCommunications était telle que le registraire n'aurait pas dû radier la marque parce que, en bout de ligne, la demande a été faite de mauvaise foi. Puisque le registraire aurait pu mener une enquête de sa propre initiative, j'ai des doutes quant au bien-fondé de cet argument, mais je vais quand même en tenir compte.
[29] On prétend, à tout le moins, que PharmaCommunications avait des obligations fiduciaires envers Clark O'Neill et que sa demande présentée au registraire en vertu de l'article 45 contrevenait à celles-ci.
[30] PharmaCommunications souligne, d'autre part, que les procédures suivant l'article 45 de la Loi sont plutôt sommaires par nature et que la seule partie qui avait le droit de présenter des éléments de preuve était Clark O'Neill. L'objet de cet article est de débarrasser le registre du bois mort.
[31] Il y a certes des affaires où le comportement de la partie demanderesse est pertinent et constitue une circonstance spéciale justifiant le non-usage de la marque de commerce. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.
[32] Même si l'avocat de Clark O'Neill a invoqué plusieurs décisions, celles-ci se distinguent de la présente espèce, et non pas seulement parce que certaines mettaient en cause des demandes fondées sur l'article 57 de la Loi en vue de faire biffer ou modifier une inscription dans le registre parce qu'elle n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. Dans ce type de demandes, les deux parties ont le droit de présenter une preuve.
[33] Clark O'Neill invoque la décision Citrus Growers Association Ltd. et al c. William D. Branson Ltd. (1990), 36 C.P.R. (3d) 434, ainsi que la jurisprudence qui y est citée, où l'on a appliqué la notion d'obligations fiduciaires pour empêcher le propriétaire légitime d'une marque étrangère d'être privé de ses droits par une partie essayant d'usurper lesdits droits au Canada.
[34] Dans la majorité des décisions invoquées par Clark O'Neill, il y avait à la base une relation de mandataire. Dans la décision Citrus Growers Association, précitée, les demandeurs voulaient faire radier l'enregistrement fait par Branson. La Cour a conclu que Branson avait agi en tant que mandataire importateur du demandeur et que l'enregistrement de la marque de commerce appartenait légitimement aux demandeurs. L'importateur/mandataire a violé ses obligations fiduciaires en enregistrant une marque de commerce qui appartenait à un mandant étranger sous son propre nom et à son propre avantage.
[35] Cependant, dans la présente affaire, même la preuve unilatérale de Clark O'Neill démontre, tout au plus, que PharmaCommunications est une prétendante abandonnée qui n'avait aucune obligation d'employer la marque Single Source Sampling. Il est allégué que PharmaCommunications a employé une marque de commerce assez similaire et qu'elle a pour cette raison été poursuivie devant la Cour suprême de l'Ontario. Cependant, elle n'a rien fait pour empêcher O'Neill d'employer sa marque de commerce au Canada.
[36] Je conclus que le registraire avait raison, et la preuve nouvelle soumise à la Cour, à savoir l'affidavit de Nancy Maclean et les questions qui en découlent, n'ajoutent rien de vraiment nouveau. Par conséquent, il ne m'est pas nécessaire d'examiner si la norme de contrôle doit rester celle de la décision raisonnable simpliciter (Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co. et al. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224, p. 235, le juge Evans, (maintenant juge à la Cour d'appel fédérale)) ou si je dois tirer mes propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision à la lumière de la preuve nouvelle présentée (Molson Breweries, a Partnership c. John Labatt Ltd. (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.)).
[37] En conclusion, selon la preuve présentée devant le registraire et devant moi, je conclus que Clark O'Neill n'a pas employé la marque Single Source Sampling au Canada entre le 27 mai 1996 et le 27 mai 1999, qu'il n'y avait aucune circonstance spéciale justifiant le non-usage et que l'appel de la décision radiant la marque de commerce doit être rejeté avec dépens.
[38] Il n'y a aucune circonstance qui justifie la taxation des dépens sur une base avocat-client. Les dépens seront taxés en conformité avec la valeur unitaire maximum en vertu de la colonne III du tarif B.
« Sean Harrington »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 28 janvier 2004
Traduction certifiée conforme
Marie-Chantale Lamer, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2061-01
INTITULÉ : CLARK O'NEILL INC.
c.
PHARMACOMMUNICATIONS GROUP INC. et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 6 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : 28 JANVIER 2004
COMPARUTION :
May Cheng
Sean Grayson POUR LA DEMANDERESSE
Paul Bigioni POUR LA DÉFENDERESSE, PharmaCommunications Group Inc.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Bigioni, Barristers & Solicitors
Markham (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE, PharmaCommunications Group Inc.