Date : 20040421
Dossier : T-595-02
Référence : 2004 CF 586
Ottawa (Ontario), le 21 avril 2004
En présence de Monsieur le juge O'REILLY
ENTRE :
CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
demandeur
et
JOHN BROOKS COMPANY LIMITED
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] John Brooks Company Limited (JBCL) se spécialise dans la distribution d'équipement de pulvérisation sophistiqué ainsi que d'accessoires et de dispositifs connexes et voulait enregistrer à l'égard de l'entreprise une marque de commerce qui comportait les mots « Brooks Brooks Spray Engineering » et ressemblait à ce qui suit :
[2] Le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) s'est opposé à la marque de commerce de JBCL pour plusieurs motifs, qui découlaient tous de la préoccupation que l'organisme avait au sujet de l'emploi du mot « engineering » dans la marque de commerce proposée. JBCL n'est pas une société d'ingénierie ou un cabinet d'ingénieurs, mais elle a à son emploi des personnes ayant une formation ou des compétences professionnelles dans le domaine de l'ingénierie. Le CCI soutient qu'en raison de l'intérêt public et des règles de droit applicables, seuls des ingénieurs peuvent utiliser le mot « engineering » (ingénierie).
[3] Après avoir tenu une audience, une formation de la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté tous les arguments que le CCI a invoqués au soutien de sa contestation de la demande d'enregistrement de JBCL : Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co., [2002] C.O.M.C. n ° 18. Le CCI interjette appel de la décision de la Commission en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, et me demande d'infirmer cette décision. Je conviens que la Commission a commis une erreur au sujet de l'un des motifs que le CCI a invoqués et j'accueillerais l'appel pour cette raison.
I. Questions en litige
[4] Le CCI a soulevé quatre questions à trancher :
1. JBCL a-t-elle prouvé qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer sa marque de commerce proposée en liaison avec ses services, comme l'exige l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce?
2. La marque de commerce proposée de JBCL est-elle une marque non enregistrable, parce qu'elle donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse des services ou du personnel de l'entreprise?
3. La marque de commerce proposée de JBCL est-elle une marque non enregistrable parce qu'elle n'est pas distinctive?
4. La marque de commerce proposée de JBCL est-elle une marque non enregistrable parce qu'elle est trompeuse?
[5] Même si je suis d'avis que les arguments du CCI sont convaincants uniquement en ce qui concerne la deuxième question, je répondrai aux quatre questions, quoique brièvement.
II. Analyse
[6] Les parties conviennent que je devrais infirmer la décision de la Commission uniquement si celle-ci était déraisonnable, à moins que je ne sois d'avis qu'il existe des éléments de preuve nouveaux et probants qui auraient touché la conclusion de la Commission sur une question donnée. En pareil cas, je devrais décider si la conclusion de la Commission sur cette question était bien fondée : Les Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée, [2000] A.C.F. n ° 159 (QL) (C.A.F.).
A. JBCL a-t-elle prouvé qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer sa marque de commerce proposée en liaison avec ses services, comme l'exige l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce?
[7] Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce doit inclure dans sa demande « une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande » (alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce). JBCL a inclus la déclaration nécessaire dans sa demande, mais le CCI soutient que la déclaration ne pouvait être authentique, parce que JBCL devait savoir qu'elle n'avait pas le droit de se décrire comme une société d'ingénierie, compte tenu de l'existence des lois provinciales limitant l'emploi de cette description professionnelle. Une société ne peut obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce comportant un terme ou un nom dont l'emploi est clairement interdit par la loi : Société canadienne des postes c. Sprint International Communications Corp. (1997), 75 C.P.R. (3d) 39; Société canadienne des postes c. Superior Envelopes, Direct Mail Services, Data Services, a Division of Envocorp. Inc. (1997), 82 C.P.R. (3d) 257, et Société canadienne des postes c. Registraire des marques de commerce, [1991] A.C.F. n ° 1270.
[8] La Commission a rejeté l'argument du CCI sur ce point, principalement en raison de l'absence d'éléments de preuve indiquant que JBCL n'est pas enregistrée ou agréée à titre de société d'ingénierie ou qu'elle n'a pas d'ingénieurs à son emploi. Le CCI a présenté de nouveaux éléments de preuve devant moi afin de répondre à la question. En fait, JBCL admet qu'elle n'est pas enregistrée ou agréée à titre de société d'ingénierie, mais soutient que, dans les cas opportuns, ses ingénieurs dûment autorisés à exercer la profession d'ingénieur répondent aux besoins de ses clients relativement à ces types de services.
[9] L'utilisation du mot « engineering » (ingénierie) dans un nom d'entreprise est réglementée et non interdite. En Ontario, par exemple, une entreprise peut utiliser le mot « engineering » dans son nom ou dans une description de services si elle possède un certificat d'autorisation à cette fin. L'entreprise qui ne possède pas ce certificat d'autorisation peut encore utiliser le mot « engineering » dans son nom, pourvu que cet emploi ne porte pas à croire qu'elle offre des services relevant de la profession d'ingénieur (Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, ch. P. 28, paragraphe 40(3)). En ce qui concerne les exigences de l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, une société qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce pourrait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer le mot « engineering » dans son nom commercial pourvu qu'elle ait pris soin de ne pas tromper le public au sujet de ses services. C'est précisément ce que JBCL soutient en l'espèce, c'est-à-dire que sa marque de commerce proposée n'est pas trompeuse. Je suis donc disposé à reconnaître que JBCL pouvait être convaincue, lorsqu'elle a présenté sa demande d'enregistrement à l'égard de sa marque de commerce proposée, qu'elle avait le droit d'employer le mot « engineering » dans son nom commercial.
[10] En conséquence, compte tenu de l'ensemble de la preuve portée à mon attention, je suis d'avis que la Commission a eu raison de rejeter l'argument du CCI fondé sur l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce.
B. La marque de commerce proposée de JBCL est-elle une marque non enregistrable parce qu'elle donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse des services ou du personnel de l'entreprise?
[11] Une entreprise ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui donne une « description claire » ou une « description fausse et trompeuse » de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée (alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce). Le CCI allègue que la marque de commerce proposée de JBCL donne l'une ou l'autre de ces descriptions.
[12] Dans une instance distincte engagée devant la Commission des oppositions des marques de commerce, JBCL a cherché à faire enregistrer les mots « Spray Engineering » à titre de marque de commerce à l'égard de ses marchandises. Le CCI a également contesté cette demande et la Commission a conclu que la marque de commerce proposée donnait soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, parce que les utilisateurs des marchandises de JBCL présumeraient vraisemblablement que des ingénieurs participent à la production desdites marchandises. Si la présomption était fondée, les mots « Spray engineering » donneraient une description claire des personnes employées pour produire les marchandises de la société. Dans le cas contraire, ces mots donneraient une description fausse et trompeuse de ces personnes (Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co., [2001] C.O.M.C. n ° 218).
[13] Dans la présente affaire, la Commission a conclu que, même si les mots « spray engineering » donnaient une description claire ou une description fausse et trompeuse, l'ajout des mots « Brooks Brooks » avait pour effet de modifier la situation. Dans l'ensemble, la marque proposée ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des services de JBCL. La Commission a comparé « Brooks Brooks Spray Engineering » à la marque de commerce « Labatt Extra » . Dans une affaire portant sur cette dernière marque, le juge Cattanach a conclu que ni le mot « Labatt » ni le mot « Extra » ne pouvaient être enregistrés séparément à titre de marque de commerce, parce que le mot « Labatt » était simplement un patronyme et que le mot « Extra » était clairement descriptif. Cependant, utilisés ensemble, ces mots constituaient une marque de commerce enregistrable : Les Compagnies Molson Ltée c. John Labatt Ltée, [1981] A.C.F. n ° 925 (QL) (C.F. 1re inst.).
[14] En conséquence, la Commission a conclu en l'espèce que, même si les mots « spray engineering » pouvaient donner une description claire ou une description fausse et trompeuse, ce n'était pas le cas des mots « Brooks Brooks Spray Engineering » . En fait, la Commission estimait que les arguments que JBCL a invoqués au soutien de sa marque de commerce proposée étaient plus impérieux que dans le cas de « Labatt Extra » pour deux raisons : d'abord, elle n'était saisie d'aucun élément de preuve indiquant que le mot « Brooks » était principalement un patronyme et, en second lieu, il était peu probable qu'un consommateur croirait que « Brooks Brooks » étaient le nom d'une personne.
[15] De plus, la Commission a conclu que la marque de commerce proposée de JCBL ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes participant à la prestation des services de l'entreprise. Cependant, la Commission n'était saisie d'aucun élément de preuve indiquant que JBCL ne comptait pas d'ingénieurs à son emploi ou qu'elle était une société d'ingénierie dûment accréditée. Comme je l'ai souligné, JBCL admet qu'elle n'est pas enregistrée ou agréée pour offrir des services d'ingénierie et confirme qu'elle a des ingénieurs à son emploi. Le CCI a également présenté de nouveaux éléments de preuve sur cette question, notamment des affidavits indiquant ce qui suit :
. il arrive fréquemment que des entreprises, y compris des sociétés d'ingénierie, utilisent une combinaison de patronymes dans leurs noms commerciaux;
. le mot « Brooks » est un patronyme courant;
. le mot « spray » est utilisé dans de nombreux contextes liés à l'ingénierie, selon une recherche des textes et ouvrages pertinents.
[16] Par ailleurs, comme je l'ai souligné, le CCI a présenté des éléments de preuve concernant la réglementation du mot « engineering » dans les lois provinciales.
[17] Le CCI soutient que cette preuve est pertinente et déterminante quant à la question de savoir si la marque de commerce proposée de JBCL donne une description claire ou une description fausse et trompeuse.
[18] À mon avis, les nouveaux éléments de preuve, notamment les renseignements concernant la réglementation du mot « engineering » , sont pertinents et auraient touché sensiblement la décision de la Commission sur ce point. À la lumière de cette preuve, j'en arrive à la conclusion que la décision de la Commission était erronée. La marque de commerce proposée « Brooks Brooks Spray Engineering » donne une description fausse et trompeuse des services de JBCL et des personnes qui les fournissent. Cependant, la preuve n'indique pas que la marque de commerce proposée donne une description claire, parce que JBCL a relativement peu d'ingénieurs à son emploi.
[19] JBCL soutient qu'elle emploie le mot « engineering » uniquement dans le sens habituel du terme, soit l'utilisation de compétences dans un domaine d'activité précis. Elle ne l'emploie pas au sens professionnel. Cependant, étant donné que l'emploi du mot « engineering » est réglementé par la loi, l'argument de JBCL n'est pas convaincant. La situation exposée en l'espèce est différente de celle d'autres emplois enregistrés du mot « engineering » que JBCL a mentionnés (p. ex. « document engineering » , « engineering sunglasses » et « body engineering » ). Dans ces cas, il y a peu de chances que les consommateurs seraient incités à tort à croire que des ingénieurs sont associés à l'entreprise. Même si le « spray engineering » (technique de pulvérisation) n'est peut-être pas une spécialité reconnue dans l'exercice de la profession d'ingénieur, ces mots renvoient à une gamme de services techniques sophistiqués qui sont liés au traitement et à la distribution de fluides, soit des types de services que des ingénieurs pourraient offrir.
[20] À mon avis, le fait que l'emploi du mot « engineering » soit réglementé a des incidences en l'espèce. La plupart des gens présumeraient que les entreprises utilisant ce mot dans leur nom offrent des services d'ingénierie et ont des ingénieurs à leur emploi, à moins que le contraire ne ressorte clairement du contexte. La Commission elle-même en est arrivée à une conclusion similaire lorsqu'elle a refusé d'enregistrer la marque de commerce proposée de JBCL, « Spray Engineering » , au motif que le client moyen de celle-ci présumerait que des ingénieurs participent à l'ensemble ou à la plupart des activités de l'entreprise : Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co., [2001] C.O.M.C. n ° 218.
[21] Lorsqu'une partie d'une marque de commerce proposée est contestable, il convient de se demander s'il demeure possible d'enregistrer la totalité de la marque. Dans la présente affaire, étant donné que JBCL ne peut enregistrer les mots « Spray Engineering » , peut-elle enregistrer « Brooks Brooks Spray Engineering » ? La réponse dépend de la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce proposée constitue un élément important de l'ensemble et fait de celui-ci une marque qui donne une description fausse et trompeuse. Les parties ne s'entendaient pas sur la question de savoir si la partie contestable de la marque de commerce doit constituer l'élément dominant de celle-ci ou simplement l'une des caractéristiques dominantes. D'après la jurisprudence, le critère applicable est la question de savoir si les mots donnant une description fausse et trompeuse [traduction] « dominent la marque de commerce visée par la demande au point ... de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci ... » : Chocosuisse Union des Fabricants - Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd., (1983), 77 C.P.R. (2d) 246 (C.O.M.C.), citant Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1976), 31 C.P.R. (2d) 103.
[22] Dans la présente affaire, les mots « spray engineering » dominent manifestement la marque de commerce proposée. Étant donné que ces mots donnent une description fausse et trompeuse des services et du personnel de JBCL, la marque de commerce proposée « Brooks Brooks Spray Engineering » ne peut être enregistrée.
C. La marque de commerce proposée de JBCL est-elle une marque non enregistrable parce qu'elle n'est pas distinctive?
[23] Le CCI fait valoir que la marque proposée de JBCL n'est pas distinctive, parce qu'elle n'identifie pas des services qui sont distincts de ceux qu'offrent les ingénieurs dans les provinces où l'entreprise poursuit ses activités. Plus précisément, il mentionne qu'il existe dans ces provinces des ingénieurs dont le patronyme est « Brooks » ou « Spray » et que, de ce fait, la marque « Brooks Brooks Spray Engineering » pourrait renvoyer à une société d'ingénierie formée par des personnes dont les patronymes sont « Brooks » et « Spray » .
[24] Cet argument relève plutôt de la conjecture. Je ne vois aucun élément de preuve donnant à penser que la marque de commerce proposée ne permettrait pas de distinguer les services de JBCL de ceux d'autres entreprises.
D. La marque de commerce proposée de JBCL est-elle une marque non enregistrable parce qu'elle est trompeuse?
[25] Le CCI allègue que la marque de commerce proposée de JBCL est trompeuse parce que les mots « engineering » et « spray engineering » sont utilisés à l'échelle commerciale pour décrire des services d'ingénieur. En conséquence, dit-il, l'utilisation que JBCL se propose d'en faire est trompeuse au sens de l'article 10 de la Loi sur les marques de commerce.
[26] Compte tenu des faits de la présente affaire, cette question est de la même nature que celle de savoir si la marque de commerce proposée donne une description fausse et trompeuse. Étant donné que j'ai déjà tranché cette question, il n'est pas nécessaire que je m'attarde sur ce point.
III. Conclusion
Compte tenu de l'ensemble de la preuve dont je suis saisi ainsi que de la jurisprudence applicable, je suis d'avis que la marque de commerce proposée de JBCL donne une description fausse et trompeuse des services de la société et des personnes qui les fournissent. En conséquence, je dois accueillir le présent appel. Les parties peuvent présenter des observations écrites sur la question des dépens dans les dix (10) jours ouvrables suivant le présent jugement.
JUGEMENT
LA COUR STATUE QUE :
1. L'appel est accueilli;
2. Les parties peuvent présenter des observations écrites sur la question des dépens dans les dix (10) jours ouvrables suivant le présent jugement.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Annexe
| Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13
10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.
12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : [...] b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;
30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
[...] i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. 56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois. (2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale. (3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision. (4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune. (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, ch. P. 28
Idem, services d'un ingénieur 40. (3) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d'une amende d'au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n'agit pas en vertu d'un certificat d'autorisation et en conformité avec un certificat d'autorisation et :
a) soit utilise un terme, un titre ou une description qui porte à croire qu'il est habilité à fournir au public des services relevant de l'exercice de la profession d'ingénieur; b) soit utilise un sceau qui porte à croire qu'il est habilité à fournir au public des services relevant de l'exercice de la profession d'ingénieur. L.R.O. 1990, chap. P. 28, par. 40(3).
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Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13
10. Where any mark has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor.
12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not ... (b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;
30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing
... (i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application.
56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court. (3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision. (4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper. (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
Professional Engineers Act, R.S.O. 1990, c. P. 28 Idem, services of professional engineer 40. (3) Every person who is not acting under and in accordance with a certificate of authorization and who,
(a) uses a term, title or description that will lead to the belief that the person may provide to the public services that are within the practice of professional engineering; or (b) uses a seal that will lead to the belief that the person may provide to the public services that are within the practice of professional engineering, is guilty of an offence and on conviction is liable for the first offence to a fine of not more than $10,000 and for each subsequent offence to a fine of not more than $25,000. R.S.O. 1990, c. P.28, s. 40 (3).
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-595-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS c. JOHN BROOKS COMPANY LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 octobre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge O'Reilly
DATE DES MOTIFS : Le 21 avril 2004
COMPARUTIONS :
Elizabeth G. Elliot POUR LE DEMANDEUR
Mark Robbins POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MACERA & JARZYNA, s.r.l. POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
BERESKIN & PARR POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)