Décisions de la Cour fédérale

Date : 19981230

Dossier : T-713-97

                   Affaire intéressant les articles 57 et 58

de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985) ch. T-13)

                           Et une demande de radiation

                               de l'enregistrement de la

        marque de commerce BOOSTER n^o TMA 026,408

ENTRE :

                                     JEAN PATOU INC.

                                                                                      Requérante

                                                  - et -

                        LUXO LABORATORIES LIMITED

                                                                                               Intimée

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY :

[1]               La requérante, Jean Patou Inc, conteste la validité de l'enregistrement canadien de la marque de commerce BOOSTER en liaison avec des produits de salon de beauté et de coiffure. Cette demande de radiation de la marque de commerce BOOSTER s'inscrit parmi plusieurs procédures connexes.

CONTEXTE

[2]               Jean Patou Inc. est la distributrice et licenciée exclusive en Amérique du Nord des parfums et autres produits de beautéde Jean Patou, S.A. de France. Patou cherche à commercialiser au Canada certaines de ses marchandises sous la marque de commerce BOOSTER. Depuis 1995, Patou a engagédes procédures contestant l'enregistrement de cette marque de commerce et a produit des demandes d'enregistrement de ses propres marques similaires.

[3]               L'intimée, Luxo Laboratories Limited, fabrique, distribue et vend des produits de soins capillaires, des lotions après-rasage, des produits pour le bain et d'autres produits de beauté.    Elle a son siège social à Toronto (Ontario) et est l'actuel propriétaire inscrit de la marque de commerce BOOSTER.

[4]               La marque de commerce en cause a été enregistrée pour la première fois au Canada en 1920 par The Canadian Booster Company, Limited. Au cours des soixante-dix dernières années, trois propriétaires inscrits de cette marque se sont succédés. En 1989, Luxo a acquis ses droits sur l'enregistrement par cession de l'inscrivant précédent.    L'enregistrement de la marque de commerce BOOSTER de Luxo vise une utilisation en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] shampooing contre les pellicules et lotion capillaire, crème capillaire, préparations pour coiffure, pommades à friction, lotion après-rasage, eau de Cologne, crèmes pour le visage, shampooing, fixatif, revitalisant, lotions à coiffer, atomiseurs.

[5]               Le 31 août 1995, Patou a déposé sa demande d'enregistrement de la marque de commerce BOOSTER en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Savons, parfumerie, huiles essentielles, préparations capillaires, articles de toilette, notamment eau de toilette, lotion après-rasage, mousse à raser, gel de douche, shampooing, huiles de bain, poudres de bain, crèmes de bain, crèmes et lotions pour le corps, antisudoraux et déodorants.

Le 16 janvier 1996, un examinateur du Bureau des marques de commerce a avisé Patou que sa marque ne semblait pas être enregistrable parce qu'elle créait de la confusion, au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce^[1], avec la marque de Luxo. Les préparations capillaires, la lotion après-rasage et le shampooing ont par la suite été rayés de la demande d'enregistrement originale de Patou. Patou a en outre limité l'emploi de sa marque de commerce projetée aux [TRADUCTION] « marchés des cosmétiques et des parfums, à l'exclusion des marchés des salons de barbiers et des salons de coiffure » . La demande projetée de Patou d'enregistrement de sa marque de commerce BOOSTER a par la suite été annoncée. Luxo a déposé une déclaration d'opposition, de sorte que la demande est toujours pendante devant le registraire.

[6]         Le 27 septembre 1995, les avocats de Patou ont demandé au registraire de donner un avis en vertu de l'article 45 enjoignant à Luxo d'indiquer si sa marque de commerce était employée au Canada, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, au cours des trois ans précédents. Après avoir examiné la preuve par affidavit de Luxo et les prétentions des parties, l'agente d'audition supérieure a conclu que Luxo avait établi l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec certaines, mais non la totalité, de ses marchandises. Elle a énoncé ses deux principales conclusions en ces termes :

[TRADUCTION]

a)     [... comme] la preuve établit l'emploi par [Luxo], pendant la période pertinente, de la marque de commerce BOOSTER [...] en liaison avec les marchandises suivantes : « shampooing contre les pellicules et lotion capillaire, crème capillaire, lotion après-rasage, crèmes pour le visage, lotions à coiffer et shampooing » , je conclus que l'enregistrement devrait être maintenu pour ces marchandises^[2].

b)    comme la preuve ne réussit pas à établir l'emploi à l'égard des marchandises suivantes : « préparations pour coiffure, pommades à friction, eau de Cologne, fixatif, revitalisant et atomiseurs » , je conclus que ces marchandises devraient être radiées de l'état déclaratif des marchandises dans l'enregistrement.^[3]     

Luxo et Patou ont toutes deux interjeté appel de cette décision devant la Cour fédérale du Canada^[4]. Aucun des appels n'a encore été entendu.

[7]         Le 11 avril 1997, Patou a demandé l'enregistrement de la marque de commerce et du dessin JEAN PATOU BOOSTER en liaison avec les mêmes marchandises que celles qui étaient énumérées dans sa demande du 31 août 1995 pour la marque de commerce BOOSTER, supra paragraphe 5. La demande ne contient aucun désistement du droit à l'usage exclusif du mot « booster » . La demande ne limite pas non plus, contrairement à la précédente demande de Patou d'enregistrement de la marque BOOSTER, la commercialisation des produits, désignés dans l'état déclaratif des marchandises projeté, à aucun marché particulier.

[8]         Le 16 avril 1997, Patou a déposé la présente demande sous le régime de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce. Patou cherche à obtenir : a) une ordonnance de radiation de la marque de commerce BOOSTER de Luxo; ou b) une ordonnance modifiant l'inscription dans le registre par l'ajout des mots [TRADUCTION] « pour le marché des salons de coiffure » à la description des marchandises de Luxo.

[9]         Enfin, le 29 avril 1997, Luxo a reçu un avis émis par le registraire sous le régime de l'article 44 de la Loi sur les marques de commerce lui enjoignant de lui fournir au sujet de sa marque de commerce BOOSTER les renseignements qui seraient requis à l'occasion d'une demande d'enregistrement faite à la date de cet avis.

LES POINTS EN LITIGE

[10]       La demande de radiation de la marque de commerce BOOSTER présentée par Patou soulève deux questions : a) la marque de commerce BOOSTER était-elle distinctive des marchandises de Luxo à l'époque où la présente procédure a été entamée, conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi; et, le cas échéant, b), Luxo a-t-elle abandonné la marque de commerce en ne l'employant pas, ainsi que le prévoit l'alinéa 18(1)c) de la Loi?

[11]       Advenant que la marque de commerce soit jugée valide et qu'elle ne soit pas radiée, Patou demande à la Cour de rendre une ordonnance modifiant l'inscription dans le registre de telle sorte que l'emploi par Luxo de sa marque de commerce en liaison avec ses marchandises se limite au [TRADUCTION] « marché des salons de coiffure » . Cela soulève deux questions supplémentaires, l'une ayant trait à la compétence de la Cour pour accorder une telle mesure et l'autre au bien-fondé d'une telle mesure en l'espèce.

[12]       Les deux parties conviennent du fait que Patou est une personne intéressée au sens de l'article 57 et que la date pertinente quant à la question du caractère distinctif est le 16 avril 1997, soit la date à laquelle la présente procédure a été engagée.

ANALYSE

[13]       Il est reconnu que le caractère distinctif est l'essence de toute marque de commerce protégeable et qu'à ce titre, il constitue la base du droit des marques de commerce^[5]. Dans son ouvrage qui fait autorité sur le droit des marques de commerce, M. Fox note [TRADUCTION] « [l]e principe fondamental d'une marque de commerce est qu'elle indique qu'un acheteur peut considérer cette marque comme la garantie que les marchandises qui la portent proviennent de la source particulière de marchandises qui lui a jusqu'ici donné satisfaction^[6]. » Si une marque de commerce perd son caractère distinctif, les raisons qui sous-tendent sa protection cessent d'exister, et elle est susceptible de faire l'objet d'une radiation en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi.

La marque de commerce BOOSTER est-elle distinctive des marchandises de Luxo?

[14]       Patou prétend que la marque de commerce BOOSTER enregistrée par Luxo a perdu son caractère distinctif pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes : (i) elle donne une description claire des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée; et (ii) elle n'est pas distinctive des marchandises du propriétaire inscrit mais de celles de son prédécesseur en titre.

i)    Le mot « Booster » donne-t-il une description claire des marchandises de Luxo?

[15]       L'alinéa 12(1)b) prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle « donne une description claire [...] de la nature ou de la qualité des marchandises [...] en liaison avec lesquel[le]s elle est employée » .

[16]       Selon la preuve, Patou n'a pas établi que le mot « booster » est un terme qui donne une description claire du type de produits de soins capillaires décrits dans la liste de marchandises de Luxo.

[17]       En premier lieu, la preuve par affidavit déposée par Patou a une portée limitée. L'affidavit d'un enquêteur engagé par Patou affirme qu'une personne, dans sa réponse à une question posée au téléphone, n'a déclaré vendre des produits BOOSTER de Luxo qu'après avoir été aidée par une question supplémentaire portant sur des produits « Canadian » Booster. Même en supposant que cette preuve par ouï-dire soit admissible, elle est anecdotique et elle se limite à l'expérience d'une seule personne. En soi, elle n'est pas suffisante pour établir que le mot « booster » est clairement descriptif.

[18]       Patou a aussi produit une déclaration directe d'une personne qui vend des produits « Curl Booster » mais non des produits de Luxo. Cette déclaration n'est pas plus pertinente à l'égard de la question de la « description claire » que ne l'est la liste d'une cinquantaine de marques déposées comprenant le mot « booster » . Il y a eu désistement du mot BOOSTER dans une dizaine de ces enregistrements et une fois seulement dans le contexte de l'industrie des produits de beauté : AVON COLLAGEN BOOSTER. Dans cette affaire, le mot « BOOSTER » est employé comme la forme nominative du verbe anglais « to boost » pour décrire ce que le produit Avon fera dans un sens générique ou descriptif. Dans le cas de l'enregistrement de Luxo, aucune preuve ne vient établir que le mot « BOOSTER » décrit l'action de l'un ou l'autre de ses produits. La marque n'est donc pas utilisée d'une façon descriptive.    

[19]       Enfin, les définitions des dictionnaires qui ont été produites par les parties ne définissent pas le mot « booster » en liaison avec des produits capillaires.

[20]       En résumé, même si BOOSTER peut être une marque faible, ainsi que le montre le nombre d'enregistrements en vigueur, je ne puis conclure que ce mot donne une description claire. Cette conclusion s'accorde avec la propre décision de Patou de demander son enregistrement de la marque de commerce BOOSTER et avec son abstention de se désister volontairement de BOOSTER dans sa demande subséquente d'enregistrement de la marque et du dessin JEAN PATOU BOOSTER.

ii) La marque de commerce BOOSTER est-elle distinctive des marchandises vendues par Luxo ou de celles de l'inscrivant original, The Canadian Booster Company, Limited?

[21]       La définition de « marque de commerce » ^[7] comporte deux éléments principaux : la marque de commerce doit être « employée » par son propriétaire; elle doit aussi distinguer les marchandises ou les services de son propriétaire, que ces marchandises soient fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou ces services loués ou exécutés, des marchandises ou services d'autres personnes. Selon cette définition, l'inscrivant d'une marque de commerce peut, à l'instar de l'intimée dans la présente espèce, être un fabricant ou un vendeur des marchandises liées à la marque^[8]. La loi donne aussi la définition des mots « distinctive » , « emploi » ou « usage » et « réputée employée » en ces termes :   

"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

...

"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

...

When deemed to be used

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

...

« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

...

Quand une marque de commerce est réputée employée

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[22]       À l'appui de ses allégations selon lesquelles la marque BOOSTER n'est pas distinctive des produits commercialisés par Luxo, Patou prétend que la marque BOOSTER ne distingue pas les marchandises de Luxo de celles d'autres personnes parce que son nom ne figure pas sur l'étiquette des produits liés à la marque. La perception du public qui découle de ce fait serait que Luxo n'est pas la source des marchandises liées à la marque de commerce BOOSTER mais un simple distributeur de ces marchandises. Tout avantage ou fonds commercial découlant de l'emploi de la marque profiterait par conséquent à The Canadian Booster Company, Limited, et non à son successeur en titre Luxo. Par conséquent, selon Patou, la marque de commerce ne distingue pas les marchandises vendues par Luxo au sens du terme « distinctive » défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce.

[23]       Patou a cité plusieurs décisions dans lesquelles une marque de commerce a été jugée invalide après avoir fait l'objet d'une cession par l'inscrivant original en faveur d'une filiale ou d'un distributeur. Dans l'affaire Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda^[9], une marque de commerce a été radiée à la suite de la cession, par le fabricant étranger, de ses droits sur l'enregistrement canadien de sa marque de commerce à sa filiale en propriété exclusive. Selon la Cour de l'Échiquier, comme le cédant continuait à vendre ses marchandises à un autre importateur canadien, la marque n'était pas distinctive des marchandises du cessionnaire. De même, dans l'affaire Breck's Sporting Goods Co. c. Magder^[10], où des produits liés à une marque de commerce identique étaient disponibles en provenance de plus d'une source, la Cour a conclu que la marque n'était pas distinctive des marchandises du propriétaire inscrit.

[24]       Dans la présente espèce, Luxo est titulaire de ses droits sur BOOSTER par suite d'une série de cessions ayant débuté en 1974, lorsque The Canadian Booster Company, Limited, société par actions qui a cessé d'exister en 1976, a cédé la marque à l'un des prédécesseurs en titre de Luxo. Le public ne peut être induit à penser que le produit qu'il achète aujourd'hui provient d'une compagnie qui a été dissoute depuis vingt-deux ans déjà.

[25]       Patou fait valoir avec insistance que le nom de Luxo ne figure sur aucune de ses étiquettes et que, partant, la marque de commerce BOOSTER est distinctive des marchandises de The Canadian Booster Company, Limited et non de celles de Luxo. Les étiquettes apposées sur les produits BOOSTER comprennent les renseignements suivants :

The Canadian Booster Company

Toronto, Canada M5G 1C3

Made in Canada

[26]       En premier lieu, il n'est aucun élément de la définition du terme « distinctive » ni du paragraphe 4(1) qui prévoit que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce soit tenu de s'identifier sur l'étiquette des produits en liaison avec lesquels il emploie sa marque de commerce. Il suffit que le propriétaire inscrit établisse que sa marque de commerce est identifiée, et seulement liée, à ses marchandises au moment du transfert au client. Aucun élément de preuve dans la présente espèce n'a établi qu'il y avait une deuxième source de produits Booster.

[27]       En deuxième lieu, l'emploi par Luxo des mots « The Canadian Booster Company » reflète le propre enregistrement par Luxo de ce nom commercial en décembre 1995^[11]. Le code postal apposé sur les étiquettes de produits BOOSTER comprend l'emplacement des locaux de Luxo. Ces renseignements représentent avec exactitude, après vérification du registre des noms commerciaux approprié si nécessaire, la propriété actuelle de la marque de commerce. Patou n'a produit aucun élément de preuve établissant qu'il y a tromperie du public ou confusion découlant de la similitude entre la dénomination commerciale enregistrée de Luxo et le nom d'une compagnie qui n'existe plus depuis plus de deux décennies.

[28]       Les faits de la présente espèce peuvent aussi être distingués de ceux de l'affaire Heintzmann c. 751056 Ontario Limited^[12], dans laquelle le cessionnaire vendait des pianos fabriqués à l'étranger, sur lesquels était apposé le nom Heintzmann et qui étaient d'une qualité apparemment inférieure. Madame le juge Reed a conclu ainsi : « Non seulement n'y a-t-il eu pour ainsi dire aucun effort visant à informer le public, mais les intimées ont délibérément tenté de dissimuler le fait qu'un changement touchant la source s'était produit. » Je ne vois pas la pertinence de la décision Heintzmann à l'égard de la présente espèce. Il n'y a aucune preuve de quelque différence de qualité entre les produits commercialisés par Luxo et les produits vendus par l'inscrivant original; il n'y a pas non plus de preuve établissant que d'autres entités commercialisent des produits sous la même marque de commerce sur le marché.

[29]       Patou n'a pas réussi non plus à établir que Luxo est perçue par les consommateurs comme un simple distributeur des produits de The Canadian Booster Company, Limited. Encore une fois, cette société a cessé d'exister depuis plus de vingt ans. La suggestion faite par l'enquêteur de Patou selon laquelle « les produits 'Booster' ou 'Canadian Booster' semblent manufacturés par Canadian Booster Company » ne peut refléter qu'une lecture mal renseignée des étiquettes des produits de Luxo et rien de plus. La preuve ne révèle aucune autre source pour les produits de Luxo. Il n'y a aucune preuve de quelque tromperie des consommateurs ni de l'existence d'une multiplicité de sources.

[30]       Même si l'intimée n'était qu'un simple distributeur, la marque de commerce BOOSTER est enregistrable par elle tant qu'elle est distinctive de ses marchandises^[13]. Encore une fois, Patou se fonde sur des décisions dont les faits ne ressemblent pas à ceux de la présente espèce. Dans Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltée^[14], un fabricant de vaisselle en porcelaine du Royaume-Uni a obtenu la radiation de l'enregistrement de sa marque par son ancien distributeur canadien. L'enregistrement avait été fait sans le consentement du fabricant britannique. Le distributeur ne vendait aucun autre produit, de sa propre fabrication ou d'autres fabricants, sous le même nom. La Cour a conclu que la marque était distinctive des marchandises du fabricant et non de celles du distributeur. Dans la présente espèce, aucun élément de preuve ne suggère qu'il existe quelque autre source, outre Luxo, des produits liés à la marque de commerce BOOSTER. L'inscrivant original a cessé d'exister en 1976, après avoir validement cédé sa marque à un tiers en 1974. Luxo est la seule entité à bénéficier de l'emploi de la marque de commerce BOOSTER.

[31]       En résumé, Patou n'a pas établi que la marque BOOSTER est distinctive des marchandises d'une autre entité que Luxo. La preuve ne m'a pas convaincu que la marque BOOSTER n'est pas distinctive des marchandises de Luxo.

La marque de commerce BOOSTER a-t-elle étéabandonnée par suite de non-usage?

[32]       L'abandon est une question de fait qui doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque espèce. La partie qui invoque l'abandon doit prouver à la fois le non-usage réel de la marque et l'intention, de la part du propriétaire inscrit, d'abandonner la marque^[15]. La jurisprudence reconnaît que la preuve de non-usage peut être établie lorsque l'usage que le propriétaire fait de sa marque de commerce s'écarte de la forme enregistrée de la marque^[16]. Dans la présente espèce, Patou prétend que Luxo et ses prédécesseurs en titre ont abandonné leur marque en utilisant de façon continue la marque de commerce BOOSTER avec l'adjectif « Canadian » et ce qui semble être un dessin stylisé de tête de tigre. Patou prétend que ce type d'utilisation a entraîné la création d'une marque composite, à savoir la marque et le dessin CANADIAN BOOSTER.

                                             

[33]       Aucun élément graphique n'est lié à la marque de commerce BOOSTER telle qu'elle a été enregistrée. Les étiquettes montrent que Luxo utilise fréquemment, mais non de façon constante, la marque BOOSTER en combinaison avec le mot « Canadian » et avec une représentation graphique. BOOSTER est quand même le mot dominant sur les étiquettes. Il est imprimé en travers de l'étiquette dans une police stylisée qui est singulièrement plus grande que tout autre mot ou élément graphique sur l'étiquette. Le mot « Canadian » se trouve en général au dessus du mot BOOSTER, dans une police beaucoup plus petite.    La tête de tigre figure dans la partie supérieure de l'étiquette. Deux représentations différentes de la tête de tigre figurent sur les étiquettes. Une version est plus réaliste et de dimension plus grande, tandis que l'autre est plus petite et plus stylisée.   

[34]       Patou invoque la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Registraire des marques de commerce c. CII Honeywell Bull^[17] à l'appui de ses prétentions. Dans cette affaire, l'intimée était titulaire de trois marques de commerce déposées : CII, HONEYWELL et BULL. La Cour d'appel a conclu que l'emploi de CII HONEYWELL BULL n'établissait pas l' « emploi » de la marque BULL seule, mais formait une nouvelle marque de commerce composite. Voici ce qu'a dit le juge Pratte :   

La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull » . Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.^[18]    [Non souligné dans l'original.]

[35]       Dans l'affaire Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. et le Registraire des marques de commerce^[19], la Cour a conclu que l'emploi de façon continue par l'inscrivant de la marque de commerce STANDARD en combinaison avec les mots « bloc d'accord » constituait un « emploi » au sens de la Loi. Selon le juge Cattanach, « 'Standard' est le mot prépondérant, tant du point de vue visuel que phonétique et personne ne serait porté à croire qu'il s'agit simplement d'un emploi qualificatif de ce mot pour modifier les mots « bloc d'accord » ^[20]. »    

[36]       Enfin, dans l'arrêt Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.^[21], le juge MacGuigan a noté que le droit canadien en matière de marques de commerce « met l'accent sur le maintien de l'identité et du caractère reconnaissable de la marque et sur la conservation de ses traits dominants » . À mon avis, BOOSTER est l'image dominante qui est communiquée par les étiquettes de Luxo. L'ajout du mot « Canadian » et d'un dessin de tête de tigre sur l'étiquette est un élément mineur dans la mesure où « un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » ^[22]. Patou a soulevé le même point dans sa procédure sous le régime de l'article 45. L'agente d'audition supérieure a aussi conclu que [TRADUCTION] « [...] BOOSTER ressort clairement et serait perçu comme un emploi de la marque de commerce BOOSTER en soi^[23]. » À mon avis, le public est susceptible de percevoir la marque BOOSTER comme celle qui est employée, malgré l'ajout d'autres mots ou dessins sur l'étiquette. Patou n'a donc pas réussi à démontrer qu'à la date pertinente, la marque de commerce BOOSTER avait perdu son identité par association soit avec le mot « Canadian » soit avec le dessin de la tête de tigre. Par conséquent, Patou n'a pas établi que Luxo ait abandonné sa marque de commerce par suite de non-usage ni qu'elle en ait eu l'intention.   

La Cour a-t-elle compétence pour limiter l'emploi par Luxo de sa marque de commerce BOOSTER au seul « marché du salon de coiffure » en modifiant l'état déclaratif des marchandises liées à la marque?

[37]       Cette question ne se pose que si je conclus, comme je l'ai fait, au rejet de la demande de Patou tendant à la radiation de la marque de commerce BOOSTER de Luxo du registre. S'il s'avère que la marque est enregistrée validement, Patou demande subsidiairement que la Cour exerce la compétence que lui confère le paragraphe 57(1) pour modifier le registre en ajoutant les mots [TRADUCTION] « pour le marché des salons de coiffure » à la description de Luxo des marchandises liées à BOOSTER.   

[38]       Le paragraphe 57(1) porte :

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

[Non souligné dans l'original.]

[39]       La Cour dispose d'un large pouvoir de surveillance à l'égard du registre des marques de commerce et elle peut en radier ou y modifier toute inscription qui « n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants » du propriétaire apparent ou cesse de le faire. M. Fox affirme ce qui suit :

[TRADUCTION] La Cour [...] est habilitée (1) à radier une inscription en totalité; (2) à radier une ou des parties d'une inscription; (3) à ordonner l'inscription d'un désistement à l'égard d'une partie de marque; ou (4) à en modifier la forme, que l'inscription porte sur une marque ou sur toute autre question, comme une cession par exemple. La Cour a ainsi le pouvoir de modifier l'enregistrement d'une marque de commerce de la façon qui lui semble indiquée, par exemple en retirant une partie répréhensible.^[24] [Notes omises.]

[40]       Il est reconnu que les droits sur une marque de commerce dépendent de son emploi^[25]. C'est avec ce principe en tête que Patou demande à la Cour de modifier l'état déclaratif des marchandises liées à la marque BOOSTER de façon à refléter l'usage réel que fait Luxo de sa marque de commerce. Plus précisément, Patou cherche à limiter au « marché des salons de coiffure » l'emploi que fait Luxo de la marque BOOSTER en se fondant sur le fait que Luxo n'a vendu ses produits BOOSTER que sur ce seul marché particulier.

[41]       Patou prétend en outre qu'en plus de donner à Luxo des droits plus importants que ceux auxquels elle a droit, l'état déclaratif des marchandises trop vaste nuit à la libre circulation du commerce et dessert l'intérêt public. Pour être honnête, toutefois, l'actuel état déclaratif des marchandises de Luxo empêche aussi Patou d'enregistrer sa propre marque de commerce et l'expose à une action pour violation sous le régime de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce.

[42]       En vertu de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire d'une marque de commerce a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services. Selon moi, si la Cour limitait l'emploi de la marque de commerce de Luxo de la façon préconisée par Patou, elle se trouverait à entraver les droits de Luxo d'une façon qui n'est pas envisagée par les articles 19 et 57 de la Loi. L'arrêt Home Juice Company c. Orange Maison Ltée^[26] de la Cour suprême du Canada, que Patou invoque, ne fait que renforcer mon opinion à cet égard. Dans cette affaire, la Cour suprême a restreint l'emploi d'une marque à une région territoriale précise à l'intérieur du Canada après que cette marque eut été jugée invalide. La modification était fondée sur le paragraphe 32(2) de la Loi, en vertu duquel l'enregistrement d'une marque descriptive par ailleurs invalide peut être maintenu s'il est restreint « à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive » . Il n'existe aucune autre disposition de la Loi qui permette à la Cour de modifier le registre en vertu du paragraphe 57(1), d'une façon qui restreigne les droits existants de Luxo visés par l'article 19. À mon avis, le pouvoir de modifier le registre prévu au paragraphe 57(1) ne peut être exercé que lorsqu'une marque de commerce est par ailleurs susceptible d'être radiée. Le pouvoir de modifier le registre de cette façon permet à la Cour de sauvegarder une marque par ailleurs invalide et non de restreindre les droits existants du propriétaire inscrit d'une marque de commerce valide.

[43]       Dans l'arrêt Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.^[27], la Cour d'appel a confirmé les droits du propriétaire d'une marque de commerce dans tout le Canada, même dans des régions où ces droits n'ont pas encore été exercés :

[...] il convient de noter que le droit de l'appelante à l'emploi exclusif de « Mr. Submarine » ne se limite pas aux parties du Canada où l'appelante et ses concessionnaires ont exploité une entreprise, mais s'étend dans tout le Canada. [...] Le droit exclusif de l'appelante n'est pas non plus limité à la vente de sandwiches par les méthodes qu'elle emploie maintenant ou qu'elle a employées dans le passé. [...] La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante doit être examinée en tenant compte non seulement de l'entreprise actuelle que l'appelante exploite dans la région des opérations de l'intimée, mais aussi de la possibilité de confusion si l'appelante devait exercer ses activités dans cette région de toute manière qui lui est permise en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches [...]^[28] [Non souligné dans l'original.]

Selon mon interprétation de cette déclaration de la Cour d'appel, le droit exclusif du propriétaire inscrit d'employer sa marque de commerce dans tout le Canada n'est pas limité par les méthodes de commercialisation utilisées, pas plus qu'il ne l'est sur le plan géographique.

[44]       Le propriétaire de la marque de commerce a le droit exclusif à son emploi, en liaison avec les marchandises visées, dans tout le Canada. Il n'existe pas plus de raisons de limiter l'exercice de ce droit à certains secteurs du marché qu'à certaines régions géographiques. Dans la décision Eminence SA c. Le Registraire des marques de commerce^[29], mon collègue le juge Dubé a accordé la même protection globale de marché à la marque de commerce EMINENCE de Fabergé lorsqu'il a dit :

Même si Fabergé n'offre pas ses produits aux mêmes comptoirs que l'appelante, il a le droit de le faire. Il importe peu que pour le moment les marchandises de Fabergé soient vendues dans les salons de coiffure plutôt que dans les pharmacies. [Non souligné dans l'original.]^[30]

Même s'il se penchait sur le risque de confusion et non sur l'article 19 en particulier, sa conclusion peut facilement être appliquée aux faits de la présente espèce. L'affidavit du vice-président de Luxo indique que la société peut étendre sa présence au delà du marché des salons de coiffure et de barbiers pour rejoindre les secteurs des pharmacies et des magasins à très grande surface de vente^[31].

[45]       Je doute fort que le paragraphe 57(1) envisage l'exercice de la compétence de la Cour lorsque « les droits existants » du propriétaire inscrit de la marque de commerce ne sont plus en cause. De toute façon, les circonstances de la présente espèce ne justifient pas la modification demandée par Patou afin de limiter les droits de Luxo à certains marchés.

CONCLUSION

[46]       La présente demande de radiation est rejetée. La requérante n'a pas réussi à établir que la marque de commerce BOOSTER, enregistrée au nom de Luxo Laboratories Limited, est invalide en vertu des alinéas 18(1)b) ou 18(1)c) de la Loi sur les marques de commerce. Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas non plus la modification du registre à l'égard de cette marque de commerce sous le régime du paragraphe 57(1). L'intimée aura droit à ses dépens.

                                                                                                                                                      

                                                                                                     Juge

Ottawa (Ontario)

30 décembre 1998

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N^O DE LA COURT:                  T-713-97

INTITULÉ :                  JEAN PATOU INC. V. LUXO LABORATORIES LIMITED

LIEU DE L' AUDIENCE :        OTTAWA, ONTARIO

DATE DE L' AUDIENCE :     LE 19 ET 20 OCTOBRE 1998

MOTIFS D' ORDONNANCE DU JUGE LUTFY

EN DATE DU 30 DÉCEMBRE 1998

COMPARUTIONS:

BRUNO BARRETTE                  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

KENNETH McKAY                            POUR LA PARTIE INTIMÉE

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER

BOUILLETTE,

CHARPENTIER, FORTIN         POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

MONTRÉAL, QUÉBÉC

SIM, HUGHES, ASHTON

& McKAY                                            POUR LA PARTIE INTIMÉE

TORONTO, ONTARIO