Date: 19990629
Dossier: T-1652-98
| AFFAIRE INTÉRESSANT l'appel interjeté en vertu l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, contre la décision du registraire des marques de commerces rendue le 18 juin 1998 relativement à une opposition présentée par Sta-Rite Industries, Inc. au sujet de la demande no 692,304 déposée par GSW Inc. visant la marque de commerce STA-DRY |
ENTRE:
GSW INC.,
demanderesse,
- et -
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et
STA-RITE INDUSTRIES, INC.,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Je suis saisi d'un appel formé à l'encontre d'une décision rendue par la Commission d'opposition des marques de commerce (la Commission) au nom du registraire des marques de commerce, le 18 juin 1998.
[2] Le 24 octobre 1991, la demanderesse a présenté une demande visant l'enregistrement de la marque "STA-DRY" au Canada relativement à des pompes submersibles et à des pompes tout usage. La défenderesse, Sta-Rite Industries, Inc., s'est opposée à la demande en soutenant que la marque donnait [TRADUCTION] "une description claire des marchandises de la demanderesse" et qu'en vertu de l'alinéa 12(1)b ) de la Loi sur les marques de commerces, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), elle ne pouvait donc être enregistrée. Cette disposition prévoit ce qui suit :
| 12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : |
| b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; |
[3] La Commission a effectivement refusé la demande d'enregistrement pour les motifs suivants :
| La preuve de l'opposante se compose de l'affidavit d'un étudiant en droit, Ian McMillan. Cet affidavit sert simplement à déposer en preuve des copies d'extraits de deux dictionnaires énonçant les définitions des mots DRY et STAY. La demanderesse n'a pas présenté de preuve. Seule l'opposante a déposé des arguments écrits, mais les deux parties étaient représentées lors de l'audience. |
| Le mot "dry", comme l'a démontré l'opposante, signifie [TRADUCTION] "Sans humidité ... déshydraté ou non imprégné de liquide ... asséché ...", et le mot "stay", selon la preuve de l'opposante, veut dire [TRADUCTION] "demeurer dans l'état dont il est question ... arrêter, stopper ... interrompre une action ...". Compte tenu des définitions qui précèdent, l'opposante plaide ce qui suit, aux p. 2 et 3 de son argumentation écrite : |
| Lorsque les connotations décrites ci-dessus sont employées relativement à une pompe, l'acheteur ordinaire de pompes comprendra certainement que cela signifie que la pompe a pour but de conserver un lieu sec, c'est-à-dire qu'en cas d'infiltration d'humidité ou de liquides dans un lieu sec, le pompe gardera le lieu sec. Il en découle nécessairement que la marque de commerce, utilisée en liaison avec des pompes, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité de la pompe, savoir que l'appareil est conçu pour conserver un lieu sec et a les attributs pour le faire. |
| J'estime que l'opposante a démontré son affirmation voulant que la marque STA-DRY, en sa forme sonore, décrit la fonction des marchandises de la demanderesse ou le résultat principal obtenu par leur utilisation, savoir que ces marchandises procurent à leur utilisateur les moyens de faire obstacle à l'humidité. Les arguments invoqués par la demanderesse à l'audience ne m'ont pas convaincu, et je suis d'avis que la jurisprudence qu'elle m'a citée ne s'applique pas en l'espèce. |
| Vu ce qui précède, je conclus que la marque en cause est clairement descriptive. Par conséquent, la demande est rejetée1. [Sans italique dans l'original] |
[4] L'appel est interjeté sous le régime de l'article 56 de la Loi. Le paragraphe (5) dudit article revêt une importance particulière vu les arguments invoqués en l'espèce. Il est ainsi conçu :
| (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. |
[5] La demanderesse fait valoir, au soutien du présent appel, que les motifs précités sont entachés d'erreur et qu'en tout état de cause, le dépôt de nouveaux éléments de preuve2 devrait entraîner le prononcé d'une décision différente.
A. La norme applicable à l'examen
[6] Tant dans l'argumentation écrite qu'orale, il a été question de la norme applicable à l'examen en l'espèce. S'est posée, en particulier, la question de savoir si le juge siégeant en appel doit examiner la totalité du dossier soumis au registraire comme s'il s'agit d'un procès de novo et s'il peut simplement substituer sa décision à celle du registraire. L'analyse suivante s'impose pour répondre à ces questions.
[7] Le critère applicable au présent appel est celui que le juge Pratte a formulé dans l'affaire Beverley Bedding and Upholstery Co. c. Regal Bedding and Upholstering Ltd., savoir si "le registraire s'est trompé"3.
[8] L'opinion exprimée par le juge Ritchie, dans l'arrêt Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.4, au sujet de l'étendue du pouvoir du juge examinant en appel la décision rendue par le registraire ou par la Commission sous le régime de la Loi a constitué un important précédent. Dans cette affaire, il s'agissait notamment de déterminer si un juge siégeant en appel d'une décision du registraire était empêché de substituer sa décision à celle du registraire à moins qu'il ne puisse être démontré que le registraire avait appliqué les mauvais principes ou n'avait pas exercé son pouvoir de façon judiciaire. À ce sujet, le juge Ritchie a écrit ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| À mon avis, la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion doit être considérée comme étant d'un grand poids et la conclusion d'un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien, doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais, [...] [j]e suis donc d'avis que le juge Jackett pouvait, dans les circonstances de l'espèce, substituer sa conclusion à celle du registraire [...]5 [Sans italique dans l'original] |
[9] Relativement à l'étendue de la responsabilité du juge sous le régime du paragraphe 56(5) de la Loi, le juge Stone a exprimé l'opinion suivante dans l'affaire Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd., citant le juge Ritchie :
| Si la décision de la Commission des oppositions mérite beaucoup de considération, le juge de première instance n'est pas pour autant libéré de l'obligation de trancher les points en litige en ayant égard aux circonstances : Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation, [1969] R.C.S. 192, à la page 200. Comme nous le verrons, l'affaire devait aussi être examinée en tenant compte de tous les éléments de preuve, y compris ceux qui n'ont pas été produits devant la Commission des oppositions6. |
[10] Il ressort des décisions précitées que le juge siégeant en appel jouit d'une grande latitude. De toute évidence, il sera justifié d'accueillir l'appel si la décision de la Commission est entachée d'une erreur de fait ou de droit. Il sera fort possible, en outre, que le dépôt en appel d'éléments de preuve non soumis à la Commission dicte un résultat différent7. La question de savoir si hors l'existence de ces deux motifs, une décision de la Commission devrait être infirmée en dépit de la retenue dont il faut faire preuve à son endroit, dépendra en bonne partie de la capacité du juge siégeant en appel de déterminer, après avoir examiné la preuve, le droit applicable et la décision de la Commission, s'il lui faut, pour régler équitablement et correctement la question, substituer son opinion à celle de la Commission. Il me semble qu'une telle situation ne doit pas se produire souvent.
B. Les arguments relatifs aux erreurs contenues dans la décision de la Commission
[11] La demanderesse prétend que le membre de phrase "l'opposante a démontré son affirmation" dans les motifs de la Commission indique que cette dernière a reçu comme élément de preuve l'argument de l'opposante et qu'elle a ainsi commis une erreur de droit. Elle ajoute que l'utilisation du mot "humidité" dans les motifs crée de la confusion équivalant à une erreur de fait, parce que l'humidité est affaire d'humidificateurs et de déshumidificateurs uniquement et qu'en l'espèce, il s'agit de pompes, lesquelles interviennent lorsqu'il y a des fluides.
[12] Je suis d'avis que ces termes des motifs, pris contextuellement, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une erreur de fait ou de droit. Selon moi, le membre de phrase précité exprime bien que la Commission a accepté l'argument de l'opposante non qu'elle l'a considéré comme un élément de preuve. Il est évident en outre que la décision de la Commission ne porte que sur les pompes évacuant les fluides pour que les lieux en demeurent libres, c'est-à-dire aussi secs que possible. L'emploi du mot "humidité" n'altère aucunement cette optique correcte.
[13] La demanderesse soutient également que la Commission a erronément mis l'accent sur la "forme sonore" de la marque STA-DRY au lieu de considérer de façon plus indiquée comment la marque est utilisée, savoir sous les formes "graphique" ou "écrite" mentionnées au paragraphe 12(1) de la Loi. Toutefois, je souscris à l'argument de la défenderesse que la Commission pouvait à bon droit fonder sa conclusion sur l'une quelconque ou sur plusieurs des modalités énoncées à l'alinéa 12(1)b ).
[14] En conséquence, je rejette les arguments de la demanderesse concernant la question de l'erreur.
C. Les arguments relatifs aux nouveaux éléments de preuve
[15] Comme je l'ai déjà mentionné, la demanderesse soutient, dans ses motifs d'appel, qu'il convient d'infirmer la décision de la Commission en raison du dépôt de nouveaux éléments de preuve. Deux ensembles de nouveaux éléments ont été présentés en appel : premièrement, un ensemble compris dans l'affidavit déposé par la demanderesse postérieurement à la décision de la Commission et, deuxièmement, un autre ensemble compris dans une réponse donnée au cours du contre-interrogatoire portant sur un affidavit déposé par la défenderesse postérieurement à la décision de la Commission.
[16] Les nouveaux éléments de preuve sont soumis pour établir que, même si un demandeur ne doit pas pouvoir obtenir un monopole de l'emploi d'un mot qui empêche d'autres membres de la collectivité de s'en servir pour décrire la nature ou la qualité de marchandises8, en l'espèce aucun élément de preuve n'indique que cet objectif soit présent et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de refuser l'enregistrement de la marque de la demanderesse.
[17] La défenderesse conteste intégralement l'admissibilité des nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse.
[18] Le premier ensemble d'éléments de preuve déposés par la demanderesse fait partie d'un affidavit souscrit par un avocat/agent de marques de commerce, et vise à établir certains faits au sujet d'autres marques de commerce et de l'usage de mots; les sources de ces éléments de preuve sont données dans les paragraphes suivants :
| [TRADUCTION] |
| 2. Le 29 juillet et les 11 et 13 août 1998, j'ai effectué diverses recherches dans la base de données des marques de commerce canadiennes au moyen d'un CD-ROM préparé par CD Name Search Corp. Il ressort du matériel promotionnel et du CD-ROM lui-même, et j'ai tout lieu de croire, que dans le cas des recherches que j'ai faites le CD-ROM inclut les demandes d'enregistrement et les enregistrements qui étaient accessibles au public au 29 mai 1998. |
[...]
| 5. Le 29 juillet et le 11 août 1998, j'ai effectué des recherches sur Internet afin de trouver des "pages web" mentionnant les mots "STAYDRY", "STAYDRI", "STAY-DRY" ou "STA-DRY". Des copies conformes de la sortie sur imprimante de parties de diverses "pages web" m'ont été montrées et sont jointes au présent affidavit sous les cotes C1, C2, C3, C4 et C5. |
| 6. J'ai examiné quelques-unes des autres "pages web" repérées au cours de la recherche mais elles n'employaient aucun des mots mentionnés au paragraphe 5 pour décrire des pompes. Une autre recherche a, de fait, été effectuée pour trouver des pages web renfermant l'un quelconque des mots mentionnés au paragraphe 5, employés avec le mot "pompe", mais dans aucune des pages obtenues, l'un de ces mots n'était employé pour décrire des pompes9 |
[19] En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'affidavit, la déclaration constitue du ouï-dire car la source sur CD-ROM de la preuve se rapporte à l'état véritable du registre des marques de commerce. Par conséquent, elle est inadmissible, à moins que la fiabilité de la source ne soit établie ou qu'une exception prévue par la loi ou la common law ne la rende recevable.
[20] Il a été fait état, au cours de l'argumentation orale, que dans les litiges en matière de marque de commerce les avocats spécialisés propriété intellectuelle ont pris l'habitude de prouver l'état du registre au moyen de sources comme le CD-ROM utilisé en l'espèce. Il s'agit manifestement là d'une pratique acceptable si les parties y consentent ou si la norme de preuve applicable est respectée. Or, dans le cas qui nous occupe, l'avocat de la défenderesse revendique expressément l'application du critère d'admissibilité car il ne connaît pas la source utilisée. Puisque la fiabilité de la source n'a pas été démontrée à ma satisfaction et puisque la demanderesse n'a pas établi qu'une exception à la règle du ouï-dire était applicable, je conclus que la preuve relative au CD-ROM est inadmissible.
[21] Quant aux éléments mentionnés aux paragraphes 5 et 6 précités de l'affidavit, ils sont admissibles mais ils prouvent uniquement que les pages trouvées sur le web existent bien et qu'aucune d'elles ne décrit de pompes ainsi que l'affirme le paragraphe 6. J'estime toutefois qu'ils ne prouvent pas l'affirmation voulant qu'il n'y ait pas de concurrence quant à l'emploi des mots STA-DRY relativement à des pompes. Selon moi, il faudrait soumettre un ensemble beaucoup plus détaillé et complet d'éléments de preuve pour qu'une recherche de ce type puisse démontrer une telle affirmation. Par exemple, si le web doit être considéré comme la source à consulter pour obtenir ces renseignements - ce qui peut être faux -, il faudrait à tout le moins savoir avec quel degré de professionnalisme et d'exhaustivité la recherche a été effectuée. Ces renseignements n'ayant pas été soumis en l'espèce, je n'accorde aucun poids aux éléments de preuve.
[22] Relativement au contre-interrogatoire du déposant de la défenderesse, lequel a déclaré qu'en vingt-six ans de travail dans la commercialisation de pompes, il n'avait jamais vu les mots "STA-DRY" mentionnés au sujet de ces appareils, je conclus que cet élément de preuve, bien qu'il indique que l'expression n'est pas utilisée dans le marché, n'est pas suffisant pour prouver l'affirmation faite.
[23] J'estime donc qu'on ne m'a effectivement soumis aucun nouvel élément de preuve justifiant de modifier la décision de la Commission.
D. Conclusion
[24] Puisque la décision de la Commission n'est entachée d'aucune erreur de droit ou de fait et puisque la preuve dont je dispose ne diffère pas de celle qui avait été faite devant la Commission et qu'aucun autre motif justifiant de modifier la décision de la Commission n'a été établi, la demande est rejetée.
[25] Les dépens sont adjugés à la partie ayant obtenu gain de cause, Sta-Rite Industries, Inc.
"Douglas R. Campbell"
Juge
Toronto (Ontario)
29 juin 1999
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| No DU GREFFE : T-1652-98 |
| INTITULÉ : GSW INC. |
- et -
| LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE |
| et |
| STA-RITE INDUSTRIES, INC. |
LIEU DE L'AUDITION : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDITION : LE JEUDI 15 JUIN 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL
EN DATE DU 29 JUIN 1999
COMPARUTIONS :
M. Tony Bortolin pour la demanderesse
M. Micahel E. Charles pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MacBeth & Johnson
Avocats et procureurs
301-133, rue Richmond Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2L7 pour la demanderesse
Bereskin & Parr
Avocats et procureurs
Plaza Scotia
40, rue King Ouest
Bureau 4000
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2 pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 19990629
Dossier: T-1652-98
ENTRE:
GSW INC.,
demanderesse,
- et -
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
et
STA-RITE INDUSTRIES, INC.,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
__________________
1 Dossier de la demande, aux p. 18 et 19.
3 (1982), 60 C.P.R. (2d) 70, à la p. 71 (C.A.F.).
4 (1968), 57 C.P.R. 1 (C.S.C.).
6 43 C.P.R. (3d) 349, à la p. 353 (C.A.F.)
7 Il est bien établi que le juge peut substituer sa décision à celle du registraire pour ces deux motifs. Voir, par exemple, McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3rd) 463, à la p. 471 (C.F. 1re inst.), conf. par (1996), C.P.R. (3rd) 168 (C.A.F.); et Automobile Club de L'Ouest de France (ACO) c. Bridgestone/Firestone, Inc. (1995), 62 C.P.R. (3rd) 154, à la p. 160
8 Voir Aluminium Goods Ltd. v. Registrar of Trade-marks, (1954), 119 C.P.R. 93, à la p. 102 (C. de l'Éch.).