Date : 20000601
Dossier : T-1163-99
ENTRE :
TORONTO.COM
Demanderesse
- et -
RITCHIE SINCLAIR et GARTH COLE
faisant affaire sous la raison sociale FRIENDSHIP ENTERPRISES
Défendeurs
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] La requérante en l"espèce, Toronto.com (la demanderesse), a présenté une requête pour l"obtention d"une injonction interlocutoire interdisant à Ritchie Sinclair et Garth Cole (les défendeurs) :
| (i) d"utiliser, afficher, annoncer ou autoriser un tiers à utiliser, afficher ou annoncer la marque de commerce TORONTO2.com; |
| (ii) d"utiliser, afficher, annoncer ou autoriser un tiers à utiliser, afficher ou annoncer tout autre mot, nom, nom de domaine ou marque semblable à la marque de commerce TORONTO2.com; |
| (iii) d"utiliser, afficher ou annoncer la marque de commerce TORONTO2.COM, ou autoriser un tiers à utiliser, afficher ou annoncer la marque de commerce TORONTO2.COM, de manière à vraisemblablement causer de la confusion avec les marques de commerce de la demanderesse TORONTO.COM et TORONTO.COM ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT T.O. et leurs dessins; |
| (iv) de ne rien faire qui soit susceptible d"entraîner une diminution de l"achalandage attaché aux marques de commerce de la demanderesse; |
| (v) de présenter leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise comme étant les marchandises, les services ou l"entreprise de la demanderesse ou autrement attirer l"attention du public sur leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise de façon à créer ou vraisemblablement créer de la confusion entre leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise et les marchandises, les services ou l"entreprise de la demanderesse; |
| (vi) de copier, publier, capter ou créer des liens vers le contenu du site Web de la demanderesse à l"adresse www.toronto.com ; |
| (vii) d"autrement violer le droit d"auteur de la demanderesse dans les pages de son site Web www.toronto.com . |
[2] Par ordonnance en date du 27 janvier 2000, j"ai rejeté la requête avec motifs à suivre. Voici mes motifs.
[3] La demanderesse est une organisation nommée " Toronto.com ". Il s"agit d"une société en commandite composée de Metroland Printing, Publishing and Distributing Limited, Bell ActiMedia Inc. et City Search Canada Inc. Depuis le 30 mars 1998, la demanderesse opère un site Web nommé " toronto.com " qui fournit un guide des services et attraits de la ville de Toronto.
[4] Les défendeurs, intimés à la présente requête, sont deux individus qui font affaires sous le nom et la raison sociale " Friendship Enterprises ". Les défendeurs ont commencé l"exploitation de leur site Web sous le nom de domaine " toronto2.com à la fin d"avril 1999. Toutefois, même le 14 janvier 2000, date de l"audition de la requête de la demanderesse, le site Web des défendeurs était encore incomplet.
[5] C"est l"existence du site Web des défendeurs qui a conduit la demanderesse à intenter une action contre ceux-ci et à solliciter une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs, Ritchie Sinclair et Garth Cole et al. , d"utiliser, d"afficher et d"annoncer la marque de commerce TORONTO2.COM.
[6] La demanderesse prétend, qu"à son site Web, elle utilise, affiche et annonce les marques de commerce TORONTO.COM et TORONTO.COM ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT T.O. et leurs dessins en liaison avec un guide et un bottin Internet de la ville de Toronto. La demanderesse allègue qu"elle a vendu et continue de vendre des espaces publicitaires sur son site à des tiers.
[7] La demanderesse prétend que du fait de son utilisation généralisée au Canada de la marque de commerce TORONTO.COM, elle a acquis un achalandage considérable attaché à la marque de commerce et a droit, en vertu de la common law, à l"usage exclusif de cette marque de commerce.
[8] Au sujet de son droit d"auteur sur les pages Web, la demanderesse prétend qu"elle détient le droit d"auteur sur les pages Web à l"adresse www.toronto.com . La demanderesse prétend également qu"elle a seule le droit de reproduire ces pages sous quelque forme que ce soit et d"en autoriser la reproduction.
[9] La demanderesse prétend que les défendeurs ont : (1) " capté " quelques pages ou parties de pages Web publiées par la demanderesse à l"adresse www.toronto.com et les ont affichées sur leur site Web www.toronto2.com; et (ii) créé des liens sur leur site Web vers certains des mêmes sites Web pour lesquels la demanderesse a créé des liens sur son site Web.
[10] Au moment du dépôt de la requête, les recherches effectuées par la demanderesse ont confirmé que le site Web des défendeurs ne semblait plus capter le contenu du site Web de la demanderesse. Néanmoins, la demanderesse maintient que rien ne prouve que les parties captées de ses pages Web n"apparaîtront pas à nouveau sur le site Web des défendeurs.
[11] La demanderesse soutient que les activités des défendeurs lui ont causé un préjudice irréparable dont, entre autres, une perte du caractère distinctif de sa marque de commerce TORONTO.COM et une perte de l"achalandage attaché à cette marque. La demanderesse prétend que ce préjudice ne peut pas être compensé par l"octroi de dommages-intérêts. De plus, la demanderesse fait valoir que si une injonction interlocutoire n"est pas accordée, elle continuera à subir ce préjudice.
[12] La règle 373 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit ce qui suit :
| 373. (1) On motion, a judge may grant an interlocutory injunction. (2) Unless a judge orders otherwise, a party bringing a motion for an interlocutory injunction shall undertake to abide by any order concerning damages caused by the granting or extension of the injunction. |
373. (1) Un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête. (2) Sauf ordonnance contraire du juge, la partie qui présente une requête pour l'obtention d'une injonction interlocutoire s'engage à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts découlant de la délivrance ou de la prolongation de l'injonction. |
| (4) A judge may order that any evidence submitted at the hearing of a motion for an interlocutory injunction shall be considered as evidence submitted at the hearing of the proceeding. |
(4) Le juge peut ordonner que la preuve présentée à l'audition de la requête soit considérée comme une preuve présentée à l'instruction de l'instance. |
[13] Un critère en trois étapes est appliqué pour déterminer s"il y a lieu d"accorder une injonction interlocutoire. Ce critère prend en compte l"existence d"une question sérieuse à juger, la possibilité que le requérant subisse un préjudice irréparable en cas de refus du redressement et, enfin, l"appréciation de la prépondérance des inconvénients. (Voir Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. , [1987] 1 R.C.S. 110, et RJR-Macdonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311).
[14] En l"instance, il n"est pas nécessaire de traiter de la question de savoir si la demanderesse a établi l"existence d"une question sérieuse à juger et de la prépondérance des inconvénients puisque la demanderesse n"a pas établi qu"elle subira un préjudice irréparable.
Préjudice irréparable
[15] Dans les arrêts Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.1, Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.2, et Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey3, la Cour d"appel fédérale a clairement établi que, pour qu"une requête en injonction interlocutoire soit accueillie, le requérant doit clairement établir qu"il subira un préjudice irréparable. Cette preuve ne peut pas être fondée sur de simples conjonctures.
[16] De plus, l"arrêt Centre Ice Ltd. , précité, exige que la preuve établisse que le requérant subira effectivement un préjudice irréparable. Il ne suffit pas d"établir la vraisemblance du préjudice irréparable.
[17] Un préjudice irréparable est un préjudice qui ne peut être quantifié monétairement et fait référence à la nature du préjudice et non à son étendue. (Voir : RJR-Macdonald Inc., précité4.)
[18] Lorsque la validité de la marque de commerce est en cause, même s"il y a violation de la marque, cela peut à nouveau ne pas constituer un préjudice irréparable. Par exemple, dans l"arrêt Syntex , précité, le juge Heald a écrit :
| À mon avis, une décision au fond qui nécessite des preuves et témoignages considérables sur des points litigieux touchant à la question cruciale de la validité de la marque ne saurait être rendue au stade de l"injonction interlocutoire. En pareil état de la cause, la conclusion que la simple violation du droit du propriétaire à l"emploi exclusif constitue un préjudice irréparable est plutôt paradoxale puisque c"est " ce droit du propriétaire " lui-même qui est en cause. La juridiction qui décide, par voie d"injonction interlocutoire, qu"un plaignant a des " droits de propriété sur une marque de commerce ", décide de ce fait du litige qui doit être tranché au procès. À mon avis, pareille décision ne doit pas être rendue au stade de l"injonction interlocutoire où, comme en l"espèce, la question de validité est vigoureusement disputée par les deux parties 5. |
[19] Qui plus est, le tribunal ne peut, à partir de la preuve de confusion, conclure à l"existence d"une perte d"achalandage ou de réputation. Pour obtenir une injonction interlocutoire, la partie qui en fait la demande doit produire une preuve concrète de préjudice irréparable. Par exemple, dans l"arrêt Nature Co. , précité, le juge Stone a indiqué :
| Alors que, comme l"a dit le juge saisi de la requête, la preuve tendait à établir une certaine confusion, les éléments de preuve n"allaient pas jusqu"à montrer, à mon avis, que la confusion causerait un préjudice irréparable à l"intimée. Si je comprends bien, le juge a pu tirer cette conclusion en posant que ce qu"il a considéré comme une perte du caractère distinctif de la marque de l"intimée se produirait si l"on ne mettait pas un frein à cette confusion. Cette dernière conclusion, semble-t-il, était elle-même subordonnée à l"hypothèse voulant que cette marque de commerce contestée doive être présumée valide pour trancher la question du préjudice irréparable6. |
[20] De même, le juge Tremblay-Lamer dans Caterpillar Inc. c. Chaussures Mario Moda Ltd.7 a énoncé le même principe que celui énoncé dans Nature Co., précité, lorsqu"elle a précisé que l"arrêt Centre Ice , précité, devrait être interprété de telle sorte que :
| [ . . . ] la Cour ne puisse conclure, à partir de la preuve de confusion, à une perte d"achalandage ou à une atteinte à la réputation. Le préjudice irréparable doit être prouvé8. |
Application à la présente requête
[21] Les défendeurs prétendent que la demanderesse a simplement affirmé la vraisemblance de confusion sans en apporter aucune preuve. Les défendeurs ont également fait valoir que la demanderesse n"a offert aucune preuve réelle de perte d"achalandage ou de réputation.
[22] Je suis d"accord avec les défendeurs. Je ne peux trouver dans la preuve aucun élément, qui ne soit pas de nature spéculative, établissant que la demanderesse subira un préjudice irréparable.
[23] Le seul élément de preuve soumis à l"appui de la prétention voulant que la demanderesse subira un préjudice irréparable est l"affidavit de George Jewell et les pièces qui y sont jointes. Les sections pertinentes de son affidavit se lisent comme suit :
| [TRADUCTION[ 40. Au moyen des activités reprochées, les défendeurs ont causé et continueront de causer un préjudice irréparable à la demanderesse, entre autres, en : |
| a) portant atteinte à la réputation, à la notoriété du nom commercial et à la loyauté des utilisateurs ou des consommateurs que la demanderesse a acquises et continue d"acquérir en liaison avec son site Web Toronto.com et ses marques de commerce; |
| b) portant atteinte à la capacité de la demanderesse d"attirer des annonceurs qui paient pour avoir leurs produits, leurs services et leurs entreprises annoncés sur le site Web de la demanderesse en liaison avec la marque Toronto.com; |
| c) portant atteinte à la relation commerciale qui existe entre la demanderesse et ses annonceurs (par exemple, à cause de l"alinéa a)); de telle sorte que les annonceurs n"annonceront plus sur le site Web ou voudront acheter de l"espace publicitaire à un tarif réduit; |
| d) causant la perte ou la diminution, à cause des faits mentionnés aux alinéas a) à c) de la seule source de revenu de la demanderesse, et de la valeur significative de son nom commercial Internet; |
| e) incitant des tiers à fournir des services Internet empiétant sur les marques de commerce de la demanderesse et en faisant passer leurs marchandises, leurs services et leurs entreprises pour celle de la demanderesse. Étant la rapidité à laquelle le monde Internet se développe, il est raisonnable pour la demanderesse de craindre que des tiers soit tentés de suivre l"exemple des défendeurs si ceux-ci ne sont pas empêchés d"utiliser la marque de commerce et le nom de domaine Toronto2.com et de copier et de capter le contenu du site Web de la demanderesse; |
| f) diminuant la valeur de l"achalandage attaché aux marques de commerce; |
| g) diminuant le caractère distinctif des marques de commerce; |
| h) encourageant des tiers à s"adonner à des activités qui tendraient à banaliser le caractère distinctif de la marque de commerce Toronto.com et le nom de domaine de la demanderesse. |
| 41. La perte du caractère distinctif que les marques de la demanderesse subissent et continueront de subir à cause de l"utilisation que les défendeurs font de " Toronto2.com " ne peut pas être adéquatement compensée par l"octroi de dommages-intérêts sur le fond. Le montant des pertes n"est pas quantifiable en raison de la nature même de ce qui est perdu, à savoir le caractère distinctif. |
| 42. La demanderesse a fait d"énormes investissements en temps, argent et effort pour créer, exploiter et annoncer son site Web en liaison avec ses marques de commerce au Canada. Elle a supporté des dépenses d"opération importantes, comprenant les coûts initiaux d"élaboration et de mise en marche du site et les coûts permanents liés à la création de nouvelles pages pour le site Web et au contenu, ainsi que les coûts généraux de maintien du site. |
| 43. La demanderesse n"est informée d"aucun investissement fait par les défendeurs pour la promotion de la marque de commerce Toronto2.com sur leur site Web ou ailleurs au Canada. Les défendeurs se sont injustement enrichis grâce à leurs activités condamnables et illégales et continuent de le faire. Ils ont, entre autres, évité de faire des investissements en temps, effort et argent qui seraient requis pour la création, le démarrage et le maintien d"un site Web ayant un contenu ou des pages Web qu"ils auraient eux-mêmes créé ou qu"ils exploiteraient sous licence. Ils ont également éviter de faire des investissements en temps, effort et argent qu"ils auraient dû faire pour développer un nom commercial Internet de valeur, faire la promotion de leur site auprès d"annonceurs potentiels et générer un revenu de la vente d"espaces publicitaires à ces annonceurs. Les défendeurs bénéficient simplement sans contrepartie des investissements et de l"achalandage de la demanderesse. |
| 44. La demanderesse ne sait pas si les défendeurs ont suffisamment d"actifs pour satisfaire à un jugement que cette Cour pourrait rendre en sa faveur dans la mesure où les dommages-intérêts et les profits peuvent être établis. |
[24] M. Jewell n"a indiqué aucun élément de preuve qui permettrait à la Cour de conclure qu"un dommage irréparable se produira si l"injonction interlocutoire n"est pas obtenue. Les pièces jointes à l"affidavit de M. Jewell n"établissent pas que www.toronto.com enregistre ou enregistrera une perte de réputation, de notoriété de son nom commercial ou de loyauté de ses consommateurs, pas plus qu"elles ne prouvent que www.toronto.com perd la capacité d"attirer des annonceurs. De même, il n"y a aucune preuve de la diminution de la valeur de l"achalandage.
[25] Comme l"a dit le juge Tremblay-Lamer dans la décision Man and his Home Ltd. (faisant affaire sous la raison sociale Alarme Sentinelle) c. Mansoor Electronics Ltd.9, " la simple allégation du demandeur que les activités du défendeur lui ont causé un préjudice irréparable est, à mon avis, insuffisante "10.
[26] Bien que l"incapacité de payer des dommages puisse en fin de compte constituer un préjudice irréparable, en l"instance la demanderesse n"a pas établi, suivant l"ensemble de la preuve soumise, qu"elle subira un préjudice irréparable. Sans preuve de préjudice, il m"est impossible de conclure que le préjudice est irréparable du seul fait que les défendeurs peuvent être sans le sou. Ainsi, il n"est pas nécessaire de traiter des dommages-intérêts car la demanderesse n"a pas présenté une preuve claire et affirmative d"un préjudice irréparable.
[27] J"ai déjà rendu une ordonnance rejetant la requête en injonction interlocutoire et ce qui précède constitue mes motifs. Toutefois, à ce stade-ci, j"ordonne aux défendeurs de tenir des comptes relativement à toutes les activités liées à leur site Web jusqu"à jugement final dans la présente affaire.
[28] Les dépens suivront le sort de la cause.
| "E. Heneghan" |
| J.F.C.C. |
OTTAWA (Ontario)
1er juin 2000
Traduction certifiée conforme
_________________________
Daniel Dupras, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| DOSSIER : T-1163-99 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : TORONTO.COM c. RITCHIE SINCLAIR ET AL |
| LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
| DATE DE L"AUDIENCE : 14 JANVIER 2000 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
| RENDUS PAR : JUGE HENGHAN |
| EN DATE DU : 1 ER JUIN 2000 |
ONT COMPARU
DOUGLAS N. DEETH ET
| DIANE M. LaCALAMITA POUR LA DEMANDERESSE |
| ZAK A, MUSCOVITCH POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DEETH WILLIAMS WALL
| TORONTO (ONTARIO) POUR LA DEMANDERESSE |
NEINSTEIN & ASSOCIÉS
| TORONTO (ONTARIO) POUR LES DÉFENDEURS |
__________________
1(1991), 36 C.P.R. (3d) 129, aux pages 133 à 138 (C.A.F.).
2(1992), 41 C.P.R. (3d) 359, aux pages 366 à 368 (C.A.F.).
3(1994), 53 C.P.R. (3d) 34, aux pages 52 à 54 (C.A.F.).
4[1994] 1 R.C.S. 311, à la page 315.
7(1995), 62 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1re inst.).
9[1996] J.C.F. n. 1558, T-2097-96 (28 novembre 1996) (C.F. 1re inst.).