Date : 20040325
Dossier : T-2115-02
Référence : 2004 CF 448
Ottawa (Ontario), le 25 mars 2004
En présence de : monsieur le juge James Russell
ENTRE :
UVEX TOKO CANADA LTD.
demanderesse
et
PERFORMANCE APPAREL CORP.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande présentée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée (la Loi), par Uvex Toko Canada Ltd. (la demanderesse) en appel d'une décision du registraire des marques de commerce rendue par l'agente d'audience principale D. Savard (le registraire) le 17 octobre 2002 (la décision), qui a accueilli la demande de Performance Apparel Corp. (la défenderesse) en vue d'obtenir la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce n ° 354,471 (l'enregistrement) en vertu de l'article 45 de la Loi.
[2] La demanderesse demande à la Cour d'annuler la décision du registraire radiant l'enregistrement, de rejeter la demande de la défenderesse en vertu de l'article 45 de la Loi et d'adjuger les dépens à la demanderesse.
LE CONTEXTE DE LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE
[3] Le 28 juillet 2000, à la demande de la défenderesse, le registraire des marques de commerce a donné à la demanderesse un avis en vertu de l'article 45 (l'avis), lui enjoignant d'établir l'emploi de sa marque de commerce HOT CHILLY'S (la marque de commerce) au Canada au cours de la période allant du 27 juillet 1997 au 27 juillet 2000 (la période pertinente).
[4] En réponse à l'avis, la demanderesse a déposé l'affidavit non fait sous serment de M. Doug Wilson, président de la société demanderesse.
[5] Par décision de D. Savard, agente d'audience principale à la division de l'article 45 agissant au nom du registraire, l'enregistrement a été déclaré radié, le registraire ayant conclu que l'affidavit non fait sous serment de M. Wilson n'était pas recevable en preuve dans le cadre de la procédure visée à l'article 45.
[6] Le registraire a également décidé que la preuve de ventes de [traduction] « bretelles HANGUP » et de [traduction] « capuchons HOT » pendant la période pertinente n'était pas claire, du fait que les factures relatives à ces marchandises étaient postérieures à la période pertinente.
[7] S'agissant des autres marchandises énumérées dans l'enregistrement, le registraire a conclu que la preuve était nettement insuffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce pendant la période pertinente. En outre, absolument aucun élément de preuve n'a été produit à l'égard des services. Le registraire a donc convenu que les services devaient être supprimés de l'enregistrement.
[8] Cependant, le registraire a tiré certaines conclusions de fait qui sont utiles pour la présente demande. À la page 3 de sa décision, le registraire a conclu :
[traduction] Si le document [l'affidavit de Doug Wilson] avait été jugé recevable, j'aurais conclu que l'emploi de la marque de commerce avait été établi pour la période pertinente en liaison exclusivement avec les marchandises « vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements » . S'agissant de ces marchandises, j'aurais conclu que les factures portant des dates se situant dans la période pertinente démontraient des ventes de ces marchandises. J'aurais également conclu que la preuve suffisait pour me permettre de conclure qu'au moment du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce la marque de commerce HOT CHILLY'S figurait sur l'emballage de ces marchandises. À cet égard, j'aurais été persuadée qu'on pouvait établir une corrélation entre les désignations apparaissant sur certains emballages fournis comme pièce A et la désignation figurant sur des factures portant des dates se situant dans la période pertinente. Par exemple, sur la facture datée du « 29 septembre 1997 » , l'article « BOYS SOLARMX PANT NAVY » semblait correspondre à l'article vendu sous l'emballage portant les mots « "Boys" HOT CHILLY'S underwear with SOLARMAXTM » . Me fondant sur la preuve produite, j'aurais estimé raisonnable de conclure que le terme « pant » [pantalon] sur la facture faisait référence à « long underwear » [sous-vêtement long]. La facture datée du « 9 septembre 1997 » renvoie à l'article « L'IL CHILLY'S NAVY YTH 3-5 » et un emballage fait mention de « L'IL CHILLY'S Thermal socks for youth, size 3-5 » et porte clairement la marque de commerce « HOT CHILLY'S » .
[9] Par la voie d'une demande d'appel, la demanderesse a déposé un affidavit fait sous serment de M. Doug Wilson, en date du 14 janvier 2003 (l'affidavit), qui reprenait les éléments de preuve présentés au registraire et ajoutait des éléments de preuve supplémentaires relatifs à l'emploi de la marque de commerce dans la période pertinente, non seulement en liaison avec des [traduction] « chaussettes et sous-vêtements » , comme l'avait conclu le registraire, mais également en liaison avec les marchandises suivantes: [traduction] « pantalons, bretelles, cache-cols, écharpes, bonnets (tissés et tricotés), cols roulés, vestes et chemises. »
[10] La demanderesse soutient avoir présenté en appel de nouveaux éléments de preuve significatifs et importants. M. Wilson a été contre-interrogé par la défenderesse au sujet de son affidavit.
LA LOI APPLICABLE
[11] Le paragraphe 45(1) de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce qui reçoit un avis du registraire doit fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
[12] Selon le paragraphe 45(3) de la Loi, lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce n'a pas été employée au Canada et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est radié ou modifié en conséquence.
[13] L'article 2 de la Loi définit l' « emploi » ou « usage » d'une marque de commerce comme « tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services » . Le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit :
| 4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. |
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4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred. |
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[14] En vertu de l'article 56 de la Loi, un appel de toute décision rendue par le registraire peut être interjeté à la Cour fédérale.
LES QUESTIONS SOULEVÉES
Quelle est la norme de contrôle applicable à une décision du registraire?
La demanderesse a-t-elle établi l'emploi au Canada de la marque de commerce HOT CHILLY'S portant le numéro d'enregistrement LMC354,471 au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises suivantes : chaussettes, sous-vêtements, pantalons, bretelles, cache-cols, écharpes, bonnets (tissés et tricotés), cols roulés, vestes et chemises (les autres marchandises)?
L'ARGUMENTATION
La demanderesse
La norme de contrôle
[1] La demanderesse soutient que la norme de contrôle applicable dans un appel interjeté contre une décision du registraire est que la Cour ne doit pas modifier cette décision à moins qu'elle conclue que le registraire n'a pas interprété de façon appropriée les faits dont il était saisi ou ne les a pas examinés ou encore que des éléments de preuve nouveaux importants et substantiels soient produits devant la Cour (Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd. (1999), 87 C.P.R. (3d) 307, à la page 313 (C.F. 1re inst.)).
[2] La demanderesse fait valoir que, en l'espèce, de nouveaux éléments de preuve importants et substantiels qui n'avaient pas été produits devant le registraire l'ont été devant la Cour et que la Cour devrait reprendre l'affaire de novo.
L'emploi
[3] La demanderesse prétend que l'affidavit établit l'emploi de la marque de commerce sur les autres marchandises ou en liaison avec elles au cours de la période pertinente.
[4] L'affidavit indique que la marque de commerce a été enregistrée le 14 avril 1989. L'enregistrement était fondé sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le 20 février 1989 en liaison avec des vêtements et des accessoires du vêtement. L'affidavit indique également qu'à la date de l'avis prévu à l'article 45 (le 28 juillet 2000) et au cours de la période pertinente, la demanderesse employait la marque de commerce en liaison avec des vêtements au Canada sur les marchandises elles-mêmes et/ou sur leur emballage ainsi que dans les documents promotionnels et dans la publicité. Les vêtements qui portaient la marque de commerce au cours de la période pertinente étaient des pantalons, des chaussettes, des sous-vêtements, des bretelles, des cache-cols, des écharpes, des bonnets (tissés ou tricotés), des cols roulés, des vestes et des chemises.
[5] Comme pièces afférentes à l'affidavit, la demanderesse a présenté des emballages et étiquettes représentatifs ainsi que des publicités et des factures de détaillants représentatives indiquant l'emploi de la marque de commerce.
[6] La demanderesse soutient que, dans le cadre de la procédure de l'article 45, le critère de preuve d'emploi est très peu sévère (Woods Canada Ltd. c. Lang Michener et al. (1996), 71 C.P.R. (3d) 477, à la page 480 (C.F. 1re inst.), Barrigar & Oyen c. Registraire des marques de commerce et al. (1994), 54 C.P.R. (3d) 509, à la page 511 (C.F. 1re inst.) et Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56, à la page 57 (C.F. 1re inst.).
La défenderesse
La norme de contrôle
[7] Aucun élément de preuve n'ayant été présenté au registraire, la défenderesse convient que des éléments de preuve nouveaux ont été produits en appel et qu'ils auraient influé de façon importante sur la décision. Elle fait valoir, par conséquent, que la norme de contrôle doit être celle de la décision correcte (Brasseries Molson, Société en nom collectif c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.)).
L'emploi
Les exigences en matière de preuve
[8] La défenderesse soutient que la nature et le but de la preuve exigée à l'article 45 ont été exposés par le juge Thurlow de la Cour fédérale dans l'arrêt Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d), 62 à la page 66 (C.A.F.).
[9] La défenderesse fait valoir que la preuve doit établir clairement l'emploi de la marque par le titulaire de l'enregistrement à l'égard de chacune des marchandises et/ou de chacun des services. Spécifiquement, pour éviter le recours inadmissible à un « emploi symbolique » , il incombe au propriétaire de la marque de commerce d'établir comment, quand et où la marque a été employée (Empire Clothing Manufacturing Co. c. Registraire des marques de commerce et al. (1982), 67 C.P.R. (2d) 180, à la page 185 (C.F. 1re inst.)).
L'emploi dans la pratique normale du commerce
[10] La défenderesse soutient que pour établir l'emploi d'une marque dans la pratique normale du commerce, le propriétaire doit, comme condition préalable, fournir des éléments de preuve qui établissent ce qui constitue la pratique normale de son commerce. Le registraire ne peut faire d'hypothèses ou être réputé informé sur la nature du commerce du propriétaire de toute marque de commerce ni sur les pratiques et l'expérience relatives à la pratique normale du commerce du propriétaire de la marque (S.C. Johnson & Son, Inc. c. Registraire des marques de commerce (1981), 55 C.P.R. (2d) 34, à la page 37 (C.F. 1re inst.).
[11] La défenderesse note que la présence du mot « commerce » dans la condition préalable est cruciale :
[traduction] Le mot « commerce » dans l'expression « pratique normale du commerce » est très important et, à mon avis, suppose une forme de paiement ou d'échange pour les marchandises fournies ou suppose à tout le moins que le transfert des marchandises fait partie d'une opération sur les marchandises effectuée dans le but de créer de l'achalandage et de retirer des profits des marchandises portant la marque.
Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd. (1993), 52 C.P.R. (3d) 284 (agente d'audience principale) à la page 287.
Les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi
[12] Les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi s'entendent de « circonstances inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles » . (Sim & McBurney c. Belvedere International Inc. (1993), 53 C.P.R. (3d) 522, à la page 523 (C.F. 1re inst.)).
[13] La défenderesse fait valoir que, dans l'appréciation de l'existence de circonstances spéciales, trois facteurs doivent être pris en compte : 1) la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce; 2) si le défaut d'emploi par le propriétaire s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; et 3) si la preuve autorise à conclure que le titulaire de l'enregistrement a réellement l'intention de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai (Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.))
[14] L'intention de reprendre l'emploi dans un bref délai doit être « établie par des éléments factuels comme des bons de commande ou, à tout le moins, une date certaine de reprise » (Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. MacRae & Co. (1993), 46 C.P.R. (3d) 417, à la page 421 (C.F. 1re inst.)).
Le fardeau de la preuve à l'égard de l'emploi par la demanderesse
[15] Selon l'argumentation de la défenderesse, la demanderesse a concédé que l'affidavit n'établit l'emploi de la marque de commerce qu'en liaison avec les autres marchandises et que l'enregistrement devrait être modifié en conséquence de façon à radier toutes les marchandises additionnelles et les services.
[16] La défenderesse fait valoir que, dans la présente instance, la demanderesse doit établir qu'elle a employé la marque de commerce à un moment quelconque au cours de la période pertinente en liaison avec les autres marchandises.
[17] La défenderesse dit que pour maintenir l'enregistrement à l'égard des autres marchandises, la Cour doit être en mesure, d'après la preuve par affidavit, de tirer les conclusions suivantes :
a) la marque de commerce, sous la forme de l'enregistrement, a été employée au Canada,
b) par la demanderesse dans la pratique normale du commerce,
c) à l'égard de chacune des autres marchandises,
d) à un moment quelconque au cours de la période pertinente, ou à défaut d'emploi pendant cette période, la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
La preuve d'emploi produite
[18] La défenderesse prétend que la preuve produite par la demanderesse ne justifie pas le maintien de l'enregistrement à l'égard des pantalons, des cache-cols, des écharpes, des bonnets tissés, des cols roulés, des vestes et des chemises.
Les pantalons
[19] Selon la défenderesse, les seuls « pantalons » potentiels qui figurent sur les factures sont désignés « MTF PANT » [pantalon MTF] et « SOLARMX PANT » [pantalon SOLARMX]. La facture portant le numéro 00064964, du 29 septembre 2000, qui renvoie à un « SPORT PANT » [pantalon sport], porte une date en dehors de la période pertinente et doit donc être rejetée. La facture portant le numéro 00027404 n'établit pas de ventes du « MTF PANT » [pantalon MTF], du fait que la quantité expédiée inscrite est « 0 » , ce qui indique que ces produits n'ont jamais été expédiés ni vendus, comme l'a confirmé M. Wilson dans son contre-interrogatoire.
[20] La défenderesse note que le « SOLARMX PANT » , aussi appelé vêtement SOLARMAX, concerne un sous-vêtement long ou thermique, qui se porte comme dessous, et non un véritable « pantalon » , qui se porte seul. Elle note aussi que la demanderesse s'appuie sur un seul vêtement, le « SOLARMX PANT » , pour tout élément de preuve d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des bas de sous-vêtements et des pantalons. La demanderesse ne présente aucun élément de preuve de ventes d'autres pantalons ou bas de sous-vêtements. La défenderesse fait valoir qu'aucune des factures jointes à l'affidavit n'établit de vente d'aucun de ces sous-vêtements thermiques au cours de la période pertinente.
[21] La défenderesse soutient qu'au vu du vêtement SOLARMAX représenté à la pièce 1 du contre-interrogatoire de M. Wilson, il est manifeste que ce vêtement ne peut être désigné que comme un sous-vêtement long et non comme un pantalon. Un tel vêtement ne se porterait pas seul comme un pantalon. La défenderesse fait valoir que la demanderesse ne peut prétendre avoir employé la marque de commerce en liaison avec des pantalons et des sous-vêtements tout en renvoyant au même vêtement. Elle soutient aussi que ce que la demanderesse désigne comme des [traduction] « pantalons Solarmax » dans l'affidavit ne se vend que comme sous-vêtement, et non comme des « pantalons » .
[22] Par conséquent, la défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas établi l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des pantalons. Les « pantalons » devraient donc être supprimés de l'enregistrement.
Les cols roulés, les vestes et les chemises
[23] La défenderesse soutient que les seuls « hauts » mentionnés dans les factures présentées par la demanderesse sont désignés « SOLARMX TOP » [haut SOLARMX]. Comme dans le cas du « MTF PANT » , le « FLEECE SNB TAILTOP » qui figure sur la facture portant le numéro 00027404, datée du 29 septembre 1997, n'a jamais été expédié et il n'y a donc aucun élément de preuve qu'il ait jamais été vendu. La facture sous le numéro 00064964, du 29 septembre 2000, qui renvoie à un « SPORT CREW » , porte une date en dehors de la période pertinente et doit de ce fait être rejetée.
[24] La défenderesse soutient que la demanderesse n'a produit aucune preuve d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des cols roulés et des vestes. Tous les hauts mentionnés dans les trois factures pertinentes de la demanderesse sont des hauts à encolure montante, et non des vestes ou des cols roulés.
[25] S'agissant du haut à encolure montante et du haut à encolure ras du cou, la défenderesse affirme que M. Wilson a expliqué lors de son contre-interrogatoire qu'il s'agissait de la même chose. Elle dit que, comme dans le cas des « pantalons » , le vêtement à encolure montante que la demanderesse cherche à désigner comme une « chemise » est en réalité un sous-vêtement thermique long et non une chemise.
[26] La défenderesse fait également valoir que M. Wilson a reconnu que le produit désigné « SOLARMAX [Base Layer] Men's Crew Neck Top » [haut à encolure montante pour hommes SOLARMAX (dessous)] était représentatif des hauts à encolure montante SOLARMAX mentionnés sur les factures de la pièce C jointe à l'affidavit, et il a admis aussi qu'il serait juste de le désigner comme sous-vêtement.
[27] La défenderesse soutient qu'il est manifeste, au vu du haut SOLARMAX, qu'il s'agit d'un sous-vêtement long ou thermique, et non d'une chemise. Ce haut ne serait pas porté de la même manière qu'une chemise. La défenderesse fait valoir que ce vêtement n'entre pas dans le sens courant de « chemise » et qu'il n'y a aucun recoupement entre les sens courants des mots « chemise » et « sous-vêtement » .
[28] La défenderesse soutient que la demanderesse s'appuie sur un seul vêtement, le « SOLARMX TOP » , comme unique élément de preuve d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des hauts de sous-vêtements et des chemises. Les factures établissent que ce produit était le seul vêtement de chacune des catégories vendu au cours de la période pertinente. La défenderesse fait valoir que le SOLARMAX TOP est à l'évidence un sous-vêtement. Par conséquent, elle soutient que la demanderesse n'a pas fourni d'élément de preuve d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « chemises » et que ces marchandises devraient être supprimées de l'enregistrement.
Les cache-cols et les bonnets tissés
[29] La défenderesse fait valoir que le seul article de « bonneterie » pour lequel la demanderesse a produit des éléments de preuve attestant des ventes, et donc l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce, est le « HOT HOOD » [capuchon HOT].
[30] La défenderesse note que dans l'affidavit, M. Wilson déclare que [traduction] « le "hot hood" HOT CHILLY'S est une combinaison du cache-col et du bonnet tissé ou tricoté en raison de sa conception unique de passe-montagne » . Par conséquent, la demanderesse cherche à qualifier le même vêtement, soit le « HOT HOOD » , comme trois des marchandises énumérées dans l'enregistrement : le cache-col, le bonnet tissé et le bonnet tricoté.
[31] La défenderesse soutient que le vêtement dit HOT HOOD ne peut être classé à la fois comme bonnet tissé et bonnet tricoté, qu'il doit être l'un ou l'autre. Elle fait valoir qu'il s'agit manifestement d'un vêtement tricoté. Elle note que, contre-interrogé sur la question de savoir si le HOT HOOD était un bonnet tissé ou tricoté, M. Wilson a répondu [traduction] « pas nécessairement » . Cette déclaration ambiguë pour caractériser les marchandises doit, selon la défenderesse, s'interpréter contre la demanderesse, du fait que le fardeau de la preuve prévu sous le régime de l'article 45 de la Loi incombe à la demanderesse, laquelle doit présenter des éléments de preuve clairs à l'égard de l'emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises.
[32] La défenderesse soutient que le HOT HOOD est conçu comme un bonnet et non comme un cache-col. Par conséquent, elle dit que la demanderesse n'a pas fourni de preuve évidente de l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les cache-cols et que ces marchandises devraient donc être supprimées de l'enregistrement.
Les écharpes
[33] La défenderesse soutient qu'à l'égard des « écharpes » , la demanderesse n'a, hormis une simple affirmation dans l'affidavit, présenté aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des écharpes. Aucune des factures ou des photographies d'emballage jointes à l'affidavit ne fait référence à des écharpes. Par conséquent, ces marchandises devraient être supprimées de l'enregistrement.
Conclusion
[34] La défenderesse soutient que les éléments de preuve produits dans l'affidavit ne sont que de simples déclarations, non étayées et ambiguës, portant que la marque de commerce a été employée par la demanderesse en liaison avec des pantalons, des cache-cols, des écharpes, des bonnets tissés, des cols roulés, des vestes et des chemises. Il n'y a aucun autre élément de preuve d'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises au cours de la période pertinente.
[35] La défenderesse signale également que la demanderesse n'a pas établi de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises.
[36] Par conséquent, la défenderesse soutient que, parmi les autres marchandises, les suivantes doivent être supprimées de l'enregistrement : les pantalons, les cache-cols, les écharpes, les bonnets tissés, les cols roulé, les vestes et les chemises. La défenderesse concède qu'il existe une preuve suffisante à l'appui de l'enregistrement à l'égard des sous-vêtements, des bretelles, des bonnets tricotés et des chaussettes.
ANALYSE
[37] Comme une abondante jurisprudence l'a clairement établi, l'objet de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce est d'assurer une procédure sommaire qui permet de radier du registre les marques tombées en désuétude. Voir, par exemple, la décision Woods Canada, précitée, à la page 480. Il est clair également que l'article 45 ne vise pas à être une procédure contradictoire comme celle qui est prévue à l'article 57 de la Loi. Comme l'a dit le juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, à la page 412 :
L'article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l'art. 57. Le fait que l'auteur d'une demande fondée sur l'art. 45 ne soit même pas tenu d'avoir un intérêt dans l'affaire (en l'espèce, la société intimée est un cabinet d'avocats) en dit long sur la nature publique des intérêts que l'article vise à protéger.
[38] Il a également été répété qu'en corollaire de ces principes fondamentaux, un critère d'emploi relativement peu exigeant devrait suffire à convaincre le registraire (et en l'espèce, la Cour). Voir, par exemple, Baume & Mercier S.A. c. Les Importations Cercle Ltée (1985), 4 C.P.R. (3d) 96 (C.F. 1re inst.); Barrigar & Oyen c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 54 C.P.R. (3d) 509 (C.F. 1re inst.).
[39] Mais qu'entend-on par un « critère d'emploi relativement peu exigeant » ? Là est la question, du moins en ce qui concerne la présente affaire.
[40] Dans la décision Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56, le juge Mahoney, à la page 57, a estimé qu'il « était absolument injustifiable de demander au propriétaire d'une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l'emploi qu'il fait de sa marque de commerce, lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe » . Cela signifie, pour citer de nouveau le juge Mahoney dans la décision Union Electric, précitée, que c'est « l'emploi qui doit être indiqué, et non un exemple de tous les emplois » :
Il est indubitable que le genre de preuve nécessaire pour « indiquer » l'emploi d'une marque de commerce au Canada variera d'une affaire à l'autre, en partie selon la nature du commerce du propriétaire inscrit, qu'il s'agisse, par exemple, d'un manufacturier, d'un détaillant ou d'un importateur, et selon ses pratiques commerciales. Il est possible que l'intimé puisse exiger en certains cas le genre de preuves qu'il souhaitait trouver en l'espèce; toutefois, en l'espèce, il a fait erreur en rejetant la preuve qui lui était soumise au motif qu'elle était insuffisante et manquait de précision [page 60].
[41] La demanderesse soutient que l'affidavit de M. Wilson excède largement ce qui a été admis comme preuve suffisante d'emploi dans la décision Union Electric, précitée.
[42] Les mêmes principes ont été appliqués dans des décisions plus récentes. Voir, par exemple, la décision Re : Climatique International Inc., [1999] C.O.M.C. n ° 153, et la décision McCarthy Tétrault c. Hilary's Distribution Ltd. 67 C.P.R. (3d) 279, où l'agente d'audience principale a déclaré à la page 284 :
[traduction] Dans le cas où l'enregistrement visait une longue liste de marchandises, en l'occurrence dans l'affaire Saks and Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49, 22 C.I.P.R. 146, 25 F.T.R. 65 (1re inst.), la Cour a été persuadée que dans la mesure où les marchandises sont correctement classées par catégorie dans l'enregistrement, il n'est pas exigé de preuve documentaire à l'égard de chaque article d'une catégorie; toutefois, il semble que l'affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises et doit fournir suffisamment de faits pour autoriser le registraire à conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises.
[43] Par ailleurs, la défenderesse a raison de citer le juge en chef Thurlow, qui, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, écrivait dans l'arrêt Plough (Canada) Ltd., précité, à la page 66 :
Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni auregistraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant » , et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à -dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression « marque de commerce » à l'article 2 et de l'expression « emploi » à l'article 4. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date oùelle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3).
[44] De cette jurisprudence et de ces énoncés de principes fondamentaux, quel principe tirer qui s'applique en l'espèce? Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort » . Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.
[45] Si l'on examine maintenant les divers articles vestimentaires qui demeurent litigieux en l'espèce, nous disposons des éléments de preuve suivants :
Les pantalons
S'agissant des pantalons, M. Wilson dit dans son affidavit (au paragraphe 4) que la société a employé la marque de commerce sur les [traduction] « marchandises elles-mêmes et/ou sur leur emballage ainsi que dans les documents promotionnels et dans la publicité » . Il nous dit également (au paragraphe 9) que les [traduction] « pantalons sont vendus et portés comme "sous-vêtements" ou dessous » . Puis, il fournit ensuite des emballages représentatifs [traduction] « du genre d'emballage utilisé par ma société en liaison avec les vêtements et accessoires vestimentaires énumérés au paragraphe 4 du présent affidavit et vendus au Canada dans la période visée » . Ces articles comprennent des pantalons.
Il joint également (au paragraphe 5) [traduction] « d'autres emballages courants représentatifs du produit de marque HOT CHILLY'S de ma société, qui sont typiques du mode d'emploi fait par mon client (sic) de la marque de commerce HOT CHILLY'S au Canada dans les cinq ou six dernières années au moins » .
Il joint aussi un [traduction] « échantillon représentatif de la publicité des produits HOT CHILLY'S au Canada, qui est typique du mode de promotion des produits HOT CHILLY'S visés au paragraphe 4 [qui comprennent des pantalons] de ma société au Canada au cours de la période visée » .
Il produit également [traduction] « des factures représentatives tirées des livres de ma société à des détaillants au Canada des produits et accessoires HOT CHILLY'S au cours de la période visée » ... et il dit que [traduction] « chacun des produit mentionnés sur les factures, sauf l'article n ° ST12 de la facture n ° 58515, portait la marque de commerce HOT CHILLY'S sur l'emballage et l'étiquette au moment de la livraison au détaillant pour la revente au cours de la période au Canada » .
S'agissant maintenant de l'emballage et de l'étiquetage représentatifs destinés à établir des ventes de pantalons, ils ne fournissent pas d'exemples d'emploi de la marque de commerce en liaison avec des pantalons, bien qu'il y en ait en liaison avec des sous-vêtements thermiques. La même constatation vaut pour le matériel publicitaire. Par conséquent, tout ce dont nous disposons pour relier l'emballage, l'étiquetage et la publicité à des pantalons se limite aux affirmations de M. Wilson dans son affidavit, portant que ces documents sont « représentatifs » ou « typiques » du mode d'emballage, d'étiquetage et de publicité des pantalons.
Si l'on passe aux factures, il me semble que le résumé de la défenderesse est exact et que le seul élément de preuve de ventes au cours de la période pertinente concerne le [traduction] « pantalon Solarmax » .
Au terme d'un examen du pantalon Solarmax, la seule conclusion qui s'impose est que, même à une époque de grande liberté vestimentaire, il s'agit d'un sous-vêtement et non d'un pantalon. Cela ne veut pas dire qu'une personne ne pourrait jamais le porter comme pantalon, mais l'usage de ce sous-vêtement en pantalon serait le fait d'une décision individuelle.
À mon avis, le témoignage de M. Wilson sur les pantalons se limite pratiquement à de simples assertions. Comme il regroupe ensemble tous les articles vestimentaires, mais ne fournit que des échantillons « représentatifs » de quelques-uns, il n'est pas clair du tout si les échantillons représentatifs ou typiques concernent les pantalons. Il est important de se rappeler que le nombre d'articles figurant dans l'état des marchandises est relativement peu élevé et qu'il n'aurait pas été très difficile d' « indiquer » des exemples de chacun. Ce ne serait pas exiger une preuve surabondante. Quoi qu'il en soit, les factures renvoient à un article (les pantalons Solarmax) qui se révèle être un sous-vêtement. En conclusion, s'agissant des pantalons, la demanderesse ne satisfait pas aux principes juridiques applicables.
Les hauts, les cols roulés, les vestes et les chemises
S'agissant de ces articles, nous disposons encore une fois des affirmations de M. Wilson dans son affidavit ainsi que des mêmes emballages, étiquettes et publicités joints aux factures, dont M. Wilson dit qu'ils sont représentatifs et typiques. La situation soulève des problèmes identiques à ceux qui se sont posés dans le cas des pantalons.
Les seuls éléments de preuve de ventes au cours de la période pertinente dans les factures font mention du [traduction] « haut Solarmax » . Les factures ne contiennent aucune preuve au sujet des cols roulés et des vestes. Elles font mention de hauts à encolure montante. Et encore une fois, l'examen du haut à encolure montante fait clairement ressortir qu'il s'agit d'un sous-vêtement thermique et non d'une chemise. Même si l'on tient compte des fantaisies actuelles de la mode, la décision de le porter comme une chemise serait une décision de porter un sous-vêtement comme chemise.
À mon avis, encore une fois, la demanderesse n'établit pas l'emploi de la marque à l'égard des cols roulés, des vestes et des chemises. Les affirmations de M. Wilson au sujet des articles représentatifs et typiques sont trop incertaines pour satisfaire aux principes juridiques applicables.
Les cache-cols, les bonnets et les écharpes
Dans cette catégorie, les seules ventes et les seuls autres éléments de preuve au cours de la période pertinente visent un article désigné « Hot Hood » [capuchon Hot]. Selon la demanderesse, cet article est une combinaison du cache-col, du bonnet tissé et de l'écharpe. La défenderesse dit qu'il s'agit manifestement d'un bonnet tissé et de rien d'autre.
À mon avis, il s'agit d'un passe-montagne destiné à couvrir entièrement la tête et le cou. Le cache-col ne couvre pas la tête. S'il faut caractériser l'article, il s'agit d'un bonnet. Il s'agit également d'un passe-montagne tricoté. La demanderesse dit que la distinction entre le tissage et le tricot est trop détaillée pour la procédure visée à l'article 45 et qu'elle est analogue à la question de savoir si la tomate est un fruit ou un légume. L'analogie ne me semble pas pertinente. On sait clairement la différence entre un bonnet tricoté et un bonnet tissé.
[46] Par conséquent, je suis d'avis que la demanderesse a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec un bonnet tricoté au cours de la période pertinente.
CONCLUSIONS
[47] Les faits de l'espèce font ressortir l'importance d'établir l'emploi, par opposition à l'affirmer, dans la procédure relevant de l'article 45. M. Wilson est formel dans son affidavit sur l'emploi de la marque de commerce à l'égard des pantalons, des chaussettes, des sous-vêtements, des bretelles, des cache-cols, des écharpes, des bonnets (tissés et tricotés), des cols roulés, des vestes et des chemises. Comme il travaille au sein de la société depuis un très grand nombre d'années et qu'il en est le président, il devrait être informé. Il produit des emballages, de la publicité, des étiquettes et des échantillons de factures qui, selon lui, sont typiques et représentatifs. Il affirme qu'il ne devrait pas être tenu de produire des pièces à l'appui pour chaque article de vêtement, ce qui serait une preuve surabondante.
[48] Pourtant ce que son affidavit ne révèle pas, par exemple, c'est que pour lui un sous-vêtement peut être désigné comme pantalon, un passe-montagne peut être à la fois un bonnet, un cache-col et une écharpe, un sous-vêtement peut aussi être une chemise et un bonnet tissé et un bonnet tricoté sont la même chose. Cette approche quelque peu personnelle de la nomenclature des vêtements donne à penser qu'il est plus sûr d'indiquer l'emploi de la marque que de l'affirmer, particulièrement dans un cas comme en l'espèce où le nombre d'articles visés est faible et où il ne serait pas beaucoup plus difficile de fournir des exemples corroborant l'emploi de la marque à l'égard de chacun.
[49] Le résultat final est que l'enregistrement demeure valide pour les marchandises suivantes : des vêtements, nommément des chaussettes, des sous-vêtements, des bretelles, des bonnets, nommément des bonnets tricotés.
[50] L'enregistrement devrait être radié à l'égard de l'ensemble des autres marchandises et des services.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande est rejetée en partie.
2. L'enregistrement n º 354,471 est limité aux chaussettes, sous-vêtements, bretelles et bonnets tricotés.
3. L'enregistrement n º 354,471 est radié à l'égard de l'ensemble des autres marchandises et des services.
4. La défenderesse est condamnée aux dépens de la demande.
« James Russell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2115-02
INTITULÉ : UVEX TOKO CANADA LTD.
c.
PERFORMANCE APPAREL CORP.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 10 décembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Russell
DATE DES MOTIFS : Le 25 mars 2004
COMPARUTIONS :
Kenneth D. McKay POUR LA DEMANDERESSE
Geneviève Domey POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes, Ashton & MacKay LLP POUR LA DEMANDERESSE
330, avenue University
6e étage
Toronto (Ontario)
M5G 1R7
Olser, Hoskin & Harcourt LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Barristers & Solicitors
50, rue O'Connor, bureau 1500
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2