Date : 20020423
Dossier : T-2387-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 23 AVRIL 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU
ENTRE :
SWABEY OGILVY RENAULT
demanderesse
- et -
GOLDEN BRAND CLOTHING (CANADA) LTD.
VÊTEMENTS GOLDEN BRAND (CANADA) LTÉE
défenderesse
ORDONNANCE
L'appel est rejeté avec dépens.
« Luc Martineau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020423
Dossier : T-2387-00
Référence neutre : 2002 CFPI 458
ENTRE :
SWABEY OGILVY RENAULT
demanderesse
- et -
GOLDEN BRAND CLOTHING (CANADA) LTD.
VÊTEMENTS GOLDEN BRAND (CANADA) LTÉE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MARTINEAU
[1] La demanderesse interjette appel d'une décision du registraire des marques de commerce touchant la procédure de preuve d'emploi visée à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) qui prévoit :
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Le registraire peut exiger une preuve d'emploi 45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
Forme de la preuve (2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.
Effet du non-usage (3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
attribuable à des attr has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.
has |
Registrar may request evidence of user 45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
Form of evidence (2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.
Effect of non-use (3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly. |
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Avis au propriétaire (4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.
Mesures à prendre par le registraire (5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.
L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 45; L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200 (1) et (2).
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Notice of owner (4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.
Action by Registrar (5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.
R.S.C. 1985, c. T-13, s. 45; S.C. 1993, c. 44, s. 232; 1994, c. 47, s. 200(1) and (2).
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[2] La défenderesse, qui fabrique des vêtements pour hommes et garçons, est la propriétaire de la marque de commerce LE COLLEZIONI (TRADIZIONI) DI SUCCESSO (la marque visée), enregistrée le 14 octobre 1977 pour un emploi en liaison avec les marchandises désignées comme suit :
[traduction]
(1) Costumes, vestons sport, vestes et pantalons pour hommes;
(2) Chemises, cravates, chaussettes, manteaux et blousons pour hommes.
[3] Le 27 octobre 2000, l'agent d'audience Jill W. Bradbury, agissant au nom du registraire, a conclu que la défenderesse s'était acquittée de la charge de la preuve et avait établi que la marque visée était employée au Canada au cours de la période pertinente de trois ans en liaison avec des costumes et des pantalons pour hommes et avec des chemises et des blousons pour hommes. Toutefois, elle a radié le reste des marchandises visées par l'enregistrement.
[4] La décision du registraire peut être portée en appel auprès de la Cour fédérale en vertu de l'article 56 de la Loi, qui dispose :
| Appel 56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
Procédure (2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.
Avis au propriétaire (3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.
Avis public (4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.
Preuve additionnelle (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. S.R.C., ch. T-10, art. 56; ch. 10(2e suppl.), art. 64.
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Appeal 56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
Procedure (2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.
Notice to owner (3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.
Public notice (4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.
Additional evidence (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar. R.S.C., c. T-10, s. 56; c. 10 (2nd Supp.), s. 64.
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[5] La Cour doit trancher la question de savoir si la défenderesse a fourni une preuve d'emploi de la marque visée en liaison avec des costumes et pantalons pour hommes et avec des chemises et blousons pour hommes au cours de la période pertinente de trois ans précédant la date où l'avis lui a été donné en vertu de l'article 45 de la Loi et si la décision du registraire doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire.
[6] L'examen que j'ai fait des éléments de preuve produits devant le registraire et de la preuve additionnelle présentée par la défenderesse dans la présente procédure, qui corroborent tous les deux les conclusions de fait du registraire, m'amène à conclure que la décision du registraire n'est ni déraisonnable ni manifestement erronée, comme l'exige la norme de contrôle appropriée exposée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, à la page 196 :
Même si la Loi sur les marques de commerce prévoit expressément le droit d'appel devant la Cour fédérale, il a été reconnu que les connaissances spécialisées du registraire méritent une certaine déférence. En l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
[7] L'article 45 constitue une procédure sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce des marques tombées en désuétude et qui constituent, du moins peut-on le prétendre en quelque sorte, du « bois mort » . Pour établir l'emploi d'une marque de commerce et la conserver au registre des marques de commerce, la partie doit alléguer des faits qui témoignent de l'usage et ne pas se contenter de simples allégations d'emploi (voir Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc., [1995] 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.); Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.) à la page 525; Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce, [1982] 2 C.F. 263 (C.F. 1re inst.); Osler, Hoskin & Harcourt c. United States Tobacco Co. (1997), 77 C.P.R. 475 (C.F. 1re inst.) à la page 484; et Wells' Dairy Inc. c. UL Canada Inc. (2000), 7 C.P.R. (4th) 77 (C.F. 1re inst.) à la page 86). Toutefois, la jurisprudence en la matière est claire : le propriétaire de la marque de commerce n'est pas tenu d'établir une « preuve surabondante » et le critère de preuve « n'est pas sévère » .
[8] Selon l'article 2 de la Loi, « emploi » ou « usage » s'entend de « tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services » . Le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit :
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Quand une marque de commerce est réputée employée 4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
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When deemed to be used
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred. |
[9] Comme l'a énoncé la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 à la page 525 :
... Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
[10] La marque visée en l'espèce est formée des mots « LE COLLEZIONI (TRADIZIONI) DI SUCCESSO » . À cet égard, quand elle a comparé la marque visée avec l'étiquette apposée par l'intimée sur les marchandises, l'agent d'audience a tiré les conclusions de fait suivantes dans sa décision : [traduction] « l'étiquette présente la marque sous la forme d'un dessin suivi des mots « par/by Moores » . Il est évident qu'elle a considéré les mots « par/by Moores » comme distincts de la marque sous sa forme de dessin sur l'étiquette et traité la question comme une question reliée au caractère distinctif. On en trouve également une preuve dans les observations suivantes figurant dans sa décision : [traduction] « le fait que la marque de commerce est accompagnée par des mots susceptibles de porter atteinte au caractère distinct de la marque n'est pas une question à trancher dans le cadre d'une procédure intentée selon l'article 45 » (non souligné dans l'original).
[11] La demanderesse prétend que les mots « par/by Moores » sont en fait une partie de la marque utilisée sur les étiquettes et que l'agent d'audience a eu tort de conclure que ces mots sont distincts. Elle s'appuie sur l'arrêt Honeywell Bull, précité, où la marque de commerce déposée BULL, intégrée à la marque composée CII HONEYWELLBULL, a été jugée comme ne constituant pas un emploi de la marque BULL, et sur la décision Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltd., [2000] A.C.F. n º 1763 (C.F. 1re inst.), où la Cour a conclu que l'emploi de la marque de commerce DIARIZON ®LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL ne pouvait empêcher la radiation de la marque de commerce déposée LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D'UN SEUL COUP D'OEIL dans le cadre de l'article 45 de la Loi.
[12] La défenderesse a adopté la position contraire. Elle fait valoir que les mots « par/by Moores » ne font pas partie de la marque utilisée sur les étiquettes et sont employés simplement pour marquer l'exclusivité de la relation qui existe avec Moores. Ces caractéristiques établissent une distinction nette entre la présente affaire et les décisions Honeywell Bull et Cullman, précitées, où, au contraire, les mots utilisés faisaient partie de la même expression ou de la même marque composée. Bien qu'on puisse soutenir que ces mots constituent un message confus ou incertain pour le public, la défenderesse allègue que cela n'implique pas que la marque visée n'a pas été employée au Canada.
[13] En dépit de l'intelligente argumentation présentée par l'avocat de la demanderesse, je ne puis conclure que les conclusions du registraire étaient déraisonnables. La demanderesse a soulevé une question qui méritait d'être débattue et qui peut faire l'objet de vues différentes. Néanmoins, l'examen de l'étiquette milite en faveur de la position de la défenderesse. Il est manifeste à l'examen matériel de l'étiquette que les mots « par/by Moores » sont dans une police différente et à l'extérieur du dessin où se trouve représentée la marque visée. Ils sont également dans une autre langue, ce qui accentue leur caractère distinctif. On peut donc raisonnablement soutenir que les mots « par/by Moores » ne font pas partie de la marque « LE COLLEZIONI (TRADIZIONI) DI SUCCESSO » employée sur l'étiquette apposée sur les marchandises. Même si le mot « TRADIZIONI » ne figure pas entre guillemets sur l'étiquette, l'agent d'audience a conclu qu'il [traduction] « s'agit d'une variante peu importante qui n'empêche pas de conclure à l'emploi de la marque de commerce déposée » . Je souscris à la position de l'avocat de la demanderesse, qu'à la première impression, le Canadien moyen ne remarquerait pas l'absence des guillemets et conclurait certainement qu'il perçoit une représentation stylisée ou pittoresque des mots formant la marque visée.
[14] Le non-emploi d'une marque de commerce est une question mixte de fait et de droit qui doit être tranchée en fonction des circonstances de l'espèce. En l'espèce, je ne puis conclure que l'agent d'audience a commis une erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. En réalité, les deux parties ont présenté des arguments raisonnables à l'appui de leurs positions respectives. Dans les cas de cette nature, même si la Cour aurait pu tirer d'autres conclusions, elle doit s'en remettre à l'expertise du registraire et refuser d'intervenir dans la mesure où les conclusions du registraire sont par ailleurs raisonnables. J'estime que c'est le cas en l'espèce.
[15] Dans l'ensemble, je conclus que les éléments de preuve produits devant le registraire et la preuve additionnelle présentée à la Cour appuient les conclusions de l'agent d'audience, à savoir que la marque visée a été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des costumes et pantalons pour hommes et avec des chemises et blousons pour hommes. La preuve présentée par la défenderesse est beaucoup plus qu'une simple allégation d'emploi de la marque visée. Les trois affidavits de M. Pat De Marco sont corroborés par d'autres éléments de preuve, notamment des étiquettes portant la marque visée, des vêtements choisis au hasard avec l'étiquette où se trouve la marque visée et des annonces offrant les marchandises en liaison avec la marque visée. La défenderesse n'a pas fourni de factures établissant la vente de marchandises portant la marque de commerce. Toutefois, elle a fourni des chiffres de ventes annuelles au Canada relatifs à des marchandises vendues par elle au cours de la période de trois ans en liaison avec la marque visée, qui sont attestés par une déclaration sous serment de M. De Marco, comptable agréé, chef des finances de la défenderesse et administrateur de Moores, société reliée toutefois, qui a une connaissance personnelle de ces faits. Les chiffres sont ventilés entre les catégories costumes, manteaux sport, cravates, pantalons, chemises sport et chemises habillées. Ils excèdent 18 millions de dollars pour la période de 1994 à 1998. En outre, la défenderesse a choisi au hasard des circulaires promotionnelles indiquant que Moores a annoncé les marchandises en liaison avec la marque visée et M. De Marco a affirmé sous serment qu'elles ont été distribuées par Moores au Canada pendant la période de trois ans pertinente. À ce sujet, il est clair que c'est la défenderesse qui a fabriqué les marchandises en question, y a apposé les étiquettes portant la marque visée et les a vendues en exclusivité à Moores. Le transfert de la propriété ou de la possession des marchandises s'est fait dans la pratique normale du commerce. Je conclus que ces faits constituent une preuve d'emploi selon l'article 4 de la Loi.
[16] Je conclus que la décision de l'agent d'audience portant que le [traduction] « déposant s'est acquitté de la charge de la preuve en établissant l'emploi de sa marque au Canada au cours de la période de trois ans pertinente en liaison avec des costumes et pantalons pour hommes, avec des chemises et blousons pour hommes » est manifestement une question de fait et de droit qui tombe dans le champ de l'expertise spécialisée du registraire. Par l'application du critère du caractère raisonnable simpliciter à l'espèce, j'en viens à la conclusion que la décision du registraire est raisonnable et s'appuie sur la preuve au dossier. Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier la décision du registraire.
[17] L'appel interjeté par la demanderesse est rejeté avec dépens.
« Luc Martineau »
Juge
OTTAWA (Ontario)
23 avril 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2387-00
INTITULÉ : SWABEY OGILVY RENAULT c.
GOLDEN BRAND CLOTHING (CANADA) LTD. VÊTEMENTS GOLDEN BRAND (CANADA) LTÉE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 9 avril 2002
MOTIFS DE L' ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : 23 avril 2002
COMPARUTIONS:
M. Daniel Drapeau POUR LA DEMANDERESSE
M. Harold Ashemnil POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ogilvy Renault POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Phillips, Friedman, Kotler POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)