Date : 20000928
Dossier : T-1431-99
ENTRE :
RICHES, McKENZIE & HERBERT,
demanderesse,
- et -
PEPPER KING LTD.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LEMIEUX :
[1] Les présents motifs confirment ceux que j'ai prononcés à l'audience à Toronto le 5 septembre 2000, dans lesquels j'accueillais l'appel interjeté conformément à l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) à l'encontre d'une décision prononcée le 30 juillet 1999 par C. Folz, membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (la commission), qui a refusé de radier du registre la marque de commerce VOLCANO utilisée en liaison avec de la sauce piquante.
[2] La propriétaire de la marque de commerce, la société Pepper King Ltd., n'a pas participé au présent appel. Elle n'a pas produit de preuve supplémentaire devant la Cour comme elle aurait pu le faire; elle n'a pas déposé de dossier de la défenderesse et n'était pas représentée à l'audience. Devant la commission, sa participation s'est limitée au dépôt de l'affidavit de Nellie Small, une administratrice.
NELLIE SMALL'S AFFIDAVIT
[3] Je reproduis ici l'essentiel de l'affidavit de Nellie Small, déposé devant la commission :
| [TRADUCTION] |
| 2. Pepper King Ltd. a employé la marque de commerce continuellement depuis août 1991 pour de la sauce piquante en employant la marque de commerce sur des étiquettes, en apposant les étiquettes sur le produit et en vendant le produit en Ontario. |
| 3. La pièce A jointe à mon affidavit est un exemplaire de l'étiquette telle qu'elle est employée actuellement. |
| 4. La pièce B jointe à mon affidavit est la copie d'une facture remise le 21 octobre 1997 à SoHo's PWG Restaurant & Tavern Eglington & Kennedy, Scarborough (Ontario), pour un gallon de sauce piquante Volcano Hot Pepper Sauce, le 21 octobre 1997 étant, par coïncidence, la date à laquelle l'avis prévu à l'article 45 a été délivré. Bien sûr, j'ignorais totalement que l'avis prévu à l'article 45 serait délivré ce jour-là. |
| 4.[sic] La pièce C jointe à mon affidavit est formée de copies de plusieurs autres factures établissant l'existence de ventes régulières. |
| 5. Il n'est nullement de l'intention de Pepper King Ltd. de cesser d'employer la marque de commerce VOLCANO pour de la sauce piquante. En fait, cette société a l'intention de continuer à employer la marque de commerce VOLCANO indéfiniment. |
[4] Sur les factures annexées à l'affidavit de Nellie Small, il est indiqué que le fournisseur est Pepper King Ltd. et, sur la plupart d'entre elles, on retrouve les mots suivants : [TRADUCTION] « gallon de Volcano Hot Pepper Sauce » . La majorité des factures, au cours de toute la période pertinente telle qu'elle a été définie par la commission, étaient destinées à des restaurants et à des brasseries.
[5] Une facture, toutefois, était destinée au IGA de Wilberforce en Ontario et les marchandises qui y sont décrites sont [TRADUCTION] « deux caisses de Volcano Hot Pepper Sauce » . Une autre facture était destinée au Esso de Wilberforce, et les marchandises décrites sont « une caisse de Volcano Hot Pepper Sauce » .
LA DÉCISION DE LA COMMISSION
| a) Marque mixte ou marque différente |
[6] La commission signale que le principal argument avancé par la demanderesse Riches, McKenzie & Herbert est que la marque de commerce employée par le titulaire de l'enregistrement est la marque mixte VOLCANO HOT et non la marque déposée VOLCANO. Elle formule de la manière suivante la principale question dont elle est saisie : [traduction] « la marque de commerce employée par le titulaire de l'enregistrement est-elle si différente de la marque de commerce déposée qu'elle ne peut être considérée comme un emploi de la marque de commerce déposée? » Elle applique le critère exposé dans l'affaire Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) citant l'extrait suivant tiré de cette affaire :
| La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull » . Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce déposée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine. |
[7] Sur ce point, la commission conclut :
| [traduction ] [...] Je serais d'accord avec la partie requérante pour dire que le consommateur n'aurait pas l'impression que la marque qui figure sur l'étiquette constitue un emploi de la marque VOLCANO en soi. Comme cette partie le fait remarquer, le mot VOLCANO est de la même couleur, de la même taille et de la même police de caractères que le mot HOT. La partie requérante signale aussi que les mots VOLCANO et HOT sont d'une couleur, d'une taille et d'une police de caractères différentes des autres mots figurant sur l'étiquette, y compris les mots « Pepper King Ltd. » et « Hot Pepper Sauce » . Bien que l'on puisse prétendre que le mot « hot » est descriptif des marchandises de sauce piquante qui viennent du titulaire de l'enregistrement, j'estime qu'étant donné que le mot « hot » est de la même taille et dans le même style de caractères que le mot VOLCANO, le public aurait l'impression que la marque employée est la marque mixte VOLCANO HOT et non la marque déposée VOLCANO. |
[8] La commission examine alors les factures annexées à l'affidavit de Nellie Small. Elle constate que la marque de commerce VOLCANO est inscrite dans le corps des factures et elle conclut :
| [traduction] Quant aux spécimens de factures, j'estime qu'ils attestent l'emploi de la marque VOLCANO en liaison avec de la sauce piquante pendant la période en cause. À cet égard, la partie requérante admet que les factures jointes comme pièces B et C indiquent l'existence de certaines ventes de sauce piquante faites par le titulaire de l'enregistrement pendant la période en cause. En outre, je remarque que la marque VOLCANO figure dans le corps des factures de telle manière que les acheteurs de sauce piquante auraient l'impression qu'il s'agit de l'emploi de la marque VOLCANO. Enfin, même si l'auteure de l'affidavit n'a pas précisément affirmé que les factures étaient jointes aux marchandises de sauce piquante au moment du transfert, à mon avis, à moins d'une preuve claire établissant que ces factures n'étaient pas jointes aux marchandises, il est raisonnable de présumer que, dans la pratique normale du commerce, les factures sont jointes aux marchandises lorsque les marchandises sont vendues au client.Par conséquent, je suis convaincu que le titulaire de l'enregistrement a indiqué, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, qu'il employait la marque de commerce VOLCANO. |
| [Non souligné dans l'original.] |
ANALYSE
[9] La seule question que soulève le présent appel est celle de savoir si la commission a commis une erreur en concluant que les factures remises par le propriétaire inscrit Pepper King Ltd. au cours de la période en cause (du 21 octobre 1994 au 21 octobre 1997) représentent un « emploi » de la marque de commerce VOLCANO en liaison avec de la sauce piquante. Dans le corps de toutes les factures, on retrouve les mots « Volcano Hot Pepper Sauce » .
[10] J'accepte la proposition selon laquelle il peut arriver, dans certaines circonstances, que le fait d'utiliser une marque de commerce dans une facture soit considéré comme un « emploi » de la marque de commerce.
[11] Cette proposition repose sur les définitions de « marque de commerce » et d' « emploi » qui se trouvent à l'article 2 de la Loi. Plus précisément, l' « emploi » est défini de la manière suivante :
| "use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services; |
« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services. |
[12] Le paragraphe 4(1), qui concerne les marchandises, est ainsi rédigé :
| 4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred. [emphasis mine] |
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. |
[13] Dans l'affaire Gordon A. MacEachern Ltd. c. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149, une décision rendue par le juge Noël de la Cour de l'Échiquier dans une affaire de radiation d'une marque de commerce, il a été statué que le fait que la marque de commerce figure dans des factures constituait une preuve de l'emploi visé par la proposition : « ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée » .
[14] De plus, et cela constitue un important facteur dans la présente affaire, la décision Gordon A. MacEachern, précitée, permet d'affirmer que les mots du début du paragraphe 4(1) « lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises » s'appliquent aux trois circonstances d'emploi mentionnées par la suite dans ce paragraphe :
| (1) la marque est apposée sur les marchandises mêmes; |
| (2) ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées; |
| (3) ou elle est de toute autre manière liée à un tel point. |
[15] La question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si au moment du transfert de la sauce piquante du fabricant aux restaurants ou aux distributeurs, les factures contenant la marque de commerce « VOLCANO » constituaient un avis de liaison, c'est-à-dire, autrement dit, de lien entre la marque et les marchandises. Il s'agit-là d'une question de fait qui doit être tranchée en fonction de la preuve produite (affaire Gordon A. MacEachern, précitée, à la page 157).
[16] L'avocat de l'appelante souligne que l'affidavit de Nellie Small est muet en ce qui a trait aux éléments suivants :
| (1) rien n'indique si les factures ont été remises en même temps que s'effectuait le transfert de propriété ou de possession de la sauce piquante; |
| (2) cet affidavit ne contient aucune preuve établissant si le lieu où les marchandises ont été effectivement expédiées est le même que celui où la facture a été remise; |
| (3) aucune preuve ne précise à qui la facture a été donnée; |
| (4) aucune preuve n'indique l'endroit où les factures ont été données ou reçues par qui que ce soit; |
| (5) aucune preuve n'établit à qui les marchandises ont été effectivement livrées; |
| (6) aucune preuve ne précise quelles sont les pratiques commerciales de Pepper King ou le cours normal des activités de Pepper King. |
[17] La commission elle-même reconnaît que l'affidavit de Nellie Small ne précise pas si la facture était jointe aux marchandises au moment du transfert. Cela ne l'a toutefois pas empêchée de statuer que [traduction]: « à moins d'une preuve claire établissant que ces factures n'étaient pas jointes aux marchandises, il est raisonnable de présumer que, dans la pratique normale du commerce, les factures sont jointes aux marchandises lorsque les marchandises sont vendues au client » .
[18] Avec déférence, je conclus que la commission a commis deux erreurs en concluant ainsi :
| (1) elle a reporté le fardeau de la preuve sur le demandeur alors qu'il est clair que, dans une procédure engagée aux termes de l'article 45, le fardeau de la preuve incombe entièrement au propriétaire inscrit; |
| (2) elle n'était pas fondée à présumer que les factures étaient jointes aux marchandises au moment du transfert. |
[19] La nature spéciale de la procédure prévue à l'article 45 découle de la loi elle-même. Le propriétaire inscrit est la seule personne qui a le droit de produire une preuve de l'emploi, et ce, par voie d'affidavit; le registraire ne peut recevoir aucune autre preuve, mais peut recevoir les observations de la personne à la demande de qui l'avis prévu à l'article 45 a été donné; l'affidavit du propriétaire inscrit ne peut faire l'objet d'un contre-interrogatoire et le demandeur ne peut déposer de preuve devant la présente Cour (voir l'affaire Marcus, faisant affaire sous le nom de Marcus & Associates c. Compagnie Quaker Oats du Canada Limitée, 20 C.P.R. (3d) 46 (C.A.F.) et l'affaire Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Ltd., 45 C.P.R. (2d) 194, à la page 198 dans laquelle le juge Cattanach fait l'observation suivante :
| En vertu de l'article 44 (maintenant l'article 45) le registraire n'est pas autorisé à recevoir de preuve autre que l'affidavit et il doit fonder sa décision sur le contenu de ce document. Aucun contre-interrogatoire ne peut venir ébranler le fondement des allégations et les affidavits contradictoires ne sont pas permis. |
[20] Se fondant sur les dispositions de la Loi et sur la jurisprudence rendue au sujet de l'article 45, mon collègue le juge Teitelbaum a statué, dans l'affaire 88766 Inc. Canada c. George Weston Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 260, à la page 266, qu'il incombe entièrement au propriétaire inscrit de convaincre le registraire que la marque de commerce est employée au Canada.
[21] La Cour d'appel fédérale dans l'affaire Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, émet plusieurs commentaires sur la nature des affidavits produits en réponse à un avis délivré conformément à l'article 45. À la page 66, le juge Thurlow, se prononçant au nom de la Cour, indique ce qui suit :
| Le paragraphe 44(1) [maintenant le paragraphe 45(1)] exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant » , et non simplement énonçant si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression « marque de commerce » à l'article 2 et de l'expression « emploi » à l'article 4. [...] Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3) [maintenant le paragraphe 45(3)]. Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée. |
[22] À la page 67, le juge en chef ajoute :
| De plus, l'omission de décrire l'emploi qui est fait de la marque de commerce nous laisse perplexes quant à la signification des déclarations. En effet, si le signataire d'un affidavit ne précise pas ce qu'il entend par l'emploi d'une marque de commerce, il pourrait très bien y affirmer qu'il emploie la marque même si, en fait, cet emploi n'est que celui qui est fait de celle-ci dans la publicité afférente à l'entreprise du titulaire de l'enregistrement. |
[...]
| Celle-ci [la Loi] exige que soient précisé certains faits; il appartient ensuite au registraire et, le cas échéant, à la Cour de décider si ces précisions sont révélatrices d'un emploi de la marque. |
[23] En l'espèce, j'ai été frappé par le fait que la défenderesse Pepper King Ltd. n'a pas déposé d'affidavit supplémentaire en appel devant la présente Cour. Cette société était au courant des conclusions de la commission et, plus particulièrement, de la déclaration faite par cette dernière selon laquelle l'auteure de l'affidavit n'avait pas précisément affirmé que la facture était jointe aux marchandises de sauce piquante au moment du transfert. Dans l'affaire Aerosol Fillers, précitée, le juge en chef fait, sur le défaut de déposer un affidavit supplémentaire devant cette Cour, l'observation suivante à la page 66 :
| En outre, le fait que l'appelante, en réponse à l'appel interjeté contre la décision du registraire n'ait pas déposé comme elle aurait pu le faire, un affidavit supplémentaire décrivant l'emploi qu'elle a fait de sa marque de commerce, si elle l'a effectivement employée, appuie la conclusion selon laquelle cette marque de commerce n'était pas employée comme marque de commerce, ni avant ni après la signification de l'avis. |
[24] Je suis convaincu que la titulaire de l'enregistrement Pepper King Ltd. ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait aux termes de l'article 45 d'établir, d'une façon claire et non équivoque, que les factures sur lesquelles figurait la marque « VOLCANO » satisfaisaient aux exigences énoncées au paragraphe 4(1) de la Loi, à savoir qu'elles établissaient qu'au moment du transfert, l'acheteur était avisé de la liaison qui existait entre la marque et les marchandises.
[25] Pour tous ce motifs, l'appel est accueilli, la décision du registraire est annulée et l'enregistrement numéro TMR 415,846 sera radié du registre. Nul n'a réclamé de dépens et il n'en sera pas adjugé.
(Signature) « François Lemieux »
J U G E
OTTAWA (ONTARIO)
le 28 SEPTEMBRE 2000
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| N º DE DOSSIER : T-1431-99 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : RICHES, McKENZIE & HERBERT v. PEPPER KING LTD. |
| LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO |
| DATE DE L'AUDIENCE : 5 SEPTEMBRE 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LEMIEUX en date du 28 septembre 2000
ONT COMPARU :
| DAN HITCHCOCK POUR LA DEMANDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
RICHES, McKENZIE & HERBERT
| TORONTO POUR LA DEMANDERESSE |