Date : 20010606
Dossier : T-2321-00
Référence neutre : 2001 CFPI 596
ENTRE :
NINTENDO OF AMERICA INC. et
NINTENDO OF CANADA LTD.
demanderesses
et
BATTERY TECHNOLOGIES INC.
défenderesse
et
BATTERY TECHNOLOGIES INC.
demanderesse reconventionnelle
et
NINTENDO OF AMERICA INC. et
NINTENDO OF CANADA LTD.
défenderesses reconventionnelles
HISTORIQUE
[1] Le 14 décembre 2000, Nintendo of North America (NOA), propriétaire des marques de commerce déposées GAME BOY, GAME LINK, GAME CAMERA et GAME BOY PRINTER utilisées en liaison avec, entre autres, des systèmes portatifs de jeux vidéo et du matériel périphérique ou de raccordement, et son distributeur canadien exclusif, qui est également sa filiale en propriété exclusive, Nintendo of Canada Ltd. (NOCL), conjointement appelées Nintendo, ont intenté une action en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale contre Battery Technologies Inc. (BTI) parce que cette dernière utilisait la marque de commerce GAME BUDDY, dont la demande de marque de commerce canadienne est en instance, en liaison avec des piles rechargeables et des chargeurs de piles destinés à être utilisés avec des jeux vidéo portatifs.
[2] BTI a présenté une défense et une demande reconventionnelle le 10 janvier 2001 et a apporté une modification additionnelle à ses actes de procédure le 30 janvier 2001.
[3] Nintendo demande maintenant la radiation de la demande reconventionnelle de BTI au complet conformément aux alinéas 221(1)a), b) et c) des Règles de la Cour fédérale (1998), en alléguant que la demande reconventionnelle de BTI ne révèle aucune cause d'action valable, qu'elle n'est pas pertinente et qu'elle est redondante ou encore qu'elle est scandaleuse, frivole et vexatoire. Subsidiairement, Nintendo affirme :
a) que les paragraphes 34 à 37, les paragraphes 43 et 44 et la mention [TRADUCTION] « États-Unis et ailleurs » aux paragraphes 30 et 32 devraient être radiés.
[4] Subsidiairement, Nintendo affirme que la présente Cour n'a pas compétence sur les causes d'action soulevées par BIT si elle concluait que ces causes d'actions ont été légitimement soulevées.
[5] Un deuxième aspect de la présente requête se rapporte à la question des dépens à adjuger pour la présentation ajournée de la requête, le 5 février 2001.
STRUCTURE DE LA DÉFENSE ET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BTI
(1) La défense
[6] Dans sa défense, BTI :
(1) nie la propriété, la validité et la force exécutoire de l'enregistrement de la marque de commerce de NOA, en alléguant entre autres que la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement, que GAME BOY est clairement descriptif et qu'il y a eu octroi irrégulier de licence;
(2) affirme que « GAME » est un mot clairement descriptif lorsqu'il est employé à l'égard de systèmes de jeux vidéo;
(3) déclare qu'il n'y a pas de ressemblance entre BOY et BUDDY; et
(4) nie qu'il y ait confusion entre l'entreprise de BIT et l'entreprise de Nintendo.
[7] Aux paragraphes 16 à 19 de sa défense, BTI allègue en outre que Nintendo a approuvé l'utilisation de la marque de commerce GAME BUDDY et qu'elle a expressément acquiescé à pareille utilisation au mois d'août 1998 et que Nintendo lui a donné des instructions précises au sujet de la façon d'utiliser les marques de Nintendo sur son emballage et, en particulier, la marque GAME BOY sur les produits GAME BOY en liaison avec son produit GAME BUDDY.
[8] BTI allègue que ces approbations lui ont été accordées par Nintendo après que cette dernière eut refusé la demande qu'elle avait faite en vue d'obtenir une licence, refus qui selon BIT était attribuable au fait que Nintendo ne voulait pas s'occuper de piles et au fait que la licence n'était pas nécessaire.
[9] BTI allègue par conséquent que Nintendo a consenti à l'utilisation de la marque GAME BUDDY et a acquiescé à pareille utilisation et qu'elle s'est fondée à son détriment sur ce consentement et sur cet acquiescement.
(2) La demande reconventionnelle
[10] La demande reconventionnelle de BIT est contenue aux paragraphes 22 à 46 de sa défense modifiée et de sa demande reconventionnelle.
[11] Dans sa demande reconventionnelle, BIT sollicite les réparations ci-après énoncées à l'encontre de Nintendo :
a) un jugement déclaratoire portant qu'entre les parties, BTI est propriétaire de la marque de commerce GAME BUDDY et que cette marque de commerce ne viole pas la marque de commerce GAME BOY ou une autre marque de commerce appartenant à NOA;
b) des dommages-intérêts punitifs et exemplaires au montant de 150 000 $ pour [TRADUCTION] « la conduite insensible, malveillante et tyrannique de Nintendo » ;
(c) au cas où la Cour conclut que BTI a porté atteinte aux droits de Nintendo sur la marque de commerce :
(i) un jugement déclaratoire portant que des dommages-intérêts, de quelque nature qu'ils soient, n'ont pas à être versés à Nintendo pour les ventes passées de piles sur lesquelles la marque de commerce GAME BUDDY est apposée ou pour la dilution des marques de commerce, le dommage causé à sa réputation et la commercialisation trompeuse;
(ii) des dommages-intérêts en vue du remboursement des dépenses qu'elle a engagées, y compris un montant de 25 000 $ pour la commercialisation, l'emballage et la promotion; des frais d'au moins 40 000 $ pour le dépôt et la poursuite des marques de commerce au Canada et ailleurs; des dommages-intérêts d'au moins 500 000 $ pour les ventes perdues ou la destruction des stocks et l'emballage de 10 000 unités en stock;
(iii) des dommages-intérêts d'un montant de 175 000 $ pour les frais engagés inutilement qui sont directement attribuables au développement du produit et à sa promotion en liaison avec la marque de commerce GAME BUDDY;
(iv) des dommages-intérêts d'un montant de 500 000 $ pour le dommage causé à sa réputation et à son achalandage;
(v) des dommages-intérêts d'un montant de 500 000 $ pour l'interruption de ses activités, les ventes perdues et les autres dommages causés à son entreprise;
(vi) des dommages-intérêts fondés sur la concurrence déloyale, d'un montant de 100 000 $, Nintendo ayant fait des déclarations fausses et trompeuses discréditant son entreprise.
[12] Les faits substantiels sur lesquels BTI se fonde dans la demande reconventionnelle qu'elle a présentée en vue d'obtenir la réparation sollicitée découlent essentiellement des faits substantiels qu'elle a plaidés dans sa défense, à savoir que Nintendo a approuvé l'utilisation de la marque GAME BUDDY en liaison avec les piles de BTI, y compris l'utilisation de la marque GAME BOY et du produit de jeux vidéo sur l'emballage de BTI, et qu'elle a acquiescé à pareille utilisation, BTI affirmant s'être fondée sur cette approbation et sur cet acquiescement.
[13] En se fondant sur les approbations données par Nintendo, BTI a lancé ses piles sur le marché en liaison avec la marque GAME BUDDY et a engagé des frais élevés à cet égard. BTI dit qu'elle a ensuite produit une demande d'enregistrement de la marque GAME BUDDY au Canada et aux États-Unis, demande à laquelle Nintendo ne s'est opposée, dit-elle, que le 26 octobre 1999, soit environ au moins dix mois après que le produit eut été mis sur le marché et bien plus d'un an après qu'elle eut été autorisée à utiliser la marque.
[14] BTI dit que par suite des objections de Nintendo, elle a cessé de produire tout autre produit sur lequel la marque GAME BUDDY était apposée et qu'elle n'a pas distribué ses stocks composés d'environ 10 000 unités sur lesquelles cette marque est apposée.
[15] Aux paragraphes 34 et 35 de sa demande reconventionnelle, BTI réclame des dommages-intérêts exemplaires et punitifs du fait que Nintendo a engagé la présente instance en omettant, d'une façon insensible, malveillante et flagrante, de tenir compte des approbations qu'elle a données.
[16] Au paragraphe 36, BTI plaide qu'elle a subi des pertes par suite de la non-distribution de ses stocks ainsi que d'autres pertes en ce qui concerne sa réputation et son achalandage.
[17] Au paragraphe 37, BTI allègue que les actions de Nintendo, lorsqu'elle conteste l'utilisation et l'enregistrement de la marque GAME BUDDY, font sérieusement baisser la valeur de l'achalandage afférent à cette marque et lui causent un préjudice irréparable.
[18] Aux paragraphes 38 et 39 de sa demande reconventionnelle, BTI plaide qu'elle s'est fondée à son détriment sur les actions de Nintendo et sur des approbations qui l'ont amenée à dépenser de l'argent en vue de lancer son produit après que Nintendo lui eut permis de le faire.
[19] Aux paragraphes 40 et 41, BTI, dans sa demande reconventionnelle, plaide que Nintendo, par son silence, en omettant de s'opposer à l'utilisation de la marque GAME BUDDY pendant plus de quatorze mois à la suite de la divulgation complète de l'utilisation projetée de la marque par BTI, et plus d'un an après que cette marque eut commencé à être utilisée, lui a fait savoir qu'elle acquiesçait à l'utilisation de la marque. À cela vient s'ajouter l'opposition subséquente de Nintendo à la marque de commerce à l'égard de laquelle Nintendo doit assumer la charge et la responsabilité si elle a gain de cause dans l'action.
[20] Au paragraphe 42 de la demande reconventionnelle, BTI affirme que l'on devrait empêcher Nintendo de s'opposer à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque GAME BUDDY par suite des déclarations de Nintendo, de son silence subséquent et du fait qu'elle a tardé à s'opposer à cette utilisation après que BTI eut lancé son produit sur le marché.
[21] Au paragraphe 43, BTI plaide [TRADUCTION] « la doctrine de la fin de non-recevoir existant en equity, l'acquiescement et la compensation à l'égard de l'action et des dommages-intérêts réclamés » .
[22] Au paragraphe 44, BTI dit que les allégations de Nintendo selon lesquelles il y a eu contrefaçon sont des déclarations fausses et trompeuses visant à discréditer son entreprise et qu'elles constituent de la concurrence déloyale au Canada.
[23] Au paragraphe 45, BTI plaide les faits allégués dans sa défense et se fonde sur ces faits.
LES POINTS LITIGIEUX
[24] À mon avis, les points litigieux ci-après énoncés se posent par suite de la requête en radiation que Nintendo a présentée :
(1) La demande reconventionnelle de BTI révèle-t-elle une cause d'action valable?
(2) La règle 186 a-t-elle été observée de façon que la compensation puisse être plaidée?
(3) La mention par BTI, aux paragraphes 30 et 32 de sa demande reconventionnelle, du fait qu'elle a produit aux États-Unis une demande d'enregistrement de la marque de commerce GAME BUDDY devrait-elle être radiée pour le motif qu'elle n'est pas pertinente?
(4) L'affirmation par BTI selon laquelle les allégations de contrefaçon de Nintendo sont des déclarations fausses et trompeuses et constituent de la concurrence déloyale en vertu de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce devrait-elle être radiée?
(5) Subsidiairement, les causes d'action soulevées par Nintendo dans sa demande reconventionnelle relèvent-elles de la compétence de la Cour fédérale?
ANALYSE
a) L'approche
[25] Le critère applicable à la radiation d'un acte de procédure est bien connu. Monsieur le juge Estey l'a énoncé au nom de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Inuit Tapirisat of Canada et autre, [1980] 2 R.C.S. 735, à la page 740 :
Comme je l'ai dit, il faut tenir tous les faits allégués dans la déclaration pour avérés. Sur une requête comme celle-ci, un tribunal doit rejeter l'action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas « au-delà de tout doute » .
[26] Dans l'arrêt David Creaghan c. La Reine, [1972] 2 C.F. 732, à la page 736, Monsieur le juge Pratte a dit qu'il doit être « évident que l'action du demandeur est tellement futile qu'elle n'a pas la moindre chance de réussir » .
b) La fin de non-recevoir et l'acquiescement
(i) La cause d'action valable
[27] Dans sa demande reconventionnelle, BTI fonde sa réclamation, à l'égard de certains dommages-intérêts, sur les doctrines de la fin de non-recevoir et de l'acquiescement existant en equity.
[28] Il est clair que ni le fait qu'une partie se fonde à son détriment sur une déclaration pertinente, soit un type de fin de non-recevoir fondé sur la conduite, ni l'acquiescement ou le manque de diligence ne peuvent fonder une cause d'action ou servir d'épée; ces moyens ne s'appliquent qu'en défense (voir Combe v. Combe, [1951] 1 All. E.R. 767 (C.A.R.-U.), lord Denning; Glendale (Atlantic) Ltd. v. Gentleman et al. (1977), 76 D.L.R. (3d) 303 (C.A.N.-É.); et Saskatoon Credit Union Limited v. Central Park Enterprises Ltd., 22 B.C.L.R. (2d) 89, juge en chef McEarchern de la High Court (tel était alors son titre)).
(ii) La compétence
[29] Dans la décision Innotech Pty. Ltd. v. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. (1997), 74 C.P.R. (3d) 275, Monsieur le juge Strayer, pour le compte de la Cour d'appel fédérale, a radié une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, la défense et la demande reconventionnelle étant fondées sur le fait que l'invention était utilisée en vertu d'une licence.
[30] Le juge Strayer a fait les remarques suivantes, aux pages 276 et 277 :
Ceci étant dit avec égards, il nous semble que bien que la défense et la demande reconventionnelle mettent en cause la même licence, celle-ci est invoquée pour des motifs différents dans chaque acte de procédure. Dans la défense, elle sert de bouclier contre une action en contrefaçon. Dans la demande reconventionnelle, elle sert d'épée, de fondement à une demande de recours contre l'appelante en vue de son application. En soi, la demande reconventionnelle pourrait être présentée de manière indépendante à titre d'action en violation de contrat et, en tant que telle, elle ne relève pas de la compétence de la Cour. Pour paraphraser l'arrêt Kellogg c. Kellogg, l'action principale vise essentiellement l'application d'un brevet. Cette demande peut être tranchée sur la base de la déclaration et de la défense et, accessoirement à la décision au sujet de la licence, il se peut bien que son existence, ses modalités et sa validité doivent être examinées. Mais la demande reconventionnelle doit être considérée comme une action distincte concernant principalement une demande découlant de la violation du contrat alléguée.
Comme l'a bien démontré l'avocat de l'intimé, il est fort possible que cette conclusion entraîne des inconvénients. Mais ces inconvénients ne peuvent fonder la compétence de la Cour.
[31] Lorsque la demande reconventionnelle de BTI est considérée comme une action distincte (voir également la règle 189 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vertu de laquelle le défendeur est autorisé à faire une demande reconventionnelle au lieu d'intenter une action distincte), il y est principalement ou essentiellement question de réclamer des dommages-intérêts en se fondant sur un contrat ou un délit; à mon avis, il importe peu que les demandes, sauf celle qui se rapporte à la poursuite malveillante, dépendent d'une conclusion selon laquelle il y a eu contrefaçon. Je ne retiens pas l'argument de BTI selon lequel pareille éventualité a pour effet de faire de sa demande reconventionnelle un bouclier au lieu d'une épée.
c) Les dommages-intérêts punitifs et exemplaires
[32] BTI fait une demande reconventionnelle en vue d'obtenir des dommages-intérêts punitifs et exemplaires d'un montant de 150 000 $ pour la conduite insensible, malveillante et tyrannique de Nintendo. Cette demande excède également la compétence que possède la Cour à l'égard d'une demande reconventionnelle puisqu'elle est fondée sur un délit assimilable à une poursuite malveillante ou à un abus de procédure.
d) Déclaration fausse et trompeuse
[33] Au paragraphe 44 de sa demande reconventionnelle, BTI plaide que les allégations de violation que Nintendo a faites constituent des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer l'entreprise de BTI et qu'il s'agit de concurrence déloyale.
[34] La cause d'action invoquée est celle qui est prévue à l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce.
[35] Ce paragraphe doit être radié pour la même raison que celle que mon collègue, Monsieur le juge Dubé, a énoncée dans la décision Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc., [1999] A.C.F. no 1044, en ce sens qu'une allégation figurant dans une déclaration ne peut pas servir de fondement pour prétendre que la partie qui a intenté l'action a fait une déclaration fausse ou trompeuse au sens de l'alinéa 7a) de la Loi. Le juge Dubé a ajouté que les déclarations faites dans les actes de procédure sont de simples allégations qui sont considérées comme couvertes par l'immunité en common law et qu'en fin de compte, s'il appert que ces allégations sont fausses, il y a d'autres recours.
e) Autres questions
[36] Étant donné le résultat auquel j'en suis venu, je n'ai pas à examiner l'autre point invoqué par Nintendo en ce qui concerne le fait que la demande reconventionnelle ne peut pas donner lieu à une compensation valide parce qu'aucune compensation n'a été plaidée dans sa défense et je n'ai pas non plus à examiner les préoccupations exprimées par Nintendo au sujet de la mention des États-Unis.
DISPOSITIF
[37] À ces motifs, la demande reconventionnelle de BTI est radiée au complet, les dépens étant adjugés à Nintendo.
[38] Les parties m'ont demandé d'adjuger les dépens afférents à la requête ajournée du 5 février 2001. BTI affirme que les coûts qu'elle a engagés inutilement comprennent la préparation de documents en réponse, visant à l'obtention d'un ajournement, et les frais d'un avocat de son bureau de Vancouver, en vue de comparaître à l'audition de la requête. J'ai examiné les documents; à mon avis, la conduite des parties ne justifie pas l'adjudication des dépens en faveur de l'une ou de l'autre partie quelle que soit l'issue de la cause. Les dépens afférents à la requête ajournée du 5 février 2001 suivront donc l'issue de la cause.
« François Lemieux »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 6 JUIN 2001
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER : T-2321-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Nintendo of America Inc. et al.
c.
Battery Technologies Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 février 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Lemieux
DATE DES MOTIFS : le 6 juin 2001
ONT COMPARU
M. Michael Manson et POUR LES DEMANDERESSES
M. Timothy Lo
Mme Colleen Spring Zimmerman et POUR LA DÉFENDERESSE
Mme May Cheng
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Smart & Biggar POUR LES DEMANDERESSES
Vancouver (Colombie-Britannique)
Fasken, Martineau, DuMoulin POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)
Date : 20010606
Dossier : T-2321-00
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 6 JUIN 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
NINTENDO OF AMERICA INC. et
NINTENDO OF CANADA LTD.
demanderesses
et
BATTERY TECHNOLOGIES INC.
défenderesse
et
BATTERY TECHNOLOGIES INC.
demanderesse reconventionnelle
et
NINTENDO OF AMERICA INC. et
NINTENDO OF CANADA LTD.
défenderesses reconventionnelles
ORDONNANCE
POUR LES MOTIFS QUI ONT ÉTÉ PRONONCÉS :
1. La demande reconventionnelle de BTI est radiée au complet, les dépens étant accordés à Nintendo.
2. Les dépens de la requête ajournée du 5 février 2001 suivront l'issue de la cause.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.