Date : 20181029

Dossier : T‑1591‑15

Référence : 2018 CF 1003

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

ENERGIZER BRANDS, S.R.L. ET ENERGIZER CANADA INC.

demanderesses

et

THE GILLETTE COMPANY, DURACELL CANADA, INC., DURACELL U.S. OPERATIONS INC., ET PROCTER & GAMBLE INC.

défenderesses

JUGEMENT ET MOTIFS

(Version caviardée de la version confidentielle rendue le 5 octobre 2018)

 

I.  Nature de l’affaire et résumé des conclusions

[1]  La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par les défenderesses [Duracell] en vue de radier certaines allégations de la deuxième déclaration modifiée des demanderesses [Energizer].

[2]  Duracell et Energizer sont les principales marques de piles au Canada.

[3]  Les allégations que Duracell cherche à faire radier de l’action en justice d’Energizer découlent du fait que Duracell a utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sur les étiquettes apposées par Duracell sur les emballages de ses piles. Energizer demande des dommages‑intérêts à Duracell, en lien avec l’emploi par Duracell de ces deux expressions, en vertu du paragraphe 22(1) et des alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [Loi sur les marques de commerce]. Duracell sollicite la radiation de ces demandes. Energizer demande également la restitution des bénéfices si elle obtient gain de cause; Duracell demande à la Cour de rejeter la demande de restitution des bénéfices d’Energizer. La demande de restitution des bénéfices d’Energizer est présentée en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 [Loi sur la concurrence]; Duracell soutient qu’une telle réparation ne peut pas être accordée au titre du paragraphe 52(1).

[4]  Energizer s’oppose à la requête de Duracell quant à son bien‑fondé et soutient en outre que la Cour ne doit pas trancher ces questions, mais qu’elle doit laisser le juge de première instance les trancher. Comme nous le verrons, j’ai rejeté cet argument.

[5]  En guise de contexte, la déclaration initiale déposée par les anciens avocats d’Energizer était plus restreinte qu’elle ne l’est maintenant; elle visait les expressions figurant sur différentes étiquettes apposées par Duracell sur les emballages de ses piles. Ces étiquettes comportaient des énoncés liés à ENERGIZER et à ENERGIZER MAX. ENERGIZER et ENERGIZER MAX sont toutes les deux des marques de commerce enregistrées d’Energizer et, par conséquent, elles peuvent être protégées par le paragraphe 22(1), ainsi que par les alinéas 7a) et d). On ne demande pas à la Cour de trancher les allégations liées à ENERGIZER et à ENERGIZER MAX; elles demeurent dans la deuxième déclaration modifiée, dont le procès de dix jours commence le 3 décembre 2018.

[6]  Les allégations en litige dans le cadre de la présente procédure ont été ajoutées par le nouvel avocat d’Energizer, qui a représenté Energizer auparavant devant la Cour, après que l’autorisation de déposer une deuxième déclaration modifiée a été accordée par le protonotaire Milczynski dans une ordonnance datée du 10 août 2016. Duracell n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, mais elle s’est opposée à l’autorisation des modifications pour bon nombre des mêmes raisons pour lesquelles elle demande maintenant leur radiation.

[7]  Pour les motifs exposés ci‑après, la requête est accueillie, en partie. À mon humble avis, l’emploi par Duracell de l’expression « la marque du lapin » sur les emballages de ses piles Duracell pourrait contrevenir au paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, le juge Binnie [Veuve Clicquot]; les allégations ne seront pas radiées. De même, l’emploi de l’expression « la marque du lapin » peut contrevenir aux alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce, et l’allégation ne sera pas radiée. Toutefois, je conclus que l’emploi par Duracell de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur les emballages de ses piles ne contrevient ni au paragraphe 22(1) ni aux alinéas 7a) et d). Les actes de procédure qui font à allusion à « l’autre marque concurrente la plus populaire » dans le contexte du paragraphe 22(1) et des alinéas 7a) et d) seront radiés de la demande d’Energizer.

[8]  À mon humble avis, Energizer n’a pas droit à la restitution des bénéfices au titre du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence. La demande d’Energizer à cet égard sera radiée.

[9]  Je suis également d’avis que la requête en jugement sommaire devrait être examinée et tranchée maintenant.

II.  Les faits

[10]  Lors d’une conférence de gestion de l’instance préalable à l’audience, j’ai demandé aux parties de s’entendre, si elles le pouvaient, sur les faits pertinents et de les fournir à la Cour. Par la suite, les parties se sont entendues sur les faits suivants, que je retiens; je rendrai d’autres conclusions de fait dans les présents motifs :

Allégations en litige concernant les emballages de Duracell

[1]  Les références visées par les plaintes en litige dans la présente requête en jugement sommaire sont les suivantes :

a)  Durent jusqu’à 15% plus longtemps que les piles de l’autre marque concurrente la plus populaire*

  *L’autre pile alcaline AA la plus populaire selon les données sur les ventes de Nielsen. Les résultats varient selon le type d’appareil et la fréquence d’utilisation.

b)  up to 15% longer lasting vs. the next leading competitive brand*

  *Next leading alkaline based on Nielsen sales data. AA size. Results vary by device and usage patterns.

c)  Durent jusqu’à 20% PLUS LONGTEMPS vs. les piles 10, 13, et 312 de la marque du lapin.

d)  Up to 20% LONGER LASTING vs. the bunny brand on size 10, 13 & 312.

[2]  Voici des exemples de ces références :

[3]  Les références ont été utilisées par Duracell sur des autocollants apposés à l’avant des emballages de ses piles AA et de piles pour appareils auditifs vendus aux détaillants au Canada.

[4]  Duracell a utilisé les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sur les autocollants à apposer sur les emballages. Les autocollants apposés aux produits font partie de la communication avec les consommateurs.

Marques de commerce certifiées d’Energizer

[5]  Dans sa deuxième déclaration modifiée (la déclaration), Energizer a certifié les marques de commerce suivantes :

a)  ENERGIZER (TMA157162) enregistrée en liaison avec [traduction] « les piles sèches électriques aux fins d’utilisation sur des appareils électroniques, auditifs, lumineux et d’horlogerie pour faire fonctionner les petits moteurs électriques »;

b)  ENERGIZER (TMA740338) enregistrée en liaison [avec] [traduction] « les piles tous usages »;

c)  ENERGIZER MAX (TMA580557) enregistrée en liaison avec « les piles »;

d)  RABBIT & DESIGN (TMA399312) enregistrée en liaison avec « les piles » :

[6]  Duracell a consenti à la modification proposée d’Energizer à la déclaration en ce qui concerne l’ajout de l’enregistrement de la marque de commerce ENERGIZER BUNNY & Design (TMA943350) à la liste des enregistrements de marque de commerce certifiés. ENERGIZER BUNNY & Design (TMA943350) est enregistrée en liaison avec [traduction] « les piles tous usages; les chargeurs de piles tous usages » :

[7]  Energizer a toujours utilisé le mot « ENERGIZER » lorsqu’elle a fait la publicité de ses piles au Canada de 2012 à 2016.

L’autre marque concurrente la plus populaire 

[8]  Energizer n’a jamais utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur l’emballage de piles au Canada.

Le lapin Energizer

[9]  Energizer appelle le lapin mascotte d’Energizer le « Lapin Energizer ».

[10]  Le Lapin Energizer tient un tambour qui comporte la mention ENERGIZER et, dans certaines représentations, le Lapin Energizer porte une pile ENERGIZER sur sa hanche, comme le montre l’image ci‑dessous.

[11]  Le site Web d’Energizer compte une section distincte consacrée au Lapin Energizer.

Marques concurrentes les plus populaires

[12]  Les deux marques concurrentes les plus populaires de piles au Canada sont Duracell et Energizer.

III.  Affidavits et contre‑interrogatoires

[11]  L’avocat de Duracell a demandé à un enquêteur privé embauché par celle‑ci, James Meadway, de mener une enquête sur le marché concernant les produits qui contenaient des réclamations comparatives dans leurs publicités en comparant un produit à un produit d’un concurrent de manière spécifique ou générique. En août 2017, M. Meadway a visité 13 magasins dans la région du Grand Toronto. Dans le cadre de son enquête, M. Meadway a repéré sept produits qui contenaient des réclamations comparatives lorsque le produit d’un concurrent était considéré comme une marque concurrente « populaire » ou quelque chose de semblable.

[12]  Energizer soutient que, selon la preuve de Duracell, l’emploi de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » n’est pas chose courante. Energizer déclare qu’après que M. Meadway eut visité 13 magasins ayant des milliers de produits, il n’a été en mesure de trouver que quelques produits ayant une étiquette semblable à l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire ».

[13]  Energizer fait valoir en outre que M. Meadway ne connaissait pas les marques concurrentes les plus populaires des produits qu’il a repérés. Energizer indique que les produits comme la nourriture pour chats, repérés par M. Meadway, doivent être distingués du marché des piles, où il est entendu qu’il existe deux marques concurrentes les plus populaires, soit Duracell et Energizer. Concernant ce lien, l’enquêteur privé d’Energizer, Junior Williams, a visité trois magasins où il a constaté ce qui suit : le magasin à grande surface de Walmart offrait 11 marques de nourriture pour chats et trois marques d’assiettes en papier; le Real Canadian Superstore offrait cinq marques de papier de toilette et cinq marques de jus d’orange; et Shoppers Drug Mart offrait 11 marques de barres de nettoyage et huit marques de brosse à dents qui fonctionnent à l’aide de piles. Il s’agissait des types de produits pour lesquels M. Meadway a constaté l’emploi d’une expression semblable à « l’autre marque concurrente la plus populaire ».

[14]  Il y avait deux autres déposants, tous les deux des employés des parties.

[15]  Mark Pawliw est le directeur des ventes de Duracell Canada Inc, et gérait la force de vente externe canadienne de Duracell. M. Pawliw occupait des postes relativement élevés en matière de commercialisation auprès de Duracell depuis 2010. Il a déclaré que, d’août 2014 à janvier 2016, Duracell a vendu environ |||||||||||||||||| paquets de piles AA aux détaillants canadiens portant l’autocollant qui comportait l’allégation « l’autre marque concurrente la plus populaire ». Selon le témoignage de M. Pawliw, Duracell utilisait l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » en fonction des données que Duracell a obtenues de AC Nielsen Company, qui tient à jour une base de données relatives aux analyses des détaillants. Les données sur les ventes de Nielsen indiquaient que les piles AA Energizer étaient l’autre marque concurrente la plus populaire, après Duracell.

[16]  M. Pawliw a également déclaré que, de juillet 2015 à janvier 2016, Duracell a vendu aux détaillants canadiens environ |||||||||||| paquets de piles de tailles 10, 13 et 312 pour les appareils auditifs portant les autocollants qui utilisaient l’expression « la marque du lapin ». Aucune pile AA Duracell ne portait un autocollant renvoyant à la « marque du lapin ». M. Pawliw a affirmé et, comme en ce qui concerne le nombre de piles pour les appareils auditifs, je retiens aux fins des présentes, et sous réserve de toute conclusion d’un tribunal de première instance à cet égard, qu’environ |||||||||||| paquets de piles pour les appareils auditifs portant l’autocollant utilisant le mot « Energizer » ont été vendus aux détaillants canadiens d’octobre 2014 à juillet 2015. En septembre 2015, environ |||||| paquets de piles AA portant l’autocollant utilisant les mots « Energizer Max » ont été vendus aux détaillants canadiens. Même si je ne suis pas tenu de rendre une décision concernant l’emploi de ces deux expressions, comme cela a déjà été indiqué, ENERGIZER et ENERGIZER MAX sont toutes les deux des marques de commerce enregistrées d’Energizer.

[17]  M. Pawliw a également affirmé que, d’après son expérience commerciale, ainsi que d’après son expérience en tant que consommateur, il a vu des expressions descriptives telles que « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque concurrente la plus populaire » employées dans la commercialisation de produits de consommation en vue de désigner une marque concurrente à des fins de publicité comparative.

[18]  Comme Energizer le soutient, je retiens que M. Pawliw a admis que Duracell était au courant des publicités d’Energizer qui montrent le Lapin Energizer. M. Pawliw – et, par conséquent, Duracell – était au courant du fait que les emballages d’Energizer affichent le Lapin et a reconnu un certain nombre de publicités vidéo d’Energizer avec le Lapin. Je retiens le témoignage de M. Pawliw à cet égard, en dépit du fait qu’Energizer soutient que M. Pawliw n’était pas directement responsable du domaine de commercialisation. Je remarque également que Duracell n’a pas présenté Peter Gorzkowski dans le cadre de cette requête, malgré le fait qu’il a témoigné auparavant au cours de l’interrogatoire préalable. M. Pawliw a affirmé que le personnel de Duracell aux États‑Unis était chargé des réclamations sur les emballages.

[19]  Energizer fait valoir que certains des chiffres de vente de Duracell pourraient être inexacts (moins élevés) parce que, notamment, la dernière date de vente de certains des produits contrevenants pourrait être inexacte, les ventes pourraient ne pas tenir compte des produits qui étaient encore sur les étagères, certains présentoirs portaient les expressions contrevenantes qui ne figuraient pas sur les paquets réellement vendus, et, dans les mêmes présentoirs, il y avait des produits portant des autocollants et des produits ne portant aucun autocollant. Cependant, je le répète, je ne suis pas tenu de quantifier avec précision le nombre de produits supposément contrevenants vendus puisque cela appartient au juge de première instance.

[20]  Je conclus que, dans la mesure où Energizer pourrait avoir des réclamations valides contre Duracell en vertu du paragraphe 22(1) et des alinéas 7a) et d) et en vertu du nombre approximatif de ventes en soi (qui pourrait être plus élevé si Energizer a raison), comme cela est indiqué ci‑dessus, les réclamations possibles les plus importantes sont celles ayant trait à l’emploi de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » figurant sur les emballages de piles AA de Duracell. Tel que cela est discuté de manière plus approfondie ci‑dessous, je suis convaincu que le règlement de la présente réclamation à ce stade de la procédure permettra de réduire considérablement le coût de préparation au procès, y compris les questions liées à l’interrogatoire préalable et aux documents. Un tel règlement anticipé réduira également les coûts et le temps requis pour l’audience relative à l’action d’Energizer.

[21]  Lors du contre‑interrogatoire, M. Pawliw a indiqué qu’il était au courant des « problèmes » en matière d’étiquetage, à savoir que le libellé de l’étiquette apposé sur les emballages de Duracell comportait une comparaison entre les piles de Duracell et celles d’Energizer. Voici son témoignage en contre‑interrogatoire :

[traduction]

[38]  Q.  Avant la date à laquelle elle [l’action] a été intentée, étiez‑vous au courant de problèmes relatifs à l’allégation figurant dans le libellé de l’étiquette apposé sur les emballages de Duracell?

R.  Oui.

[39]  Q.  Et de quoi avez‑vous pris conscience?

R.  Nous savions que certains produits étaient arrivés avec le ‑‑ d’Energizer, avec le nom d’Energizer et une allégation.

[40]  Q.  Lorsque vous dites le nom d’Energizer et l’allégation, renvoyez‑vous à la fois au nom d’Energizer Max et d’Energizer ou seulement au nom d’Energizer?

R.  Le nom d’Energizer Max et d’Energizer.

[41]  Q.  Et je suppose que Duracell est au courant qu’il existait un problème concernant l’utilisation du mot « Energizer » sur l’emballage?

R.  Lorsque cela s’est produit au Canada, il a été porté à mon attention qu’il y figurait et, évidemment, il y a eu une discussion portant sur les prochaines étapes.

[42]  Q.  Et les prochaines étapes consistaient à l’enlever de l’emballage; c’est exact?

R.  C’est exact.

[43]  Q.  Et c’était parce que Duracell comprenait qu’il ne devait pas figurer sur son emballage?

R/F  M^E LUE : C’est refusé. [Note de la Cour : M^e Lue est l’avocat de Duracell]

[22]  La préoccupation de M. Pawliw était partagée par d’autres personnes chez Duracell. Energizer a déposé des extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Gorzkowski, un cadre supérieur de Duracell. Le témoignage de M. Gorzkowski lors de l’interrogatoire préalable était plus révélateur :

[traduction]

[458]  Q.  À quelle date l’enquête concernant l’étiquette du produit numéro 1 a‑t‑elle été amorcée?

R.  Vers octobre 2015.

[459]  Q.  Avez‑vous une date plus précise?

R.  Il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas.

[460]  Q.  D’accord. Et, qu’est‑ce qui a suscité la tenue de l’enquête?

R.  Moi, lorsque j’ai repéré ces produits sur le marché.

[461]  Q.  Et, comment les avez‑vous repérés? Vous magasiniez à Pharmaprix et vous avez jeté un coup d’œil sur les piles Duracell?

R.  C’est exact.

[462]  Q.  Et vous regardiez les piles Duracell, vous avez constaté l’étiquette et vous avez dit, il y a quelque chose de louche ici?

R.  C’est exact.

[463]  Q.  Et, qu’est‑ce qui vous a incité à constater qu’il y avait quelque chose de louche?

R.  C’était indiqué [traduction] « par rapport à Energizer Max ».

[464]  Q.  Et vous saviez – et, quoi [...] quoi –

R.  D’après ce que je comprends du droit des marques de commerce au Canada, nous n’avons pas le droit d’utiliser des marques de commerce sans le consentement exprès écrit sur la publicité aux points de vente.

[Non souligné dans l’original.]

[23]  Lors du contre‑interrogatoire, M. Pawliw a également admis, et je retiens cette admission, que Duracell a utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » en tant qu’allusion indirecte à Energizer par rapport à ses piles AA.

[traduction]

[85]  Q.  Mais vous [sic] seriez les deux marques concurrentes les plus populaires, à savoir Duracell et Energizer; est‑ce exact?

R.  Oui.

[86]  Q.  Et l’étiquette figurant sur l’emballage des piles qui indiquait « l’autre marque concurrente la plus populaire », je suppose que cela visait à communiquer un message selon lequel Duracell souhaitait indiquer que l’autre marque la plus populaire était Energizer?

R.  Non, je ne souscrirais pas nécessairement à cet énoncé.

[87]  Q.  Il signifiait une marque concurrente, oui –

R.  En effet.

[88]  Q.  – l’autre marque concurrente la plus populaire? Et, l’autre marque concurrente la plus populaire, selon votre compréhension, était Energizer?

R.  À certains moments donnés, oui, donc une allusion indirecte.

[89]  Q.  Une allusion indirecte à Energizer?

R.  Oui.

[Non souligné dans l’original.]

[24]  M. Pawliw a admis, et je retiens cette admission, que l’utilisation par Duracell de « la marque du lapin » sur l’emballage des piles des appareils auditifs était en fait une [traduction] « allusion à Energizer ».

[traduction]

[234]  Q.  Donc, si nous examinons le paragraphe 19 de votre affidavit, alors, et vous faites allusion aux autocollants de la marque du Lapin qui indiquent qu’elles durent « jusqu’à 20 % plus longtemps vs. les piles 10, 13, et 312 de la marque du lapin », et vous dites là que l’allégation « jusqu’à 20 % plus longtemps » fait allusion aux piles Energizer 10, 13 et 312 et, par conséquent, le renvoi à la marque du lapin était un renvoi à Energizer; est‑ce exact?

R.  Oui.

[25]  Je n’ai aucune difficulté à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que, lorsque Duracell a utilisé les deux expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin », elle avait l’intention de faire renvoi aux piles d’Energizer.

[26]  L’autre employé déposant était Amanda Broderick, la principale directrice de la commercialisation mondiale à Energizer Holdings, Inc., de mai 2015 à janvier 2018. Elle s’occupait de la commercialisation pour l’ensemble des Amériques.

[27]  M^me Broderick a déclaré qu’Energizer ne possède pas de marque de commerce enregistrée au Canada pour l’expression « marque du lapin ». Elle a déclaré que le Lapin Energizer figure principalement sur l’emballage et la publicité d’Energizer concernant ses piles au Canada.

[28]  À cet égard, je souligne qu’Energizer possède un enregistrement de marque de commerce du dessin‑marque décrit comme ENERGIZER BUNNY & Design (TMA943350). Ce dessin‑marque est décrit dans l’enregistrement comme le LAPIN ENERGIZER; voici le dessin‑marque enregistré :

[29]  Toutefois, Energizer ne possède pas de marque verbale enregistrée en ce qui concerne le terme LAPIN ENERGIZER. Même si cette expression est utilisée sur l’enregistrement du dessin‑marque (TMA943350) en tant que « référence descriptive de la marque » du dessin‑marque, Energizer ne possède pas d’enregistrement de la marque verbale en ce qui concerne le terme LAPIN ENERGIZER.

[30]  Je fais également remarquer qu’Energizer Brands, LLC a déposé une demande de marque de commerce de la marque verbale pour le terme LAPIN ENERGIZER (1724082) le 16 avril 2015. Toutefois, en date du 13 décembre 2016, l’enregistrement de la marque de commerce n’a pas été accordé.

[31]  M^me Broderick a déclaré que, de 2014 à 2016, Energizer a dépensé plus de |||||||||||||||||||||| au Canada pour commercialiser ses piles Energizer. Ce montant comprend des achats publicitaires dans les médias et des productions créatives. M^me Broderick a indiqué que le Canada bénéficie également de la production créative réalisée aux États‑Unis, laquelle s’ajoute à ces montants.

[32]  M^me Broderick a déclaré qu’Energizer et son prédécesseur Eveready Canada vendent, distribuent et font la promotion de piles Energizer au Canada à l’aide du Lapin Energizer emblématique depuis au moins 1992. Ces sociétés ont fait la publicité du Lapin Energizer en lien avec leurs piles dans de nombreuses publications. Elle a indiqué qu’Energizer a participé aux promotions nationales concernant les bons de cinéma, les cartes‑cadeaux d’essence Visa, les Bunny Bucks et d’autres publicités, lesquelles visaient toutes à promouvoir le Lapin Energizer en liaison avec les piles d’Energizer. Les produits Energizer comportant le Lapin Energizer font également l’objet d’une publicité par voie numérique sur les sites de magasinage en ligne, les nouveaux sites et les médias sociaux, ainsi que dans les dépliants et d’autres médias. Energizer a également utilisé le Lapin Energizer pour parrainer des athlètes célèbres, comme l’étoile olympique canadienne du hockey, Cassie Campbell, et l’étoile du hockey de la Ligue nationale de hockey, Alex Ovechkin.

[33]  M^me Broderick a également affirmé qu’en 2017, le Lapin Energizer a été intronisé dans le Madison Avenue Wall of Fame en tant que [traduction] « Mascotte la plus emblématique ». Cette reconnaissance a été possible en raison des votes effectués en ligne par les partisans. En outre, elle a déclaré qu’en 2017, le Lapin Energizer a été mis en vedette grâce à son apparition en personne au Festival international du film de Toronto et à la Semaine de la mode de New York. Ces apparitions ont créé une attention médiatique importante à l’égard du Lapin Energizer.

[34]  Je suis d’accord avec Duracell pour dire que M^me Broderick était évasive et réticente concernant certains points et a donné de mauvaises réponses quant à d’autres points. Malgré l’hésitation de M^me Broderick à reconnaître ces points, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’utilisation par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » visait les piles d’Energizer, tout comme l’a admis Duracell.

[35]  Je suis d’accord pour dire qu’Energizer n’a pas utilisé l’expression « la marque du lapin » sur l’emballage de ses piles ou dans les publicités au Canada. Je retiens également l’argument selon lequel aucun élément de preuve n’indique qu’Energizer a utilisé les expressions « Bunny Bucks » ou « Bunny Birthday Cash Back ». En outre, le témoignage de M^me Broderick ne portait aucunement sur l’utilisation de l’expression « DO YOU HAVE THE BUNNY INSIDE? » Quoi qu’il en soit, Energizer ne se fonde pas sur la marque de commerce enregistrée DO YOU HAVE THE BUNNY INSIDE? (TMA 590453) dans sa deuxième déclaration modifiée.

[36]  Je suis également convaincu qu’Energizer n’a jamais utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur les étiquettes apposées à ses emballages ou sur les présentoirs. Cela dit, Energizer a utilisé l’expression « l’autre marque la plus populaire » dans les publicités des piles au lithium qui ne sont pas en litige en l’espèce; ces mots ne figurent pas sur les étiquettes apposées aux emballages. M^me Broderick a déclaré que, selon les données d’AC Nielsen Company, qui tient à jour une base de données de toutes les analyses de détail, Energizer et Duracell représentent plus de 80 % du marché canadien en matière de piles. Ce fait n’est pas contesté.

IV.  Les questions en litige

[37]  Lors de la conférence de gestion de l’audience dont il a été fait mention au début des présents motifs, j’ai demandé aux avocats de s’entendre, s’ils le pouvaient, sur les questions à trancher à l’audience et de me donner un résumé de leurs observations relatives à chacune. Ils ont convenu que les quatre questions suivantes devaient être tranchées :

1.  L’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique‑t‑il à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalents anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages?

2.  Les alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce s’appliquent‑ils à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalent anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages?

3.  Une demande de restitution des bénéfices peut‑elle être faite au titre de l’article 52 de la Loi sur la concurrence?

4.  La demande de jugement sommaire partiel présentée par Duracell est‑elle appropriée dans les circonstances de la présente action?

V.  Analyse

A.  La nature de la requête

[38]  Je vais traiter à tour de rôle chacune des quatre questions soulevées. Avant de le faire, je tiens à passer en revue le droit relatif aux requêtes en jugement sommaire comme celle dont la Cour est saisie en l’espèce.

[39]  Les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles des Cours fédérales] disposent ce qui suit :

[40]  Dans Apotex Inc. c Pfizer Canada Inc., 2016 CF 136 [Apotex], le juge Diner a conclu ce qui suit au paragraphe 31 :

[31]  Le principe de base de la requête de jugement sommaire est que chacune des parties [traduction] « parte du bon pied » en ce qui concerne les éléments de preuve. Par conséquent, la Cour a droit de tenir pour acquis qu’aucune nouvelle preuve ne serait présentée si la question devait être portée devant les tribunaux (Rude Native Inc. c. Tyrone T. Resto Lounge, 2010 CF 1278, au paragraphe 16). Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, au paragraphe 49 [Hryniak »], la Cour suprême a conclu qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse lorsque :

[...] le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.

[41]  Il incombe à la partie requérante (Duracell en l’espèce) d’établir qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Cela dit, il incombe également à Energizer de déposer des éléments de preuve sérieux et crédibles qui démontrent l’existence d’une question litigieuse. Voir Apotex au paragraphe 32 :

[32]  Ainsi, dans la présente requête, comme il incombe à la demanderesse de démontrer qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse relativement à la question du paiement de la taxe, les défenderesses ne peuvent pas soulever une véritable question litigieuse en se basant uniquement sur des vagues déclarations, des connaissances insuffisantes ou des dénégations (Moroccanoil Israel Ltd. c. Lipton, 2013 CF 667). Les défenderesses ont donc le fardeau de présenter des éléments de preuve sérieux et crédibles qui démontrent l’existence d’une véritable question litigieuse (MacNeil c. Canada, 2004 CAF 50; NFL Enterprises L.P. c. 1019491 Ontario Ltd. (1998), 229 NR 231 [CAF]).

[42]  Si, selon le droit et les éléments de preuve présentés, la demande n’a aucun fondement juridique, il n’existe aucune véritable question litigieuse : Burns Bog Conservation Society c Canada, 2014 CAF 170, au paragraphe 35, la juge Gauthier, confirmé par Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, au paragraphe 15, le juge Stratas.

[43]  Je passe maintenant à l’analyse des questions.

B.  Question 1 – L’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique‑t‑il à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalents anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages?

[44]  Le point de départ de cette analyse est le paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce :

[45]  Je tiens d’abord à faire remarquer deux choses. En premier lieu, je souligne qu’on n’a pas demandé à la Cour de trancher la question de savoir si l’emploi des expressions en litige dans les parties de l’action maintenant visées par le contrôle constituait un emploi qui est « susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce » et elle ne la tranchera pas. Les parties ont accepté le fait que l’analyse sera effectuée de la même manière, qu’il y ait une diminution ou non. Je ne me prononce pas sur la diminution. La Cour traite de la question préliminaire : essentiellement, même en supposant une diminution, le paragraphe 22(1) s’applique‑t‑il? En deuxième lieu, ma conclusion relative à cette affaire s’applique aux versions anglaise et française des marques de commerce concernées.

[46]  Les parties ont adopté les arguments suivants :

[traduction]

Les arguments de Duracell

Duracell demande à la Cour de conclure que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce ne s’applique pas à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sur les emballages de ses piles.

L’article 22 de la Loi exige l’emploi d’une marque de commerce enregistrée. Les seules marques de commerce enregistrées invoquées par Energizer sont les marques ENERGIZER et ENERGIZER MAX et une illustration d’un lapin. Energizer a reconnu qu’elle ne possède aucune marque de commerce enregistrée pour les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin ». Il n’y a aucune violation de l’article 22 si un défendeur emploie une expression autre que la marque de commerce, tel qu’elle a été enregistrée ou une marque de commerce enregistrée comportant une faute d’orthographe mineure. L’emploi des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » n’est pas visé par cette disposition.

Energizer a soutenu que la portée de l’article 22 s’étend à l’emploi d’expressions qui ne constituent pas des marques de commerce enregistrées au motif que les consommateurs comprennent que l’emploi de ces expressions renvoie à des marques de commerce enregistrées. Il ne s’agit pas du critère énoncé à l’article 22. Même s’il en était ainsi, ce qui est nié, Energizer n’a déposé aucun élément de preuve d’une telle compréhension par les consommateurs.

Les arguments d’Energizer en ce qui concerne les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sont fallacieux. Non seulement l’emploi de ces types d’expressions de publicité comparative est courant sur le marché, mais aussi Energizer a elle‑même employé l’expression « l’autre marque la plus populaire » pour faire allusion à Duracell dans le cadre de la publicité de ses propres piles.

Les arguments d’Energizer

La Cour suprême du Canada a conclu que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique même si l’emploi de la marque en litige peut différer de la marque de commerce enregistrée (« Cliquot » par rapport à la marque enregistrée « Veuve Clicquot ») s’il établit une « connexion ou une association » dans l’esprit du consommateur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, aux par. 38 et 47(ce renvoi figure en bas de page dans le document original)]. Duracell a admis que l’objet visé par l’emploi des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » était de faire allusion à Energizer et elle n’a déposé aucun élément de preuve donnant à penser que l’objet visé par l’allusion aux marques de commerce d’ENERGIZER n’a pas été atteint par ses emballages, c’est‑à‑dire qu’elle n’a pas réussi à communiquer son message.

Duracell comparaît devant la Cour, après avoir admis qu’elle avait l’intention de faire allusion aux marques de commerce ENERGIZER et elle demande d’être soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle a employé des expressions visant à évoquer les marques de commerce ENERGIZER, sans employer le terme ENERGIZER. Cela est évidemment contraire au sens de l’article, tel qu’il a été interprété par la Cour suprême du Canada.

Duracell soutient que la publicité comparative qui emploie les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » est courante dans l’industrie. Il n’y a aucun élément de preuve qui indique que l’expression « la marque du lapin » constitue autre chose qu’une allusion à ENERGIZER. En ce qui concerne l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire », les propres éléments de preuve de Duracell indiquent que cette expression n’est pas couramment utilisée sur les emballages. L’enquêteur privé de Duracell a visité 13 magasins et a regardé des milliers de produits, mais n’en a trouvé qu’une poignée, et aucun ne comportait l’expression comme « l’autre marque concurrente la plus populaire ». Il n’a pas trouvé la publicité d’Energizer à laquelle Duracell a fait allusion. Même si la publicité d’Energizer ne constitue pas un « emploi » aux termes de la Loi sur les marques de commerce (puisqu’elle ne figure pas sur les marchandises), Duracell peut intenter une action en justice si elle estime en avoir le droit. L’argument de Duracell semble reconnaître le fait que l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » peut faire allusion à la marque de commerce d’un concurrent.

En conséquence, la réponse à la première question est que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalents anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages.

[47]  Essentiellement, Duracell soutient que l’interdiction prévue au paragraphe 22(1) s’applique uniquement aux marques de commerce enregistrées et aux fautes d’orthographe mineures d’une marque de commerce enregistrée. Energizer indique qu’il s’agit d’une interprétation trop restrictive. Évidemment, la question centrale concernant le paragraphe 22(1) consiste à savoir s’il s’applique aux deux expressions en litige, notamment « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » figurant sur les autocollants apposés sur les emballages de piles du Duracell.

[48]  Il n’est pas contesté que ni l’une ni l’autre des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » ne sont des marques de commerce enregistrées d’Energizer et c’est ce que je conclus.

[49]  En résumé et tel que cela est expliqué ci‑dessous, en ce qui concerne le paragraphe 22(1), je souscris à l’interprétation d’Energizer. Je suis d’avis que l’interprétation faite par Duracell de paragraphe 22(1) est trop restrictive et ne respecte pas le droit établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 [Veuve Clicquot]. Les arguments de Duracell auraient pu être justes avant l’arrêt Veuve Clicquot, mais il n’en est plus ainsi. À mon humble avis, l’arrêt Veuve Clicquot a modifié de manière importante la jurisprudence en ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 22(1). Le changement dans la jurisprudence a été confirmé récemment par la Cour d’appel fédérale : Venngo Inc. c Concierge Connection Inc., 2017 CAF 96, la juge Gleason [Venngo]. À mon humble avis, le paragraphe 22(1) interprété de la manière exigée par l’arrêt Veuve Clicquot interdit l’emploi par Duracell de l’expression « la marque du lapin », même si elle n’est pas une marque de commerce enregistrée d’Energizer. Toutefois, le paragraphe 22(1) n’interdit pas l’emploi par Duracell de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire ».

[50]  L’arrêt de principe concernant le paragraphe 22(1) est Veuve Clicquot. La Cour suprême du Canada discute du paragraphe 22(1) de manière très détaillée aux paragraphes 38 à 70 dans sa décision unanime rédigée par le juge Binnie. Voici quelques‑uns des extraits importants comprennent :

B. La valeur de l’achalandage est‑elle susceptible de diminuer?

[38]  La conclusion selon laquelle l’emploi des marques de commerce « dans la même région » ne créerait pas de confusion ne met pas fin au litige. En l’espèce, à la différence de l’affaire Mattel, un autre moyen est invoqué. Le paragraphe 22(1) dispose :

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.

Même si l’appelante l’a traité comme un parent pauvre devant les juridictions inférieures et ne l’a guère étayé, l’argument fondé sur la dépréciation a été avancé devant notre Cour, grâce notamment à l’intervention de l’INTA. Rien dans l’art. 22 n’oblige à démontrer que l’emploi des deux marques dans la même région est susceptible de créer de la confusion. L’appelante n’a qu’à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l’achalandage attaché à sa marque.

[...]

[43]  En 2003, la Cour suprême des États‑Unis a rejeté le recours anti‑dilution intenté par Victoria’s Secret, la chaîne de lingerie pour femmes, qui avait poursuivi VICTOR’S LITTLE SECRET, une boutique pour adultes vendant du « clinquant » : Moseley c. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). Selon la loi fédérale alors en vigueur, l’existence d’un préjudice réel, et non d’une simple probabilité (comme le veut notre loi) devait être établie. La cour a toutefois formulé l’observation suivante :

[traduction] [...] à tout le moins, dans le cas où les marques ne sont pas identiques, le simple fait que le consommateur associe dans son esprit la marque du nouvel utilisateur avec une marque célèbre ne suffit pas pour fonder une cause d’action pour dilution. [...] Une association mentale n’emporte pas nécessairement l’« affaiblissement » (non plus, à vrai dire, que le « ternissement ») d’une marque. [p. 433‑434]

[...]

[45]  Le recours fondé sur la dépréciation ou sur la dilution de la marque est parfois qualifié de « superarme », qui doit être encadrée pour favoriser une juste concurrence. [...]

[...]

[46]  Étonnamment, l’art. 22 de notre Loi n’a guère retenu l’attention des tribunaux judiciaires depuis son adoption, il y a une cinquantaine d’années. Apparemment, lorsque l’emploi de plusieurs marques crée de la confusion, le recours privilégié est celui fondé sur l’art. 20. Par ailleurs, en l’absence de confusion, les demandeurs estiment peut‑être difficile d’établir que l’achalandage est susceptible de se déprécier. Quoi qu’il en soit, ces deux causes d’action prévues par la Loi sont très différentes sur le plan conceptuel. L’article 22 comporte quatre éléments. Premièrement, la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services – peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse. [...] [Remarque de la Cour fédérale : les deuxième, troisième et quatrième éléments sont supprimés parce qu’ils ne sont pas pertinents à la présente procédure.] Je vais aborder à tour de rôle chacun des éléments.

(1) Emploi de la marque déposée de la demanderesse

[47]  Le terme « emploi » est défini de la façon suivante à l’art. 4 de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[...]

[48]  L’appelante reconnaît que les intimées n’ont jamais employé ses marques de commerce déposées comme telles, mais elle affirme que l’emploi du mot Cliquot en transmet l’idée. Je conviens que l’orthographe différente de Cliquot ne pouvait être opposée comme moyen de défense. Si le simple observateur pouvait reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l’appelante (comme ce serait le cas si Kleenex était orthographié Klenex), l’emploi du mot Cliquot mal orthographié serait suffisant. Il faut interpréter les exigences de l’art. 22 en tenant compte de son objet réparateur. Comme l’a souligné M. Fox, au sujet toutefois de l’usurpation :

[traduction] [...] dans le cadre de l’emploi d’une marque de commerce, le public acheteur peut arriver à considérer qu’une chose, qui ne représente pas l’ensemble de la marque de commerce déposée, en constitue l’élément distinctif, et il est donc possible [...]que seule la partie de [la marque déposée] que constitue le nom du propriétaire s’impose à lui comme l’élément distinctif.

 [Renvois omis.]

[...]

[49]  L’appelante a présenté des éléments de preuve établissant que « Clicquot » était l’élément distinctif de la marque VEUVE CLICQUOT. Cette preuve a été retenue par la juge de première instance, qui a néanmoins conclu :

Selon moi, un consommateur, ayant vu le mot « Cliquot » utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la [marque de la demanderesse]. [par. 96]

Il s’agit, me semble‑t‑il, de la conclusion essentielle que l’appelante doit réfuter pour avoir gain de cause. Sans un tel lien, connexion ou association dans l’esprit du consommateur entre la marque affichée par les intimées et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir dépréciation de cette dernière. Comme l’écrit le professeur McCarthy :

[traduction] [...] s’il est impossible qu’un acheteur raisonnable puisse penser à la marque de commerce de son premier utilisateur, ne serait‑ce que de manière subtile ou subliminale, il ne peut alors y avoir dilution. Cela étant, comment la marque peut‑elle « s’éroder » s’il est totalement exclu que l’acheteur, à la vue de la marque de la défenderesse, pense même inconsciemment à la marque de la demanderesse? La théorie de la dilution suppose donc qu’une sorte de lien s’établit, dans l’esprit de l’acheteur raisonnable, entre les deux parties et la marque. [Note de bas de page omise; italiques dans l’original; § 24:70, p. 24‑143.]

La demande de l’appelante fondée sur l’art. 22 ne satisfait pas à la première exigence.

[Non souligné dans l’original.]

[51]  En plus de l’arrêt Veuve Clicquot, la Cour est liée par la décision récemment rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Venngo à propos de la bonne interprétation du paragraphe 22(1). La Cour d’appel fédérale a examiné l’arrêt Veuve Clicquot et a indiqué que le paragraphe 22(1) s’applique lorsque le simple observateur pou[rrait] reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l’appelante (comme ce serait le cas si Kleenex était orthographié Klenex), ou, autrement dit, lorsqu’un défendeur a employé une marque dont la ressemblance suffit pour établir, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l’achalandage attaché à sa marque. La Cour d’appel fédérale a ajouté que le paragraphe 22(1) s’applique à l’emploi d’une marque qui, bien que non identique à la marque déposée du demandeur, s’apparente à ce point à la marque déposée que la population pertinente de consommateurs la considérerait comme la marque déposée : la juge Gleason, aux paragraphes 79 à 81 :

[79]  S’agissant de l’argument de Venngo à propos de la manière dont la Cour fédérale a traité sa prétention fondée sur l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, je suis d’accord avec Venngo pour dire qu’il n’est pas nécessaire qu’un défendeur emploie une marque complètement identique à la marque de commerce du demandeur pour que sa responsabilité soit engagée aux termes de l’article 22. La Cour suprême du Canada croit plutôt que cet article concerne les cas où « le simple observateur pou[rrait] reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l’appelante (comme ce serait le cas si Kleenex était orthographié Klenex) », ou, autrement dit, lorsqu’un défendeur a employé une marque « dont la ressemblance […] suffit pour établir, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l’achalandage attaché à sa marque » (Veuve Clicquot, par. 38, 48).

[80]  Il est donc bien possible que la Cour fédérale ait décrit trop étroitement la notion d’emploi d’une marque de commerce au sens de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, quand elle a écrit que « l’“emploi” aux termes de l’article 22 exige l’emploi d’une marque de commerce de la demanderesse, telle qu’elle a été enregistrée » (Venngo, par. 86). L’article 22 vise aussi l’emploi d’une marque qui, bien que non identique à la marque déposée du demandeur, s’apparente à ce point à la marque déposée que la population pertinente de consommateurs la considérerait comme la marque déposée.

[Non souligné dans l’original.]

[52]  Malgré le fait que la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Venngo, a tranché la question dont elle était saisie en fonction de l’élément 4 du paragraphe 22(1), soit le mot « employer », sa décision confirme que le paragraphe 22(1) protège plus que seulement les marques de commerce enregistrées et les fautes d’orthographe mineures, comme le soutient Duracell. Je suis d’avis que les énoncés soulignés ne faisaient qu’insister, tandis que les remarques incidentes avaient pour but de constituer des lignes directrices : R c Henry, 2005 CSC 76, le juge Binnie, au paragraphe 57.

[53]  L’intention de la Cour suprême d’ajuster la portée du paragraphe 22(1) est clairement indiquée par ce commentaire figurant au paragraphe 38, précité :

[38]  […] L’appelante n’a qu’à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l’achalandage attaché à sa marque.

[54]  Ce qui précède dispose d’un certain nombre d’autres arguments présentés par Duracell. Principalement, à mon humble avis, vu l’objet réparateur et l’intention du paragraphe 22(1), je ne suis pas convaincu que l’approche adoptée dans l’arrêt Veuve Clicquot contrevient à la première règle reconnue en matière d’interprétation des lois établie dans le principe moderne de Driedger, notamment que : « Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». Voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd, [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21, le juge Iacobucci, qui cite Driedger, Construction of Statutes, 2^e éd., 1983.

[55]  Je ne suis pas non plus convaincu qu’il existe un bon motif pour limiter la protection conférée par le paragraphe 22(1), comme le propose Duracell. Il serait incompatible avec l’objet et l’intention du paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce de permettre à Duracell de détourner la protection accordée par le paragraphe 22(1). Il me semble qu’à cet égard, c’est ce que Duracell a tenté de faire en employant l’expression « la marque du lapin », comme nous le verrons plus loin. Je ne suis pas non plus d’avis que le fait de suivre ces deux décisions contrevient à l’argument « superarme » auquel le juge Binnie a fait allusion, surtout étant donné le reste des décisions déjà tirées de l’arrêt Veuve Clicquot.

[56]  À la lumière des faits, dans l’arrêt Veuve Clicquot, la marque de commerce enregistrée invoquée était VEUVE CLICQUOT. L’emploi par les intimées d’une partie de cette marque de commerce, avec une faute d’orthographe, à savoir « Cliquot » plutôt que « Clicquot », était en litige. La Cour suprême du Canada a discuté du terme « Cliquot » en tant que marque verbale, en indiquant que la faute d’orthographe ne constituait pas un moyen de défense. De même, il ressort clairement de cette décision que l’emploi par un défendeur d’une simple partie d’une marque enregistrée ne constitue pas non plus un moyen de défense : je dis cela parce que l’appelante dans l’arrêt Veuve Clicquot n’était pas le propriétaire de la marque enregistrée CLICQUOT, c’est‑à‑dire le seul mot comportant une faute d’orthographe et dont la bonne orthographe ne constituait qu’une partie de la marque de commerce enregistrée : Veuve Clicquot, au paragraphe 3. Sur le fondement des faits qui lui sont propres, l’arrêt Veuve Clicquot appuie la thèse selon laquelle plus que l’emploi d’une marque de commerce enregistrée ou des fautes d’orthographe mineures sont interdits par le paragraphe 22(1) : l’emploi d’une partie d’une marque, en plus des fautes d’orthographe d’une partie d’une marque, peut également être interdit.

[57]  D’après les énoncés exprimés par notre plus haute cour, je suis convaincu que sa décision visait à élargir la portée de la protection prévue par le paragraphe 22(1). J’examinerai ces énoncés.

[58]  Dans l’arrêt Veuve Clicquot, la Cour suprême du Canada a discuté du lien et de la connexion dans l’esprit avec la marque de l’appelante : la Cour a parlé, au paragraphe 38, d’un « lien, connexion ou association dans l’esprit du consommateur » entre la marque choisie de l’intimée et la marque enregistrée :

[38]  [...] L’appelante n’a qu’à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l’achalandage attaché à sa marque.

[59]  L’arrêt Veuve Clicquot ajoute ce qui suit au concept de l’association dans l’esprit. Veuillez noter également la question posée par le juge de première instance, citée et approuvée au paragraphe 49 :

[49]  L’appelante a présenté des éléments de preuve établissant que « Clicquot » était l’élément distinctif de la marque VEUVE CLICQUOT. Cette preuve a été retenue par la juge de première instance, qui a néanmoins conclu :

Selon moi, un consommateur, ayant vu le mot « Cliquot » utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la [marque de la demanderesse]. [par. 96]

Il s’agit, me semble‑t‑il, de la conclusion essentielle que l’appelante doit réfuter pour avoir gain de cause. Sans un tel lien, connexion ou association dans l’esprit du consommateur entre la marque affichée par les intimées et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir dépréciation de cette dernière. Comme l’écrit le professeur McCarthy :

[traduction] [...] s’il est impossible qu’un acheteur raisonnable puisse penser à la marque de commerce de son premier utilisateur, ne serait‑ce que de manière subtile ou subliminale, il ne peut alors y avoir dilution. Cela étant, comment la marque peut‑elle « s’éroder » s’il est totalement exclu que l’acheteur, à la vue de la marque de la défenderesse, pense même inconsciemment à la marque de la demanderesse? La théorie de la dilution suppose donc qu’une sorte de lien s’établit, dans l’esprit de l’acheteur raisonnable, entre les deux parties et la marque. [Note de bas de page omise; italiques dans l’original; § 24:70, p. 24‑143

[Non souligné dans l’original.]

[60]  Des lignes directrices supplémentaires sont fournies en ce sens que la Cour suprême a accepté sans critique la question posée par le juge de première instance [voir le paragraphe 49 de l’arrêt Veuve Clicquot, précité]. Reformulée pour l’espèce, la question devient : Un consommateur qui voit les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » ou « la marque du lapin » employées sur les piles de Duracell établirait‑il un lien ou une connexion avec la marque Energizer? En outre, en approuvant la doctrine du professeur McCarthy, une autre précision de la question pertinente consiste à savoir si un acheteur raisonnable est susceptible de penser à la marque de commerce Energizer dans son esprit, même subtilement ou subliminalement.

[61]  À mon humble avis, ces extraits fournissent des consignes à la Cour quant à la façon de formuler la question précise concernant la manière dont le paragraphe 22(1) s’applique aux expressions en litige en l’espèce.

[62]  Avant d’appliquer l’arrêt Veuve Clicquot aux faits de l’espèce, il est important de déterminer les attributs du consommateur concerné. L’arrêt Veuve Clicquot confirme que le consommateur pertinent est le « consommateur plutôt pressé » reconnu en droit des marques de commerce; il est décrit au paragraphe 20 de l’arrêt Veuve Clicquot :

[20]  Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom Cliquot sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

(1)  Emploi de « la marque du lapin »

[63]  Energizer soutient que ses marques de commerce Lapin ENERGIZER sont très faciles à reconnaître. Energizer soutient que ses marques de commerce Lapin sont célèbres au Canada. À cet égard, je suis d’accord pour dire que les marques de commerce Lapin ENERGIZER sont toutes les deux des marques célèbres. En ce qui concerne les marques de commerce Lapin ENERGIZER, je renvoie aux deux marques de commerce enregistrées invoquées par Energizer relativement à l’emploi de l’expression « la marque du lapin » par Duracell. Je suis conscient du fait que ces deux marques de commerce enregistrées sont des dessins‑marques. Toutefois, les deux dessins‑marques contiennent le mot « Energizer » (TMA 943,350) ou ENERGIZER (TMA 399,312). Lorsque les dessins sont décrits en mots, soit oralement ou par écrit, l’expression LAPIN ENERGIZER est utilisée pour les deux; en fait, TMA 943,350 indique exactement cela. Voici les marques :

No d’enregistrement	Description	Marque de commerce	Produits	Date d’enregistrement
TMA 399,312	LAPIN ET DESSIN		Piles	Le 19 juin 1992
TMA 943,350	LAPIN ENERGIZER et DESSIN		[traduction] « les piles tout usage; les chargeurs de batterie tout usage »	Le 14 juillet 2016

[64]  À cet égard, j’invoque les éléments de preuve décrits plus en détail aux paragraphes 32 et 33 ci‑dessus. La marque de commerce Lapin ENERGIZER figure dans la publicité vieille de plus de 25 ans. Elle a remporté un prix aux États‑Unis en tant que mascotte la plus emblématique; le fait que la publicité américaine d’Energizer a été communiquée au Canada en témoigne. Les marques de commerce Lapin ENERGIZER sont affichées dans les publicités télévisées, dans les sites Web, sur les emballages et dans les articles de lapin qui peuvent être achetées et elles leur promotion est également faite au moyen de ces médias. Le dossier étaye l’argument d’Energizer et je souscris à celui‑ci :

[traduction]

[78]  Selon la décision Clairon, en bref, l’achalandage est « l’avantage global », quel qu’il soit, de la « réputation et du lien », qui a pu être constitué par des années de travail consciencieux ou obtenu par des dépenses considérables, et qui est identifié aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce. Comme il en ressort des faits, Energizer a dépensé des sommes importantes en publicité et en promotion intensives d’ENERGIZER et de son lapin. Cette publicité et promotion intensives ont donné lieu à des marques célèbres.

[65]  Vu les marques de commerce Lapin ENERGIZER et le fait que chacune constitue une marque célèbre, je suis d’avis que le consommateur plutôt pressé, qui voit l’expression « la marque du lapin » concernant des piles, tant les piles AA que les piles pour les appareils auditifs, établirait un lien et une connexion avec les marques de commerce Lapin ENERGIZER. Je suis d’avis, en examinant l’ensemble de la preuve, que Duracell a employé l’expression « la marque du lapin » pour alléguer que ses piles durent plus longtemps que celles d’Energizer. Cela répond au critère essentiel énoncé par le juge de première instance et qui a été approuvé dans l’arrêt Veuve Clicquot. En outre, je conclus que Duracell, en employant l’expression « la marque du lapin » a employé des marques de manière suffisamment semblable aux marques de commerce Lapin ENERGIZER pour évoquer, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, notamment ceux qui achètent des piles pour des appareils auditifs en l’espèce, une association entre les deux marques, tel que cela est décrit au paragraphe 38 de l’arrêt Veuve Clicquot. À mon humble avis, la caractéristique distinctive des marques de commerce Lapin ENERGIZER est le Lapin Energizer lui‑même, ce qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 48 de l’arrêt Veuve Clicquot. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 49 dans Veuve Clicquot, je conclus que le consommateur plutôt pressé établirait certainement une association dans son esprit, soit inconsciemment, subtilement ou subliminalement, entre l’expression « la marque du lapin » employée par Duracell sur ses emballages de piles et les marques de commerce Lapin ENERGIZER.

[66]  Pour ce qui est de l’arrêt Venngo, je suis convaincu que Duracell, en employant l’expression « la marque du lapin », a employé une marque qui, bien que non identique à la marque déposée du demandeur, s’apparente à ce point à la marque déposée que la population pertinente de consommateurs la considérerait comme les marques de commerce Lapin ENERGIZER.

[67]  En un mot, et pour revenir à l’arrêt Veuve Clicquot, au paragraphe 48 [précité au paragraphe 50], le simple observateur reconnaîtrait « la marque du lapin » employée par Duracell comme les marques de commerce Lapin ENERGIZER d’Energizer.

[68]  Même si Energizer a indiqué, et j’ai conclu dans ce sens, que Duracell avait l’intention que l’emploi de l’expression « la marque du lapin » évoque dans l’esprit une association avec Energizer, je ne suis pas convaincu que l’intention de Duracell permet de déterminer l’association dans l’esprit, le cas échéant, que le consommateur plutôt pressé établirait; cette détermination doit être faite et a été faite de manière objective.

(1)  Emploi de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire »

[69]  D’autre part, je ne suis pas convaincu que l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » donnerait lieu à une association dans l’esprit d’un consommateur plutôt pressé avec les marques de commerce Lapin ENERGIZER. En premier lieu, d’après la preuve, et j’abonde dans le même sens, cette expression dans ce contexte ne signifie rien en soi avant d’être guidé par les résultats d’une recherche d’expert du marché fourni par AC Nielsen Company, une société qui possède la base de données détaillée des analyses au détail. Je ne retiens pas l’argument selon lequel un consommateur plutôt pressé aurait ces connaissances d’experts détaillées. Je rejette également la thèse selon laquelle l’intention de Duracell de renvoyer à Energizer est déterminante à l’égard de cette question. Je reconnais que les parties elles‑mêmes s’entendent pour dire que le marché canadien en matière de piles est réparti plus ou moins entre Energizer et Duracell. Toutefois, encore une fois, je ne retiens pas l’argument selon lequel une entente entre les parties concernant la part relative du marché indique une association dans l’esprit d’un consommateur plutôt pressé, le cas échéant; je le répète, il s’agit d’une décision objective qui doit être prise par la Cour. À mon humble avis, aucune association dans l’esprit du consommateur ne serait faite entre les marques d’Energizer et l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » employée sur les piles de Duracell. Une telle association nécessiterait que le consommateur plutôt pressé connaisse les détails de la part du marché à l’égard desquels une preuve par expert tiers a été déposée auprès de la Cour; en l’espèce, je ne peux imputer ces connaissances spécialisées en matière de droit des marques de commerce à un consommateur plutôt pressé.

[70]  En ce qui concerne le critère du juge de première instance qui a été approuvé au paragraphe 49 dans l’arrêt Veuve Clicquot, voir le paragraphe 59 ci‑dessus, je n’hésite pas à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, le consommateur plutôt pressé qui voit l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire », pour les motifs énoncés ci‑dessus, n’établirait aucun lien ou connexion avec la marque d’Energizer. Pour ce qui est de la doctrine du professeur McCarthy, je ne suis pareillement pas d’accord pour dire qu’un acheteur raisonnable serait susceptible de penser aux marques de commerce d’Energizer, même subtilement, subliminalement ou inconsciemment lorsqu’il voit l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire ».

[71]  En conséquence, les actes de procédure qui renvoient au paragraphe 22(1) et à l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » seront radiés. Les actes de procédure qui renvoient à l’expression « la marque du lapin » sont maintenus.

C.  Question 2 – Les alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce s’appliquent‑ils à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalent anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages?

[72]  Le point de départ de cette analyse est encore une fois la Loi sur les marques de commerce, qui dispose ce qui suit aux alinéas 7a) et d) :

[73]  La Cour examinera les mêmes autocollants que Duracell a apposés à ses emballages de piles visés par le contrôle en vertu du paragraphe 22(1) et, comme antérieurement, l’accent sera mis sur les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin ». Une fois de plus, les parties s’entendent pour dire que l’issue s’applique de manière égale aux expressions française et anglaise. En outre, je souligne qu’il n’a pas été demandé à la Cour de décider si ces déclarations étaient fausses ou trompeuses au sens de l’alinéa 7a) ou fausses sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public au sens de l’alinéa 7d).

[74]  Voici les arguments des parties :

[traduction]

La position de Duracell

Duracell demande à la Cour de conclure que les alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce ne s’appliquent pas à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » figurant sur les emballages des piles.

Afin de fournir une réparation en vertu des alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce, les causes d’action doivent être liées à une marque de commerce valide appartenant à Energizer; par ailleurs, la Cour n’a pas compétence pour accorder la réparation demandée. Comme Energizer a admis, qu’elle n’est pas propriétaire d’enregistrements de marques de commerce quant aux expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » et n’a même pas utilisé ces expressions, ces allégations ne sont pas recevables.

Les arguments d’Energizer

Les tribunaux ont constamment conclu que des déclarations fausses et trompeuses donnent ouverture à action si l’objet des déclarations peut être déterminé implicitement. Dans l’affaire entre Duracell et Eveready (le prédécesseur d’Energizer), le tribunal a conclu que dans une publicité de Duracell dans laquelle le jouet qui danse à l’aide d’une pile Duracell dure plus longtemps que le jouet qui danse qui est représenté par un lapin, le lapin constituait un renvoi à Eveready.

Les tribunaux ont conclu que le matériel publicitaire constituait des renvois « implicites » à la demanderesse lorsque la demanderesse était [traduction] « l’autre concurrente majeure sur le marché » [Mead Johnson Canada c. Ross Pediatrics (1996), 31 O.R. (3d) 237 [...]; Bell Canada c. Rogers Communications Inc., 2010 ONSC 2788, aux paragraphes 17 et 18 (ces renvois figurent en bas de page dans le document original)]. D’après les faits relatés dans la présente requête, Duracell a admis qu’Energizer est l’autre concurrente majeure sur le marché. Duracell a également admis que l’allusion à « l’autre marque concurrente la plus populaire » et à « la marque du lapin » visait à renvoyer à ENERGIZER. En conséquence, les droits de propriété intellectuelle visés par les alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce sont les marques de commerce ENERGIZER et les marques de commerce Lapin ENERGIZER.

Par conséquent, les alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce s’appliquent à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalents anglais), qui constituent des renvois clairs et non équivoques à Energizer, figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages.

[Souligné dans l’original.]

[75]  L’application de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce est en droit plus restrictive que la façon dont l’article est rédigé, et ce, pour les raisons constitutionnelles énoncées dans l’arrêt Vapor Canada Ltd c MacDonald, [1977] 2 RCS 134, le juge Laskin [Vapor], dans lequel la Cour suprême du Canada a restreint la portée de l’article 7 comme suit :

Ni l’art. 7 dans son ensemble, ni l’al. e) considéré seul ou en relation avec l’art. 53, n’est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiétement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois, l’art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l’on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l’exercice de sa compétence à l’égard des brevets, du droit d’auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux.

[Non souligné dans l’original.]

[76]   En conséquence, et selon l’arrêt Vapor, pour déclencher la protection prévue à l’article 7 dans le contexte des marques de commerce, une partie doit établir l’existence de la propriété intellectuelle, comme une marque de commerce, enregistrée ou non.

[77]  Duracell fait valoir que ni l’alinéa 7a) ni l’alinéa 7d) ne s’appliquent aux expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » ou « la marque du lapin » parce qu’elles ne sont pas des marques de commerce et que, par conséquent les allégations concernant les alinéas 7a) et 7d) devraient être rejetées. Duracell soutient qu’il n’y a aucun fondement constitutionnel quant à l’application des alinéas 7a) et d) aux expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » ou « la marque du lapin ».

[78]  En toute déférence, je ne souscris pas à cette opinion.

[79]  Pour les motifs formulés dans mon analyse du paragraphe 22(1) en ce qui concerne l’expression « la marque du lapin », je conclus que l’expression « la marque du lapin » comporte un intérêt suffisant quant à la marque de commerce ou quant à la « propriété intellectuelle » (voir Canadian Copyright Licensing Agency c Bureau en gros ltée, 2008 CF 737, le juge Montigny (tel était alors son titre), au par. 41) pour bénéficier de la protection et de l’application en l’espèce des alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce. En conséquence, la requête en jugement sommaire visant à faire radier les parties des actes de procédure ayant trait à ceux‑ci sera rejetée.

[80]  D’autre part, ma conclusion concernant l’application du paragraphe 22(1) relativement à l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » m’amène à conclure que ni l’alinéa 7a) ni l’alinéa 7d) ne comporte un intérêt suffisant quant à la marque de commerce ou à la « propriété intellectuelle » pour résister à l’examen minutieux de l’interprétation de la loi requis par la Constitution. Ni l’un, ni l’autre des alinéas ne s’applique à cette expression. En conséquence, les renvois aux alinéas 7a) et d) ayant trait à l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » seront radiés.

D.  Question 3 – Une demande de restitution des bénéfices peut‑elle être faite au titre de l’article 52 de la Loi sur la concurrence?

[81]  Le paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence dispose :

[82]  Le paragraphe 52(1) figure dans la partie VI de la Loi sur la concurrence.

[83]  La réparation quant à la violation de la partie VI est prévue au paragraphe 36(1) de la Loi sur la concurrence, qui dispose :

[84]  Les arguments des parties, tirés directement de l’exposé conjoint des questions en litige, sont les suivants :

[traduction]

Les arguments de Duracell

Duracell demande à la Cour de conclure qu’une demande de restitution des bénéfices ne peut être faite au titre du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence.

L’attribution légale qui autorise la Cour fédérale à appliquer les règles d’equity ne confère pas à la Cour une compétence générale lui permettant d’envisager des réparations en equity lorsque l’action est fondée sur une cause d’action prévue par la loi. Les réparations relatives à violation du paragraphe 52(1), qui sont prévues au paragraphe 36(1), se limitent au recouvrement des pertes réelles du demandeur (c’est‑à‑dire, les dommages‑intérêts). L’article 36 ne prévoit pas de fondement pour une réparation en equity, comme une restitution des bénéfices.

Les arguments d’Energizer

Même si la loi renvoie à une réparation au titre de dommages‑intérêts, les tribunaux ont conclu qu’une réparation en equity, comme une injonction, peut être accordée relativement à une action intentée au titre du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence. [Mead Johnson Canada c. Ross Pediatrics 1996 CanLII 8235 (Cour de l’Ontario, division générale) (ce renvoi figure en bas de page dans le document original)] Une restitution des bénéfices, comme une injonction, constitue une réparation en equity. Les articles 3 et 4 de la Loi sur les Cours fédérales indiquent clairement que la Cour fédérale est une cour d’equity.

Tel que la Cour l’a souligné, la question de savoir si, en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, lorsqu’il est lu conjointement avec les Règles des cours fédérales et la Loi sur les Cours fédérales, il est possible de recourir aux formes de réparation en equity constitue une question de droit qui peut faire l’objet d’un débat. Cette question ne devrait pas être tranchée sur requête en jugement sommaire.

En conséquence, une demande de réparation en equity (y compris les bénéfices) peut être faite en vertu de la Loi sur la concurrence.

[85]  Energizer s’appuie sur les articles 3 et 4 de la Loi sur les Cours fédérales, qui énoncent que la Cour est une cour d’equity :

[86]  Energizer soutient que cette question ne devrait pas être tranchée dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire parce qu’elle fait valoir que la question en litige est une question pouvant faire l’objet d’un débat. Energizer invoque la décision Industrial Milk Producers Assn c British Columbia (Milk Board) (1988), 18 FTR 147 [Industrial Milk Producers], le juge Reed, au paragraphe 21 :

On veut aussi faire radier certains redressements demandés (paragraphes a), b), c) et d) de la demande de redressements) en disant que l’article 31.1 de la Loi sur la concurrence permet à la Cour d’accorder des dommages‑intérêts, mais ne l’autorise pas spécifiquement à prononcer un Jugement déclaratoire ou une injonction. On pourrait débattre la question de savoir si l’article 31.1 est limitatif à cet égard ou si, lorsqu’il est lu conjointement avec les Règles de la Cour fédérale et la Loi sur la Cour fédérale, les autres redressements fondés sur l’équity sont également disponibles. Ce n’est pas une question qu’il faudrait être écarter à ce stade en radiant les réclamations.

[87]  D’autre part, Duracell soutient qu’Industrial Milk Producers est une décision qui date de 30 ans et que, même si la question en litige était déjà une question pouvant faire l’objet d’un débat, elle ne l’est plus. Je souscris à cette affirmation : la question en litige ne peut plus faire l’objet d’un débat. Je suis parvenu à cette conclusion parce que dans la décision Garford Pty Ltd. c Dywidag Systems International, Canada, Ltd, 2010 CF 997 [Garford], le juge Russel a étudié la question et a décidé que les réparations prévues à l’article 36 se limitent aux dommages‑intérêts. Dans la décision Garford, la Cour a effectivement conclu, aux paragraphes 8 et 11, que les réparations en equity, soit une restitution des bénéfices, ne sont pas disponibles :

[8]  La Cour n’a pas compétence en equity en vertu de l’article 3 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Cette attribution de compétence confère effectivement à notre Cour une certaine compétence en equity. Cette attribution de compétence permet à la Cour d’appliquer les règles de l’equity aux affaires sur lesquelles elle a par ailleurs compétence (par exemple en matière d’amirauté), mais ne lui confère pas une compétence générale pour examiner des moyens et réparations en equity dans une action civile fondée sur une cause d’action prévue par la loi. Voir Bédard c. Kellogg, 2007 CF 516, [2007] A.C.F. n^o 714.

[…]

[11]  L’article 36 prévoit une réparation civile aux termes de laquelle une personne qui a subi une perte en raison de certaines infractions prévues dans la Loi sur la concurrence peut être indemnisée, exclusivement, pour la perte ou les dommages réels. Le défaut de la demanderesse de démontrer qu’il a subi une perte ou des dommages réels porte un coup fatal à la demande. L’article 36 ne prévoit pas de moyen de récupérer l’enrichissement d’une personne fautive, et il ne constitue pas le fondement d’un recours en equity ou en restitution, c.‑à‑d., une action pour enrichissement sans cause. Les recours possibles en cas de violation de la Loi sur la concurrence se limitent au recouvrement des pertes et des dommages réels de la demanderesse. Voir Maritime Travel Inc. c. Go Travel Direct.Com Inc., 2008 NSSC 163 (CanLII) et 947101 Ontario Ltd. (c.o.b. Throop Drug Mart) c. Barrhaven Town Centre Inc. (1995), 1995 CanLII 7391 (ON SC), 121 D.L.R. (4^th) 748 (Ont. Div. gén.).

[Non souligné dans l’original.]

[88]  Bien qu’une restitution des bénéfices ne soit pas mentionnée expressément dans la décision Garford, le juge Russel tranche la question parce qu’une restitution des bénéfices constitue simplement une autre variante des réparations en equity exclues par le paragraphe 8 de la décision Garford.

[89]  Dans le même sens, je précise que la Cour a rejeté une demande de restitution des bénéfices présentée par la demanderesse au titre de l’article 52 de la Loi sur la concurrence dans la décision Maritime Travel Inc c Go Travel Direct.Com Inc, 2008 NSSC 163, le juge Hood, au paragraphe 124 :

[traduction]

[124]  Toutefois, la réparation prévue par la Loi sur la concurrence ne prévoit pas la réparation restitution [...]

Également dans le même sens, dans la décision 947101 Ontario Ltd c Barrhaven Town Centre Inc (1995), 121 DLR (4th) 748 (Cour de l’Ontario (division générale)), le juge Spence a conclu à la page 757 :

[traduction]

Afin qu’elle puisse recouvrir en vertu de ces dispositions, la demanderesse doit établir qu’elle a « subi une perte ou des dommages » par suite de […] [la contravention à la Loi sur la concurrence]. Si cela est établi, la demanderesse a le droit, aux termes du paragraphe 36(1), de recouvrer « une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis [...] ».

La Loi ne prévoit aucune autre réparation, comme une injonction [...].

[90]  Je ne suis pas convaincu que je doive suivre la décision Mead Johnson Canada c Ross Pediatrics (1996), 31 OR (3d) 237 (Cour de justice de l’Ontario (division générale)), dans laquelle le juge Brennan a accordé une injonction étant donné la compétence de la Cour de justice de l’Ontario; je préfère suivre la décision Garford, non seulement par courtoisie, mais également parce que, à mon humble avis, son raisonnement est juste.

[91]  En conséquence, la demande de restitution des bénéfices sera radiée des actes de procédure.

E.  Question 4 – La demande de jugement sommaire partiel présentée par Duracell est‑elle appropriée dans les circonstances de la présente action?

[92]  Voici les arguments des parties :

[traduction]

Les arguments de Duracell

Duracell sollicite un jugement sommaire concernant d’importantes questions qui peuvent facilement être séparées des autres questions en litige dans la présente action et traitées de manière rapide et économique, et ce, afin d’obtenir la décision la plus juste, la plus rapide et la moins onéreuse possible.

En rendant un jugement sommaire, la Cour tranchera la question distincte consistant à savoir si l’emploi par Duracell des expressions « la marque du lapin » et « l’autre marque concurrente la plus populaire » donne ouverture à une poursuite au titre des alinéas 7a) et d) et du paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce. Elle éliminera la réparation consistant en la restitution des bénéfices découlant de la vente des produits de Duracell sur lesquels figuraient les expressions en cause.

Les expressions « la marque du lapin » et « l’autre marque concurrente la plus populaire » figuraient sur l’emballage de la grande majorité (plus de 95 %) des piles vendues par Duracell. L’élimination d’une restitution des bénéficies sur ces ventes réduirait considérablement non seulement la preuve documentaire et les témoignages factuels exigés par le procès relativement à ces ventes, mais elle ferait disparaître la nécessité d’obtenir une opinion d’expert relativement aux bénéfices, le cas échéant, attribuables à l’emploi de ces expressions, au regard de la multitude d’autres facteurs qui pourraient toucher les ventes, comme les prix, les promotions, la disponibilité de piles de tiers, d’autres indications sur l’emballage, entre autres. Elle aurait également pour effet de diminuer la possibilité qu’il y ait d’autres interrogatoires préalables, lesquels porteraient sur les ventes et les bénéfices de Duracell, et atténuerait la complexité et réduirait la durée d’un procès.

En rendant un jugement sommaire, la Cour limitera également considérablement la possibilité que des dommages‑intérêts ou une restitution de bénéfices soient accordés si Energizer a gain de cause relativement aux autres questions en litige au procès. En conséquence, en rendant un jugement sommaire, la Cour encouragerait les parties à régler les autres questions en litige.

En conséquence, Duracell demande à la Cour de conclure qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse en ce qui concerne les allégations d’Energizer fondées sur les alinéas 7a) et d) et sur le paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce concernant les expressions « la marque du lapin » et « l’autre marque concurrente la plus populaire » (et leurs équivalents anglais) ni en ce qui concerne la demande de restitution des bénéfices présentée au titre du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence.

Les arguments d’Energizer

Duracell ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Au contraire, ses éléments de preuve appuient le fait qu’il existe une véritable question litigieuse. Duracell a reconnu que les allusions figurant sur ses emballages visaient ENERGIZER, qui est une marque de commerce enregistrée pour être employée en liaison avec des piles. Elle a également reconnu que les allusions explicites à ENERGIZER et à ENERGIZER MAX figurant sur ses emballages n’étaient pas autorisées.

En outre, étant donné que de nombreuses questions et de nombreux éléments de preuve se chevauchent en ce qui concerne les demandes présentées au titre des alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce et du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, rendre un jugement sommaire partiel aurait pour conséquence que le juge de première instance aurait à étudier les mêmes questions en ce qui concerne la responsabilité au titre de la Loi sur la concurrence et au titre des alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce.

En conséquence, en rendant un jugement sommaire, la Cour ne permettrait pas de trancher d’« importantes questions » soulevées dans le litige, comme Duracell le laisse entendre dans son avis de requête.

Étant donné que, selon le droit et les faits, il est manifeste qu’une allusion à « l’autre marque concurrente la plus populaire » et à « la marque du lapin » constitue une allusion à ENERGIZER et à Lapin ENERGIZER, que l’issue de la présente requête ne permettra pas de trancher une question importante soulevée dans l’action, et étant donné que le retard accusé par Duracell en ce qui concerne le dépôt de la présente requête, la demande présentée par de Duracell en vue d’obtenir un jugement sommaire partiel n’est pas opportune dans les circonstances de la présente action.

[93]  J’ai conclu que les demandes relatives à l’emploi de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur les emballages de piles AA de Duracell devraient être radiées. J’ai décidé, dans les circonstances de l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice de rendre le jugement sommaire en partie. Cela permettra de trancher d’importantes questions soulevées dans le cadre de la présente action. Tel que je l’ai déjà conclu, et je le répète par souci de commodité, je suis convaincu que, dans la mesure où Energizer pourrait à juste titre poursuivre Duracell en vertu du paragraphe 22(1), et que, selon le volume approximatif des ventes (qui pourrait être plus élevé si Energizer a raison), les demandes les plus importantes qu’il serait possible de présenter au titre du paragraphe 22(1) et des alinéas 7a) et d) ont trait à l’emploi de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur les emballages de piles AA de Duracell. Je suis convaincu que la radiation de ces demandes à ce stade permettra de diminuer considérablement les coûts de préparation du procès, notamment en ce qui a trait l’interrogatoire préalable et aux documents. Un tel règlement précoce permettre également d’atténuer la complexité de l’action d’Energizer , d’en diminuer les coûts, et de diminuer la durée de l’audience.

[94]  Comme Duracell le soutient, plus de 95 % des ventes en litige dans la présente action avaient trait à des produits sur lesquels les deux expressions en cause figuraient. En revanche, moins de 5 % des ventes avaient trait à des produits sur lesquels figuraient les expressions « Energizer » ou « Energizer Max ». L’élimination d’une restitution des bénéficies sur ces ventes réduirait considérablement non seulement la preuve documentaire et les témoignages factuels exigés par le procès relativement à ces ventes, mais elle ferait disparaître la nécessité d’obtenir une opinion d’expert relativement aux bénéfices, le cas échéant, attribuables à l’emploi de ces expressions, au regard de la multitude d’autres facteurs qui pourraient toucher les ventes, comme les prix, les promotions, la disponibilité de piles de tiers, d’autres indications sur l’emballage, entre autres. Elle aurait également pour effet de diminuer la possibilité qu’il y ait d’autres interrogatoires préalables, lesquels porteraient sur les ventes et les bénéfices de Duracell, et atténuerait la complexité et réduirait la durée d’un procès. J’ai également décidé que la demande de restitution des bénéfices est sans fondement; cette décision permettra également de réaliser des économies tant en ce qui a trait à la préparation au procès qu’en ce qui a trait au procès en soi.

[95]  Energizer affirme qu’aucune économie ne sera réalisée parce qu’un appel pourrait être interjeté et, si le présent jugement est annulé, il faudrait qu’il y ait une deuxième partie au procès. Cet argument est sans fondement. Tout d’abord, il présuppose qu’un appel sera interjeté, ce qui constitue une hypothèse. Plus fondamentalement, le paragraphe 213(1) des Règles dispose qu’une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaires « à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure » [non souligné dans l’original]. Si les tribunaux acceptent l’argument selon lequel aucune procédure sommaire partielle ne peut être amorcée en raison de la possibilité qu’un appel soit interjeté, il se pourrait qu’aucune requête en jugement sommaire partiel ne soit en aucun cas accueillie parce que, dans toute affaire semblable, il y a possibilité qu’un appel soit interjeté et, s’il est accueilli, il pourra y avoir un deuxième procès. À mon avis, si l’argument d’Energizer était retenu, une partie importante du paragraphe 213(1) des Règles serait supprimée, notamment la possibilité qu’un jugement sommaire soit rendu à l’égard « d’une partie » d’une demande présentée dans le cadre d’un procès.

[96]  Vu mes conclusions, je ne constate aucune véritable question litigieuse à cet égard. À mon humble avis, et selon l’article 3 des Règles sur les Cours fédérales, en accueillant en partie la présente requête, la Cour permettra probablement que les questions soulevées soient tranchées d’une manière juste, le plus rapidement et économiquement possible.

[97]  À titre de dernière remarque, Energizer a indiqué que la requête ne devrait pas être entendue en partie au motif qu’elle a été déposée tardivement. Je suis d’accord pour dire qu’elle est tardive, mais le moment pour déposer la requête était devant le juge responsable de la gestion de l’instance, soit le juge Aalto, qui a expressément autorisé Duracell à déposer la présente requête au moyen d’une ordonnance en date du 17 avril 2018 – et il a fait cela en dépit du fait que le procès avait été inscrit au rôle. Energizer n’a pas interjeté appel. Je suis d’avis que l’ordonnance du juge responsable de la gestion de l’instance demeure en vigueur et qu’elle ne fait pas l’objet d’une attaque indirecte.

VI.  Conclusion

[98]  La requête de Duracell est accueillie en partie. Les actes de procédure d’Energizer qui renvoient au paragraphe 22(1) et aux alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce et à l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » seront radiées. Les actes de procédure d’Energizer qui renvoient à la restitution des bénéfices au titre du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence seront radiés. Le reste de la requête de Duracell est rejeté. Les parties devront déposer une ébauche, sur laquelle elles se seront entendues, de la troisième déclaration modifiée dans les 14 jours suivant la date du présent jugement et, si elles ne peuvent pas s’entendre, elles devront déposer leur propre ébauche.

VII.  Confidentialité

[99]  Puisque certains des renseignements déposés par les parties font l’objet d’une ordonnance préventive, les motifs initiaux du jugement sont communiqués aux parties en tant que motifs « confidentiels ». Les parties, dans les 14 jours suivant la date du présent jugement, se consulteront et présenteront une demande de caviardage, sur laquelle elles se seront entendues, ou, si elles ne peuvent pas s’entendre, elles présenteront leur propre demande de caviardage, à défaut de quoi la présente version du jugement sera placée dans le dossier public à ce moment‑là.

VIII.  Dépens

[100]  Les parties conviennent que les dépens, conformément aux lignes directrices jointes à l’annexe « A », devraient être adjugés à la partie qui obtient gain de cause. En l’espèce, les deux parties ont eu partiellement gain de cause. Toutefois, à mon humble avis, Duracell a obtenu davantage gain de cause. J’ai donc conclu que Duracell devrait recevoir 80 % du montant calculé conformément à l’annexe « A », lequel lui sera versé par Energizer, et je rendrai une ordonnance en ce sens.

JUGEMENT dans le dossier T‑1591‑15

LA COUR STATUE que :

1. La requête de Duracell en jugement sommaire est accueillie en partie, conformément aux présents motifs.

2. Les actes de procédure d’Energizer qui renvoient au paragraphe 22(1) et aux alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce et à l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » seront radiés de la demande présentée par Energizer.

3. Les actes de procédure d’Energizer qui demandent la restitution des bénéfices au titre du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence sont radiés.

4. Le reste de la requête de Duracell est rejetée, à l’exception de ce qui concerne les dépens.

5. Les dépens sont adjugés à Duracell et Energizer lui versera un montant égal à 80 % du montant calculé conformément à l’annexe « A » ci‑jointe.

6. Les parties devront, dans les 14 jours suivant la date du présent jugement, se consulter et déposer une ébauche, sur laquelle elles se seront entendues, de la troisième déclaration modifiée ou, si elles ne peuvent pas s’entendre, elles devront déposer leur propre ébauche.

7. Les parties, dans les 14 jours suivant la date du présent jugement, se consulteront et présenteront une demande de caviardage, sur laquelle elles se seront entendues, ou, si elles ne peuvent pas s’entendre, elles présenteront leur propre demande de caviardage, à défaut de quoi la présente version du jugement sera placée dans le dossier public.

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4^e jour de décembre 2018.

Claude Leclerc, traducteur

Annexe « A » – Ordonnance des modalités convenues concernant les dépens

1.  Les dépens, conformément aux directives suivantes, seront adjugés à la partie qui obtient gain de cause, à condition que les directives suivantes ne modifient ou ne remplace aucune ordonnance ou directive existante ayant trait aux dépens de requêtes ou de mesures particulières avant l’audience de la présente demande :

• a) les dépens doivent être taxés au montant prévu au milieu de la colonne IV du tarif B;

• f) Les honoraires d’avocat seront évalués de la manière suivante :

b)  aucuns dépens ne sont recouvrables en ce qui concerne les avocats internes, les assistants judiciaires, les étudiants et le personnel de soutien;

c)  les dépens ne sont recouvrables que dans le cas des experts ayant fourni des affidavits ou des rapports ayant été déposés lors de l’instance (les « experts admissibles »);

d)  le taux horaire des experts admissibles ne doit pas dépasser celui des avocats principaux;

e)  les honoraires versés aux experts admissibles pour les heures qui n’ont pas été consacrées à la préparation de leur propre affidavit/rapport ou de leur contre‑interrogatoire ne sont recouvrables que s’il est établi qu’il était raisonnable et nécessaire d’offrir une assistance technique à l’avocat;

i.  un avocat principal et un avocat adjoint à l’audience;

ii.  un avocat principal et un avocat adjoint qui mènent les contre‑interrogatoires;

iii.  un avocat principal pour la défense lors des contre‑interrogatoires;

g)  les frais de déplacement et de logement seront évalués sur la base des tarifs aériens en classe économique et du coût de chambres individuelles;

h)  les coûts de photocopie seront évalués à raison de 0,25 $ par page, et le nombre de copies recouvrables sera limité à la quantité raisonnable et nécessaire.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :	T‑1591‑15
INTITULÉ :	ENERGIZER BRANDS, LLC AND ENERGIZER CANADA INC. c THE GILLETTE COMPANY, DURACELL CANADA, INC., DURACELL U.S. OPERATIONS INC., ET PROCTER & GAMBLE INC.
LIEU DE L’AUDIENCE :	Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :	Les 25 et 26 juillet 2018
JUGEMENT ET MOTIFS :	LE JUGE BROWN
JUGEMENT ET MOTIFS CONFIDENTIELS :	le 5 octobre 2018
JUGEMENT ET MOTIFS (VERSION CAVIARDÉE) :	Le 29 octobre 2018

COMPARUTIONS :

Warren Sprigings Carol Hitchman Mingquan Zhang	Pour les demanderesses
Henry Lue Thomas Kurys	POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sprigings Avocats Toronto (Ontario)	Pour les demanderesses
Wilson Lue LLP Toronto (Ontario)	POUR LES DÉFENDERESSES