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Date : 20180123

Dossier : T‑825‑17

Référence : 2018 CF 63

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

RICHES, McKENZIE & HERBERT LLP

demanderesse

et

COSMETIC WARRIORS LIMITED

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T‑13 (la « Loi »), contre une décision du registraire des marques de commerce (le « registraire ») datée du 24 avril 2017 (la « décision »), qui a conclu que la défenderesse, en réponse à l’avis prévu à l’article 45, a démontré l’emploi de la marque de commerce LUSH et l’enregistrement LMC649,810, par conséquent, en liaison avec des tee‑shirts (la « marque »).

II.  Faits

A.  La Marque LUSH

[2]  Cosmetic Warriors Limited (la « défenderesse ») détient la Marque de commerce LUSH, laquelle est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [traduction] : « Vêtements, nommément tee‑shirts ». À la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la « demanderesse »), le registraire a envoyé un avis conformément à l’article 45 de la Loi le 10 septembre 2014, à l’égard de la marque. La période pertinente pour démontrer l’emploi de la marque est du 10 septembre 2011 au 10 septembre 2014 (la « période pertinente »).

[3]  En réponse à l’avis, la défenderesse a fourni l’affidavit de Brandi Halls, souscrit le 9 avril 2015 (l’« affidavit Halls »). Dans son affidavit, Mme Halls atteste qu’elle est la directrice des communications de marque chez Lush Handmade Cosmetics, Ltd. (« Lush Canada »), la licenciée canadienne de la Marque. Mme Halls atteste que Lush Canada exploite plus de 200 magasins en Amérique du Nord, dont 46 au Canada, et est responsable de la fabrication et du contrôle de la qualité de tous les produits de marque Lush au Canada et aux États‑Unis.

[4]  Selon Mme Halls, les employés de Lush Canada portent des tee‑shirts arborant la marque, qui font partie de leur uniforme. De plus, les employés peuvent acheter pour eux‑mêmes ou comme cadeaux pour la famille et des amis, des vêtements portant la marque. L’affidavit de Mme Halls fournissait une preuve de ventes démontrée de tee‑shirts portant la marque aux employés de Lush Canada de plus de 1 200 $CDN au Canada et 2 900 $US aux États‑Unis entre février 2013 et août 2014. L’affidavit de Mme Halls a également fourni des preuves établissant des ventes de débardeurs arborant la marque de plus de 700 $CDN au Canada et 1 700 $US aux États‑Unis durant la même période. En plus de ventes aux employés, l’affidavit Mme Halls atteste que les tee‑shirts portant la marque ont été vendus pour soutenir des campagnes environnementalistes tout au long de la période pertinente.

B.  La décision du registraire

[5]  Le registraire a reconnu que les versions du logo de Lush affichées sur les tee‑shirts constituaient une présentation de la marque telle qu’elle est enregistrée, en signalant que le paragraphe 4(1) de la Loi énonce clairement que la présentation d’une marque de commerce sur un produit au moment du transfert est réputée être un emploi de cette marque de commerce, et qu’une enquête visant à établir si la marque de commerce faisait réellement la distinction entre ces produits et les produits d’autres marques dépassent le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45. De plus, le registraire a conclu que l’ajout des mots « FRESH HOMEMADE COSMETICS » sous la marque constitue un léger écart.

[6]  Le registraire s’est penché sur la prétention de la demanderesse selon laquelle les tee‑shirts arborant la marque n’étaient pas vendus dans la pratique normale du commerce, en se fondant sur le fait que l’affidavit de Mme Halls avait tendance à décrire les tee‑shirts comme des produits [traduction« promotionnels » et qu’il a démontré qu’ils étaient vendus au prix coûtant, et non à un prix permettant de réaliser un profit, en petites quantités aux employés. Le registraire a reconnu que la distribution gratuite d’un produit afin de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce; afin de respecter cette norme, la preuve doit établir que le produit a été livré comme un objet de commerce en soi, ce qui a donné lieu à une certaine forme de paiement ou d’échange. Le registraire a fait remarquer que la jurisprudence établit qu’une seule vente effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire à établir l’emploi d’une marque de commerce, et que les ventes faites de bonne foi directement à des employés peuvent satisfaire aux conditions du paragraphe 45(1) de la Loi. En l’espèce, le registraire a conclu que les tee‑shirts n’étaient pas simplement des uniformes; la preuve laissait entendre que des employés avaient acheté des tee‑shirts afin de les donner à des tiers.

[7]  Le registraire a conclu que des factures d’Ethical Profiling, Ltd. (« Ethical Profiling »), le fabricant des tee‑shirts, tendait à démontrer que les tee‑shirts étaient vendus aux employés au prix coûtant lorsqu’elles sont lues conjointement avec d’autres preuves. Toutefois, parce que la défenderesse n’était pas tenue de fournir une preuve des achats des vêtements d’Ethical Profiling, le registraire n’était pas prêt à tirer une conclusion défavorable contre la défenderesse. De plus, le registraire a conclu que les tee‑shirts n’étaient pas simplement promotionnels, et il a conclu qu’il n’était pas approprié « d’élargir la portée de la jurisprudence susmentionnée pour laisser entendre qu’un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que ses ventes soient considérées comme ayant été effectuées “dans la pratique normale du commerce” au sens de l’article 4(1) de la Loi ».

[8]  Le registraire s’est penché sur la prétention de la demanderesse selon laquelle le terme [traduction« marchandises promotionnelles variées » sur les factures d’Ethical Profiling à Lush Canada indiquait que les vêtements étaient de nature promotionnelle. Le registraire n’était « pas disposé à tirer de conclusions défavorables sur la base d’un terme aussi vague, qui est, de surcroît, employé par le fournisseur de [Lush Canada] plutôt que par [Lush Canada] elle‑même ». Par conséquent, le registraire a conclu que la défenderesse avait établi l’emploi de la marque durant la période pertinente.

[9]  Parce que le registraire était convaincu que la défenderesse avait établi un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, il n’a pas estimé qu’il était nécessaire de conclure si la preuve des ventes de vêtements aux États‑Unis constituait un emploi au sens du paragraphe 4(3) de la Loi, mais il a remarqué que, même si le paragraphe 4(3) ne comprenait l’exigence de « la pratique normale du commerce » prévue au paragraphe 4(1), la jurisprudence a établi que le terme « exportation » au paragraphe 4(3) exigeait une certaine forme de transaction commerciale. Toutefois, à la lumière de sa conclusion par rapport aux ventes au Canada, le registraire a conclu que les ventes aux employés acheteurs des États‑Unis par Lush Canada doivent constituer l’exportation de produits visés par l’enregistrement dans le cadre d’une transaction commerciale.

III.  Questions en litige

[10]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. L’exigence de « la pratique normale du commerce » dans la définition d’emploi au paragraphe 4(1) requiert‑elle le transfert des produits arborant la marque en réalisant un profit?
  2. Le registraire a‑t‑il commis une erreur en concluant que les produits arborant la marque n’étaient pas simplement promotionnels?
  3. Le critère d’emploi prévu au paragraphe 4(3) de la Loi diffère‑t‑il de celui du paragraphe 4(1)?

IV.  Norme de contrôle

[11]  La demanderesse soutient que la norme de contrôle doit être celle de la décision correcte, puisque la Cour doit décider ce que « l’emploi dans la pratique normale du commerce » signifie, ce qui constitue une pure question de droit, en citant Rogers Communications Inc. c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35.

[12]  Toutefois, à mon avis, la question de savoir ce qui constitue « l’emploi dans la pratique normale du commerce » en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi comporte une question mixte ou une question où le droit et les faits s’entrelacent et ne peuvent être aisément dissociés, de telle sorte que la question de droit ne peut pas se distinguer clairement de son contexte factuel (Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, aux paragraphes 36 et 39).

[13]  Par conséquent, je conclus que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et qu’il faut faire preuve d’une certaine retenue à l’égard de la décision du registraire. Cela est également étayé par le fait que le registraire applique sa loi constitutive (Gouverneur Inc c One Group LLC, 2016 CAF 109, au paragraphe 14; Molson Breweries c John Labatt Ltd, [2000] 3 CF 145 (CAF), au paragraphe 51).

V.  Discussion

A.  L’exigence de « la pratique normale du commerce » dans la définition utilisée au paragraphe 4(1) requiert‑elle le transfert des produits arborant la marque en réalisant un profit?

[14]  La demanderesse soutient que le registraire a commis une erreur de droit en décidant que l’expression « dans la pratique normale du commerce », prévue au paragraphe 4(1) de la Loi, n’exige pas un profit. La demanderesse soutient que l’expression exige le transfert aux fins d’achalandage et de profits, en citant un certain nombre de décisions. La demanderesse rappelle que les éléments de preuve de la défenderesse établissent que chaque tee‑shirt aurait été vendu à une perte nette. De plus, les éléments de preuve de la défenderesse montrent en moyenne environ deux ventes de tee‑shirt par magasin au Canada sur une période de 18 mois, et, par conséquent, plus de preuves sont nécessaires afin de démontrer que ces ventes ont eu lieu dans le cours normal des affaires, d’autant plus que la défenderesse est une entreprise de produits cosmétiques.

[15]  De plus, la demanderesse affirme que même si la rentabilité n’est qu’un des facteurs à prendre en considération dans sa décision de ce qui constitue l’emploi dans la pratique normale du commerce, ce fait combiné aux aveux que les tee‑shirts vendus aux employés de Lush Canada étaient à des fins promotionnelles et pour générer de l’achalandage dans le commerce de cosmétiques de la défenderesse, et non de l’achalandage dans les tee‑shirts, réfute tout argument qu’un tel emploi peut être considéré de manière contextuelle comme un emploi « dans la pratique normale du commerce ».

[16]  La défenderesse affirme qu’il est inapproprié que le registraire soit tenu de mesurer les recettes par rapport aux dépenses afin de déterminer si un profit a été réalisé dans une procédure en vertu de l’article 45, déclarant qu’un [traduction« exercice comptable microscopique n’est pas conforme à une procédure sommaire conçue pour retirer les “branches mortes” du registre des marques de commerce ». De plus, la défenderesse soutient qu’une telle approche signifierait que les sociétés qui vendent intentionnellement des produits en [traduction« ventes à perte » à un prix inférieur au prix coûtant mettraient leur marque de commerce à risque. La défenderesse soutient que le critère approprié est de savoir s’il y a eu un paiement ou un échange pour les produits fournis, ou si le transfert faisait partie d’une entente (Banque Royale du Canada c Registre des marques de commerce (1995), 63 CPR (3d) 322, au paragraphe 327 (CFPI)).

[17]  De plus, la défenderesse soutient que les cas cités par la demanderesse se distinguent : notamment, la distribution d’échantillons gratuits (Distrimedic Inc c Dispill Inc, 2013 CF 1043), la distribution gratuite (Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd, 52 CPR (3d) 284, conf. dans [2000] ACF no 1414), les cadeaux (Canada Goose Inc c James, 2016 COMC 145), aucune transaction commerciale (Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Flora Manufacturing and Distributing, 125 CPR (4e) 152), et un manque de preuve nécessitant l’inférence que les ventes ont été faites dans la pratique normale du commerce (Cast Iron Soil Pipe Institute c Concourse International Trading Inc, 19 CPR (3d) 393 COMC [Cast Iron Soil Pipe]).

[18]  Il est clair que les produits promotionnels distribués gratuitement en tant que tels ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Les transferts de biens simplement pour l’acquisition d’achalandage sont insuffisants pour constituer un transfert ou un emploi dans la pratique normale du commerce. Toutefois, bien que la distribution gratuite de produits ne soit pas habituellement considérée comme la pratique normale du commerce en vertu du paragraphe 4(1), si un tel emploi fait partie d’une pratique normale du commerce pour une entreprise, qu’elle est exécutée dans le but d’engendrer des profits et de développer un achalandage pour les produits, elle pourrait constituer un emploi dans la pratique normale du commerce de cette entreprise, plus particulièrement si les produits distribués gratuitement sont les produits habituels de l’entreprise.

[19]  En l’espèce, il existe une preuve que des employés déboursent de l’argent afin d’acheter des tee‑shirts, et il y a donc eu [traduction« un paiement ou un échange pour les produits fournis » ou ils ont été échangés [TRADUCTION« dans le cadre d’une entente »; toutefois, un tel échange n’établit pas en soi l’emploi dans la pratique normale du commerce. Certains cas ont déclaré que le paragraphe 4(1) nécessite [traduction« un transfert […] aux fins d’acquisition d’achalandage et de profits des biens marchands » (Cast Iron Soil Pipe, au paragraphe 6 [je souligne]; voir également Gill, Fox on Canadian Law of Trade‑marks and Unfair Competition, 4e Édition (Toronto : Thomson Reuters, 2017), pages 3 à 45).

[20]  Lorsque les articles (en l’espèce, des tee‑shirts) sont vendus au prix coûtant à des fins promotionnelles aux employés seulement, afin de produire un achalandage dans une entreprise différente (en l’espèce, de produits cosmétiques), il est difficile de conclure que ce type de vente puisse être qualifié de pratique normale du commerce pour satisfaire à l’emploi en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi. Je conclus que, dans les circonstances de l’espèce, puisqu’il y a une absence de profit, la nature promotionnelle et de minimis de la vente aux employés, et le fait que la défenderesse n’est pas habituellement une entreprise de vente de vêtements, la décision du registraire selon laquelle ces ventes étaient dans la « pratique normale du commerce » est déraisonnable.

B.  Le registraire a‑t‑il commis une erreur en concluant que les produits arborant la marque n’étaient pas simplement promotionnels?

[21]  La demanderesse soutient que le registraire a commis une erreur en refusant de tirer une conclusion défavorable contre la défenderesse pour avoir fourni des éléments de preuve de ses achats d’Ethical Profiling, puisqu’elle n’était pas tenue de fournir de tels éléments de preuve. La demanderesse affirme qu’il s’agit d’une erreur de droit, en citant un nombre de cas dans lesquelles une partie a été autorisée à utiliser les éléments de preuve d’une partie adverse contre elle. Cela est particulièrement important dans les cas prévus à l’article 45, dans lesquels seule la partie chargée de l’enregistrement produit des éléments de preuve, et les affidavits ne peuvent pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire. Par conséquent, la demanderesse soutient que, en refusant de tirer une conclusion défavorable des éléments de preuve de la défenderesse, le registraire a ignoré les éléments de preuve pertinents et a commis une erreur de droit.

[22]  La demanderesse soutient, en outre, que la conclusion du registraire selon laquelle les tee‑shirts n’étaient pas strictement promotionnels était déraisonnable. Selon la demanderesse, le but des vêtements arborant la marque servait à accroître l’image de la défenderesse et à promouvoir ses campagnes de bienfaisance. La demanderesse déclare que de tels emplois de biens arborant l’image de la marque ne sont pas dans la « pratique normale du commerce », citant de nouveau un certain nombre de décisions.

[23]  Je reconnais que la preuve d’Ethical Profiling est pertinente et qu’elle doit être prise en considération pour analyser les fins promotionnelles de la vente des tee‑shirts.

[24]  La défenderesse soutient que les tee‑shirts arborant la marque sont des objets d’un commerce en soi, plutôt que d’être simplement promotionnels, et soutient qu’il n’existe pas de dichotomie stricte entre les deux catégories, comme l’illustre la pratique dans l’industrie du divertissement visant à vendre des vêtements arborant les marques de commerce d’une émission de télévision ou d’un groupe de musique. De plus, le fait que les tee‑shirts ont été achetés par des employés à titre de cadeaux pour des membres de la famille et des amis illustre que les ventes étaient dans la pratique normale du commerce, et non simplement des ventes promotionnelles pour soutenir l’entreprise de cosmétiques Lush Canada. Toutefois, en l’absence de preuve de profits, il est difficile de voir quelles fins ces ventes pourraient servir, si ce n’est à la promotion des activités principales de Lush Canada et de ses campagnes de bienfaisance, sauf peut‑être à titre de faveur aux employés et aux membres de leurs familles. Toutefois, cela pourrait difficilement être considéré comme un emploi dans la pratique normale du commerce.

[25]  La défenderesse renvoie à Société canadienne des postes c H & K Horizons Inc (1997), 84 CPR (3d) 232 à 239 (COMC) [Postes Canada], dans laquelle le registraire a conclu que les produits offerts en vente par Postes Canada à ses employés étaient [traduction« dans la pratique normale du commerce » puisqu’ils étaient vendus régulièrement, bien qu’en petites quantités, et qu’ils étaient achetés avec de l’argent plutôt que donnés gratuitement. Toutefois, cette affaire peut être distinguée de l’affaire en l’espèce, où il existe des éléments de preuve à l’effet que les produits étaient vendus au prix coûtant ou moins à des fins promotionnelles.

[26]  Encore une fois, compte tenu de la nature principale, sinon exclusive, de ces ventes, je conclus que la décision du registraire était déraisonnable.

C.  Le critère d’emploi au paragraphe 4(3) de la Loi diffère‑t‑il de celui du paragraphe 4(1)?

[27]  La demanderesse soutient que les exigences d’emploi aux paragraphes 4(1) et 4(3) sont les mêmes. Cette dernière disposition a été adoptée afin de protéger les entités dont les activités commerciales étaient des activités commerciales authentiques, mais qui ne pouvaient pas respecter les exigences prévues au paragraphe 4(1), puisque leurs activités étaient exclusivement à l’extérieur du Canada. La demanderesse soutient que, si une entité peut respecter les exigences du paragraphe 4(3), mais non du paragraphe 4(1) pour essentiellement les mêmes activités, les sociétés qui mènent leurs activités au Canada recevraient un niveau de protection inférieur pour leurs marques de commerce que ceux qui exportent leurs produits. Par conséquent, si les activités de la défenderesse ne respectent pas les exigences d’emploi prévues au paragraphe 4(1), elles ne devraient pas respecter les exigences prévues au paragraphe 4(3).

[28]  Je suis d’accord avec la défenderesse lorsqu'elle affirme que la jurisprudence étaye le point de vue selon lequel le critère énoncé au paragraphe 4(3) est distinct du critère prévu au paragraphe 4(1). Dans Molson Co c Moosehead Breweries Ltd, [1990] ACF no 602, aux paragraphes 20 à 22, dans lesquels se fondent les deux parties, le juge MacKay a décrit la distinction entre les deux critères comme suit :

[traduction]

À mon avis, le paragraphe 4(3) énonce qu’une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

Je n’interprète pas le paragraphe comme incluant la condition du paragraphe 4(1), selon lequel l’opération doit être « dans la pratique normale du commerce ».

Je ne vois pas nécessairement cela comme une norme inférieure à celle prévue pour l’emploi d’une marque de commerce par le paragraphe 4(1), même s’il s’agit d’une norme différente.

[29]  Malgré la distinction entre les deux critères, il est important de ne pas perdre de vue l’objet du paragraphe 4(3), qui vise à protéger les entités canadiennes qui auraient droit à la protection en vertu de la Loi, mais pour le fait que leurs ventes ont exclusivement lieu à l’extérieur du Canada. Pour arriver à cette conclusion, je suis guidé par le raisonnement du juge Strayer dans Coca‑Cola Ltd c Pardhan, [1999] CAF no 484, au paragraphe 22 :

En ce qui concerne le paragraphe 4(3), les appelantes soutiennent qu’il crée une sorte de droit d’action automatique fondé simplement sur le fait d’exporter. Il me semble que le paragraphe dispose essentiellement, non pas que toute exportation de marchandises portant une marque de commerce est réputée constituer un emploi de cette marque de commerce, mais que l’« emploi » réel de cette marque est réputé, le cas échéant, être survenu au « Canada ». Je retiens l’analyse effectuée par le juge MacKay dans l’affaire Molson Companies Ltd. c. Moosehead Breweries Ltd. et autres, selon laquelle le paragraphe 4(3) a pour objet de permettre aux producteurs canadiens qui ne vendent pas leurs marchandises localement, mais les expédient simplement à l’étranger, de démontrer qu’il y a eu emploi au Canada aux fins de faire enregistrer leur marque de commerce au Canada. Cela a été jugé important pour qu’ils puissent la faire enregistrer à l’étranger. En outre, comme l’a fait remarquer le juge des requêtes, le paragraphe 4(3) peut avoir de l’importance du fait qu’il permet d’intenter une action pour usurpation contre la personne qui exporte des marchandises contrefaites à partir du Canada sans en vendre localement. Mais je ne crois pas qu’il ait pour effet de créer un « emploi » au sens de la Loi dans les cas où des marchandises authentiques du propriétaire de la marque de commerce sont expédiées à partir du Canada.

[30]  Autrement dit, lorsque les activités d’une partie au Canada n’établissent pas l’emploi d’une marque de commerce, ces mêmes activités n’ont pas atteint le niveau d’emploi simplement parce qu’une exportation a eu lieu. Une partie ne peut pas être autorisée à détourner les exigences normales de la Loi en expédiant un produit de l’autre côté de la frontière. En conséquence, ayant estimé que les ventes de tee‑shirts de la défenderesse ne constituent pas un emploi aux fins du paragraphe 4(1), je ne suis pas prêt à conclure que cet emploi est établi aux fins du paragraphe 4(3) en me fondant simplement sur le fait qu’il y a eu exportation.

[31]  L’appel est donc accueilli, avec dépens en faveur du demandeur.

[32]  Si les parties ne peuvent s’entendre sur les dépens, des observations écrites concises sur les dépens, ne dépassant pas 5 pages, doivent être présentées à la Cour dans les 10 jours à suivant la date du présent jugement.


JUGEMENT dans T‑825‑17

 LA COUR ORDONNE que :

  1. l’appel soit accueilli et que l’enregistrement LMC649,810 soit radié du registre;

  2. les dépens soient adjugés au demandeur.

« Michael D. Manson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T‑825‑17

 

INTITULÉ :

RICHES, McKENZIE & HERBERT LLP c. COSMETIC WARRIORS LIMITED

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JANVIER 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JANVIER 2018

 

COMPARUTIONS :

Me Peter Choe

pour la demanderesse

 

Me Mark Robbins

Me Tamara Winegust

 

POUR La défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING WLG (CANADA) LLP

Toronto (Ontario)

pour la demanderesse

BERESKIN & PARR LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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