Décisions de la Cour fédérale

 

Date : 20070502

Dossier : T-2208-05

Référence : 2007 CF 472

Toronto (Ontario), le 2 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

COASTAL CULTURE INC.

demanderesse

 

et

 

WOOD WHEELER INC.

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE J.

 

[1]               Coastal Culture Inc. (Coastal) interjette appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), de la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (le registraire) le 5 octobre 2005 rejetant l’opposition de Coastal à l’enregistrement de la marque de commerce DIRT SHIRT par Wood Wheeler Inc. (Wheeler).

 

[2]               Coastal demande à la Cour de rendre les ordonnances suivantes :

            1.         une ordonnance infirmant la décision du registraire de rejeter son opposition à l’enregistrement de DIRT SHIRT comme marque de commerce;

            2.         une ordonnance fondée sur l’alinéa 38(2)a) de la Loi déclarant que la demande d’enregistrement de Wheeler visant la marque DIRT SHIRT n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi pour la raison suivante :

                        (i)         elle contrevient à l’alinéa 30b) de la Loi du fait que DIRT SHIRT n’a pas été employée en liaison avec les marchandises et services visés à compter du 20 mai 1997;

            3.         une ordonnance fondée sur l’alinéa 38(2)c) de la Loi portant que la marque de commerce DIRT SHIRT n’est pas enregistrable pour les raisons suivantes :

                        (i)         elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et services énoncés dans la demande d’enregistrement, au sens de l’alinéa 12(1)b) de la Loi,

                        (ii)        elle n’est pas distinctive au sens du paragraphe 12(2) de la Loi;

4.                  une ordonnance adjugeant les dépens de la présente demande à Coastal.

 

[3]               Wheeler, quant à elle, demande ce qui suit :

            1.         le rejet de l’appel;

            2.         une ordonnance enjoignant au registraire :

                        (a)        de lui transmettre un avis d’admission à l’égard de sa marque DIRT SHIRT;

                        (b)        d’inscrire sa marque de commerce au registre sur réception des droits exigibles.

Les faits

 

[4]               Le 27 juin 2002, Wheeler a présenté à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) une demande d’enregistrement visant la marque de commerce DIRT SHIRT (demande n^o 1144955) (la marque en cause). La demande était fondée sur l’emploi de la marque en liaison avec les marchandises et services depuis le 20 mai 1997. Les marchandises comprenaient des t‑shirts souvenirs teints suivant un processus employant de la terre de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

 

[5]               La demande d’enregistrement a été annoncée dans l’édition du 13 août 2003 du Journal des marques de commerce. Le jour même, Coastal a produit une déclaration d’opposition auprès de l’OPIC, dans laquelle elle invoquait les motifs suivants :

(a)    la demande d’enregistrement n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi, ce qui constitue un motif d’opposition aux termes de l’alinéa 38(2)a);

(b)   la demande d’enregistrement n’est pas conforme aux alinéas 12(1)b) et c) de la Loi, ce qui constitue un motif d’opposition aux termes de l’alinéa 38(2)b);

(c)    la demande d’enregistrement n’est pas conforme au paragraphe 16(1) de la Loi, ce qui constitue un motif d’opposition aux termes de l’alinéa 38(2)c);

(d)   la marque en cause n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi ce qui constitue un motif d’opposition aux termes de l’alinéa 38(2)d).

[6]               Wheeler a produit une contre‑déclaration le 24 octobre 2003. Les deux parties ont soumis une preuve par affidavit. Coastal a déposé un affidavit souscrit par Christopher Cudmore, le 30 novembre 2003, et Wheeler, un affidavit souscrit par Michael Wheeler, le 16 décembre 2003. Les parties ont produit des observations écrites, mais il n’y a pas eu d’audience. Dans sa décision rendue le 5 octobre 2005, le registraire a rejeté l’opposition de Coastal. La Cour est saisie de l’appel de cette décision.

 

Les motifs du registraire

 

La preuve

 

[7]               La preuve soumise par Coastal indique que, dans l’industrie des souvenirs, le t-shirt teint avec de la terre est un concept répandu. Le registraire a conclu que cela ne démontrait pas que les mots « dirt shirt » étaient largement utilisés au Canada pour décrire la couleur du sol dans la région où les t-shirts étaient vendus. Coastal a mis en preuve que des « dirt shirts » sont vendus partout en Amérique du Nord ainsi qu’en ligne. Le registraire n’a pas accordé beaucoup d’importance à cette preuve, parce qu’elle se rapportait à des entreprises qui n’étaient pas exploitées au Canada et qu’elle n’établissait pas que les Canadiens pouvaient se procurer ces produits en ligne.

 

[8]               Il ressortait de la preuve de Coastal que sa prédécesseure vendait des t-shirts appelés « P.E.I. Red Mud Shirts » et que d’autres entreprises vendaient des produits semblables dans l’Î‑P‑É. Suivant le registraire, cette preuve n’indiquait pas que la prédécesseure employait les mots « dirt shirt » pour décrire un type de vêtement ou d’autres types de t-shirts souvenirs, et les déclarations de M. Cudmore n’établissaient pas non plus que les noms « P.E.I. Red Mud Shirt », « Island Clay Company Shirt » et « P.E.I. Earth Shirt » étaient employés comme marque de commerce ou autrement en liaison avec des t‑shirts. Le registraire a fait remarquer que ces déclarations ne démontraient pas que Coastal employait la marque de commerce RED DIRT SHIRT en liaison avec des t-shirts au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, et il a conclu qu’en tenant les faits pour avérés, Coastal n’avait pas commencé à employer la marque de commerce RED DIRT SHIRT avant le 20 juin  2002.

 

[9]               Coastal a soumis en preuve les résultats d’une recherche en matière de marques de commerce effectuée dans les banques de l’OPIC à l’égard des expressions « P.E.I. Dirt Shirt », « Dirt Shirt » et « Red Dirt Shirt » et auprès de la Direction de la consommation, de l’entreprise et de l’assurance du Bureau du procureur général de l’Î‑P‑É à l’égard des noms commerciaux « P.E.I. Dirt Shirt » et « Red Dirt Shirt ». Le registraire n’a pas pas accordé beaucoup de poids à ces résultats. Il a estimé que l’emploi de l’expression « P.E.I. Dirt Shirt » en liaison avec l’exploitation de l’entreprise de Wheeler n’équivalait pas nécessairement à un emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1). La preuve présentée par Coastal comprenait une lettre indiquant que la marque de commerce employée par Wheeler était P.E.I. DIRT SHIRT et non DIRT SHIRT, mais le registraire a jugé que la lettre ne pouvait faire la preuve des allégations qu’elle renfermait. Le registraire a pris acte des arguments de Coastal relatifs au non‑emploi de la marque en cause, mais il a refusé de prendre ce motif en considération parce qu’il n’avait pas été invoqué dans la déclaration d’opposition.

 

[10]           La preuve par affidavit de Wheeler (l’auteure de la demande d’enregistrement) indiquait que, le 15 octobre 1997, elle avait demandé l’enregistrement de la marque de commerce DIRT SHIRT en liaison avec des produits qu’elle avait fabriqués et vendus sans interruption depuis le 20 mai 1997. À cette époque, M. Wheeler savait qu’une demande d’enregistrement visant la marque de commerce RED DIRT SHIRT avait été présentée. Lorsque cette dernière demande a été accueillie, Wheeler a abandonné sa demande visant la marque DIRT SHIRT. Toutefois, la demande d’enregistrement de la marque RED DIRT SHIRT a par la suite été abandonnée elle aussi.

 

[11]           M. Wheeler a déclaré que depuis le 20 mai 1997, la marque DIRT SHIRT figure sur les marchandises de Wheeler et que les étiquettes apposées à tous les produits portent les inscriptions « P.E.I. » et DIRT SHIRT. L’affidavit indique également que les marchandises étaient annoncées dans toute la province depuis le mois de mai 1997. Wheeler a soumis une deuxième demande d’enregistrement de la marque DIRT SHIRT le 27 juin 2002. Selon l’affidavit de M. Wheeler, il n’existait aucune marque déposée semblable à DIRT SHIRT à la date de cette demande, et il ne connaissait personne qui avait employé cette marque au Canada avant lui. Wheeler a déclaré que son entreprise avait acquis un achalandage à l’égard de la marque en cause avant toute autre personne (y compris Coastal, pour ce qui est de l’emploi de la marque RED DIRT SHIRT).

 

[12]           Le registraire a conclu que M. Wheeler croyait que quiconque emploierait une marque semblable au point d’entraîner de la confusion agirait dans l’illégalité si l’emploi avait commencé après le mois de mai 1997.

 

 

 

Premier motif d’opposition : alinéa 30i)

 

[13]           Le registraire a conclu que Coastal avait établi que Wheeler était au courant de l’utilisation par Coastal de la marque RED DIRT SHIRT sur des t-shirts, mais que cela n’empêchait pas Wheeler de faire la déclaration exigée à l’alinéa 30i). Le registraire a conclu que le témoignage de M. Wheeler concordait avec la déclaration de l’entreprise voulant qu’elle ait le droit d’employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services énumérés dans la demande d’enregistrement. Il n’y avait aucune preuve de mauvaise foi de la part de Wheeler. Le registraire a écarté ce motif d’opposition.

 

Deuxième motif d’opposition : alinéa (12)(1)b)

[14]           Selon le registraire, le procédé de teinture à base de terre de l’Î‑P‑É employé sur les t-shirts de Wheeler ne faisait pas en sorte que la marque donne une description claire de leur lieu d’origine au sens de l’alinéa 12(1)b), puisque les mots « dirt » et « shirt » n’ont pas de connotation géographique. Le registraire a estimé en outre que Coastal n’avait pas démontré que l’expression « dirt shirt » s’employait de façon descriptive au Canada à la date de la demande d’enregistrement.

 

[15]           Le registraire a conclu que la simple suggestion d’un lien entre de la terre de l’Î-P-É et les vêtements associés à la marque en cause n’était pas suffisante pour rendre la marque non enregistrable en application de l’alinéa 12(1)b). Puisqu’il n’était pas usuel que de la terre entre dans la production de vêtements, on ne pouvait considérer, selon lui, que le mot « dirt » donnait une description claire de leur nature ou de leurs conditions de production et que les consommateurs auraient l’impression qu’il donnait une telle description. La concurrence existant dans le marché des t‑shirts souvenirs teints à la terre ne prouvait pas que leur nom était employé comme marque de commerce, mais plutôt qu’il n’était pas nécessaire que les autres commerçants aient recours à l’expression « dirt shirt » pour décrire leurs marchandises. Le registraire a rejeté ledeuxième motif d’opposition.

 

Troisième motif d’opposition : alinéa (12)(1)c)

 

[16]           Le registraire a signalé qu’une marque de commerce constituée du nom, dans une langue quelconque, d’une marchandise ou d’un service n’était pas enregistrable, mais il a rejeté ce motif d’opposition parce que Coastal n’avait pas prouvé comme il le lui incombait que la marque en cause avait une définition acceptée au Canada comme nom de t-shirts.

 

Quatrième motif d’opposition : alinéa 16(3)a)

 

[17]           Le registraire a estimé que Coastal invoquait plutôt le motif prévu à l’alinéa 16(1)a) de la Loi puisque son plaidoyer écrit faisait état du non‑emploi de la marque au Canada, et il a conclu que Coastal ne s’était pas acquittée de son fardeau de preuve, n’ayant pas démontré qu’elle avait employé la marque de commerce RED DIRT SHIRT au Canada avant le 20 mai 1997. Il ressortait selon lui de l’affidavit de M. Cudmore que l’emploi de cette marque au sens du paragraphe 4(1) ne pouvait être antérieur au 20 juin 2002. Ce motif a donc été écarté.

Cinquième motif d’opposition : le caractère distinctif

 

[18]           L’opposante, relativement à ce motif, se bornait à dire que la marque en cause n’était pas distinctive parce qu’elle créait de la confusion avec la marque RED DIRT SHIRT. Le registraire a estimé qu’aucune preuve directe n’étayait l’affirmation de M. Cudmore voulant qu’en raison de son emploi par Coastal, la marque RED DIRT SHIRT avait acquis une notoriété suffisante pour priver la marque DIRT SHIRT de caractère distinctif, et il a rejeté ce motif.

 

Les questions en litige

 

[19]           Coastal s’est désistée des motifs d’appel suivants :

            1.         Wheeler savait que DIRT SHIRT créait de la confusions avec la marque RED DIRT SHIRT de Coastal lorsqu’elle a présenté sa demande d’enregistrement, ce qui contrevient à l’alinéa 30i) de la Loi et constitue le motif d’opposition prévu à l’alinéa  38(2)a).

            2.         DIRT SHIRT n’était pas une marque distinctive, ce qui constitue le motif d’opposition prévu à l’alinéa 38(2)d).

            3.         La marque DIRT SHIRT n’était pas enregistrable au sens de l’alinéa 38(2)c), car :

                        (i)         il s’agissait du nom des marchandises ou services décrits dans la demande, ce qu’interdit l’alinéa 12(1)c);

                        (ii)        elle créait avec la marque RED DIRT SHIRT de Coastal la confusion interdite à l’alinéa 16(1)a).

 

[20]           Coastal a résumé ainsi les questions litigieuses restantes :

            1.         Le registraire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b)?

            2.         La preuve présentée au registraire et la preuve supplémentaire soumise en appel étayent‑elles la conclusion voulant que la demande ne soit pas conforme à l’alinéa 30b)?

            3.         La conclusion du registraire selon laquelle DIRT SHIRT ne donne pas une description claire de la nature, de la qualité et de la méthode de fabrication des marchandises de Wheeler au sens de l’alinéa 12(1)b) était‑elle déraisonnable?

            4.         Le registraire a-t-il conclu à tort que la preuve et l’argumentation de Coastal ne parvenaient pas à démontrer que DIRT SHIRT n’avait pas acquis de caractère distinctif ou de notoriété propre au sens du paragraphe 12(2)?

 

[21]           Je reformulerais ainsi ces questions :

            1.         Quelle norme de révision convient‑il d’appliquer?

            2.         Le registraire a‑t‑il rejeté à tort l’opposition de Coastal à la demande d’enregistrement de Wheeler?

 

Affidavits

 

[22]           En appel, Coastal a déposé d’autres éléments de preuve, à savoir un affidavit souscrit par Christopher Cudmore le 9 janvier 2006, dans lequel le déposant se présente comme le directeur administratif de Coastal, explique quelle est la nature de l’entreprise et ce qu’il a constaté des marchandises et du site Web de Wheeler et aborde la question de la disponibilité d’autres produits dits « dirt shirts » à l’Î-P-É. Son affidavit comporte les déclarations suivantes :

 

• Coastal fabrique et vend des marchandises comprenant les t‑shirts dits RED DIRT SHIRT, teints commercialement pour rappeler la terre de l’ Î-P-É.
• Les marchandises de Wheeler sont teintes avec de la terre de l’Î-P-É et sont offertes dans diverses boutiques de l’Î-P-É.
• Au mois de juillet 2005, il s’est rendu au magasin de Wheeler et a examiné les marchandises étiquetées THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT et PE.I. DIRT SHIRT. Il n’a vu aucune marchandise portant la marque DIRT SHIRT.
• Le 6 janvier2006, il est allé chez Mark’s Work Warehouse, et il a examiné les marchandises Wheeler qui y étaient vendues. Leur étiquette portait les inscriptions P.E.I. DIRT SHIRT ou THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT. Il a acheté un t-shirt et il n’a vu aucun article portant la marque DIRT SHIRT.
• Le 6 janvier2006, il a consulté le site Web de Wheeler et a constaté que la marque THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT y était employée.
• Trois entreprises produisent et vendent des t-shirts de type dirt shirt à l’Î-P-É : P.E.I. Red Mud Inc., Island Beach Company Clothing & Graphics Incorporated et Coastal.
• Les pièces jointes à l’affidavit comprenaient des photos du t-shirt P.E.I. DIRT SHIRT acheté par le déposant et des imprimés de pages du site Web de Wheeler.

 

[23]           Wheeler aussi a produit un complément de preuve, à savoir un affidavit de Michael Wheeler souscrit le 2 février 2006. M. Wheeler y déclare qu’il est le président et unique actionnaire de Wheeler. Il décrit la nature de l’entreprise de Wheeler et il explique comment elle emploie la marque DIRT SHIRT en liaison avec ses marchandises et pourquoi les mots « THE ORIGINAL » sont utilisés avec la marque en cause. L’affidavit renferme les déclarations suivantes :

• Wheeler fabrique, vend et annonce dans l’Î-P-É des marchandises portant la marque DIRT SHIRT depuis 1997. Une étiquette portant l’acronyme « P.E.I. » et la marque DIRT SHIRT est fixée sur la marchandise.
• Des touristes ont communiqué avec Wheeler pour acheter des marchandises DIRT SHIRT.
• En juin 2000, Wheeler a appris que Coastal fabriquait des produits similaires, et il s’est fait demander souvent quelle différence il y avait entre ses marchandises et celles de Coastal. Il a donc tenté de distinguer ses marchandises en ajoutant les mots « the original » au‑dessus de la marque DIRT SHIRT.
• Wheeler a créé un site Web pour expliquer la nature de l’entreprise, présenter sa marque de commerce et faire état des différences entre ses marchandises et celles de Coastal.
• Les pièces jointes à l’affidavit comprenaient un croquis, des photos des marchandises et des courriels de clients.

 

Argumentation de Coastal

 

Norme de révision

 

[24]           Selon Coastal, la norme de révision applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Toutefois, lorsque sont déposés en appel de nouveaux éléments de preuve qui auraient pu influer substantiellement sur les conclusions du registraire, la norme d’examen devient celle de la décision correcte (voir Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F.)).

 

[25]           Coastal a fait valoir que la Cour doit examiner la question du respect de l’alinéa 30b) de la Loi sans chercher à établir si la décision du registraire au sujet des actes de procédure de Coastal était correcte. Selon elle, la question ayant été soulevée en appel, tout préjudice qu’aurait pu causer à Wheeler l’ignorance que ce motif était invoqué dans le cadre de l’opposition était corrigé, sans compter que Wheeler elle‑même avait soumis une preuve supplémentaire sur la question du non‑emploi (voir Novopharm Ltd. c. AstraZenecaAB, [2002] 2 C.F. 148 (C.A.F.)).

 

[26]           Coastal a soutenu, pour le cas où la Cour examinerait la décision du registraire relativement à la suffisance des actes de procédure, que la norme de révision appliquée devrait être celle de la décision correcte puisque les deux parties avaient fourni une preuve par affidavit supplémentaire sur la question du non‑emploi. Cette preuve aurait substantiellement influé sur la décision du registraire sur la question de savoir s’il y avait lieu d’examiner le motif du non‑respect de l’alinéa 30 i), car elle aurait confirmé que ce motif était invoqué dans le cadre de l’opposition.

Alinéa 30b)

 

[27]           Selon Coastal, le registraire avait erronément refusé d’examiner le non‑respect par Wheeler de l’alinéa 30b) de la Loi, concluant que Coastal avait soulevé la question du non‑emploi dans son affidavit et dans son plaidoyer écrit mais écartant son examen parce que cette question n’avait pas été correctement plaidée. Coastal a cité un arrêt de la Cour d’appel fédérale statuant que lorsqu’une preuve est présentée à l’appui d’une opposition, le registraire ne doit plus examiner la suffisance des actes de procédure sans tenir compte de la preuve car celle‑ci est réputée remédier aux lacunes des actes de procédure (voir Novopharm Ltd c. Astrazeneca AB, [2002] 219 D.L.R. (4^th 290 (C.A.F.)). Selon la Cour d’appel, avant de déclarer des actes de procédure incomplets, le registraire doit se demander si les parties savent à quoi elles doivent répondre et si elles sont en mesure de le faire, en tenant compte de la preuve et des actes de procédure.

 

[28]           Coastal a souligné que dans l’affaire sur laquelle le registraire s’est fondé pour refuser de tenir compte des arguments de Coastal relatifs à l’alinéa 30b), le registraire avait de son propre chef soulevé des motifs d’opposition supplémentaires (voir Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Limited (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^re inst.)). Elle a fait valoir que la Cour avait l’obligation de trancher toute question soulevée en appel, même si elle n’avait pas été plaidée devant la Commission des oppositions ou dans les actes de procédure (voir Piattelli c. A. Gold & Sons Ltd. (1991), 35 C.P.R. (3d) 377 (C.F. 1^re inst.)).

 

[29]           Coastal soutient que l’affidavit de M. Wheeler n’établit pas que Wheeler emploie DIRT SHIRT comme marque de commerce depuis le 20 mai 1997 comme elle le prétend. Les pièces jointes à l’affidavit portent plutôt les marques de commerce THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT et P.E.I. DIRT SHIRT. Coastal ajoute que l’affidavit comporte aussi des pièces non pertinentes renfermant du ouï‑dire et, pour le cas où la Cour les examinerait tout de même, elle fait valoir qu’elles confirment que Wheeler n’a pas employé la marque DIRT SHIRT depuis la date de premier emploi déclarée. Suivant Coastal, Wheeler ne s’est donc pas acquittée de la charge de prouver l’emploi de la marque DIRT SHIRT depuis le 20 mai 1997.

 

[30]           Coastal soutient aussi qu’aux termes de l’alinéa  30b) l’emploi doit être continu à compter de la date de premier emploi (voir Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^re inst.)), mais que, si preuve de l’emploi de la marque DIRT SHIRT il y avait dans les affidavits, cet emploi n’avait pas été continu. Dans son affidavit, M. Cudmore a déclaré qu’il n’a pas vu de marchandises portant la marque DIRT SHIRT dans les magasins Wheeler ou dans le site Web de l’entreprise, mais qu’il a relevé les inscriptions THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT et P.E.I. DIRT SHIRT. 

 

[31]           L’emploi prétendu de la marque DIRT SHIRT depuis le 20 mai 1997 reposait, suivant Coastal, sur l’emploi antérieur des marques P.E.I. DIRT SHIRT et THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT. Selon elle, la première impression du public ne serait pas que DIRT SHIRT est une marque différente de P.E.I. DIRT SHIRT ou THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT. Elle a soutenu que les trois expressions différaient profondément, et elle a soumis les observations suivantes au sujet de l’emploi de P.E.I. DIRT SHIRT et de THE ORIGINAL DIRT SHIRT en liaison avec les marchandises de Wheeler : (1) sur les marchandises étiquetées P.E.I. DIRT SHIRT, les caractères sont de même fonte, taille et couleur; (2) l’acronyme « P.E.I. » figurait au début de la marque et occupait une place aussi importante que les mots « DIRT SHIRT »; (3) les mots « THE ORIGINAL » étaient de la même couleur et avaient la même fonte que l’expression P.E.I. DIRT SHIRT; (4) la taille des mots « THE ORIGINAL » était inférieure, mais ceux‑ci figuraient bien en vue au début de la marque.

 

[32]           Coastal a soutenu que l’emploi d’une marque de commerce et celui d’une portion d’une marque de commerce ne s’équivalent pas (voir Burroughs Wellcom Inc. c. Kirby, Shapiro, Eades & Cohen (1983), 73 C.P.R. (2d) 13 (C.F. 1^re inst.)), et qu’il n’était pas loisible à Wheeler de retirer des éléments de sa marque de commerce pour invoquer une date de premier emploi. Selon elle, les mots « THE ORIGINAL P.E.I. » et « P.E.I. » constituaient la première partie des marques de commerce et leur élément dominant. D’après Coastal, l’affidavit de M.Wheeler indiquait que les mots THE ORIGINAL avaient été ajoutés pour distinguer ses marchandises de produits similaires.

 

Alinéa 12(1)b)

 

[33]     Coastal a soutenu que la norme de révision applicable en matière de caractère descriptif est celle de la décision raisonnable, que cette question fait intervenir la notion de première impression (voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^re inst.)) et qu’elle s’apprécie du point de vue du consommateur moyen des marchandises ou services en cause (voir Atlantic Promotion Inc. c. Registraire des marques de commerce (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^re inst.)). Elle a fait valoir également qu’une marque de commerce peut également être non enregistrable ai elle donne une description claire des conditions de production des marchandises ou des personnes qui les produisent (voir Staffordshire Potteries Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1976), 26 C.P.R. (2d) 134 (C.F. 1^re inst.)).

 

[34]     Selon Coastal, le registraire n’a pas bien appliqué le raisonnement développé dans Staffordshire Potteries. Elle soutient également que le sens des mots anglais « dirt » et « shirt » de la marque en cause contribue à la suggestion créée par leur combinaison et que l’expression DIRT SHIRT donne une description claire, en première impression, de la méthode de fabrication des produits ainsi que de leur qualité et leur nature en indiquant qu’ils s’agit de vêtements teints couleur de terre. 

 

Caractère distinctif

 

[35]     Coastal a soutenu que DIRT SHIRT n’était pas enregistrable parce que ce n’était pas une marque distinctive. Elle a affirmé également que la norme de révision applicable à cette question était celle de la décision correcte puisque chaque partie avait présenté une nouvelle preuve par affidavit qui aurait influé substantiellement sur la décision du registraire sur la question. Selon Coastal, le registraire n’avait tenu compte ni de son argumentation relative à l’absence de caractère distinctif ni du fait que Wheeler n’avait pas fourni de preuve du caractère distinctif de sa marque. Elle a ajouté que, pour les raisons déjà invoquées au sujet du non‑emploi, la marque DIRT SHIRT ne pouvait avoir acquis de caractère distinctif par suite de son emploi et que Wheeler ne s’était pas acquittée de son obligation de prouver le contraire. 

 

Argumentation de Wheeler

 

[36]           Wheeler a soutenu que Coastal n’ayant pas fourni d’éléments de preuve en sus de ceux qui avaient été présentés au registraire, la norme de révision applicable était celle de la décision raisonnable et que la Cour devait donc déterminer si la décision du registraire était manifestement erronée (voir l’arrêt Brasseries Molson, précité). 

 

Alinéa 30b)

 

[37]           Wheeler a fait valoir que le registraire avait refusé à bon droit de retenir les arguments de Coastal relatifs à l’alinéa 30b) de la Loi parce que le motif n’avait pas été invoqué dans la déclaration d’opposition (voir Imperial Developments Ltd., précitée). Elle a ajouté que, puisque ce motif ne figurait pas dans la déclaration d’opposition il ne pouvait être invoqué en appel et que la Cour fédérale avait statué qu’une partie pouvait soumettre de nouveaux éléments de preuve en appel mais non soulever une nouvelle question (voir S.C. Johnson & Son, Inc. c. Esprit De Corp. et al. (1986), 8 F.T.R. 81 (C.F. 1^re inst.)).

 

[38]           Selon Wheeler, même si l’on conclut que le registraire aurait dû examiner l’argumentation de Coastal relative au non‑respect de l’alinéa 30b), il reste que l’emploi des mots « P.E.I. » et « THE ORIGINAL » en liaison avec la marque DIRT SHIRT ne lui interdisait pas l’enregistrement de la marque. Selon elle, lorsqu’il ne cause pas préjudice au public, le simple ajout à une marque de commerce n’est pas suffisant pour faire perdre le droit d’enregistrer une marque lorsque celle‑ci est par ailleurs employée dans son entier (voir Honey Dew Ltd. c. Rudd & Flora Dew Co., [1929] 1 D.L.R. 449 (C.É.)). Wheeler a fait valoir que la Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe en statuant qu’il est possible d’altérer une marque de commerce sans encourir de conséquences négatives dans la mesure où l’on conserve ses caractéristiques dominantes et où les différences sont négligeables au point qu’aucun consommateur averti ne serait induit en erreur (voir Promafil Canada Ltee. c. Munsingwear Inc. (1992), 142 N.R. 230 (C.A.F.)). 

 

[39]           Wheeler a soutenu avoir prouvé que la marque DIRT SHIRT a toujours été prédominante sur ses marchandises, en dépit de l’ajout de « P.E.I. » et de « THE ORIGINAL », et qu’un écart mineur entre la marque qu’on veut faire enregistrer et la marque employée ne constitue pas un non‑emploi de la marque propre à la rendre non enregistrable.

 

Alinéa 12(1)b)

 

[40]           Wheeler a fait valoir que le registraire avait raison de conclure que la marque ne donnait pas de description claire des marchandises ou services, compte tenu de la preuve présentée par Coastal et de la jurisprudence.

 

 

Caractère distinctif

 

[41]           Selon Wheeler, le fait que le registraire n’ait pas tenu compte de l’argument de Coastal voulant que la marque DIRT SHIRT ne soit pas distinctive au sens du paragraphe 12(2) de la Loi ne lui a pas fait rendre une décision manifestement erronée, puisque la preuve de Coastal indiquait que cette dernière n’avait commencé à produire les marchandises RED DIRT SHIRT qu’au mois de février 2002. En outre, la preuve de Coastal relative au concept du t-shirt teint couleur terre en Amérique du Nord se limitait à des exemples provenant du Texas et d’Hawaii.

 

[42]           Wheeler a soutenu que Coastal n’avait pas établi qu’elle employait sa marque RED DIRT SHIRT avant la date de priorité revendiquée par Wheeler ni qu’un emploi hors du Canada faisait en sorte qu’une marque semblable avait acquis une notoriété au Canada avant cette date de priorité. De plus, pour que ce motif soit retenu, il aurait fallu, selon Wheeler, que Coastal démontre qu’une marque semblable avait été employée ou révélée au Canada avant la date de premier emploi par Wheeler. Le registraire avait eu raison, à son avis, de conclure que la preuve et l’argumentation de Coastal démontraient que cette dernière avait commencé à employer la marque de commerce non déposée RED DIRT SHIRT après la date de premier emploi de DIRT SHIRT par Wheeler.     

 

Analyse et décision

 

[43]           Première question

            Quelle norme de révision convient‑il d’appliquer?

            C’est généralement la norme de la décision raisonnable qui est appliquée aux appels des décisions du registraire interjetés en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, mais lorsque de nouveaux éléments de preuve qui auraient substantiellement influé sur la décision du registraire sont présentés en appel, la révision se fait suivant la norme de la décision correcte (voir l’arrêt Brasseries Molson, précité).

 

[44]           J’ai examiné les affidavits déposés par les parties et j’estime qu’ils présentent de nouveaux éléments de preuve. Je reviendrai sur la question de la norme de révision applicable lorsque j’aborderai les éléments contestés de la décision du registraire.

 

[45]           Deuxième question

            Le registraire a‑t‑il rejeté à tort l’opposition de Coastal à la demande d’enregistrement de Wheeler?

            Aux termes de l’alinéa 38(3)a) de la Loi, la déclaration d’opposition doit indiquer les motifs de l’opposition, de façon suffisamment détaillée pour permettre au requérant d'y répondre.

 

Alinéa 30b)

Coastal a soutenu que le registraire aurait dû tenir compte du motif d’opposition fondé sur cette disposition puisque son plaidoyer écrit et sa preuve par affidavit soulevaient la question du non‑respect de l’alinéa 30b) et que Wheeler avait répondu au motif. Whreeler, quant à elle, a fait valoir que le registraire n’avait pas à examiner ce motif car il ne figurait pas dans la déclaration d’opposition de Coastal. Je constate que Coastal n’a pas invoqué expressément l’alinéa 30b) dans sa déclaration d’opposition. Il appert en outre qu’elle n’a pas présenté au registraire de demande visant à modifier la déclaration initiale. Le registraire a motivé ainsi son refus d’examiner ce motif d’opposition (voir le paragraphe 17 de sa décision) :

 

Pour résumer mon analyse de la preuve présentée par l’opposante, je constate que l’allégation de M. Cudmore selon laquelle la requérante n’a pas employé la marque en liaison avec ses marchandises et services, mais qu’elle a plutôt employé la marque de commerce ORIGINAL P.E.I DIRT SHIRT ou Î-P-É DIRT SHIRT est récurrente dans les arguments écrits de l’opposante. Comme l’opposante semble faire valoir un motif d’opposition fondé sur le non‑emploi de la marque par la requérante depuis la date du premier emploi indiquée dans la demande ou sur un emploi de la marque [qui] diffère de celui demandé dans l’enregistrement, j’estime qu’un tel motif aurait été plaidé à juste titre si elle avait allégué que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30b). Toutefois, j’estime qu’un tel motif d’opposition n’a pas été soulevé dans la déclaration d’opposition et je ne peux donc en tenir compte [voir Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Limited (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F.1^re inst.)].

                                                                                    (Non souligné dans l’original)

 

[46]           Dans Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB, [2002] 2 C.F 148 (C.A.), AstraZeneca avait répondu à la déclaration d’opposition de Novopharm par une contre‑déclaration dans laquelle elle faisait valoir que les motifs d’opposition manquaient de précision. Les deux parties avaient produit un plaidoyer écrit et des affidavits, et une audience avait été tenue. Le registraire avait conclu que la déclaration d’opposition était imprécise. Sa décision avait été portée en appel devant la Cour fédérale, mais le juge saisi de l’appel n’avait pas examiné la suffisance des actes de procédure. Appel avait été interjeté devant la Cour d’appel fédérale, laquelle a indiqué ce qui suit aux paragraphes 42 et 43 de sa décision :

Nous croyons qu’il n’est pas nécessaire de décider, dans les dossiers d’appel A-333-00 et A-334-00 (les demandes d’enregistrement '536 et '537), si la décision du registraire quant au caractère suffisant des allégations était une décision raisonnable simpliciter.

 

Au moment où le juge de première instance a été saisi de l’affaire, l’appelante était pleinement au fait de la thèse de l’opposante. Le paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce autorise les parties à apporter une preuve en plus de celle fournie devant le registraire, de manière à ne pas léser l’appelant au moment où le juge de première instance est saisi de l’affaire. L’appelante a renoncé à cette possibilité, indiquant de ce fait qu’elle avait produit tous les éléments de preuve qu’elle entendait apporter devant le registraire. Ce qui peut expliquer pourquoi le juge de première instance a simplement examiné l’affaire au fond sans considérer la question procédurale touchant les allégations.

 

[47]           Dans Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB, [2002] 219 D.L.R. (4^th) 290 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes aux pages 294 à 296 :

Novopharm fait valoir que le registraire a commis une erreur en examinant la suffisance de ses déclarations d'opposition sans prendre en compte les éléments de preuve déposés. À l'appui de sa position, elle renvoie à l'arrêt de la Cour Novopharm Limited c. Ciba-Geigy Canada Limited; Novopharm Limited c. Astra Aktiebolag, [2002] 2 C.F. 148.

 

L'arrêt Novopharm, précité, qui est à mes yeux déterminant pour les questions de procédure soulevées dans le présent appel, a été rendu postérieurement aux décisions du registraire et de la Section de première instance en l'espèce.

 

En me fondant sur les paragraphes 38 à 43 de l'arrêt Novopharm, précité, je dégage les principes suivants au sujet du caractère suffisant des actes de procédure :

 

1.         La déclaration d'opposition doit être conforme à l'alinéa 38(3)a) de la Loi. En particulier, les motifs d'opposition doivent être exposés avec des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. L'alinéa 38(3)a) prévoit :

 

38(3) La déclaration d’opposition indique :

 

a)  les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre; [...]

 

2.         Le caractère suffisant des actes de procédure doit être décidé sur une base interlocutoire. Si tel est le cas, seuls les actes de procédure doivent être pris en compte dans cette décision.

 

3.         Dans la décision relative au caractère suffisant des déclarations d'opposition après le dépôt de la preuve, il faut prendre en considération la preuve et la déclaration d'opposition pour décider si le requérant dispose de détails suffisants pour répondre adéquatement à l'opposition.

 

Comme la Cour l'a laissé entendre dans l'arrêt Novopharm, précité, après le dépôt de la preuve, il est trop tard pour faire marche arrière et apprécier les actes de procédure comme si les éléments de preuve n'avaient pas été produits. Le délai pour apprécier le caractère suffisant des actes de procédure en eux-mêmes est expiré. Une fois la preuve déposée, le registraire est tenu de la prendre en considération pour décider si les parties savent contre quoi elles doivent se défendre et si elles sont en mesure de répondre. Les éléments de preuve produits peuvent pallier toute insuffisance des actes de procédure.

 

L'intimée déclare que le Règlement sur les marques de commerce (1996) DORS/96-195 du Canada ne comporte pas de disposition prévoyant une décision sur le caractère suffisant des actes de procédure au stade interlocutoire. Il est vrai qu'il n'y a pas de règle expresse prévoyant une requête interlocutoire en vue de radier des actes de procédure qui n'auraient pas satisfait à des conditions telles que celles de l'alinéa 38(3)a). Cependant, aucune disposition du Règlement n'empêche les requêtes interlocutoires. De plus, l'article 40 du Règlement prévoit la modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration avec la permission du registraire. L'article 40 prévoit en effet:

 

40.       La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.

Même en l'absence de disposition explicite au Règlement, l'article 40 implique nécessairement que le requérant ou l'opposant peut présenter une requête interlocutoire visant à modifier ses propres actes de procédure. J'estime qu'il s'ensuit également que le requérant ou l'opposant peut présenter une requête interlocutoire en vue de faire radier tout ou partie des actes de procédure de l'autre partie. Comme l'indique l'arrêt Novopharm, précité, le moment opportun pour faire opposition à des actes de procédure est le stade interlocutoire, avant le dépôt de la preuve.

 

Si le caractère suffisant des actes de procédure est attaqué après le dépôt de la preuve, le registraire ne peut alors considérer les actes de procédure sans tenir compte de la preuve. À ce stade, il doit examiner si les parties sont au fait de la nature de l'instance et si elles peuvent répondre, en se basant à la fois sur la preuve et sur les actes de procédure. Si le registraire conclut, sans égard à la preuve produite, que les parties ne sont pas au courant de la nature de l'instance et ne peuvent répondre, il prend une décision discrétionnaire qui ne tient pas compte d'une considération pertinente, en l'occurrence la preuve produite.

 

[48]           Il appert qu’en l’instance, même si Coastal n’a pas invoqué ce motif dans sa déclaration d’opposition, la teneur du plaidoyer écrit et de la preuve par affidavit a informé Wheeler de la position de Coastal sur cette question. Wheeler a également déposé un affidavit qui portait sur la question du non‑emploi. Je constate que le registraire n’a pas rendu de décision interlocutoire sur la suffisance des actes de procédure et qu’il a plutôt attendu que la preuve soit déposée pour examiner la question, laquelle a été examinée de façon distincte, sans référence à la preuve. J’estime donc que le registraire a commis une erreur en examinant isolément la suffisance des actes de procédure et en ne tenant pas compte des arguments de Coastal relatifs à l’alinéa 30b) de la Loi. Étant donné qu’il n’a pas statué, il n’est pas nécessaire de se poser la question de la norme de révision applicable.

 

[49]           J’examinerai donc le bien-fondé du motif d’opposition de Coastal, selon lequel la demande d’enregistrement de la marque DIRT SHIRT n’est pas conforme à l’alinéa 30b) de la Loi, lequel prévoit que celui qui sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit auprès du registraire une demande indiquant, dans le cas d’une marque qui a déjà été employée au Canada, la date à compter de laquelle il a ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande. L’article 2 de la Loi énonce qu’à l’égard d’une marque de commerce, le mot « emploi » s’entend de tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services. L’article 4, lui, est ainsi conçu :

(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

 

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

 

[50]           Coastal a fait valoir que la preuve présentée par Wheeler ne démontrait pas que celle‑ci avait employé DIRT SHIRT comme marque de commerce à compter du 20 mai 1997 mais établissait plutôt que c’était les expressions P.E.I. DIRT SHIRT et THE ORIGINAL DIRT SHIRT qui étaient employées en liaison avec les marchandises de Wheeler et non les simples mots DIRT SHIRT. Bien que l’une des pièces jointes à l’affidavit de M. Wheeler ait compris un croquis montrant les mots DIRT SHIRT imprimés sur un t-shirt, rien ne prouve que le t-shirt ait été confectionné, annoncé ou vendu par Wheeler à compter de la date en cause. Coastal a présenté des éléments de preuve établissant que les t-shirts vendus dans les établissements Wheeler et affichés dans le site Web de cette dernière portaient les inscriptions THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT et P.E.I. DIRT SHIRT, et elle a soutenu qu’on ne pouvait permettre à Wheeler de retrancher des éléments de sa marque de commerce afin de pouvoir invoquer le 20 mai 1997 comme date de premier emploi.

 

[51]           Wheeler s’est appuyée sur la décision Honey Dew Ltd. précitée, pour soutenir que la marque DIRT SHIRT était la caractéristique dominante de ses marchandises, malgré l’ajout des mots « P.E.I. » et « THE ORIGINAL ». Selon elle, cette différence mineure n’entraînait pas le non‑emploi de la marque et ne pouvait la priver du droit de la faire enregistrer

 

[52]           Dans Honey Dew Ltd., la Cour s’est exprimée ainsi à la page 89 :

La pratique de s'éloigner de la forme précise d'une marque de commerce enregistrée est inacceptable et constitue un grand danger pour l'auteur de l'enregistrement. La marque employée en l'espèce n'est toutefois pas considérablement différente de la marque enregistrée. La dérogation à la forme de la marque enregistrée n'a induit personne en erreur ni causé de préjudice à quiconque, et je ne pense pas que la demanderesse doive perdre son droit de protection en raison de cela.

 

 

[53]           Dans l’arrêt Promafil, précité, la Cour d’appel fédérale a indiqué ce qui suit au paragraphe 37 :

De toute évidence, lors de chaque modification, le propriétaire de la marque de commerce joue avec le feu. Selon les termes du juge Maclean, « la pratique de s’éloigner de la forme précise d’une marque enregistrée [...] constitue un grand danger pour l’auteur de l’enregistrement ». Mais des modifications prudentes peuvent être apportées sans conséquences fâcheuses si les mêmes traits dominants sont préservés et si les différences sont si insignifiantes qu’elles ne trompent pas l’acheteur non averti.

 

[54]           Pour déterminer si l’ajout de « P.E.I. » et « THE ORIGINAL » à la marque DIRT SHIRT  constitue un écart qui rend la demande non conforme à l’alinéa 30b) de la Loi, il me faut examiner si les modifications sont si négligeables qu’elles n’induiront pas les acheteurs en erreur. La preuve établit sans équivoque que Wheeler n’a jamais employé la marque DIRT SHIRT seule et que ses marchandises ont toujours porté les inscriptions P.E.I. DIRT SHIRT ou THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT. Cela ressort clairement des photos des marchandises de Wheeler qui ont été produites par chaque partie. Les étiquettes posées sur les marchandises comportent également ces ajouts à DIRT SHIRT. La fonte et la taille des caractères composant l’acronyme « P.E.I. » sont les mêmes que pour les mots « DIRT SHIRT ». Les mots « THE ORIGINAL » sont en plus petits caractères et sont placés au dessus de « P.E.I. DIRT SHIRT ».

 

[55]           Dans la décision Burroughs Wellcom, précitée, on peut lire ce qui suite à la page 21 :

Je n'oublie pas une disposition de la Trade Marks Act, 1933 du Royaume-Uni, selon laquelle l'emploi de la totalité d'une marque de commerce est considéré comme l'emploi d'une marque déposée qui forme partie du tout pourvu que le propriétaire inscrit soit le même.

Toutefois, il n'existe aucune disposition semblable dans la Loi sur les marques de commerce de 1953 en vigueur au Canada.

 

[56]           M. Wheeler a déclaré qu’il a ajouté les mots « THE ORIGINAL » à la marque en cause pour distinguer ses marchandises de celles d’autres vendeurs. Je suis prêt à considérer qu’il puisse s’agir de modifications mineures, mais il reste que Wheeler n’a pas prouvé qu’elle a déjà vendu des marchandises portant la marque DIRT SHIRT sans l’acronyme P.E.I. Selon moi, cet acronyme a toujours fait partie de la marque en cause, de sorte que l’emploi de la marque de commerce DIRT SHIRT à compter du 20 mai 1997 n’a pas été établi. C’est pourquoi il y a lieu d’accueillir l’appel et d’annuler la décision du registraire. L’opposition de Coastal est maintenue, et la Cour enjoint au registraire de refuser la demande d’enregistrement visant la marque DIRT SHIRT.

 

[57]           Coastal a droit aux dépens de l’appel.

 

[58]           Vu ma conclusion sur cette question, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

Les dispositions législatives applicables sont reproduites dans la présente annexe.

 

La Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 :

 

 

 

Le Règlement sur les marques de commerce, D.O.R.S./96-195 :

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-2208-05

 

INTITULÉ:                                                    COASTAL CULTURE INC. c. WOOD WHEELER INC.

 

 

                                                                       

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO), SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                                           LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  2 mai 2007

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geoffrey D. Connolly

Keya Dasgupta

Stewart McKelvey Stirling Scales                    

65, rue Grafton

Charlottetown (Î-P-É) C1A 8B9                      POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 

Michael D. Brenton

Barry Spalding

55, rue Union, pièce 710

Saint John, (N-B) E2L 5B7                              POUR LA DÉFENDERESSE