Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
ELI LILLY CANADA INC.
et
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Objet : Interrogatoire de M. Ellis)
[1] Il s’agit en l’espèce de l’appel interjeté de l’ordonnance, en date du 6 mars 2006, par laquelle le protonotaire a refusé d’enjoindre à la défenderesse de répondre à certaines questions reproduites à l’annexe A de l’ordonnance en question. Le présent appel est le premier de trois appels entendus par la Cour et il a été convenu de l’appeler requête no 1. La requête no 2 est un appel concernant la revendication d’un privilège, en vertu du droit du Royaume-Uni, entre l’inventeur et les agents de brevet. L’appel interjeté sur ce point a déjà été tranché.
[2] Le présent appel vise à obtenir :
· une ordonnance infirmant l’ordonnance par laquelle le protonotaire a refusé d’enjoindre à la défenderesse de répondre à certaines questions;
· une ordonnance enjoignant au représentant de la défenderesse de comparaître et de répondre aux questions prescrites;
· une ordonnance autorisant le dépôt de nouveaux éléments de preuve aux fins du présent appel, à savoir les réponses fournies aux demanderesses dans le cadre de l’interrogatoire préalable de M. Peter Ellis, représentant de la défenderesse, et de M. Nicholas Terrett, l’inventeur.
II. CONTEXTE DE L’AFFAIRE
[3] Il s’agit d’une action en invalidation visant à obtenir que les revendications du brevet 446 (brevet canadien no 2,163,446) soient déclarées invalides ou nulles. Les parties ont convenu que les interrogatoires préalables effectués dans le cadre de la présente action serviront également dans une action connexe en contrefaçon de brevet (dossier T‑1721‑03).
Les parties s’étant entendues sur ce point, l’objection soulevée par la défenderesse, qui estime que certaines des questions ne sont pas pertinentes étant donné qu’elles ont trait à la question de la contrefaçon, ne peut pas être retenue.
[4] Dans la présente action en invalidation, les demanderesses soutiennent que le brevet 446 est invalide pour les motifs suivants :
a) antériorité;
b) absence de nouveauté;
c) évidence;
d) visées trop ambitieuses;
e) insuffisance de l’exposé;
f) ajout d’objet : en l’occurrence le mot « oral »;
g) renonciation insuffisante.
[5] Il s’agit des mêmes motifs que ceux qui sont invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon.
[6] Le brevet en litige porte sur un mode du traitement du dysfonctionnement érectile à l’aide d’un inhibiteur sélectif de PDEv propres au cGMP. Les particularités de son fonctionnement ne sont pas pertinentes en l’espèce, mais les détails techniques de cette méthode sont si fastidieux que l’idée même d’avoir des rapports sexuels en devient ennuyeuse.
[7] La décision du protonotaire portait sur un plus grand nombre de questions et de documents que la présente requête. L’essentiel de la décision est contenu dans 65 pages, de format tabulaire, exposant la réponse donnée à chaque objection soulevée et son fondement, mais non le raisonnement ayant permis d’arriver à la décision. Il n’aurait guère été possible au protonotaire de procéder autrement, mais la méthode ainsi adoptée ne permet pas de découvrir le raisonnement précis ayant mené à chacune des décisions ainsi prises. De plus, il n’y a aucun moyen de savoir quels sont les arguments qui ont été soumis au protonotaire pour chacune des objections soulevées.
III. ANALYSE
A. La norme de contrôle
[8] La norme de contrôle applicable n’est pas vraiment contestée en l’espèce. Les principes applicables ont été exposés dans l’arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003) 30 C.P.R. (4th) 40, page 53 (C.A.F.) :
Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal,
b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.
[9] Nul n’affirme en l’espèce que la décision qu’il est demandé à la Cour de rendre sur ce point porte sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue de la cause. Par conséquent, les demanderesses doivent établir que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.
[10] Il n’appartient pas à la Cour de se lancer dans un examen de novo de la décision du protonotaire et de substituer sa propre appréciation à la sienne. En l’espèce, le protonotaire est responsable de la gestion de l’instance et connaît à fond le dossier. Si la Cour peut s’écarter de la décision du protonotaire, c’est parce qu’il ne lui serait pas possible de saisir le raisonnement ayant mené à la décision rendue, ce qui l’empêcherait donc de lui accorder la déférence qui lui est généralement due. Dans la grande majorité des cas où une objection est effectivement retenue, c’est sous la rubrique « pertinence » ou « trop générale ».
B. Les principes régissant l’interrogatoire préalable
[11] Dans le cadre de l’examen des objections soulevées au sujet des questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable, il convient d’abord de rappeler les règles applicables à la communication des documents et à l’interrogatoire préalable, ainsi que l’objet de l’interrogatoire préalable.
[12] L’article 222 des Règles exige la production des documents pertinents, c’est‑à‑dire des documents que la partie entend invoquer ou qui sont susceptibles d’être préjudiciables à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie. Un document est également pertinent s’il est susceptible de lancer les parties dans une enquête qui pourra bénéficier à leur cause ou nuire à celle de la partie adverse (voir Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation, [1984] 1 C.F. 856).
[13] Les principes régissant la production de documents sont à la base des principes régissant l’interrogatoire préalable formulés au paragraphe 240(1) des Règles qui prévoit que la personne soumise à un interrogatoire préalable doit répondre à toute question qui se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par l’une ou l’autre des parties.
[14] L’application de cette disposition des Règles a été précisée dans la décision Reading & Bates Construction Co. et al. c. Baker Energy Resources Corp. et al. (1988) 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1re inst.), pages 70 à 72 :
1. En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. C’est par l’application de la loi et non dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, que l’on détermine quels documents les parties ont le droit de consulter. La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s’agir d’un document dont on peut raisonnablement supposer qu’il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de le lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets : Trigg c. MI Movers International, (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (H.C. Ont.); Canex Placer Ltd. v. A.‑G. ‑ B.C., (1976) 63 D.L.R. (3d) 282 (C.S. C.‑B.); Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Co., (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).
2. [...]
3. L’à‑propos de toute question posée à l’interrogatoire préalable doit être déterminé en fonction de sa pertinence par rapport aux faits allégués dans la déclaration qui sont censés constituer la cause d’action plutôt qu’en fonction de sa pertinence par rapport aux faits que le demandeur a l’intention d’établir pour démontrer les faits constituant la cause d’action. Au surplus, lorsqu’un renvoi a été ordonné, les réponses données à un interrogatoire préalable doivent être limitées, en application de la Règle 465(15), aux questions sur les faits qui peuvent soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter une allégation de fait non admis qui fait l’objet du renvoi : Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Ltd., (1983), 71 C.P.R. (2d) 5 (C.A.F.).
4. Le tribunal ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu’elles puissent être tenues pour pertinentes, ne sont pas du tout susceptibles de bénéficier de quelque manière que ce soit à la cause de la partie qui procède à l’interrogatoire : Canex Placer Ltd. v. A.‑G. B.C., précitée; et Smith, Kline & French Ltd. c. P.G. Can., (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 (C.F. 1re inst.), à la page 108.
5. Avant d’obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, le tribunal doit apprécier la probabilité de l’utilité de la réponse pour la partie qui demande les renseignements en comparaison du temps, du mal et des frais que nécessite son obtention, ainsi que de la difficulté que comporte son obtention. Lorsque, d’une part, la valeur probante et l’utilité de la réponse pour la partie qui procède à l’interrogatoire semblent tout au plus minimales, et lorsque, d’autre part la partie interrogée devrait surmonter d’énormes difficultés et consacrer beaucoup de temps et d’effort à la recherche de la réponse, le tribunal ne devrait pas l’obliger à répondre. La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances; Smith, Kline & French Ltd. c. P.G. Can., précitée, motifs du juge Addy, à la page 109.
6. À l’interrogatoire préalable, la portée des questions doit être restreinte aux allégations de fait non admis dans une plaidoirie et il faut décourager les recherches à l’aveuglette faites au moyen de questions vagues, d’une grande portée ou non pertinentes. Carnation Foods Co. Ltd. c. Amfac Foods Inc., (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (C.A.F.); et Beloit Ltée/Ltd. c. Valmet Oy, (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.).
[15] Le critère de la pertinence, comme la décision précitée permet de le constater, est libéral car l’interrogatoire préalable doit permettre aux parties d’examiner à fond les questions soulevées dans les actes de procédure, de comprendre la thèse de la partie interrogée au préalable et d’obtenir la reconnaissance de faits. Le tribunal conserve néanmoins le pouvoir discrétionnaire de limiter la portée de l’interrogatoire préalable lorsqu’il porte sur des questions marginales ou lorsqu’il devient abusif, vexatoire ou inutile (voir Eli Lilly and Co. et al. c. Apotex Inc. (2001), 12 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F.)).
[16] Pour être en mesure de se prononcer sur le bien‑fondé d’une question ou d’une objection, il faut non seulement examiner sa pertinence, mais également la manière précise dont est formulée la question.
C. Les questions en litige
[17] Par souci de commodité, les parties ont regroupé les questions en litige sous cinq rubriques :
1. Les travaux de recherche antérieurs
2. Les essais auxquels ont été soumis les sels
3. L’emploi des termes « sélectif », « quantité efficace » et « sélectivité »
4. La recherche et développement visant le sildenafil et le citrate de sildenafil
5. Les renonciations.
Il sera à la fois plus clair et plus pratique d’aborder les divers points rubrique par rubrique plutôt que question par question – tout en faisant, au sujet d’une question donnée, les observations qui conviennent ou en prévoyant d’éventuelles exceptions à la conclusion tirée à l’égard d’une catégorie de documents.
1) Question 1 : Les travaux de recherche antérieurs
[18] Les questions entrant dans cette catégorie portent sur les antériorités et les connaissances générales. Ces questions ont trait à l’évidence, motif qui est invoqué par les demanderesses pour faire valoir à la fois l’invalidité et la contrefaçon du brevet.
[19] Les connaissances que possède effectivement l’inventeur ne sont peut-être pas pertinentes en ce qui concerne l’évidence, mais la preuve des antériorités et de tout aveu sur ce point est pertinent. L’emploi qui peut être fait de la réponse ainsi reçue peut être limité. Il se peut, par exemple, que la réponse soit dénuée de pertinence en ce qui concerne l’interprétation des revendications du brevet, mais qu’elle soit néanmoins pertinente en ce qui a trait à d’autres points en litige.
[20] Les questions concernant l’antériorité étaient suffisamment pertinentes pour que le protonotaire ordonne aux demanderesses de répondre aux questions de la défenderesse sur ce point, mais pas assez pertinentes pour qu’il exige que la défenderesse réponde à la question des demanderesses. Il est impossible de comprendre les raisons ayant amené le protonotaire à refuser d’ordonner à la défenderesse de répondre à ce genre de questions.
[21] Comme il est pertinent dans le présent litige de poser des questions sur les allégations non admises, une réponse à ces questions devrait être fournie (questions 151‑152, 162, 1638, 3841 et 3905).
[22] De même, les questions concernant la connaissance que la défenderesse a de ses propres documents et des documents sur lesquels elle se fonde, sont pertinentes à titre d’aveux concernant l’antériorité (questions 4009 et 4083).
[23] Toute une série de questions ont été posées à M. Ellis concernant les travaux qu’il a publiés. Dans la mesure où ces questions concernent les connaissances antérieures et leur origine en ce qui a trait à l’objet même du litige, ces questions sont pertinentes. Les questions ouvertes concernant l’ensemble des travaux publiés ne sont pas pertinentes. Les questions 115, 117 et 124 sont donc pertinentes.
2) Question 2 : Les essais auxquels ont été soumis les sels
[24] Les questions 2 et 4 (recherche et développement visant le sildenafil et le citrate de sildenafil) concernent, essentiellement, la même catégorie de documents.
[25] Les demanderesses font principalement valoir que ces questions doivent recevoir une réponse car elles se rapportent à la « prédiction valable ». Cependant, les actes de procédure ne soulèvent pas la question de la prédiction valable. Au paragraphe 38 de leur déclaration modifiée, les demanderesses soutiennent qu’aucune activité inventive n’était nécessaire pour aboutir aux sels incorporés aux composés revendiqués dans le brevet.
[26] Les demanderesses n’ont pas établi, ainsi qu’elles l’affirment, que le protonotaire a appliqué un mauvais principe ou a fait une mauvaise appréciation des faits. Cela étant, il n’y a aucune raison d’intervenir dans la manière dont le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire.
3) Question 3 : L’emploi des termes « sélectif », « quantité efficace » et « sélectivité »
[27] Étant donné que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le protonotaire a conclu que la question des termes employés devrait plutôt être tranchée à l’aide des témoignages d’experts, je ne peux pas conclure qu’il y a eu application d’un mauvais principe ou mauvaise appréciation des faits. C’est précisément le genre de cas qui commande la déférence et porte à s’en remettre à la décision du protonotaire.
4) Question 4 : La recherche et développement visant le sildenafil et le citrate de sildenafil
[28] Ces questions seraient pertinentes en ce qui a trait à la « prédiction valable ». Pour les motifs exposés au sujet de la question 2, la décision du protonotaire sera maintenue.
5) Les renonciations
[29] J’ai déjà conclu qu’il y aurait lieu de répondre à certaines des questions concernant M. Ellis (questions 115 à 117 et 124).
[30] Le protonotaire a conclu que les questions concernant un avis juridique donné par le cabinet Bereskin & Parr relèvent du secret professionnel et qu’il n’y a pas eu renonciation à ce privilège. Je ne suis pas convaincu qu’il y a eu en l’espèce une erreur ou une mauvaise appréciation des faits permettant d’infirmer la décision rendue à cet égard. La simple mention de l’existence d’un avis juridique n’a pas pour effet de soustraire celui‑ci au secret professionnel.
[31] Les demanderesses ont renoncé à exiger une réponse aux questions 2995 et 3183 à 3184. Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision du protonotaire concernant les quelques autres questions demeurant en litige.
D. Nouveaux éléments de preuve
[32] Aux fins du présent appel, j’ai permis aux demanderesses de soumettre de nouveaux éléments de preuve afin de mettre en contexte les questions en litige.
IV. CONCLUSION
[33] Hormis les quelques questions auxquelles il devra être répondu dans le cadre de la question 1, l’appel est rejeté. Les dépens suivront l’issue de la cause.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE l’appel soit accueilli en partie conformément aux présents motifs, et que la défenderesse réponde aux questions indiquées et fasse en sorte que ses représentants se soumettent à l’interrogatoire préalable pour lesdites questions. Les dépens suivront l’issue de la cause.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑341‑02
INTITULÉ : LILLY ICOS LLC et ELI LILLY CANADA INC.
c.
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LES 29 ET 30 MAI 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 14 DÉCEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
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Donald Cameron Josée Gravelle
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POUR LES DEMANDERESSES
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Christine M. Pallotta Christopher G. Tortorice
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
OGILVY RENAULT LLP Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDERESSES
|
|
BERESKIN & PARR Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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