Date : 20030617
Dossier : T-2082-02
Référence : 2003 CFPI 753
Ottawa (Ontario), le 17 juin 2003
En présence de : Madame le juge Heneghan
ENTRE :
PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. N.V./S.A.
et PFIZER CANADA INC.
demanderesses
et
LILLY ICOS LLC
et ELI LILLY CANADA INC.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] Lilly ICOS LLC et Eli Lilly Canada Inc. (les défenderesses) cherchent à obtenir, en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée de Pfizer Research and Development Co. N.V./S.A. et de Pfizer Canada Inc. (les demanderesses). À titre subsidiaire, les défenderesses cherchent à faire radier des parties de la déclaration modifiée ou, à titre plus subsidiaire encore, demandent des précisions sur certaines allégations ou menaces contenues dans la déclaration modifiée.
LE CONTEXTE DE LA PRÉSENTE REQUÊTE
[2] La défenderesse Lilly ICOS LLC est une personne morale constituée selon les lois du Delaware, aux États-Unis d'Amérique. La défenderesse Lilly ICOS LLC est une coentreprise formée par ICOS Corporation et Eli Lilly and Co., société mère de la défenderesse Eli Lilly Canada Inc. La défenderesse Eli Lilly Canada Inc. est une personne morale constituée selon les lois du Canada qui exerce une activité de production, commercialisation, distribution et vente de produits pharmaceutiques au Canada.
[3] La demanderesse Pfizer Research and Development Co. N.V./S.A. est la brevetée titulaire du brevet canadien n º 2,163,446 (le brevet). Pfizer Canada Inc. est licenciée à l'égard du brevet et intente sa demande à ce titre, en vertu de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.
[4] Le brevet vise une invention pour le traitement de la dysfonction érectile chez l'homme. Les demanderesses, par la voie d'un avis de renonciation déposé au Bureau des brevets du Canada le 11 décembre 2002, ont renoncé totalement à certaines revendications du brevet et partiellement à d'autres, notamment aux revendications 25 et 26. Les demanderesses font valoir leurs droits à l'égard des revendications 25 et 26 du brevet. Compte tenu de la renonciation, la revendication 25 vise l'utilisation d'une quantité efficace d'un inhibiteur sélectif de la PDE5 spécifique de la GMPc, ou d'un sel équivalent acceptable au plan pharmaceutique, ou d'une composition pharmaceutique contenant l'un ou l'autre, pour le traitement par voie orale de la dysfonction érectile chez l'homme.
[5] Compte tenu de la renonciation, la revendication 26 vise l'utilisation d'une quantité efficace d'un inhibiteur sélectif de la PDE5 spécifique de la GMPc, ou d'un sel équivalent acceptable au plan pharmaceutique, ou d'une composition pharmaceutique contenant l'un ou l'autre, pour la production d'un médicament administré par voie orale pour le traitement curatif ou prophylactique de la dysfonction érectile chez l'homme.
[6] Dans leur déclaration modifiée datée du 19 mars 2003, les demanderesses allèguent que les défenderesses menacent d'importer, de commercialiser et de vendre au Canada, de manière imminente, pour le traitement par voie orale de la dysfonction érectile chez l'homme, une composition pharmaceutique contenant du tadalafil, inhibiteur sélectif de la PDE5 spécifique de la GMPc, qui inhibe de manière sélective la PDE5 spécifique de la GMPc. Les demanderesses affirment que les défenderesses cherchent à obtenir l'approbation réglementaire au Canada de la commercialisation et de la vente de cette composition pharmaceutique et que l'approbation sera accordée, pour le Canada, au troisième trimestre de 2003.
[7] Dans la déclaration modifiée, les demanderesses font référence à une action actuellement intentée, sous le dossier n º T-341-02, dans laquelle les défenderesses demandent l'invalidation du brevet.
[8] Les demanderesses allèguent maintenant, dans leur déclaration modifiée, que les défenderesses vont agir sans délai, dès la réception de l'approbation réglementaire nécessaire, et commencer à [traduction] « faire l'importation, la fabrication, la distribution, la promotion et la vente » d'une composition pharmaceutique contenant une quantité efficace de tadalafil pour le traitement par voie orale de la dysfonction érectile chez l'homme. Elles allèguent que cette activité constituera une contrefaçon des revendications 25 et 26 du brevet.
[9] Les demanderesses prétendent que les activités de contrefaçon des demanderesses leur causeront un préjudice et demandent les réparations suivantes :
[traduction]
a) Une déclaration portant que les défenderesses contrefont ou menacent de contrefaire le brevet canadien n º 2,163,446;
b) Une injonction intérimaire, interlocutoire ou permanente interdisant aux défenderesses, à leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, préposés et à toutes les personnes sur lesquelles elles exercent un contrôle d'accomplir les actes suivants :
i) Vendre, offrir en vente, distribuer, tester, importer au Canada ou exporter du Canada la composition pharmaceutique de tadalafil des défenderesses, ou encore inciter d'autres personnes à en faire usage;
ii) Vendre, offrir en vente, distribuer, tester, importer au Canada, par un moyen quelconque, des composés ou des compositions qui contrefont les revendications 25 ou 26 du brevet canadien n º 2,163,446;
iii) Inciter une personne au Canada à faire usage, faciliter, enseigner ou fournir l'usage à titre de médicament de tout composé ou toute composition qui contrefait les revendications 25 ou 26 du brevet canadien n º 2,163,446;
c) Une ordonnance enjoignant aux défenderesses de remettre aux demanderesses ou de détruire sous la surveillance de la présente Cour tout composé ou toute composition en la possession, sous les soins, la garde ou le contrôle des défenderesses ou sur lesquels les défenderesses ont des droits au Canada, qui contrefont les revendications 25 ou 26 du brevet canadien n º 2,163,446, que ces composés ou compositions soient en vrac, sous une forme posologique ou sous une autre forme, ainsi que tout emballages et tout matériel de commercialisation et de promotion connexe;
d) Des dommages-intérêts, ou à titre subsidiaire, la restitution des bénéfices, au gré des demanderesses après communication préalable à ce sujet. Le montant demandé, intérêts et dépens exclus, excède 50 000 $ et l'action n'est pas poursuivie à titre d'action simplifiée;
...
LA PRÉSENTE REQUÊTE EN RADIATION
[10] Les défenderesses, qui n'ont pas déposé de défense, présentent maintenant un avis de requête en vue d'obtenir la radiation totale ou partielle de la déclaration modifiée des demanderesses. Les défenderesses soutiennent que les demanderesses n'ont pas satisfait au critère applicable au dépôt d'une action préventive et que l'action intentée est fondée sur la délivrance aux défenderesses d'une approbation réglementaire pour le Canada. Elles déclarent qu'il s'agit d'une affaire qui échappe à la connaissance et au contrôle des demanderesses puisqu'elle nécessite une action du gouvernement. Par conséquent, les allégations des demanderesses concernant la délivrance de cette approbation et les actions ultérieures des défenderesses sont de nature purement spéculative et sont prématurées.
[11] En outre, les défenderesses font valoir que les réparations demandées par les demanderesses sont trop larges, et particulièrement l'ordonnance de remise des produits des défenderesses. Selon les défenderesses, cette réparation est accessoire à l'injonction et elle est à la fois inappropriée et prématurée.
[12] Les demanderesses soutiennent que leur action est justifiée au stade actuel et que la déclaration modifiée est un acte de procédure correct que les défenderesses n'ont pas raison d'attaquer. Se fondant sur la règle classique que l'acte de procédure doit s'appuyer sur des faits, non sur des preuves, les demanderesses font valoir qu'elles ont produit suffisamment de faits qui, s'ils sont vrais, établissent suffisamment l'imminence de la menace pour justifier une réparation préventive.
[13] Les demanderesses soutiennent qu'elles n'ont pas à avancer la date exacte de l'approbation réglementaire qui serait accordée aux défenderesses. Elles plaident également qu'elles ne sont pas tenues d'établir qu'elles ont un contrôle sur le processus d'approbation réglementaire. En bref, elles soutiennent qu'il leur suffit d'établir la probabilité d'une approbation réglementaire donnée par les pouvoirs publics canadiens dans les prochains mois et de faire valoir que, sur réception de cette approbation, les défenderesses agiront d'une manière préjudiciable aux intérêts juridiques des demanderesses à l'égard du brevet.
[14] Les demanderesses contestent la prétention des défenderesses que les réparations recherchées sont trop larges. Elles affirment que les revendications 25 et 26 du brevet embrassent un large domaine d'usage et que les activités imminentes qu'envisagent les défenderesses contreferont ces revendications. Les demanderesses soutiennent que leur action est intentée en temps opportun et que la déclaration modifiée est correctement plaidée, compte tenu des questions soulevées par l'usage prévu de l'objet du brevet.
[15] Les demanderesses font valoir que l'usage par les défenderesses d'une composition pharmaceutique contenant du tadalafil pour le traitement de la dysfonction érectile chez l'homme est, peut-on présumer, une question de la compétence des tribunaux et s'appuient sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada Shell Oil Company c. Canada (Commissaire des brevets), [1982] 2 R.C.S. 536.
[16] Les demanderesses plaident que leur demande de redressement n'est pas trop large étant donné le risque imminent de contrefaçon par les défenderesses. Elles disent que les réparations demandées en l'espèce sont similaires à celles qu'accorde la Cour dans les ordonnances Anton Pillar.
[17] Enfin, les demanderesses font valoir que l'absence de précisions sur la menace de contrefaçon n'est pas vraiment une question. La question que soulève la déclaration modifiée est celle de l'usage imminent non autorisé et en contrefaçon de certains produits par les défenderesses, qui porte atteinte aux droits de brevet conférés aux demanderesses.
L'ANALYSE
[18] La présente requête en radiation est présentée en vertu de l'article 174 et des alinéas 221(1)a) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998). Les alinéas 221(1)a) et f) sont critiques à cet égard et ils disposent :
| 221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable; ... f) qu'il constitue autrement un abus de procédure. Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence. |
|
221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, ... (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. |
[19] Pour attaquer un acte de procédure sur le fondement de l'alinéa 221(1)a) des règles, on procède sur la base de l'acte de procédure contesté, sans éléments de preuve. Dans le cadre d'une requête en radiation, il faut tenir tous les faits allégués dans la déclaration pour avérés : voir l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc. (1990), 74 D.L.R. (4th) 321 (C.S.C.). De plus, le critère à appliquer est de savoir s'il est « évident et manifeste » que l'acte de procédure ne révèle aucune cause raisonnable d'action : arrêt Hunt c. Carey, précité.
[20] Dans la décision Connaught Laboratories Ltd. c. Smithkline Beecham Pharma Ltd. (1998), 86 C.P.R. (3d) 36 (C.F.1re inst.), le juge Gibson a exposé les éléments nécessaires pour intenter une action préventive et déclaré au paragraphe 20 :
De cette jurisprudence, je tire à l'égard des allégations les critères suivants qui doivent être respectés, de manière évidente, au vu de la déclaration dans une procédure préventive alléguant la contrefaçon de brevet : la déclaration doit alléguer une intention exprimée et délibérée de s'engager dans une activité dont le résultat implique une forte possibilité de contravention; il doit être allégué que l'activité en question est imminente et que le préjudice en résultant est très important, sinon irréparable; et, finalement, les faits plaidés doivent être pertinents, précis et déterminants. Des allégations vagues, ne portant que sur une intention ou relevant de la pure spéculation ne suffisent pas.
[21] De plus, dans la décision Faulding (Canada) Inc. c. Pharmacia S.p.A. (1998), 82 C.P.R. (3d) 435 (C.F.1re inst.), confirmée par (1999), 3 C.P.R. (4th) 575 (C.A.F.), Madame le juge Reed a déclaré au paragraphe 8 :
De plus, la demande reconventionnelle repose sur des hypothèses et est prématurée. La défenderesse y affirme que la demanderesse [TRADUCTION] « continuera à contrefaire » le brevet 037 et elle y fait des affirmations au sujet des agissements futurs de la demanderesse. Elle allègue que la demanderesse [TRADUCTION] « menace » de fabriquer ou de faire fabriquer, d'importer ou de faire importer un produit qui contrefera le brevet. Elle ajoute que la demanderesse [TRADUCTION] « menace » de commencer à vendre un produit contrefait. Les allégations de contrefaçon fondées sur des agissements futurs imprécis relèvent du domaine de la spéculation. Elles sont de ce fait prématurées et doivent être radiées (Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., (1997), 72 C.P.R. (3d) 515 (C.F. 1re inst.), Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 202 (C.F. 1re inst.)). De même, les conclusions fondées sur l' « intention » qu'a quelqu'un d'accomplir certains actes sont irrégulières et doivent être radiées (Amsted Industries Inc. et al. c. Wire Rope Industries Ltd., (1988), 23 C.P.R. (3d) 541 (C.F. 1re inst.); conf. 32 C.P.R. (3d) 334 (C.A.F.)).
[22] Dans la décision Faulding, précitée, l'approbation réglementaire du gouvernement, en l'occurrence un avis de conformité du ministre de la Santé, n'avait pas encore été accordée aux demanderesses. Cela est analogue à la présente affaire, où l'approbation réglementaire que doivent obtenir les défenderesses pour accomplir les actes allégués dans la déclaration modifiée n'a pas été accordée et où les demanderesses ne peuvent dire, sans se livrer à des hypothèses, à quel moment, le cas échéant, le gouvernement approuvera le produit des défenderesses.
[23] Enfin, le juge Rothstein (tel était alors son titre), dans la décision Merck & Co., Inc. et al. c. Apotex Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 515 (C.F.1re inst.), a conclu qu'une partie d'un acte de procédure faisant allusion à une menace de contrefaçon de brevet susceptible de se réaliser dans environ un an était prématurée et devait être radiée.
[24] À mon avis, les demanderesses n'ont pas fait valoir de faits suffisants dans leur déclaration modifiée pour satisfaire au critère prescrit en matière d'action préventive. Les défenderesses ont intenté une action en invalidation de brevet, portant le numéro de dossier T-341-02. Leur intention est expressément exposée dans leur déclaration : elles demandent l'approbation réglementaire du tadalafil pour l'offrir en vente au Canada comme agent thérapeutique oral pour le traitement de la dysfonction érectile chez l'homme. Cependant, les demanderesses ne m'ont pas persuadée de l'imminence de l'action des défenderesses correspondant à leur intention exprimée et délibérée.
[25] Je ne me prononce pas sur le fait de savoir si l'intention délibérée exprimée par les défenderesses soulève une forte probabilité de contrefaçon. Les demanderesses n'ont pas établi la dimension chronologique du critère exigé pour intenter une action préventive. Aucune des parties n'a de contrôle sur la décision du gouvernement d'accorder l'approbation réglementaire de son produit, ni sur le moment de cette décision. J'estime que les demanderesses n'ont pas fait valoir de faits à l'appui de leur allégation touchant l'imminence des activités de contrefaçon des défenderesses. La présente requête en radiation de la totalité de la déclaration modifiée est accueillie, car les demanderesses n'ont pas correctement plaidé l'action préventive; il est évident et manifeste que l'acte de procédure ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
[26] Compte tenu des conclusions qui précèdent, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen des autres arguments attaquant l'acte de procédure, concernant l'étendue des réparations demandées par les demanderesses et leur demande de précisions au sujet des allégations de « menaces » présentées aux paragraphes 13 et 15 de la déclaration modifiée.
ORDONNANCE
La requête en radiation de la totalité de la déclaration modifiée est accueillie et les dépens sont adjugés aux défenderesses.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2082-02
INTITULÉ : PFIZER CANADA INC. ET AL.
DEMANDERESSES
et
LILLY ICOS LLC ET AL.
DÉFENDERESSES
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 24 MARS 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE : 17 JUIN 2003
COMPARUTIONS :
M. Robert H.C. MacFarlane
POUR LES DEMANDERESSES
M. Donald E. Cameron
POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Robert MacFarlane
BERESKIN & PARR
Avocats
40e étage, Scotia Plaza, 40, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3Y2
N º de téléphone : (416) 364-7311
N º de télécopieur : (416) 361-1398
POUR LES DEMANDERESSES
M. Donald Cameron
OGILVY RENAULT
Avocats
200, rue King Ouest, bureau 1100
Toronto (Ontario) M5H 3T4
N º de téléphone : (416) 340-6000
N º de télécopieur : (416) 977-5239
POUR LES DÉFENDERESSES