Ottawa (Ontario), le 31 mai 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
BOJANGLES' INTERNATIONAL, LLC et BOJANGLES RESTAURANTS, INC.
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel interjeté conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à la suite d’une décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) le 9 juin 2004 à l’égard de la demande d’enregistrement de la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ (numéro de série de la demande 867,574). Dans sa décision, la Commission a rejeté l’opposition présentée par Bojangles International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc (les demanderesses) à l’encontre de l’enregistrement de la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ par Bojangles Café Ltd. (la défenderesse) à l’égard de différents types d’aliments, d’ustensiles et de contenants, ainsi que de divers services de restauration et de marchandises associées à des services de traiteur. La Commission a conclu que la marque de commerce de la défenderesse était distinctive.
[2] La demanderesse exploite, sous la bannière « Bojangles », des installations de restauration aux États-Unis et dans certains autres pays, mais non au Canada. La défenderesse exploite deux cafés sous le nom de « Bojangles Café », à Vancouver (Colombie‑Britannique).
1. Les points litigieux
[3] Devant la Commission, les demanderesses se sont initialement opposées à l’enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse en invoquant quatre motifs, mais elles ont retiré deux de ces motifs avant l’audience. Pour les besoins du présent appel, un seul motif d’opposition est encore invoqué par les demanderesses.
[4] Il s’agit avant tout de savoir si la Commission a commis une erreur de fait ou de droit en concluant que la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ de la défenderesse était distinctive. Toutefois, la question de droit précise à examiner est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en concluant que, pour que la marque des demanderesses annule le caractère distinctif de la marque de la défenderesse, la marque des demanderesses doit être « bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d’un grand nombre [au Canada] ».
2. La décision visée par l’appel
[5] Dans sa décision, la Commission a analysé les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, en faisant remarquer que ces considérations étaient pertinentes quant à la question du caractère distinctif. Le paragraphe 6(5) est rédigé comme suit :
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6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
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6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
[6] La Commission a mentionné ce qui suit, entre autres considérations factuelles et conclusions juridiques :
- la marque des demanderesses possède un caractère distinctif inhérent relativement élevé, mais BOJANGLES est un mot inventé n’ayant aucun lien avec les services de restaurant (décision, page 8);
- la marque BOJANGLES CAFÉ de la défenderesse possède un caractère distinctif inhérent relativement élevé du fait de sa composante BOJANGLES (décision, page 10);
- des clients canadiens sont servis dans les restaurants des demanderesses et de nombreux visiteurs canadiens aux États-Unis (É.‑U.) connaissent la marque des demanderesses par la publicité et en prenant des repas (décision, page 9);
- la nature des marchandises et services des parties est essentiellement la même et le degré de ressemblance entre les marques des parties est très élevé puisque les marques sont essentiellement identiques si l’on fait abstraction de l’élément descriptif « café » figurant dans la marque de la défenderesse (décision, page 11);
- la preuve présentée par les demanderesses est suffisante pour établir l’existence d’un certain achalandage au Canada (décision, page 12);
- la marque Bojangles des demanderesses était dans une certaine mesure connue au Canada pendant la période pertinente (décision, page 16).
[7] La Commission a ensuite examiné la jurisprudence pertinente quant à la norme permettant de conclure que « la marque d’une partie est " suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif " de la marque d’une autre partie » (décision de la Commission, page 13). Le commissaire a fait une distinction entre les faits dont il était saisi et les faits qui étaient en cause dans la décision Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne, [1982] 1 C.F. 638. La Commission a également cité le passage suivant de la décision rendue par la Section d’appel de la Cour fédérale dans l’affaire E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd., [1976] 2 C.F. 3 :
Dans l'ensemble, donc, je suis d'avis qu'il a été établi que la marque SPANADA était connue au Canada à l'époque pertinente comme étant la marque de commerce de l'appelante, connue d'un grand nombre, sinon très bien connue au sens de l'article 5, et que cette conclusion s'impose à la lumière de la preuve, ce qui n'enlève rien à la très grande pertinence de l'observation du savant juge de première instance sur l'absence du moindre affidavit d'un téléspectateur au Canada qui déclarerait avoir vu cette publicité sur une des stations américaines.
[8] La Commission a résumé la jurisprudence applicable dans les termes suivants et elle a conclu que la réputation de la marque de l’appelante au Canada n’était pas suffisante pour annuler le caractère distinctif de la marque de la défenderesse (décision, page 16) :
Les arrêts Spanada et Motel 6, précités, sont les arrêts de principe en ce qui concerne la mesure dans laquelle une marque doit être connue pour annuler le caractère distinctif d=une autre marque. La norme fixée dans ces arrêts est que la marque de l=opposante doit être bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d=un grand nombre. En l=espèce, la preuve des opposantes voulant que leur marque BOJANGLES= soit devenue bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d=un grand nombre, est beaucoup moins convaincante que celle présentée dans Spanada ou Motel 6, précités. […] Je reconnais que la marque BOJANGLES des opposantes était, dans une certaine mesure, connue au Canada à toutes les dates pertinentes, mais je ne suis pas prêt à inférer qu=elle était bien connue dans l=est du Canada, ou connue d=un grand nombre. […] je conclus que la preuve des opposantes ne permet pas d=établir que leur marque BOJANGLES= était suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque BOJANGLES CAFÉ dont l=enregistrement est demandé.
[Non souligné dans l’original.]
Bref, la norme que la Commission a appliquée pour apprécier la preuve soumise était de savoir si la marque des demanderesses était « bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d’un grand nombre [au Canada] ».
3. Analyse
- La norme de contrôle
[9] Dans l’arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, la Cour d’appel fédérale a énoncé la norme de contrôle applicable au mécanisme d’appel prévu par la Loi. Les principes directeurs sont résumés dans les motifs du juge Rothstein. Voici ce que le juge a dit, au paragraphe 51 :
Je pense que l’approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et McDonald’s Corp. est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s’il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d’un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l’objet d’une certaine déférence. Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simplicter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
[Non souligné dans l’original.]
[10] Cet arrêt a été largement suivi par la Cour et par la Cour d’appel (voir, par exemple, Novopharm Ltd. c. Bayer, (2000) 264 N.R. 384; [2000] A.C.F. no 1864 (C.A.F.), paragraphe 4; Metro‑Goldwyn Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc., 2004 C.F. 1185, paragraphe 19 (C.F.)). Par conséquent, en règle générale, la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont soumis, il faut apprécier leur importance et leur valeur probante. Si les nouveaux éléments de preuve sont suffisamment importants et probants pour avoir un effet sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme applicable est celle de la décision correcte. Dans la négative, la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Telus Corp. c. Orange Personal Communications Services Ltd., 2005 C.F. 590 (C.F.); Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., (1999) 176 F.T.R. 80; (1999) 23 Admin. L.R. (3d) 153; [1999] A.C.F. no 1763, paragraphes 37 à 39 (C.F.)).
(1) La preuve soumise à la Commission
[11] Les demanderesses exploitent plusieurs centaines de restaurants Bojangles depuis 1978, aux États-Unis et à l’échelle internationale (en Irlande, en Jamaïque, au Honduras et dans les Antilles britanniques). Pour la période en question, son chiffre d’affaires total était de plus de trois milliards de dollars américains. Toutefois, je crois qu’il est juste de dire que, dans l’ensemble, les ventes des demanderesses émanent de ses activités en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.
[12] La défenderesse, une société de la Colombie‑Britannique, a ouvert son premier café sous la dénomination sociale « Bojangles Café Ltd. » à Vancouver le 4 mars 1996 et elle a ouvert sa première franchise dans la même ville au mois de juin 1999. À la fin de l’année 2000, les recettes provenant des ventes s’élevaient à plus de 4 millions de dollars canadiens. L’entreprise de la défenderesse est composée de services de restauration, de services de commandes à emporter, de services de traiteur, de services de vente en gros et au détail de produits de boulangerie‑pâtisserie. Les marchandises sont composées de produits de boulangerie et de mets préparés.
[13] Les demanderesses ont déposé de nombreux affidavits devant la Commission. Les renseignements fournis dans ces affidavits peuvent être résumés comme suit :
- des centaines d’usagers canadiens d’Internet ont visité le site Web des demanderesses depuis qu’il a été lancé en 1999 (dossier des demanderesses, onglet 5);
- l’adresse Internet des demanderesses est « protégée » depuis 1995 (dossier des demanderesses, onglet 18);
- selon certains affidavits établis par des employés des demanderesses, des milliers (dans un affidavit, il est question de [Traduction] « nombreux clients canadiens ») de touristes canadiens ont visité les restaurants des demanderesses dans divers endroits aux É.‑U. et des centaines ou des milliers de véhicules portant des plaques d’immatriculation canadiennes ont été vus dans les parcs de stationnement de Bojangles (dossier des demanderesses, onglets 6, 8, 22, 23);
- les demanderesses annonçaient leur concept aux É.‑U. par l’entremise de revues et de journaux américains. Ces annonces ont une certaine retombée au Canada, où elles sont distribuées (dossier des demanderesses, onglets 7, 9, 13, 14, 20, 21) (dossier des demanderesses, onglets 9, 10);
- les affidavits indiquent les points de destination préférés des Canadiens le long de la côte est américaine et indiquent le nombre de visites effectuées par des touristes canadiens dans des endroits où il y a des restaurants et des panneaux Bojangles (dossier des demanderesses, onglets 7, 12, 19);
- des données concernant le chiffre d’affaires total et le nombre d’opérations conclues entre 1978 et 2001 sont présentées (dossier des demanderesses, onglets 11, 12);
- plusieurs demandes de renseignements pour des possibilités de franchisage au Canada ont été faites (dossier des demanderesses, onglet 15) et de nombreux Canadiens ont manifesté de l’intérêt pour le concept des demanderesses (dossier des demanderesses, onglet 20);
- la marque de commerce des demanderesses est enregistrée dans plusieurs pays (dossier des demanderesses, onglet 15), mais selon l’avocat des demanderesses, il n’a pas été fait droit à la demande concernant la marque de commerce qui a été déposée dans les années 1980 au Canada parce que, à ce moment‑là, le nom était utilisé par un entrepreneur de Montréal (voir le certificat de l’inscrivant, pages 2179 et 2185);
- un courriel a par erreur été envoyé aux demanderesses le 12 août 2001 par un client qui n’était pas satisfait du service qu’il avait reçu au restaurant de la défenderesse (dossier des demanderesses, onglet 17);
- les demanderesses ont commandité certains événements auxquels assistaient des Canadiens et ont participé à de tels événements (dossier des demanderesses, onglets 7, 16, 22). Des arrangements spéciaux ont été mis en place pour accommoder les touristes canadiens pendant l’un de ces événements (dossier des demanderesses, onglet 22, paragraphes 20 à 22), et des échantillons d’une enquête menée pendant cet événement ont été soumis (dossier des demanderesses, onglet 7).
(2) Les nouveaux éléments de preuve déposés devant la Cour fédérale
[14] Des affidavits additionnels ont été déposés devant la Cour fédérale. Plusieurs d’entre eux étaient signés par des clients canadiens qui disaient qu’ils connaissaient la marque de commerce et les restaurants des demanderesses (dossier des demanderesses, onglets 25 à 36, 38, 39, 41 à 45). Les déclarants étaient tous liés d’une façon ou d’une autre au cabinet d’avocats qui représentait les demanderesses devant la Commission, à un autre cabinet d’avocats ou à un cabinet comptable. De plus, un sondage est joint à l’affidavit établi par Mme Gillian Humphreys, vice‑présidente exécutive de TNS Canadian Facts (dossier des demanderesses, onglet 37). Ce sondage comprend des données au sujet de la connaissance des restaurants Bojangles (selon le sondage, 7,8 % des Canadiens connaissaient la marque des demanderesses). En outre, dans un autre affidavit, des données exhaustives sont fournies ainsi qu’un autre affidavit qui indique le chiffre d’affaires mensuel net pour tous les restaurants Bojangles. Cet affidavit met à jour les renseignements mis à la disposition de la Commission (dossier des demanderesses, onglet 40).
(3) Appréciation des éléments de preuve additionnels
[15] Somme toute, je suis d’avis que la norme à appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter. Comme le juge O’Keefe l’a dit dans la décision Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA – The Engineered Wood Association, [2000] A.C.F. no 1027, paragraphe 36 (C.F.), le critère est un critère de qualité et non de quantité (voir également Wrangler Apparel Corp. c. Timberland Co., 2005 CF 722, paragraphe 7). À mon avis, comme je l’expliquerai ci‑dessous, les nouveaux éléments de preuve ne sont pas importants au point d’avoir une incidence sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ces nouveaux éléments ne justifient pas l’application de la norme de contrôle de la décision correcte. Cela est évident à la lumière du fait que la question en cause dans la présente affaire est de savoir si la marque de la défenderesse était distinctive à la date du dépôt de l’opposition (Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd., 2003 CAF 57, paragraphe 20; Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., [1990] 1 C.F. 570, paragraphe 32), à savoir le 4 juillet 2000 (la date pertinente). Le sondage a été effectué au mois d’août 2004 et, comme l’experte de la défenderesse, Mme Ruth Corbin, l’a mentionné dans son affidavit, il est impossible d’inférer la connaissance que les répondants avaient de la marque des demanderesses en 2000. De tels éléments de preuve postérieurs ne sont pas pertinents aux fins du règlement de la question du caractère distinctif (Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., précité, paragraphe 38). En outre, certains affidavits additionnels sont pertinents (certains ne le sont pas à cause du manque de connaissance de la situation à la date pertinente), mais pas au point où la norme de la décision correcte doive s’appliquer. J’examinerai ci‑dessous d’une façon plus détaillée les deux affidavits et le sondage. Selon la façon dont j’interprète les nouveaux éléments de preuve qui ont été déposés, la plupart sont loin d’être convaincants et certains éléments ne sont pas dignes de foi. Pour ces motifs, je crois que les affidavits additionnels qui ont été déposés n’auraient pas eu d’incidence sur la décision de la Commission.
[16] À l’audience, les demanderesses ont soutenu que si je conclus que la Commission n’a pas appliqué le critère juridique approprié, je devrais néanmoins être lié par les conclusions de fait tirées par la Commission. Le passage précité de l’arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, paragraphe 51, est révélateur sur ce point :
Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simplicter.
[Non souligné dans l’original.]
[17] Par conséquent, la norme de la décision raisonnable simpliciter devrait s’appliquer à toutes les conclusions, qu’il s’agisse de conclusions de fait ou de droit. Pour les brefs motifs ci‑dessus énoncés, sur lesquels je reviendrai d’une façon plus détaillée ci‑dessous, j’examinerai les conclusions de fait de la Commission par rapport à la norme de la décision raisonnable simpliciter.
- Caractère distinctif
(1) Charge de la preuve
[18] Les demanderesses soutiennent que la Commission a appliqué le mauvais critère juridique pour décider si la marque de commerce de la défenderesse est distinctive et qu’elle a mal compris le critère énoncé dans les décisions précitées Motel 6 et Andres Wines.
[19] L’opposition est fondée sur l’alinéa 38(2)d) de la Loi :
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38.
[...]
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
[...]
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
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38.
[...]
(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:
[...]
(d) that the trade-mark is not distinctive.
|
[20] L’article 2 de la LMC définit le mot « distinctive » comme suit :
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« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. |
“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them; |
[21] La question générale à trancher en vertu de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi est donc de savoir si, à la date pertinente, la marque BOJANGLES CAFÉ était adaptée à distinguer les marchandises et services de la défenderesse. Comme il en a ci‑dessus été fait mention [voir le paragraphe 15 de la présente décision] et comme l’avocat en a convenu, la date pertinente est la date à laquelle l’opposition a été présentée (soit le 4 juillet 2000).
[22] L’avocat des demanderesses fait essentiellement valoir que la marque BOJANGLES CAFÉ ne distingue pas les marchandises et services de la défenderesse des marchandises et services de la demanderesse parce que BOJANGLES est déjà connue au Canada comme étant la marque de commerce des demanderesses. La conclusion de la Commission est fondée sur sa conclusion selon laquelle la marque des demanderesses n’est pas suffisamment connue. La mesure dans laquelle une marque doit être connue au Canada pour que cette marque annule le caractère distinctif de la marque d’une autre personne est donc au cœur de la présente affaire. Cette exigence préliminaire est une innovation jurisprudentielle et ne devrait pas éclipser l’idée plus générale, à savoir la question du caractère distinctif selon la définition figurant dans la Loi.
[23] Avant de me pencher sur cette question cruciale, il importe de noter que la Commission est arrivée à la conclusion selon laquelle, à la date pertinente, la marque Bojangles Café de la défenderesse possédait un caractère distinctif inhérent relativement élevé du fait de sa composante Bojangles (décision, page 10). Cette conclusion n’a pas été remise en question par les demanderesses.
[24] J’ai noté cette conclusion et j’examinerai maintenant la question de la norme de preuve à laquelle il faut satisfaire afin de prouver qu’une marque de commerce est suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif d’une autre marque de commerce. Cette norme de preuve a été exprimée de diverses façons par les tribunaux. Un résumé de la jurisprudence portant sur ce point précis figure ci‑dessous.
[25] L’arrêt qui fait autorité est l’arrêt Andres Wines, précité, de la Cour d’appel fédérale. Dans cet arrêt, le critère a été énoncé comme suit par le juge Thurlow au paragraphe 7 :
La question que soulève ce moyen est donc de savoir si la marque "SPANADA" était, à l'époque en question, adaptée à distinguer le vin de l'intimée des vins existants. Comme la marque semble présenter un caractère proprement distinctif, il reste seulement à déterminer, selon moi, si la preuve établit que cette marque proprement distinctive n'est pas adaptée à distinguer le vin de l'intimée. Pour faire cette preuve, on a allégué que cette marque est déjà connue comme celle employée par l'appelante en liaison avec des marchandises semblables. Pour qu'on puisse conclure que la marque n'est pas ainsi adaptée, il n'est pas nécessaire, selon moi, que la preuve démontre que la marque est bien connue ou qu'on l'a bien fait connaître au Canada au sens de l'article 5 ou qu'on a eu recours aux méthodes qui y sont mentionnées. Une telle preuve et le fait de l'emploi de la marque aux États‑Unis suffiraient à donner à l'appelante le droit à l'enregistrement et à un monopole de l'emploi de la marque. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'intimée cherche à monopoliser l'emploi de la marque et il s'agit de savoir si elle en a le droit. Que quelqu'un d'autre en ait le droit n'a rien à voir. Seul importe le fait que la marque soit adaptée ou non à distinguer les marchandises de l'intimée sur le marché. De toute évidence, elle ne serait pas ainsi adaptée s'il y avait six ou sept marchands de vin qui l'employaient déjà sur leurs étiquettes et, pour la même raison, elle ne le serait pas si on la savait déjà employée par un autre commerçant du même type de marchandises. [Non souligné dans l’original.]
[26] Dans la décision Skipper’s Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1980] A.C.F. no 705, paragraphe 49 (C.F.), le juge Cattanach, dans une remarque incidente, a dit que si une marque de commerce est suffisamment bien connue dans une région précise du Canada, cela annulera le caractère distinctif d’une autre marque de commerce :
Suivant mon interprétation de la décision du juge Thurlow (tel était alors son titre) dans E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited ([1976] 2 C.F. 3), il n'est pas essentiel que la marque de commerce soit "bien connue au Canada" au sens de l'article 5, il suffit qu'elle soit connue dans une région du Canada suffisamment étendue pour interdire à un concurrent de se l'approprier, car elle ne pourrait plus être "adaptée à distinguer" ses marchandises et services.
[Non souligné dans l’original.]
À mon avis, cette remarque est conforme à la décision Motel 6, précitée. Dans l’affaire Motel 6, précitée, la preuve présentée tendait à établir que la réputation de la marque de commerce était essentiellement limitée à la Colombie‑Britannique.
[27] Dans la décision Bousquet c. Barmish Inc., [1991] A.C.F. no 813 (C.F.), conf. par [1993] A.C.F. no 34 (C.A.F.), le juge Cullen a énoncé comme suit le critère applicable :
Dans l’affaire Gallo [Andres Wines], à la connaissance antérieure de la marque de commerce par Andres s’ajoutait la preuve que Gallo avait acquis une solide réputation au Canada grâce aux retombées publicitaires, ce qui avait convaincu le tribunal que l’emploi de la marque par le titulaire canadien de la marque serait trompeur. À mon avis, si le requérant réussissait à démontrer qu’un segment important du marché canadien associait à l’époque en cause la marque de commerce avec le propriétaire étranger de la marque plutôt qu’avec l’intimée canadienne, la marque ne serait pas distinctive de l’intimée et serait donc invalide. Voilà certainement la conception de la «source» qui est proposée par le juge Strayer dans le jugement Royal Doulton et qui constitue à mon avis un principe salutaire. J’estime cependant que lorsqu’il n’existe pas de preuve démontrant l’existence d’une solide réputation à l’époque en cause ou que les autres cas d’exception susmentionnés ne s’appliquent pas, l’emploi de la marque de commerce n’est pas trompeur.
Pour les motifs déjà exposés au sujet du caractère distinctif, les requérants ne m’ont pas convaincu qu’ils avaient acquis à l’époque en cause dans le domaine des vêtements pour hommes une réputation suffisamment solide au Canada pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque de commerce de l’intimée.
[Non souligné dans l’original.]
[28] Toutefois, comme la Cour l’a dit dans l’arrêt Andres Wines, précité, il n’est pas nécessaire de prouver que la marque de commerce est bien connue ou qu’on l’a bien fait connaître au Canada au sens de l’article 5 de la Loi, c’est‑à‑dire que les marchandises sont réellement distribuées ou annoncées au Canada et qu’elles sont donc bien connues au Canada. L’article 5 est rédigé comme suit :
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5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas : a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada; b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque : (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.
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5. A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and (a) the wares are distributed in association with it in Canada, or (b) the wares or services are advertised in association with it in (i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of the wares or services, or
(ii) radio broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of the wares or services,
and it has become well known in Canada by reason of the distribution or advertising. |
[29] Dans la décision Motel 6, précitée, au paragraphe 41, la Cour a dit qu’il suffit de prouver que la marque est connue « au moins jusqu’à un certain point » :
L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement. En l'espèce, ce serait le 2 novembre 1979. La définition de "distinctive" se trouve à l'article 2 précité. Une marque de commerce ne peut distinguer ni être propre à distinguer les services d'une personne si une autre personne a employé cette marque dans un pays étranger et que celle-ci soit devenue connue au Canada comme la marque de cette dernière personne en liaison avec des services similaires. Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5 cité plus haut. Il suffit d'établir que l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée.
[Non souligné dans l’original.]
Pour ce faire, « la preuve d'une connaissance ou notoriété […] acquise par le bouche à oreille et […] la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par de la publicité » est une preuve pertinente acceptable (Motel 6, précité, paragraphe 42).
[30] En soi, la norme « au moins jusqu’à un certain point » [« to some extent at least » dans la version anglaise] est vague et fournit peu d’indications au sujet de la suffisance et de la qualité de la preuve qui devrait être fournie pour que le décideur puisse conclure qu’une marque de commerce annule le caractère distinctif d’une autre marque de commerce. Les demanderesses affirment qu’une norme relativement faible devrait s’appliquer. La défenderesse n’est absolument pas d’accord et elle fait valoir que la norme « au moins jusqu’à un certain point » est vide de sens et que la Cour devrait appliquer une norme relativement stricte. À mon avis, les analyses figurant dans la jurisprudence aident probablement à définir la norme avec plus de certitude.
[31] Dans l’arrêt Andres Wines, précité, la preuve suivante a amené le juge Thurlow à conclure, en vertu de l’alinéa 37(2)d) de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, ch. T‑10, que la marque américaine SPANADA annulait le caractère distinctif de la marque de commerce canadienne SPANADA :
- La partie américaine concluait énormément de ventes en gros aux É.‑U. et elle employait sa marque depuis plus de cinq ans;
- Les demanderesses avaient présenté une preuve au sujet de la publicité et des articles parus dans des publications mises en circulation parmi les membres de l’industrie viticole (au Canada et aux É.‑U.) ainsi que dans les journaux;
- Les demanderesses annonçaient leur produit intensivement à la télévision, et cette publicité atteignait le marché canadien (plus de 3 000 messages publicitaires étaient diffusés au Canada et ils pouvaient atteindre de 50 à 55 p. 100 de la population canadienne).
À ce point de son analyse (paragraphe 18), le juge Thurlow a fait remarquer ce qui suit :
Si l'on se fonde sur les éléments admissibles de preuve dont il a été question ci-dessus, on conclura fort probablement, dans l'ensemble, que les messages publicitaires relatifs au vin SPANADA de l'appelante diffusés par des stations américaines de télévision situées près de la frontière, du mois de janvier 1970 jusqu'au 2 novembre 1970, ont été captés au Canada par un très grand nombre de téléspectateurs et, en outre, que la marque de commerce "SPANADA" est maintenant bien connue au Canada.
Il est clair qu’en l’espèce, la portée des messages publicitaires de SPANADA télédiffusés au Canada était déterminante quant à la conclusion tirée par le juge Thurlow.
[32] Dans la décision Motel 6, précitée, le juge Addy a conclu que la marque canadienne « Motel 6 » de la défenderesse n’était pas distinctive de la marque américaine « Motel 6 » de la demanderesse. La preuve suivante a été présentée par la demanderesse :
- Les motels de la demanderesse étaient concentrés le long des deux routes principales nord‑sud utilisées par les Canadiens qui voyageaient au sud de la Colombie‑Britannique et de l’Alberta;
- Un grand nombre de membres des associations d’automobilistes de la Colombie‑Britannique et du Canada demandaient des renseignements au sujet des motels de la demanderesse par l’entremise de bureaux locaux de ces organisations;
- Ces bureaux locaux étaient régulièrement en contact avec la demanderesse;
- Les brochures annonçant les motels de la partie américaine étaient distribuées au Canada;
- En pleine saison, environ 50 p. 100 des clients de certains des motels de la demanderesse étaient des automobilistes canadiens;
- Les réservations étaient fréquemment faites du Canada;
- Une « preuve très convaincante » avait été présentée pour montrer que les clients et les gérants des bureaux des associations d’automobilistes et des agences de voyages étaient erronément amenés à croire que les motels de la défenderesse étaient ceux de la demanderesse;
- L’un des principaux dirigeants de la défenderesse connaissait bien l’existence de la marque utilisée par la demanderesse pour ses motels;
- Plusieurs articles portant sur les motels de la demanderesse étaient publiés dans des quotidiens canadiens et américains à grand tirage.
Dans cette affaire‑là, la preuve était si convaincante que le juge Addy a conclu que les motels de la demanderesse avaient acquis une réputation et un achalandage importants en Colombie‑Britannique. Le juge Addy a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la marque était employée par la partie canadienne précisément à cause de la réputation de la marque américaine au Canada (voir Motel 6, précité, paragraphe 104). Cette conclusion semblait déterminante quant à la conclusion tirée par le juge Addy.
[33] Les propositions qui suivent résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif lorsqu’il est allégué que la réputation d’une marque annule le caractère distinctif d’une autre marque, selon l’article 2 et l’alinéa 38(2)d) de la Loi :
- La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l’autre partie d’être distinctive;
- Toutefois, il incombe encore à l’auteur de la demande d’enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif d’une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d’une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;
- Le propriétaire d’une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet;
- La réputation de la marque peut être prouvée par n’importe quel moyen; elle n’est pas limitée aux moyens précis mentionnés à l’article 5 de la Loi; il appartient au décideur de soupeser la preuve sur une base individuelle.
Dans les décisions Motel 6 et Andres Wines, les tribunaux ont fait remarquer que la preuve satisfaisait amplement à l’exigence jurisprudentielle voulant que la marque soit connue « au moins jusqu’à un certain point » au Canada, et ils ont en outre mentionné que la marque était « bien connue » (Andres Wines). Toutefois, pour qu’une opposition soit retenue, il n’est pas nécessaire de satisfaire à une telle exigence préliminaire. Il faut éviter d’employer l’expression « bien connue » en décrivant le critère juridique, comme l’ont expressément dit les tribunaux dans les décisions Motel 6 et Andres Wines. D’autre part, il n’a jamais été dit qu’il était erroné d’employer les mots « important », « significatif » (Bousquet c. Barmish Inc., précité, pages 528 et 529) et « suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée » (Motel 6, paragraphe 41). À mon avis, ces mots confèrent un sens plus clair à l’expression « au moins jusqu’à un certain point » et il faut les adopter comme complément de la norme juridique énoncée par la Cour fédérale dans la décision Motel 6 (« au moins jusqu’à un certain point »). Comme le juge Cullen, je crois qu’il s’agit d’un « principe salutaire » (voir Bousquet c. Barmish Inc., précité, page 528).
[34] Une marque doit être connue au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. Cela est conforme à la jurisprudence. Exiger que la réputation de la marque soit « importante », « significative » ou « suffisante » n’est pas incompatible avec la norme « au moins jusqu’à un certain point » énoncée dans la décision Motel 6, précitée, et elle n’est pas non plus contraire aux remarques que la Cour d’appel fédérale a faites dans l’arrêt Andres Wines, d’où l’emploi par la Cour de l’expression « très grand nombre de téléspectateurs [au Canada] » pour décrire la preuve de la demanderesse à l’égard de la publicité qui était faite à la télévision (voir Andres Wines, paragraphe 19). Enfin, je note que la Cour d’appel fédérale n’a rien changé à la norme énoncée par le juge Cullen dans la décision Bousquet c. Barmish Inc., précitée (voir Bousquet c. Barmish Inc., [1993] A.C.F. no 34).
[35] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord avec les demanderesses pour dire que la Commission a appliqué une norme de preuve erronée. Aux pages 15 et 16, la Commission énonce son interprétation du droit comme suit :
Si je comprends bien où la barre a été placée dans Motel 6, précité, pour être * devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif + d=une autre marque, la marque de la partie lésée doit être devenue bien connue dans au moins une région du Canada.
[...]
Les arrêts Spanada et Motel 6, précités, sont les arrêts de principe en ce qui concerne la mesure dans laquelle une marque doit être connue pour annuler le caractère distinctif d=une autre marque. La norme fixée dans ces arrêts est que la marque de l=opposante doit être bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d=un grand nombre.
[Non souligné dans l’original.]
Avec égards, je suis d’avis que la Commission a employé des termes qui ne sont pas conformes à la jurisprudence. L’expression « connue d’un grand nombre » était employée pour décrire le poids de la preuve dont disposait la Cour dans l’arrêt Andres Wines, précité, et non pour établir une norme juridique, et elle va directement à l’encontre des passages précités des décisions Andres Wines et Motel 6. Je me vois donc obligé de conclure que la Commission a commis une erreur en décrivant la charge de la preuve à laquelle il faut satisfaire pour que la marque des demanderesses annule le caractère distinctif de la marque de la défenderesse.
(2) Appréciation de la preuve
[36] En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi et arriver à sa propre conclusion :
|
56. (5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
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56. (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar. |
Je ferai ci‑dessous des remarques au sujet de la plupart des éléments de preuve présentés par les demanderesses et au sujet de la norme de la décision raisonnable simpliciter préconisée et identifiée par le juge Rothstein, de la Cour d’appel fédérale (aujourd’hui juge à la Cour suprême du Canada), dans l’arrêt Brasseries Molson, précité. Puisque j’ai constaté une erreur de droit dans l’application de la charge de la preuve, je crois qu’il est dans l’intérêt de la justice, et des parties, de procéder à un tel examen. Compte tenu de l’analyse de la jurisprudence qui précède, il s’agit de savoir si la marque de commerce des demanderesses est au moins jusqu’à un certain point connue au Canada. En établissant si c’est le cas, je devrai décider si la réputation de la marque des demanderesses est assez importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la marque de la défenderesse selon l’article 2 et le paragraphe 38(2) de la loi.
a) Le site Web de Bojangles
[37] Les demanderesses déclarent que leur site Web est en ligne depuis 1999, que leur adresse Internet est protégée depuis 1995, et que le Canada est énuméré comme l’un de leurs pays les plus actifs. Des statistiques et des rapports concernant le volume de trafic sur ce site Web sont joints à l’affidavit de John Cavanaugh (dossier des demanderesses, onglet 5). Toutefois, une ventilation des séances des usagers du site Web montre que 33 Canadiens ont visité ce site au mois de mai 2000, 27 au mois de mars 2001 et 30 au mois d’avril 2001. Les demanderesses ont indiqué que de nombreux usagers internationaux sont inclus dans la catégorie des É.‑U. (11 256 usagers au mois de mai 2000, 12 243 au mois de mars 2001 et 13 167 au mois d’avril 2001) étant donné que de nombreux fournisseurs du service Internet sont établis en Virginie.
[38] Étant donné que je ne possède aucune indication de la proportion des séances d’usagers canadiens qui sont rangées dans la catégorie des É.‑U., et compte tenu du fait qu’une bonne partie des renseignements ont été recueillis après la date pertinente, je ne trouve pas cet élément de preuve déterminant.
b) Affidavits des employés de Bojangles
[39] Les affidavits établis par les employés des demanderesses (dossier des demanderesses, onglets 6, 8, 22 et 23) ont été présentés à la Commission. Ces employés ont déclaré qu’ils étaient personnellement entrés en contact avec des milliers de clients canadiens, et qu’ils les reconnaissaient censément par leurs accents, par leurs plaques d’immatriculation, et parce qu’ils indiquaient le Canada comme lieu de résidence.
[40] L’avocat de la défenderesse a tenté de mettre en doute l’admissibilité et la valeur probante de ces affidavits. Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que l’affidavit Cordova comporte des lacunes (dossier des demanderesses, onglet 7). Premièrement, il n’est pas très convaincant en ce sens qu’il résume essentiellement les autres affidavits. De plus, la déclarante a exprimé une opinion au sujet de la connaissance de la marque de commerce Bojangles (dossier des demanderesses, onglet 7, paragraphe 14). En sa qualité de témoin profane, Mme Cordova ne peut exprimer une telle opinion, et l’affidavit est donc rejeté.
[41] Néanmoins, je ne constate aucune lacune majeure dans les autres affidavits (onglets 6, 22 et 23).
c) Annonce et présence de la marque de commerce Bojangles dans les médias canadiens et demandes de renseignements concernant les franchises
[42] Les demanderesses ont affirmé faire paraître des annonces dans diverses publications américaines qui étaient mises en circulation au Canada.
- Nations Restaurants News (dossier des demanderesses, onglet 7, pages 124 et 126, et onglet 14);
- Convenience Store News (dossier des demanderesses, onglet 13, pages 705 à 771);
- Convenience Store Decision (dossier des demanderesses, onglets 20 et 21);
- Quick Service Restaurant (dossier des demanderesses, onglet 20).
[43] Si je comprends bien, la plupart de ces publications sont distribuées à des dirigeants de sociétés, à des gérants de dépanneurs, à des commerçants exploitant des stations‑services offrant des services de dépanneur, et à des gérants de magasins à succursales et de l’industrie du franchisage (voir par exemple le dossier des demanderesses, onglet 13, page 705; onglet 14, pages 775, 778, 781, 784, 789, 794). Ces publications ne visent pas le grand public et les annonces placées par les demanderesses visent principalement à trouver des personnes d’affaires que la gestion d’une franchise Bojangles au Canada intéresserait (voir onglet 20, pages 1078 à 1084). Certaines annonces qui ont été publiées portent une date postérieure à la date pertinente (voir le dossier des demanderesses, onglet 20, pages 1078 à 1083).
[44] Il est également soutenu que des articles dans lesquels la marque de commerce des demanderesses était mentionnée ont paru dans les publications américaines suivantes : Business Week, Chain Store Age Executive, Chain Store Age, Nations Restaurant News, Franchise Times (la revue), Adweek, The New York Times, The Wall Street Journal et The Christian Science Monitor (le journal) (voir le dossier des demanderesses, onglets 10 et 14). Une recherche dans la base de données des médias a été effectuée par l’un des déclarants pour la période allant du mois de janvier 1984 au mois de mai 2000. Trente‑cinq articles seulement dans lesquels la marque des demanderesses était mentionnée ont été trouvés dans des revues. La recherche a révélé que, pour la période allant du mois de février 1985 au mois de février 1999, neuf articles seulement dans lesquels la marque des demanderesses était mentionnée ont été publiés dans les journaux.
[45] Sauf pour la revue Business Week, les autres revues ont un tirage fort limité au Canada et une clientèle spécialisée fort restreinte. Il en va de même pour les journaux (à savoir quelques centaines pour le Christian Science Monitor et cinq mille pour le New York Times – voir le dossier des demanderesses, onglet 14, pages 810 et 835). En outre, la plupart des articles publiés dans le New York Times sont brefs, ils ne sont pas placés bien en évidence et ils ont été publiés avant 1990 (pages 214 à 221). L’article ou les articles du Wall Street Journal ne sont pas inclus dans le dossier des demanderesses. Le soussigné a donné une directive, et l’avocat des demanderesses a admis, dans une lettre envoyée à la Cour le 3 mai 2006, que cet article n’avait pas été joint au dossier des demanderesses, et ce, pour des raisons inconnues.
[46] Les demanderesses déclarent également que leur marque de commerce figurait dans le répertoire de franchises du Franchise Handbook (dossier des demanderesses, onglet 9). Encore une fois, il s’agit d’une publication spécialisée à tirage restreint au Canada (les demanderesses déclarent que le nombre de lecteurs au Canada est d’environ 10 000 depuis 1985, mais il n’existe aucun élément de preuve direct sur ce point).
[47] Dans l’ensemble, je ne crois pas que la publicité, les articles publiés ou la présence de la marque de commerce des demanderesses dans le répertoire du Franchise Handbook aient eu un effet notable sur la réputation de leur marque du point de vue du client canadien à la date pertinente.
[48] Enfin, en ce qui concerne les demandes de renseignements sur les franchises qui étaient faites par des gens de l’industrie, je ne vois pas comment cela démontre que la marque de commerce des demanderesses est connue au Canada, étant donné que deux demandes de renseignements par mois seulement ont été reçues au cours des dernières années et que l’affirmation du déclarant selon laquelle les franchisés éventuels étaient Canadiens n’est pas corroborée (dossier des demanderesses, onglet 15). La déclaration selon laquelle [traduction] « de nombreux Canadiens » avaient manifesté de l’intérêt pour le [traduction] « concept Bojangles » n’est pas plus convaincante (dossier des demanderesses, onglet 15).
d) Touristes canadiens aux États‑Unis et ailleurs
[49] Dans la décision Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., [1990] 1 C.F. 570, paragraphe 44 (C.F.), la partie américaine avait soutenu que [Traduction] « de nombreux Canadiens sont mis en contact avec les marques de commerce de l’appelante en voyageant aux États-Unis ». Le juge a accordé peu de valeur à cet argument étant donné qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni au sujet de l’exposition des Canadiens à la marque de commerce de l’appelante ou au sujet du nombre de Canadiens voyageant aux É.‑U. où le produit de la partie américaine était annoncé.
[50] L’argument soumis par les demanderesses en l’espèce est à peu près similaire, mais dans ce cas‑ci les demanderesses ont présenté des chiffres sur les points de destination des touristes canadiens aux É.‑U. et ailleurs (en Irlande, en Jamaïque, au Honduras et dans les Antilles britanniques) où les demanderesses exploitent des restaurants en franchise. Elles ont également fourni des renseignements et des éléments de preuve au sujet de l’emplacement des panneaux Bojangles le long des routes, ainsi que des renseignements au sujet du chiffre d’affaires total et du nombre d’opérations (dossier des demanderesses, onglets 7, 11, 12, 19 et 40).
[51] Dans la décision Motel 6, précitée, le juge Addy a conclu qu’une preuve similaire au sujet de la réputation « transfrontalière » attribuable aux voyages effectués par des Canadiens aux É.‑U. était convaincante. Toutefois, je crois qu’il faut faire une distinction entre l’affaire Motel 6 et le cas qui nous occupe. Premièrement, dans l’affaire Motel 6, il était clair que les automobilistes canadiens se présentaient aux motels de la demanderesse américaine et qu’ils connaissent cette marque par l’entremise d’associations d’automobilistes et d’agences de voyages au Canada. Selon la preuve, dans certains motels, en pleine saison, environ 50 p. 100 des clients étaient des touristes canadiens (voir Motel 6, précité, paragraphe 44). Dans la décision Motel 6, même les agents de voyages avaient été induits en erreur. Deuxièmement, comme il en a ci‑dessus été fait mention (voir le paragraphe 32 de la présente décision), il existait dans l’affaire Motel 6 certains éléments de preuve montrant que la partie canadienne profitait de la réputation de la partie américaine, ce qui n’est pas ici le cas.
[52] À mon avis, la preuve fournie par les demanderesses ne peut pas démontrer beaucoup plus que le fait que « plusieurs des Canadiens qui voyagent aux États-Unis en viennent à connaître la marque BOJANGLES des opposantes par la publicité faite par celles-ci et en prenant effectivement des repas dans les restaurants BOJANGLES » (décision, page 9). Cela n’est pas une conclusion déraisonnable, mais on ne peut pas dire que le souvenir de la marque Bojangles que ces clients ont est étayé par la preuve. Je ne doute pas que l’entreprise des demanderesses soit importante – que son chiffre d’affaires total au fil des ans soit passé à plus de trois milliards de dollars et que plusieurs franchises Bojangles soient exploitées à l’échelle internationale (dossier des demanderesses, onglets 11 et 40) – mais je ne crois pas qu’en soi, cela donne à entendre que Bojangles avait une réputation importante, suffisante ou significative au Canada.
[53] Si nous passons à une autre question, la preuve montre que le long de plusieurs routes interétatiques (20, 26, 75, 77, 85, 95 et 520), 126 panneaux annonçant la marque de commerce des demanderesses ont été installés. Les demanderesses ont mis l’accent sur le fait que ces routes sont probablement utilisées par les Canadiens qui se rendent dans la partie sud‑est des É.‑U. (la distance parcourue n’a pas été fournie). Toutefois, les photographies présentées à la Cour ne me convainquent pas que les panneaux Bojangles placés le long des routes américaines aient eu un effet notable sur la réputation de la marque de commerce des demanderesses du point de vue du client canadien. Les clients qui voyagent en voiture sont inondés de publicité, et l’exposition de la marque des demanderesses semble restreinte étant donné que de nombreux panneaux sont composés de collages d’annonces (dossier des demanderesses, onglet 19, pages 1035 à 1075). En outre, certains panneaux sont difficiles à lire (dossier des demanderesses, onglet 19, pages 1029, 1030, 1032, 1033 et 1034). Il est donc difficile de tirer des conclusions en faveur des demanderesses en se fondant sur ces photographies.
e) Participation et commandite d’événements au Canada et aux É.‑U.
[54] Les demanderesses ont déclaré commanditer des événements auxquels des Canadiens assistaient, et y participer (dossier des demanderesses, onglets 16 et 22). La réception à l’ambassade des États‑Unis, à Ottawa, le 4 juillet 2000, est pertinente, mais je note qu’il s’agit d’un événement isolé et que la participation des demanderesses était restreinte (il y avait plus de 120 autres commanditaires). Dans la brochure qui a été soumise, il est fait mention du [Traduction] « fameux poulet accompagné de biscuits Bojangles » parmi de nombreux autres commanditaires américains et canadiens.
[55] Quant au Canadian American Days Festival tenu chaque année en Caroline du Sud, même s’il a pu attirer des touristes canadiens dans la région, je note que les demanderesses n’ont pas commandité cet événement. On n’a produit aucune brochure qui aurait été distribuée avant la date pertinente, sauf pour une déclaration générale disant que les restaurants des demanderesses de la région ont augmenté le nombre de leurs employés pour répondre à l’achalandage et que du [Traduction] « vinaigre de malt » était offert comme condiment pour les frites et [Traduction] « […] à titre gracieux à l’intention des clients canadiens » depuis 1983. Un tel élément de preuve n’est pas suffisamment significatif pour établir que les clients ont été mis au courant de l’existence de la marque de la demanderesse.
f) Nouveaux affidavits
[56] Les demanderesses ont également présenté 19 nouveaux affidavits établis par des associés, par des collaborateurs, par des directeurs et par des employés des cabinets d’avocats Smart & Biggar (onglets 25, 30, 31, 33, 41, 43) et Osler, Hoskin & Harcourt LLP (onglets 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45) et du cabinet comptable KPMG (onglets 26 et 27). L’avocat des demanderesses a admis à l’audience que ces trois cabinets entretenaient dans une certaine mesure des relations d’affaires, mais la nature exacte de ces relations n’est pas connue. Pour de nombreuses raisons, la défenderesse a répondu qu’il faut accorder peu de poids aux affidavits.
[57] Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que certains affidavits ne sont pas pertinents parce que leurs déclarants ont affirmé avoir été mis au courant de l’existence de la marque de commerce des demanderesses après la date pertinente (onglets 29, 34, 35, 42, 44). Quant aux autres affidavits, il est impossible d’établir si certains déclarants ont acquis leur connaissance de la marque de commerce de la demanderesse avant ou après la date pertinente, et ce, parce qu’ils sont vagues (onglets 32, 36 et 39). D’autres déclarants sont des avocats s’occupant de franchisage (onglets 35 et 45 – il semble en outre qu’ils connaissent l’existence de la marque des demanderesses à cause de leur profession) ou ont vécu aux É.‑U. pendant de longues périodes (onglets 31 et 33). Il est donc difficile de les considérer comme représentatifs du public canadien (voir Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2001] 2 C.F. 536, paragraphe 35). Enfin, quatre seulement des dix‑neuf déclarants ont de fait pris un repas dans un restaurant Bojangles (dossier des demanderesses, onglets 28, 30, 38 et 41). Ces motifs ne sont pas suffisants pour rejeter les affidavits, mais ils influent certes sur leur valeur probante quant à la question de la réputation de la marque de commerce des demanderesses au Canada.
g) Sondage
[58] Les demanderesses ont en outre soumis un sondage visant à permettre de déterminer jusqu’à quel point le public canadien connaissait l’existence de la chaîne de restaurants Bojangles au Canada (dossier des demanderesses, onglet 37). Toutefois, comme il en a ci‑dessus été fait mention, ce sondage a été effectué en 2004 et il n’est donc pas possible de tirer des conclusions statistiques au sujet de la réputation de la marque de commerce des demanderesses à la date pertinente. De nombreux autres motifs sont mentionnés dans l’affidavit de Mme Ruth Corbin, l’experte de la défenderesse (dossier de la défenderesse, onglet 1), et je souscris à un grand nombre de ces motifs. Ils se passent de commentaires, mais je ferai néanmoins ressortir les observations les plus importantes que Mme Corbin a faites.
[59] Premièrement, la question [traduction] « Connaissez‑vous les restaurants Bojangles ou non? » (question 2) est biaisée en ce sens qu’elle donne à entendre que les restaurants Bojangles existent, ce qui amène probablement les répondants à [traduction] « faire des suppositions ». En outre, le désir des répondants de sembler bien informés pourrait également avoir influencé la validité des résultats. Il semble que de nombreux répondants qui ont répondu par l’affirmative n’aient pas réellement connu la marque de commerce des demanderesses, ce qui semble prouver l’argument avancé par l’experte de la défenderesse (voir par exemple les réponses données par les répondants à la question 163 [dossier des demanderesses, onglet 49, page 1710], 414 [onglet 49, p. 1733], 441 [onglet 49, p. 1737], 773 [onglet 49, p. 1754], 799 [onglet 49, p. 1757] et 868 [onglet 49, p. 1758]). De plus, il est admis que l’avocat des demanderesses, Me A. David Morrow, a rédigé les questions du sondage (dossier des demanderesses, onglet 47, pages 1542 à 1545 ainsi que 1665 et 1666), qui ont été acceptées telles quelles par l’expert des demanderesses. Cette lacune laisse planer des doutes additionnels sur la validité du sondage. Pourquoi s’en remettre à un expert en sondages si ce n’est pour s’assurer que le sondage est effectué, du début à la fin, conformément aux normes scientifiques?
[60] Deuxièmement, aucune condition de contrôle n’était utilisée. Il semble que ce soit parce que Me Morrow a soutenu que cela n’était pas nécessaire (dossier des demanderesses, onglet 47, pages 1636 et 1637). Je crois qu’il s’agit d’une lacune importante (voir Toys “R” Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc., 2003 CFPI 283, paragraphe 43 (C.F.); Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, [1996] B.C.J. no 2191, paragraphe 17 (C.S.C.‑B.), et également Corbin, Gill et Joliffe, “Trial by Survey: Survey Evidence and the Law”, Carswell, 2000, page 26 (onglet 12, recueil de jurisprudence de la défenderesse). Compte tenu du texte de la question 2, une condition de contrôle était essentielle.
[61] En général, il faut se montrer circonspect en admettant la preuve d’un sondage. Dans l’arrêt R. c. Prairie Schooner News Ltd., [1970] M.J. no 32 (C.A. Man.), le juge Dickson a dit ce qui suit, au paragraphe 11 :
[traduction] Un avertissement. Les constatations d’un sondage peuvent être simples au point d’être trompeuses et prêter souvent à confusion. La chose a été à maintes reprises soulignée dans les écrits portant sur la question. Pour être admise, une telle preuve doit donc être reçue avec circonspection et être minutieusement évaluée avant qu’on lui accorde du poids.
Même si je devais admettre que le sondage est une évaluation exacte de la connaissance de la marque de commerce Bojangles au Canada à la date pertinente (7,8 p. 100 des répondants ont déclaré connaître les restaurants Bojangles), je ne crois pas que cela soit déterminant. Soixante‑et‑onze personnes seulement sur 1019 répondants ont répondu par l’affirmative à la question : [traduction] « Connaissez‑vous les restaurants Bojangles ou non? » La plupart des répondants qui ont répondu par l’affirmative à cette question ont déclaré connaître les restaurants Bojangles depuis [traduction] « moins de 1 an » ou depuis [traduction] « 1 à 5 ans », ce qui indique que leur souvenir est postérieur à la date pertinente (dossier de la demanderesse, onglet 37, page 1211). Par conséquent, en utilisant le meilleur scénario possible, le nombre réel de répondants qui connaissaient la marque de la demanderesse à la date pertinente variait de 6 à 26 personnes sur 1 019 répondants, s’il est tenu compte du fait que la catégorie [traduction] « 1 à 5 ans » chevauche la catégorie [traduction] « 5 à 10 ans ». Il est également intéressant de noter que dans 6 entrevues seulement (sur 71), ce qui représente moins de 1 % des répondants, les répondants ont déclaré que leur souvenir de la marque remonte de 5 à 10 ans, ce qui nous amènerait à la période pertinente.
[62] Mme Corbin a mentionné d’autres motifs pour remettre en question la validité et la fiabilité du sondage, mais je crois que les motifs donnés ci‑dessus sont suffisants pour me permettre de conclure que l’on ne peut y accorder que peu de poids.
h) L’affidavit de M. Newman
[63] L’affidavit de M. Eric Newman met à jour les renseignements financiers qui sont déjà versés au dossier (dossier des demanderesses, onglet II) et couvre la période de 2002 à 2004. Ces nouveaux renseignements ne se rapportent pas à la période pertinente. Cela n’ajoute donc rien d’important à ce qui a été déposé devant la Commission.
(3) Conclusion relative à la preuve
a) Effet sur la norme de contrôle
[64] J’ai déjà conclu que les nouveaux éléments de preuve mis à la disposition de la Cour n’étaient pas significatifs au point d’avoir eu un effet sur les conclusions de fait tirées par la Commission. Par conséquent, j’ai indiqué que la norme de la décision raisonnable simpliciter doit s’appliquer. Les nouveaux affidavits ne sont pas très convaincants, et ce, pour les motifs qui ont déjà été énoncés. L’affidavit Newman n’ajoute aucun renseignement financier au sujet des demanderesses à la date pertinente. Enfin, le sondage n’est pas convaincant. L’analyse détaillée qui a été faite ci‑dessus confirme que la preuve n’est pas suffisante pour justifier l’application de la norme de la décision correcte.
b) Conclusion relative à la réputation de la marque de commerce des demanderesses au Canada
[65] En conclusion, les demanderesses n’ont pas pu, à mon avis, démontrer que leur marque de commerce est connue « au moins jusqu’à un certain point » au Canada. Elles ont soumis une preuve volumineuse, mais je ne crois pas, pour les motifs que j’ai déjà énoncés, que cette preuve soit d’une qualité telle qu’elle soit convaincante.
[66] La qualité ou l’absence de qualité de la preuve qui est maintenant devant la Cour n’a rien à voir avec la preuve présentée dans les affaires Motel 6 et Andres Wines. Cela ne veut pas dire que les demanderesses devaient soumettre une preuve qui correspondait à la preuve présentée dans ces affaires‑là, mais je ne dispose clairement d’aucun élément de preuve convaincant d’une réputation importante, significative ou suffisante de la marque de commerce des demanderesses au Canada. Dans ces deux affaires, les juges avaient devant eux une preuve indiquant que la marque de commerce était connue par le grand public au Canada en raison du bouche à oreille ou par l’entremise des médias. Je ne dispose d’aucun élément de preuve de ce genre en l’espèce. Pour ces motifs, je souscris à l’avis de la Commission lorsqu’elle dit que la preuve en l’espèce est beaucoup moins convaincante que celle qui existait dans les affaires Andres Wines ou Motel 6 (décision de la Commission, page 16).
[67] Comme il en a ci‑dessus été fait mention, les demanderesses croient que je devrais être lié par les conclusions de fait tirées par la Commission. Cependant, compte tenu de l’arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, précité, paragraphe 51, ces conclusions devraient être examinées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, de sorte que je peux les modifier. J’ai lu toute la preuve et je conclus que la Commission a tiré deux conclusions de fait déraisonnables. La preuve dont disposait la Commission était si faible qu’il était erroné pour la Commission de conclure qu’elle était « suffisante pour établir l’existence, à tout le moins, d’un certain achalandage au Canada » et que la marque des demanderesses était « connue au Canada à toutes les dates pertinentes ».
[68] Pour établir une certaine réputation au Canada par suite de l’emploi d’une marque dans un autre pays, il faut que la preuve indique clairement que la marque est connue au moins jusqu’à un certain point, à savoir que la réputation de la marque au Canada est importante, suffisante ou significative. Or, la preuve fournie à la Commission n’était pas importante, suffisante ou significative. À mon avis, la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ n’est pas déjà connue au Canada à titre de marque de commerce des demanderesses.
(3) Conclusion relative au caractère distinctif
[69] Comme il en a déjà été fait mention au paragraphe 23 de la présente décision, la marque de commerce « Bojangles Café » a un caractère distinctif inhérent à l’égard du produit de la défenderesse au Canada. Cette conclusion n’est pas contestée et le seul argument soumis par les demanderesses se rapporte au critère jurisprudentiel à appliquer pour conclure qu’une marque annule le caractère distinctif d’une autre marque.
[70] Pour qu’une marque de commerce soit considérée comme distinctive, trois conditions doivent être réunies (voir Havana House Cigar and Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store (1998), 147 F.T.R. 54, [1998] A.C.F. no 678 (C.F.), infirmé pour d’autres motifs (1999), 251 N.R. 215, [1999] A.C.F. no 1749 (C.A.F.) :
- la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise);
- le propriétaire doit utiliser ce lien entre la marque et son produit;
- ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d’autres fabricants.
[71] Étant donné toutes les remarques qui précèdent et compte tenu de la preuve soumise par la défenderesse, je ne doute pas que la marque de commerce de la défenderesse soit distinctive.
[72] Les demanderesses n’ont pas réussi à établir que la réputation de leur marque annule le caractère distinctif inhérent de la marque de la défenderesse. Par conséquent, la conclusion finale de la Commission selon laquelle la preuve des demanderesses n’est pas adéquate afin d’établir que leur marque Bojangles était suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque Bojangles Café de la défenderesse est correcte et n’a pas à être modifiée.
[73] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
- L’appel est rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : BOJANGLES’INTERNATIONAL, LLC et BOJANGLES’ RESTAURANTS, INC.
c.
BOJANGLES CAFÉ LTD.
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 AVRIL 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE S. NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 31 MAI 2006
COMPARUTIONS :
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Scott Jolliffe Kevin Sartorio |
POUR LES DEMANDERESSES |
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David J. McGruder Craig A. Ash
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDERESSES |
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OYEN WIGGS GREEN et MUTALA Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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