Date : 20010531
Dossier : T-1398-97
Référence neutre : 2001 CFPI 559
Entre :
COMPULIFE SOFTWARE INC.
demanderesse
- et -
COMPUOFFICE SOFTWARE INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1. Introduction
[1] La Cour est saisie d'une demande présentée par Compulife Software Inc. en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, mod. (la Loi), en vue de radier deux marques de commerce, COMPUOFFICE et ACROSS THE BOARD, qui sont enregistrées au nom de la défenderesse, CompuOffice Software Inc.
2. Exposé des faits
Marchandises et services de la demanderesse
[2] Compulife Software Inc. (la demanderesse) est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce COMPULIFE (no LMC321727). La marque de commerce COMPULIFE a été enregistrée le 12 décembre 1986 pour des marchandises, notamment [TRADUCTION] « des logiciels et des programmes d'assurance, de gestion de bureau et d'aide à la mise en marché » et pour des services, dont « le courtage d'assurance informatisé, l'assurance-vie et des services de rentes » . La demanderesse emploie la marque de commerce en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement depuis le 18 novembre 1982 et en liaison avec les services visés par l'enregistrement depuis le 24 novembre 1981. Le 1er novembre 2000, l'enregistrement de la marque de commerce a été modifié lorsque les marchandises se rapportant à la « gestion de bureau » et les services relatifs au « courtage d'assurance » et à l' « aide à la mise en marché » ont été supprimés de l'enregistrement.
[3] Depuis 1983, le principal produit de la demanderesse est le logiciel de devis estimatif COMPULIFE, un programme d'analyse d'assurance-vie qui est vendu aux agents d'assurance-vie selon une formule d'abonnement au mois. Le logiciel de devis estimatif COMPULIFE sert à inventorier, comparer et analyser les polices d'assurance-vie offertes par diverses compagnies d'assurance-vie. En 1997, la demanderesse comptait environ 800 abonnés. Pour la période comprise entre 1983 et 1996, les frais de publicité de la demanderesse s'élevaient à 240 573 $ et ses ventes, à 6 430 730 $.
[4] Le produit COMPULIFE est vendu au Canada en vertu de contrats de licence à des agents d'assurance, des courtiers d'assurance, des firmes d'actuariat et à des sociétés d'assurance. Le produit est offert sous forme de disquettes. Chaque mois, la demanderesse fait parvenir une version à jour de la disquette à ses abonnés, qui lui retournent les vieilles disquettes. La marque de commerce COMPULIFE de la demanderesse figure bien en vue sur tous ses produits et dans toute sa publicité.
Marchandises et services de la défenderesse
[5] CompuOffice Software Inc. (la défenderesse) est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce COMPUOFFICE (enregistrée sous le numéro LMC457165). La marque de commerce COMPUOFFICE a été enregistrée le 3 mai 1996 pour certaines marchandises, dont [TRADUCTION] « un logiciel de gestion de bureau » . La défenderesse emploie cette marque de commerce depuis le 1er mars 1990. Le produit COMPUOFFICE est une base de données de gestion de bureau que l'utilisateur peut adapter à ses besoins. Il est vendu à des associations, des clubs, des ateliers de réparation automobile et des agents immobiliers. Le produit COMPUOFFICE n'est pas expressément conçu pour des agents d'assurance-vie et une seule personne oeuvrant dans le domaine de l'assurance l'a acheté. Depuis le 1er mars 1990, le chiffre des ventes du produit COMPUOFFICE est de l'ordre de plusieurs milliers de dollars.
[6] Depuis 1992, la défenderesse vend un logiciel sous la marque de commerce LIFEGUIDE. Le logiciel LIFEGUIDE est un programme d'analyse d'assurance-vie qui est vendu à des agents d'assurance-vie selon une formule d'abonnement au mois. Le logiciel LIFEGUIDE de la défenderesse est semblable au logiciel de devis estimatif COMPULIFE de la demanderesse. Il est vendu sous forme de disquettes et est mis à jour chaque mois au moyen de disquettes de remplacement. L'abonné retourne chaque mois les vieilles disquettes à la défenderesse. Le chiffre des ventes annuel de la défenderesse pour son produit LIFEGUIDE tourne autour de 500 000 $ et elle a dépensé environ 60 000 $ depuis 1993 pour promouvoir ce produit. La marque de commerce LIFEGUIDE figure bien en évidence sur les disquettes et dans la publicité connexe. La dénomination sociale complète de la défenderesse apparaît aussi en petits caractères au bas des disquettes et de la publicité imprimée.
[7] La défenderesse est également la propriétaire enregistrée de la marque de commerce ACROSS THE BOARD (enregistrement no LMC445444). La marque de commerce ACROSS THE BOARD a été enregistrée le 21 juillet 1995 pour des marchandises, notamment [TRADUCTION] « un logiciel de devis estimatif et de renseignements en matière d'assurance-vie » . La défenderesse emploie la marque de commerce ACROSS THE BOARD depuis juillet 1993. La marque de commerce ACROSS THE BOARD précise les fonctions du logiciel LIFEGUIDE, qui permet aux agents d'assurance-vie d'évaluer la valeur brute, la valeur nette, la valeur avant taxes, la valeur après taxes, la valeur avant inflation et la valeur après inflation de diverses polices d'assurance-vie. Les agents d'assurance peuvent également évaluer le coût des primes, la valeur de rachat brute ou la valeur de la réserve annuelle des polices d'assurance, les tranches fiscales les plus élevées et les tranches fiscales moyennes et l'érosion attribuable à l'inflation à l'aide des fonctions du logiciel ACROSS THE BOARD .
3. Questions en litige
[8] La demanderesse invoque les trois moyens suivants pour réclamer la radiation de la marque de commerce COMPUOFFICE de la défenderesse du registre des marques de commerce :
a. La marque de commerce COMPUOFFICE n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée COMPULIFE de la demanderesse au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi;
b. La marque de commerce COMPUOFFICE est invalide parce que la défenderesse n'avait pas le droit d'en obtenir l'enregistrement étant donné que sa marque créait de la confusion au sens du paragraphe 18(1) de la Loi avec la marque de commerce déposée et le nom commercial COMPULIFE antérieurement employés au Canada;
c. La marque de commerce COMPUOFFICE est invalide au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi parce qu'elle n'était pas distinctive au moment où la présente instance a été entamée.
[9] La demanderesse invoque les deux moyens suivants pour réclamer la radiation de la marque de commerce ACROSS THE BOARD du registre des marques de commerce :
a. La marque de commerce ACROSS DE BOARD est invalide au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi parce qu'elle n'était pas enregistrable, étant donné qu'elle donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services;
b. La marque de commerce ACROSS DE BOARD est invalide au sens de l'alinéa 18(1)b) de la Loi parce que la défenderesse n'avait pas le droit d'en obtenir l'enregistrement étant donné que sa marque créait de la confusion avec une marque de commerce du même nom que la demanderesse avait déjà employée.
4. Nature de l'instance en radiation
[10] L'article 57 de la Loi confère à la Cour fédérale du Canada la compétence exclusive, en première instance, pour ordonner la radiation de toute inscription figurant au registre :
Juridiction exclusive de la Cour fédérale
57(1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
[11] Dans une instance en radiation, la marque de commerce est présumée valide et il incombe à celui qui en conteste l'enregistrement d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement devrait être radié (Uniwell Corp. c. Uniwell North America Inc., (1996), 66 C.P.R. (3d) 436, à la page 438 (C.F. 1re inst.)).
[12] Tant dans sa plaidoirie écrite que lors des débats, la demanderesse a soutenu qu'il existait un risque de confusion entre sa marque de commerce COMPULIFE et la marque de commerce LIFEGUIDE de la défenderesse. La demanderesse a signalé 23 cas concrets de confusion entre son logiciel d'assurance COMPULIFE et le logiciel d'assurance LIFEGUIDE de la défenderesse. La présente instance porte toutefois sur l'opportunité de radier la marque de commerce COMPUOFFICE de la défenderesse ou sa marque de commerce ACROSS THE BOARD du registre des marques de commerce, et non sur l'opportunité de radier la marque de commerce LIFEGUIDE. Les moyens invoqués pour demander la radiation doivent être examinés uniquement en fonction des marchandises ou des services visés par l'enregistrement (Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co., (1986), 9 C.P.R. (3d) 223, à la page 231 (C.A.F.)). En conséquence, comme la marque de commerce LIFEGUIDE n'est pas visée par la présente instance en radiation, la plupart des éléments de preuve soumis par la demanderesse au sujet des risques de confusion entre le logiciel COMPULIFE et le logiciel LIFEGUIDE ont une faible valeur probante. Les allégations formulées contre le logiciel LIFEGUIDE sont rejetées.
5. Marque de commerce COMPUOFFICE
Question 1a) : La marque de commerce COMPUOFFICE n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée COMPULIFE de la demanderesse au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
[13] Le premier moyen invoqué pour demander la radiation de la marque de commerce COMPUOFFICE est fondé sur l'alinéa 18(1)a) de la Loi :
Quand l'enregistrement est invalide
18(1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
[...]
[14] L'alinéa 12(1)d) prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une autre marque de commerce déposée :
Marque de commerce enregistrable
12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
[...]
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
[...]
[15] La définition de l'expression « créant de la confusion » se trouve à l'article 2 de la Loi :
2. « créant de la confusion »
« créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.
[16] L'article 6 de la Loi précise de quelle manière une marque de commerce peut créer de la confusion avec une autre marque de commerce :
Quand une marque de commerce ou un nom crée de la confusion
6(1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
Idem
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[...]
Éléments d'appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
[17] La Cour doit donc décider s'il existait une confusion entre la marque de commerce COMPULIFE de la demanderesse et la marque de commerce COMPUOFFICE de la défenderesse le 3 mai 1996, date d'enregistrement de la marque de commerce COMPUOFFICE.
[18] Suivant la définition que l'on trouve au paragraphe 6(2) de la Loi, une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si sa présence sur des marchandises ou des services serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services sont vendus ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale (Prologic Systems Ltd. c. Prologic Corp. (1998), 78 C.P.R. (3d) 435, à la page 439). Le risque de confusion doit être considéré comme une question de première impression du point de vue du consommateur moyen qui ne conserve qu'un souvenir vague ou imprécis de la première marque de commerce (Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., (1999), 3 C.P.R. (4th) 224, à la page 236 (C.F. 1re inst.)). La question doit être jugée en fonction des personnes qui sont susceptibles d'acheter les marchandises en question (Baylor University c. Compagnie de la Baie d'Hudson, (2000), 8 C.P.R. (4th) 64, à la page 74 (C.A.F.)).
Alinéa 6(5)a) - Caractère distinctif
[19] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce dépend de deux facteurs : son caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif qu'elle a acquis. Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources. Une marque qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut tout de même acquérir un caractère distinctif par son emploi continu sur le marché. Pour établir ce caractère distinctif acquis, il faut démontrer que les consommateurs savent que cette marque provient d'une source déterminée (Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534, (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, à la page 259 (C.A.F.)).
[20] Le caractère distinctif d'une marque de commerce dépend de son originalité. Plus la marque de commerce est originale et distinctive, plus grande est la protection à laquelle elle a droit. Une marque de commerce forte qui possède un caractère distinctif inhérent possède un nom évocateur et inventif et elle a droit à une protection étendue. En revanche, la marque de commerce qui ne possède pas ces qualités a un caractère distinctif inhérent moindre et est considérée comme une marque plus faible. La protection accordée à une marque faible est beaucoup moins étendue que celle qui est accordée à une marque forte, et l'enregistrement d'autres marques contenant des différences relativement petites peut être permis (Man and Hid Home Ltd. c. Electronics Ltd., (1999), 87 C.P.R. (3d) 218, à la page 224 (C.F. 1re inst.)).
[21] La marque de commerce de la demanderesse ne possède pas en soi de caractère distinctif inhérent. Elle évoque seulement un « logiciel d'assurance-vie » . En outre, il existe des milliers de marques de commerce et de noms commerciaux qui incorporent le préfixe « COMPU » . Lorsqu'il existe une foule de marques de commerce possédant les mêmes caractéristiques, la marque de commerce en cause a un caractère distinctif inhérent moindre (Via Rail Canada Ltée c. Location Via-Route Ltd., (1992), 45 C.P.R. (3d) 96, aux pages 107 à 114 (C.A. Québec)). Cependant, la marque de commerce COMPULIFE a acquis un caractère distinctif en raison de son utilisation continue dans l'industrie de l'assurance depuis 1982. La demanderesse a dépensé environ 250 000 $ pour faire la promotion de son logiciel COMPULIFE. Son service compte approximativement 800 abonnés et a généré un chiffre d'affaires de plus de six millions de dollars. En conséquence, compte tenu de son utilisation de longue date dans une industrie spécialisée, la marque de commerce COMPULIFE a acquis un caractère distinctif inhérent.
[22] La marque de commerce COMPUOFFICE de la défenderesse ne possède pas non plus de caractère distinctif inhérent. Elle évoque seulement un « logiciel de bureau » . Comme nous l'avons déjà signalé, il existe des milliers de marques de commerce et de noms commerciaux qui comprennent le préfixe « COMPU » . Toutefois, comme dans le cas de la demanderesse, la marque de commerce COMPUOFFICE a acquis un caractère distinctif en raison de son utilisation ininterrompue depuis 1990. La demanderesse n'a pas démontré que des tiers avaient utilisé la marque de commerce COMPUOFFICE, et la défenderesse a vendu le produit sous la marque de commerce COMPUOFFICE à de nombreux clients.
[23] Les clients de la demanderesse sont des acheteurs avisés qui saisissent la différence entre un logiciel de devis estimatif et un logiciel de gestion générale de bureau. On n'a soumis à la Cour aucun élément de preuve tendant à démontrer que l'une ou l'autre marque de commerce aiguille les acheteurs en question vers une multitude de sources. Dans le cas des agents et des compagnies d'assurance, le logiciel COMPULIFE de la demanderesse et le logiciel de gestion de bureau COMPUOFFICE de la défenderesse sont suffisamment distincts pour éviter toute confusion au sujet de leur provenance. C'est la conclusion à laquelle la Cour en arrive.
Alinéa 6(5)b) - Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[24] Une marque de commerce qui est employée depuis longtemps est présumée avoir créé une impression à laquelle il convient d'accorder un certain poids (Pink Panther Beauty Corp., précité, à la page 260). Les risques de confusion sont toutefois peu élevés lorsque deux marques de commerce sont employées côte à côte depuis longtemps et qu'il n'a pas été démontré qu'il y avait eu de confusion réelle entre elles (Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton SA, (1994), 55 C.P.R. (3d) 372, à la page 379 (C.F. 1re inst.)).
[25] La marque de commerce COMPULIFE est employée sans interruption depuis novembre 1982. Bien que son enregistrement remonte au 3 mai 1996, la marque de commerce COMPUOFFICE est pour sa part employée de façon continue depuis mars 1990. Les deux marques de commerce ont donc été employées côte à côte pendant huit ans sans confusion avant l'enregistrement de la marque de commerce COMPUOFFICE. Il y a donc peu de risque qu'une confusion soit créée dans l'esprit des acheteurs de ces produits au sujet de leur provenance respective.
Alinéa 6(5)c) - Nature des marchandises, des services ou du commerce
[26] Lorsque des marques de commerce se ressemblent, le degré de similitude entre les marchandises ou les services qui arborent les marques constitue un facteur important pour déterminer s'il existe un risque de confusion. Bien qu'il puisse exister un risque de confusion, que les marchandises ou les services fassent partie ou non de la même catégorie générale, lorsqu'un produit n'évoque pas l'autre, il y a fort à parier que les risques de confusion soient peu élevés. Pour évaluer les risques de confusion, le tribunal doit examiner comment les marques de commerce sont utilisées dans le cours des activités des entreprises (McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd., (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169 (C.A.F.)).
[27] La marque de commerce COMPULIFE est enregistrée et employée en liaison avec un logiciel de devis estimatif d'assurance qui renferme des données au sujet de polices d'assurance offertes par diverses compagnies. Il vise spécifiquement les agents d'assurance-vie et les compagnies d'assurance-vie. Ce logiciel est très spécialisé et n'est vendu que sur abonnement. Le caractère spécialisé du produit de la demanderesse donne à penser que les acheteurs le choisissent avec soin, étant donné qu'il ne peut servir qu'à une fin bien précise.
[28] La marque de commerce COMPUOFFICE est enregistrée et employée en liaison avec un logiciel de gestion de bureau. Ce logiciel peut être utilisé n'importe où pour la gestion de bureau et n'est pas conçu spécifiquement pour les agents d'assurance-vie et les compagnies d'assurance-vie. Le produit COMPUOFFICE ne fournit pas de renseignements au sujet de questions d'assurance et il est conçu de manière à être personnalisé par l'utilisateur pour répondre à ses besoins personnels en matière de gestion de bureau.
[29] Le logiciel de devis estimatif COMPULIFE et le logiciel de gestion de bureau COMPUOFFICE sont de nature différente et sont commercialisés de façon différente. Le logiciel de devis estimatif COMPULIFE constitue davantage un service fourni dans le cadre des rapports suivis qui existent entre la demanderesse et ses clients. En revanche, le produit COMPUOFFICE est un logiciel qui, une fois installé avec succès, ne nécessite pas de rapports suivis entre la défenderesse et ses clients. Une fois de plus, les acheteurs de ces produits sont des agents et des compagnies d'assurance qui saisissent la différence entre les produits en question. Il n'y a pas de risque de confusion au sujet de leur provenance.
Alinéa 6(5)d) - Nature du commerce
[30] Bien que la demanderesse et la défenderesse se livrent concurrence l'une l'autre dans le domaine de l'assurance, le logiciel COMPULIFE de la demanderesse est suffisamment différent du logiciel COMPUOFFICE de la défenderesse pour qu'il y ait peu de risques de confusion au sujet de leur provenance.
Alinéa 6(5)e) - Degréde ressemblance entre les marques
[31] Pour évaluer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, le tribunal ne doit pas les disséquer et les soumettre à une analyse fouillée. Il doit plutôt se placer dans la situation de la personne qui a un souvenir général d'une d'entre elles et décider si, en voyant l'autre marque à une date ultérieure, cette personne est susceptible de croire qu'elles proviennent de la même source (SkyDome Corp. c. Toronto Heart Industries Ltd., (1997), 72 C.P.R. (3d) 546, à la page 549 (C.F. 1re inst.)). Il est toutefois quand même possible de se concentrer sur les caractéristiques particulières de la marque qui sont susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception que le public en a (Pink Panther Beauty Corp., précité, à la page 263)).
[32] Les deux marques de commerce comportent le même préfixe, « COMPU » , mais elles ont un suffixe différent, en l'occurrence « LIFE » et « OFFICE » . La demanderesse soutient que la Cour devrait se concentrer sur le préfixe commun, parce que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est important lorsqu'il s'agit d'établir une distinction (Sum-Spec Canada Ltd. c. Imasco Retail Ltd., (1990), 30 C.P.R. (3d) 7, à la page 13 (C.F. 1re inst.)). La défenderesse affirme pour sa part que le suffixe constitue l'élément le plus important des marques et que celles-ci sont tellement différentes dans leur présentation, leur prononciation et les idées qu'elles suggèrent qu'elles excluent effectivement tout risque de confusion entre les marques dans leur ensemble (Sealy Sleep Products Ltd. c. Simpsons Sears Ltd., (1960), 33 C.P.R. 129, à la page 135 (C. Éch.). La défenderesse soutient en outre que, lorsqu'une marque de commerce renferme un élément commun qui se retrouve également dans plusieurs autres marques de commerce, les acheteurs accordent plus d'importance aux autres caractéristiques des marques et les distinguent grâce à ces caractéristiques (Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd., (1992), 43 C.P.R. (3d) 349, à la page 358 (C.A.F.)).
[33] Il ressort de la preuve que le préfixe « COMPU » est employé dans des milliers de marques de commerce, de noms commerciaux, de raisons sociales, et de noms de domaine au Canada. Compte tenu du caractère universel des ordinateurs et de la dépendance de plus en plus grande de la société envers l'informatique, il est facile de comprendre pourquoi le préfixe « COMPU » a acquis une telle popularité. Même dans l'industrie de l'assurance, il semble que l'informatique soit en train de devenir un élément incontournable. Il s'ensuit que, compte tenu de la grande popularité du préfixe « COMPU » , les agents d'assurance qui achètent ces produits devront selon toute vraisemblance les distinguer en se guidant sur d'autres caractéristiques des marques de commerce, à savoir leurs suffixes. Comme les suffixes sont suffisamment différents, il est peu probable que les acheteurs des logiciels COMPULIFE ou COMPUOFFICE pensent que les marques de commerce émanent de la même source.
Résumé
[34] Il ressort de l'analyse qui précède que la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il existe un risque de confusion entre les marques de commerce COMPULIFE et COMPUOFFICE. Les deux marques de commerce ont acquis un caractère distinctif, elles ont toutes les deux été employées sans qu'il y ait confusion pendant huit années, elles ont toutes les deux un caractère et une application fondamentalement différents et elles sont toutes les deux différentes dans leur présentation, leur prononciation et les idées qu'elles suggèrent. Compte tenu du fait qu'il existe des milliers de marques de commerce similaires et du fait que les acheteurs de ces produits sont des consommateurs avisés, il n'existe aucun risque de confusion entre la marque de commerce COMPULIFE de la demanderesse et la marque de commerce COMPUOFFICE de la défenderesse.
Question 1(b) : La marque de commerce COMPUOFFICE est invalide parce que la défenderesse n'avait pas le droit d'en obtenir l'enregistrement étant donnéqu'elle créait de la confusion au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi avec la marque de commerce déposée et le nom commercial COMPULIFE antérieurement employéau Canada.
[35] Le second moyen invoqué pour demander la radiation de la marque de commerce COMPUOFFICE de la défenderesse est fondé sur le paragraphe 18(1) de la Loi :
Quand l'enregistrement est invalide
18(1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
[...]
Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.
[36] Les alinéas 16(1)a) et c) interdisent à une personne d'enregistrer sa marque de commerce si elle crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employés au Canada :
Paragraphe 16(1) - Enregistrement de marques employées ou révélées au Canada
16(1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
[...]
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
[37] Ce moyen doit également être évalué à la lumière du critère de la confusion prévu au paragraphe 6(5) de la Loi. La date à retenir pour évaluer les risques de confusion en l'espèce est celle où la défenderesse a employé pour la première fois sa marque de commerce COMPUOFFICE, le 1er mars 1990. Vu les conclusions que la Cour a déjà tirées, il n'est pas nécessaire de reprendre l'analyse au terme de laquelle la Cour a conclu qu'il n'existe aucun risque que les marques de commerce créent de la confusion.
Question 1c) : La marque de commerce COMPUOFFICE est invalide au sens de l'alinéa 18(1)b) de la Loi parce qu'elle n'était pas distinctive au moment où la présente instance a été entamée.
[38] Le troisième moyen invoqué pour radier la marque de commerce COMPUOFFICE est fondé sur l'alinéa 18(1)b) de la Loi :
Quand l'enregistrement est invalide
18(1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
[...]
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
[...]
[39] Le mot « distinctive » est défini comme suit à l'article 2 de la Loi :
Article 2 - Définitions
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
[40] L'enregistrement d'une marque de commerce peut être invalidé parce que la marque de commerce n'est plus distinctive à l'époque où est intentée l'instance en contestation de la validité de l'enregistrement. En l'espèce, la date cruciale est le 25 juin 1997, date à laquelle la présente instance a été introduite. Bien que le caractère distinctif soit souvent examiné dans le cadre de l'évaluation des risques de confusion d'une marque avec une autre, il s'agit d'un motif distinct de refus d'enregistrement parce que la marque de commerce est susceptible de souffrir d'une utilisation largement répandue de la part de tiers.
[41] La demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de moyen de radiation. Faute de preuve tendant à démontrer l'utilisation largement répandue de la marque de commerce COMPUOFFICE, il est impossible pour la Cour de bien évaluer si la marque n'est plus distinctive. Ayant déjà jugé que la marque de commerce COMPUOFFICE de la défenderesse est distinctive et faute de preuve tendant à démontrer que la marque de commerce COMPUOFFICE faisait l'objet d'une utilisation largement répandue chez des tiers en date du 25 juin 1997, la Cour déclare ce moyen mal fondé.
6. Marque de commerce ACROSS THE BOARD
Question 2a) : La marque de commerce ACROSS DE BOARD est invalide au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi parce qu'elle n'était pas enregistrable, étant donné qu'elle donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services.
[42] Ce premier moyen de radiation de la marque de commerce ACROSS THE BOARD est fondé sur l'alinéa 18(1)a) de la Loi :
Quand l'enregistrement est invalide
18(1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
[...]
[43] Aux termes de l'alinéa 12(1)b), une marque qui est constituée d'un mot qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services n'est pas enregistrable.
Marque de commerce enregistrable
12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
[...]
b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;
[...]
[44] Pour donner une description claire, une marque ne peut se contenter d'évoquer la nature ou la qualité des marchandises ou des services auxquels elle est associée. Elle doit également être descriptive de la composition matérielle ou des qualités intrinsèques des marchandises ou des services visés. Le critère est celui de l'impression immédiate (Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995), 61 C.P.R. (3d) 12, à la page 55 (C.F. 1re inst.)).
[45] La demanderesse affirme que l'expression ACROSS THE BOARD est une formule courante qui signifie « de tout genre » ou « toutes catégories » . Cette expression est descriptive en ce qu'elle évoque l'idée d'exhaustivité et qu'elle ne peut faire l'objet d'un enregistrement de marque de commerce.
[46] La demanderesse ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Suivant la Cour, la marque de commerce ACROSS THE BOARD n'est pas descriptive de la composition matérielle ou des qualités intrinsèques du logiciel. Ce logiciel permet à des agents d'assurance d'évaluer des renseignements financiers pour de multiples polices d'assuance-vie. Une marque de commerce qui évoque simplement la nature, la portée ou la qualité des marchandises ne contrevient pas à l'alinéa 12(1)b) de la Loi (Unitel Communications Inc., précité, à la page 67). Les moyens invoqués par la demanderesse au sujet de la marque ACROSS THE BOARD sont rejetés.
Question 2b) : La marque de commerce ACROSS DE BOARD est invalide au sens de l'alinéa 18(1)b) de la Loi parce que la défenderesse n'avait pas le droit d'en obtenir l'enregistrement étant donnéqu'elle créait de la confusion avec une marque de commerce du même nom que la demanderesse avait déjà employée.
[47] Pour que ce second moyen soit accueilli, la demanderesse doit prouver qu'elle a employé la marque de commerce ACROSS THE BOARD avant la date d'enregistrement de la marque de la défenderesse. Le sens du mot « emploi » est précisé à l'article 4 de la Loi.
4(1) - Quand une marque de commerce est réputée employée
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
[...]
[48] La demanderesse fait valoir qu'elle a adopté la marque de commerce ACROSS THE BOARD en juin 1989 pour identifier une des fonctions de son logiciel de devis estimatif COMPULIFE. La demanderesse affirme avoir utilisé la marque de commerce ACROSS THE BOARD sans interruption depuis lors. En conséquence, aux termes de l'alinéa 16(1)a) de la Loi, la défenderesse n'avait vraisemblablement pas le droit d'enregistrer la marque de commerce.
[49] Comme preuve de l'utilisation de la marque de commerce ACROSS THE BOARD, la demanderesse a soumis un communiqué de juin 1989 qui porte ce qui suit :
[TRADUCTION] Ces mesures conduiront à la prochaine fonction principale prévue. C'est ce que nous appelons l'analyse et les comparaisons générales « across the board » . Cette option permettra de traiter de nombreuses catégories en une seule opération.
[50] La demanderesse cite également une publicité non datée portant sur le logiciel LIFEGUIDE dans lequel on mentionne brièvement une [TRADUCTION] « fonction choix multiples » qui [TRADUCTION] « permet de procéder à des comparaisons complètes et générales across the board avec tout numéro ou catégorie de produits que vous choisissez » .
[51] Ces éléments de preuve sont loin d'établir que la demanderesse a employé l'expression ACROSS THE BOARD comme marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Un bref extrait d'une publicité qui ne porte pas de date n'est pas suffisante pour prouver que l'option a été mise au point définitivement ou qu'elle a été incorporée au logiciel COMPULIFE. La demanderesse n'a pas non plus produit de preuve pour démontrer que l'option ACROSS THE BOARD a été utilisée de façon continue et sans interruption marquée (Cheung Kong Holdings Ltd. c. Living Realty Inc., [2000] 2 C.F. 501, (1999), 4 C.P.R. (4th) 71, à la page 82 (C.F. 1re inst.)). La preuve administrée par la demanderesse ne convainc pas la Cour que les mots ACROSS THE BOARD ont été utilisés comme marque de commerce par la demanderesse ou par quiconque. En conséquence, ce moyen de radiation est rejeté.
7. Dispositif
[52] La demande de la demanderesse est rejetée. Les dépens sont adjugés en fonction de la colonne V du tarif B.
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 31 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20010531
Dossier : T-1398-97
Ottawa (Ontario), le 31 mai 2001
En présence de Monsieur le juge Muldoon
Entre :
COMPULIFE SOFTWARE INC.
demanderesse
- et -
COMPUOFFICE SOFTWARE INC.
défenderesse
O R D O N N A N C E
LA COUR, après avoir entendu la présente affaire à Toronto le 27 novembre 2000;
APRÈS AUDITION des avocats de chacune des parties :
REJETTE la demande de la demanderesse ET CONDAMNE la demanderesse aux dépens entre parties, qui seront calculés en fonction de la colonne V du tarif B.
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1398-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : COMPULIFE SOFTWARE INC.
c.
COMPUOFFICE SOFTWARE INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 novermbre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON
EN DATE DU : 31 mai 2001
ONT COMPARU:
John C. Cotte
John Craig POUR LA DEMANDERESSE
Jonathan G. Colombo
Bridgett Chang POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osler, Hoskin & Harcourt
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Bereskin & Parr
Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE